Справа № 331/6402/15-ц
Провадження № 2/331/4/2023
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2023 року м. Запоріжжя

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя у складі:

головуючого - судді Світлицької В.М.,

за участю секретаря - Приходько Ю.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду цивільну справу за первісним позовом ОСОБА_1 до Приватного підприємства-фірма «Дарьял», ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , третя особа Державна служба інтелектуальної власності України про встановлення факту порушення прав за патентом та припинення порушення прав власника патенту та за зустрічним позовом Приватного підприємства-фірма «Дарьял» до ОСОБА_1 про визнання недійсним патенту № 45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу», -

ВСТАНОВИВ:

Позивач ОСОБА_1 звернувся до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя з первісним позовом до Приватного підприємства-фірма «Дарьял», ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , третя особа Державна служба інтелектуальної власності України про встановлення факту порушення прав за патентом та припинення порушення прав власника патенту.

В обґрунтування первісного позову ОСОБА_1 зазначено, що в провадженні Господарського суду Запорізької області знаходиться справа № 908/549/14 за позовом ТОВ «Фірма «Унікон» до ПАТ «Завод «Універсальне обладнання», ТОВ «Мелітопольский ливарний завод», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод». Предметом спору є питання про встановлення факту використання корисної моделі, захищеної патентом № 45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу». ПАТ «Завод «Універсальне обладнання» у своєму відзиві від 13.03.2014 р. на позовну заяву зазначив, що має законне право на виробництво та реалізацію порошкового дроту, оскільки виробництво проводить на підставі субліцензійного договору № 01-54880 від 10.01.2012 на право використання корисної моделі за патентом UA№ 54480 «Дріт для позапічної обробки рідких металів» з ПП-фірмою «Дарьял». ПП-фірма «Дарьял» має ліцензійний договір на використання корисної моделі за патентом UA № 54480 від 25.10.2010 з фізичними особами: ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 . Згідно публікацій в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 22 від 25.11.2010 р. Державний департамент інтелектуальної власності України на підставі заявки № u201006644 від 31.05.2010 р. зареєстрував на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 корисну модель «Дріт для позапічної обробки рідких металів» та видав патент України № 54880. ОСОБА_1 вважає, що корисна модель на патент № НОМЕР_1 не відповідає умовам «патентоздатності», оскільки не є новою в зв`язку з тим, що сукупність ознак даної корисної моделі стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на її реалізацію, це вбачається з бібліографічних даних двох патентів. До того ж обидві корисні моделі мають тотожні незалежні формули, в корисній моделі відповідачів є ті ж самі ознаки, які є в корисній моделі позивача. Станом на час подання відповідачами заявки на видачу патенту України № 54880 відомості щодо кожної ознаки патенту № 45938 позивача вже стали загальнодоступними у світі, оскільки на один рік раніше були викладені у заявці позивача на одержання патенту № НОМЕР_2 . При порівнянні двох корисних моделей видно, що обидві мають одні і ті ж ознаки, використовуються в одній і тій же сфері виробництва. Відповідачі до позивача, як власника патенту № НОМЕР_2 , за наданням дозволу не зверталися, чим порушують його права. Посилаючись на зазначені обставини, з урахуванням відмови від частини вимог, просив суд встановити факт використання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 патенту № НОМЕР_1 з порушенням виключного права ОСОБА_1 за патентом № НОМЕР_2 ; визнати патент № НОМЕР_1 , власниками якого ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 залежним від патенту № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_1 ; зобов`язати Приватне підприємство-фірму «Дарьял» припинити використання у будь-який спосіб корисну модель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_1 і охороняється патентом України № 45938; заборонити Приватному підприємству-фірмі «Дарьял» здійснювати використання у будь-який спосіб корисної моделі «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу», яка належить ОСОБА_1 і охороняється патентом України № 45938; у разі встановлення факту порушення виключного права за патентом № 45938 зобов`язати Державну службу інтелектуальної власності України опублікувати відомості про порушення прав за патентом № 45938 та зміст судового рішення в офіційному бюлетні «Промислова власність»; зобов`язати ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 укласти ліцензійну угоду з ОСОБА_1 на право використання корисної моделі № 54880 без порушення прав на корисну модель раніше виданого патенту № НОМЕР_2 .

Ухвалою суду від 16.09.2015 року відкрито провадження у цивільній справі за даним позовом з повідомленням сторін.

09.01.2018 року представником відповідача за первісним позовом ПП-фірма «Дарьял» подано відзив на позовну заяву, в якому зазначено, що ОСОБА_1 після відкриття 16.09.2015 р. провадження по справі № 331/6402/15-ц припинив з 10.03.2016 р. дію патенту № 45938 частково, проте його позовні вимоги обґрунтовуються формулою корисної моделі за патентом № 45938, яка втратила чинність з 10.03.2016 р., що є безпідставним. Вид патенту «залежний патент» законодавством не встановлений, вимога по визнанню залежності одного патенту від іншого патенту є незаконною. ОСОБА_1 не надав доказів, що ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 виготовляють, застосовують, продають, зберігають продукт, застосовують або пропонують для застосування процес, що охороняється патентами на корисні моделі № 45938 та № 54880, не довів посягання на права власника патенту. Відповідачі не зобов`язані укладати ліцензійну угоду з позивачем. ОСОБА_1 не довів, що корисна модель за патентом № НОМЕР_1 призначена для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватися без порушення прав власника раніше виданого патенту № 45938. ПП-фірма «Дарьял» не згодне з висновком експерта № 120/16 від 15.09.2016 р. Позовна заява подана зі спливом строку давності. Позовні вимоги не підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства.

09.02.2018 року позивачем за первісним позовом подано відповідь на відзив, в якій зазначено, що патент на корисну модель № НОМЕР_2 є чинним з дня офіційної публікації 25.11.2009 р. і ця дата залишається незмінної навіть після часткової відмови власника патента від прав за патентом (було зроблено звуження прав, які охороняються патентом на корисну модель № НОМЕР_2 ). Порушення, про які зазначається у позовній заяві, були здійснені за первинною формулою. Ситуація залежності патентів мала місце, не зважаючи на те, що патент № НОМЕР_1 не призначений для досягнення іншої мети, ніж домінуючий патент № НОМЕР_2 . Факт використання відповідачами корисної моделі, захищеної патентом № 45938 підтверджується укладанням ліцензійного договору № 1 від 25.11.2010 р., згідно якого автори патента передають право на використання патента № НОМЕР_1 , використання якого неможливо без порушення прав позивача за первісним позовом. Зроблений за результатами дослідження експертом висновок № 120/16 від 15.09.2016 р. вважає повним, обґрунтованим та таким, який підлягає оцінці судом разом з усіма наданими доказами по справі. Про порушення своїх прав (використання патента на корисну модель № НОМЕР_1 ) позивач за первісним позовом дізнався із судової справи № 908/549/14. Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася про порушення свого права або про особу, яка його порушила, отже від 13.03.2014 р. Після набрання чинності ГПК України від 15.12.2017 р. справи щодо прав інтелектуальної власності розглядаються за правилами підсудності, які діяли раніше, отже мають розглядатися Жовтневим районним судом м. Запоріжжя.

30.09.2015 року представник відповідача за первісним позовом ПП-фірми «Дарьял» звернувся до суду з зустрічною позовною заявою до ОСОБА_1 про визнання недійсним патенту № 45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу».

В обґрунтування зустрічного позову зазначено, що в патенті ОСОБА_1 № НОМЕР_2 заявлена корисна модель на використання хімічних елементів кальцій, титан, алюміній при виплавці чорних металів. Дата подання заявки 25.08.2009 р., дата публікації 25.11.2009 р. В той де час на використання кальцію, титану, алюмінію при виплавці чорних металів, у тому числі на їх використання у складі наповнювачів порошкових дротів, призначених для обробки металургійних розплавів, були видані патенти, що передують патенту № НОМЕР_2 : патент на винахід № НОМЕР_3 «Плакований порошковий модифікатор»; патент на винахід № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; патент на корисну модель № НОМЕР_5 «Дріт для обробки рідких металів кальцієм». Зазначене доводить, що корисна модель за патентом № НОМЕР_2 не є новою, є частиною рівня техніки, тобто патент № НОМЕР_2 не відповідає умовам патентоздатності. Посилаючись на зазначені обставини, просить суд визнати недійсним патент на корисну модель № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 02.10.2015 року об`єднано в одне провадження первісний та зустрічний позови по справі.

13.07.2018 року представником відповідача за зустрічним позовом подано відзив на зустрічну позовну заяву, в якому зазначено, що наявність у формулі запатентованої корисної моделі ознак, що відрізняють корисну модель від об`єктів рівня техніки, діє підстави зробити висновок щодо її відповідності умові патентоздатності «новизна». Позивач за зустрічним позовом не обґрунтовує в заяві, який саме патент на корисну модель у сукупності всіх ознак доводить невідповідність патенту № 45938 умовам патентоздатності, оскільки всі корисні моделі за патентами, наведеними ПП-фірмою «Дарьял» в якості доказу, відрізняються від корисної моделі за патентом № 45938 наявністю інших хімічних елементів, тобто мають відмінну ознаку у незалежному пункті формули корисної моделі. У свою чергу, незалежна формула корисної моделі за патентом № 54880 тотожна корисній моделі за патентом № НОМЕР_2 . В матеріалах наявні інші докази, що спростовують зустрічну позовну заяву і підтверджують відповідність корисної моделі за патентом № 45938 умовам патентоздатності. Враховуючи викладене, зустрічна позовна заява є необґрунтованою, а отже такою, що не підлягає задоволенню.

Представник позивача за первісним позовом, відповідача за зустрічним позовом ОСОБА_1 ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про розгляд справи без участі позивача та його представника, просили задовольнити позовні вимоги ОСОБА_1 , а в задоволенні зустрічного позову ПП-фірми «Дарьял» відмовити в повному обсязі.

Інші учасники справи в судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили, заяв не надали, у зв`язку з чим, на підставі ч.3 ст. 223 ЦПК України справу розглянуто у їх відсутність, на підставі доказів наявних в матеріалах справи, оскільки неявка учасників справи не перешкоджає вирішенню спору.

Відповідно до ч.2 ст.247 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали цивільної справи та наявні в ній докази, суд вважає позовні вимоги за первісним позовом такими, що підлягають частковому задоволенню у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 13 ЦПК України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Відповідно до ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Частиною 2 ст. 16 ЦК України встановлено способи захисту цивільних прав та інтересів.

Частиною 1 ст. 432 ЦК України передбачено, що кожна особа має право на звернення до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до ст. 16 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 34 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» будь-яке посягання на права, передбачені ст. 28 цього Закону, вважається порушенням прав володільця патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Згідно з ч. 1 ст. 35 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» захист прав на винахід (корисну модель) здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку.

Відповідно до ст. ст. 76, 77 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч.3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (в редакції, що діяла на час виникнення спірних правовідносин) винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології; патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель) - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч.1 ст. 155 ГК України та ч.1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать і корисні моделі.

Положеннями ч. 1 ст. 462 Цивільного кодексу України передбачено, що набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 є власником патенту № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видану Державним департаментом інтелектуальної власності України на підставі заявки №u200908844 від 25.08.2009 р. згідно публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 22 від 25.11.2009 р.

Згідно публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 22 від 25.11.2010 р. Державний департамент інтелектуальної власності України на підставі заявки № u201006644 від 31.05.2010 р. зареєстрував на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 корисну модель «Дріт для позапічної обробки рідких металів» та видав патент № НОМЕР_1 .

25.11.2010 року між фізичними особами, власниками патенту UA № 54880 на корисну модель «Дріт для позапічної обробки рідких металів» ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ПП-фірмою «Дарьял» було укладено ліцензійний договір на використання корисної моделі за патентом UA№ 54880.

Так, незалежна формула корисної моделі за патентом України № 45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу» є наступною: 1.Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу, що складається з металевої оболонки і наповнювача у вигляді механічної суміші алюмінію і кальцію заданого фракціонованого виду, який відрізняється тим, що наповнювач додатково містить титановмісний матеріал при наступному співвідношенні провідних елементів, % мас.: кальцій - 15-30; титан - 10-30; алюміній решта; 2. Порошковий дріт за п.1, який відрізняється тим, що алюміній в наповнювачі знаходиться у вигляді сплавів алюмінію; 3. Порошковий дріт за п.1, який відрізняється тим, що титан в наповнювачі знаходиться у вигляді феротитану, титану губчастого окремо або їх суміші будь-якої пропорції.

Сутність корисної моделі за патентом № 45938 полягає в тому, що в порошковому дроті для обробки рідкого металу, що складається з металевої оболонки і наповнювача у вигляді механічної суміші алюмінію і кальцію заданого фракціонованого виду, до складу наповнювача додатково введений титановмісний матеріал. Визначено оптимальне співвідношення провідних елементів в наповнювачі, мас.%: кальцій 15-30; титан 10-30; алюміній решта.

Загальними з прототипом істотними ознаками є: - металева оболонка; - наповнювач з алюмінію і кальцію. Відмітними від прототипу істотними ознаками є: - додатковий вміст в наповнювачі титановмісного матеріалу; - співвідношення між провідними елементами в наповнювачі, мас.%: кальцій - 15-30; титан - 10-30; алюміній решта.

Додатковими істотними ознаками є: - алюміній в наповнювачі знаходиться у вигляді сплавів алюмінію; - титан в наповнювачі знаходиться у вигляді феротитану, титану губчастого окремо або їх суміші в будь-якому співвідношенні.

Приведені істотні ознаки є необхідними і достатніми для всіх випадків, на які поширюється сфера застосування корисної моделі.

Корисна модель за патентом № 45938 відноситься до чорної металургії, а саме до позапічної обробки сталі.

Незалежна формула корисної моделі за патентом України № 54880 «Дріт для позапічної обробки рідких металів» є наступною: Дріт для позапічної обробки рідких металів, який складається зі сталевої оболонки та порошкового заповнювача, що містить алюміній та кальцій, який відрізняється тим, що заповнювач дроту додатково містить титан та залізо, при цьому співвідношення між інгредієнтами заповнювача встановлено наступним, мас. %: алюміній - 51-65; кальцій - 18-31; титан - 8-18; залізо - решта, а відношення між вмістом алюмінію в заповнювачі і вмістом самого заповнювача в дроті складає величину 1,0-1,5.

З наведених формул вбачається що формула корисної моделі за патентом № 54880 повторює кожну ознаку корисної моделі за патентом № 45938, а саме: алюміній, кальцій, титан та залізо.

Крім того, в описі до патенту № НОМЕР_1 зафіксована інформація щодо процесу реалізації патенту: «Готують порошковий дріт наступним чином. Сталеву стрічку профілюють в жолобоподібну оболонку. Дозованими порціями з різних бункерів заповнюють оболонку порошками металевих кальцію, алюмінію та феротитану в необхідній кількості».

Сутність корисної моделі за патентом № 54880 полягає в тому, що в дроті для позапічної обробки рідких металів, який складається з сталевої оболонки та порошкового заповнювача, що містить алюміній та кальцій, заповнювач дроту додатково містить титан та залізо, при цьому співвідношення між інгредієнтами заповнювача встановлено наступним, мас. %: алюміній 51-65; кальцій 18-31; титан 8-18; залізо решта, а відношення між вмістом алюмінію в заповнювачі і вмістом самого заповнювача в дроті складає величину 1,0-1,5.

Загальними з прототипом суттєвими ознаками є: - сталева оболонка; порошковий заповнювач, що містить алюміній та кальцій.

Суттєвими ознаками, що відрізняються від прототипу, є: - співвідношення між інгредієнтами заповнювача встановлено наступним, мас. %: алюміній 51-65; кальцій 18-31; титан 8-18; залізо решта; - відношення між вмістом алюмінію в заповнювачі і вмістом самого заповнювача в дроті складає величину 1,0-1,5.

Наведені вище ознаки є необхідними й достатніми для всіх випадків, на які розповсюджується область застосування корисної моделі.

Корисна модель відноситься до чорної металургії, а саме до позапічної обробки металургійних розплавів порошковими реагентами.

Згідно з ч.1 ст. 465 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону.

Відповідно до ч.4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» строк дії деклараційного патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки до Установи. Згідно положень ст. 28 вищезазначеного Закону права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу.

Таким чином, права ОСОБА_1 , що випливають з патенту № НОМЕР_2 діють з 25.11.2009 року.

ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 є власниками патенту № НОМЕР_1 на корисну модель «Дріт для позапічної обробки рідких металів» (дата подання заявки 31.05.2010 р., дата публікації відомостей про видачу патенту та дата, з якої є чинними права на корисну модель 25.11.2010 р.).

Виходячи з наведених обставин, станом на час подання ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 заявки на видачу патенту № 54880 відомості щодо кожної ознаки патенту № 45938 вже стали загальнодоступними у світі, оскільки на один рік раніше були викладені в заявці ОСОБА_1 на одержання патенту № НОМЕР_2 .

Станом на дату відкриття провадження у справі № 331/6402/15-ц, а саме на 16.09.2015 р., була чинною наступна редакція патенту на корисну модель № НОМЕР_2 : 1.Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу, що складається з металевої оболонки і наповнювача у вигляді механічної суміші алюмінію і кальцію заданого фракціонованого виду, який відрізняється тим, що наповнювач додатково містить титановмісний матеріал при наступному співвідношенні провідних елементів, % мас.: кальцій - 15-30; титан - 10-30; алюміній - решта. 2. Порошковий дріт за п.1, який відрізняється тим, що алюміній в наповнювачі знаходиться у вигляді сплавів алюмінію. 3. Порошковий дріт за п.1, який відрізняється тим, що титан в наповнювачі знаходиться у вигляді феротитану, титану губчастого окремо або їх суміші будь-якої пропорції.

Згідно з Виписки з Державного реєстру патентів України на корисні моделі в Офіційному бюлетені «Промислова власність» № 5 10.03.2016 р. було опубліковано повідомлення про припинення дії патенту № НОМЕР_2 на підставі заяви власника частково з 10.03.2016 р. Формула корисної моделі, яка охороняється патентом № 45938, з 10.03.2016 року має наступну редакцію: 1. Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу, що складається з металевої оболонки і наповнювача у вигляді механічної суміші алюмінію і кальцію заданого фракціонованого виду, який відрізняється тим, що наповнювач додатково містить титановмісний матеріал при наступному співвідношенні провідних елементів, % мас.: кальцій - 15-30; титан - 10-30; алюміній решта, при цьому титан в наповнювачі знаходиться у вигляду феротитану, титану губчастого окремо або їх суміші будь-якої пропорції. 2. Порошковий дріт за п.1, який відрізняється тим, що алюміній в наповнювачі знаходиться у вигляді сплавів алюмінію (т.2, а.с. 70).

Відповідно до ч. 1 ст. 32 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» встановлено, що власник патенту в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

Таким чином, автор (власник) патенту на підставі прав, наданих ст. 32 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», звузив свої права згідно з цим патентом - щодо того, що «титан у наповнювачі знаходиться у вигляді феротитану».

Згідно з Виписки з Державного реєстру патентів України на корисні моделі в Офіційному бюлетені «Промислова власність» № 19 10.10.2018 р. було здійснено публікацію щодо внесення відомостей про власника патенту України на корисну модель № НОМЕР_1 внаслідок передачі прав власності ПП-фірма «Дарьял» (т. 4, а.с. 218). Тобто, з 10.10.2018 року ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 не є власниками патенту України № 54880, водночас вказані особи продовжують залишатися винахідниками (авторами) вказаної корисної моделі згідно Спеціалізованої бази «Винаходи (корисні моделі) в Україні», що містяться у відкритому доступі на офіційному сайті Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент») (т. 5, а.с. 9).

Суд вважає, що передання (відчуження) ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 своїх прав за патентом України № 54880 ПП-фірмі «Дарьял» вже під час розгляду цієї справи в суді не впливає на обставини, що підлягають доказуванню по цій справі, за позовом, поданим у 2015 році.

Згідно з ст. 464 Цивільного кодексу України (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: 1) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; 2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 1109 Цивільного кодексу України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об`єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Згідно з положеннями ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) також передбачено, що патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Частинами 5, 7 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» встановлено, що патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом. Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору.

Відповідно до п.82 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 №12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності» визначено, що судам необхідно враховувати особливості процесу доказування у справах про позадоговірне порушення патентних прав. Так, зазначено, що за патентно-правовою системою охорони захист прав інтелектуальної власності надається проти будь-якого несанкціонованого використання іншою особою об`єкта права інтелектуальної власності, зокрема промислового зразка, корисної моделі, винаходу (крім передбачених законом випадків вільного використання чужих охоронюваних об`єктів) незалежно від того, чи був цей охоронюваний зразок, корисна модель, винахід свідомо використаний іншою особою або ці об`єкти були створені іншою особою в результаті її власної творчої діяльності, але вже після публікації відомостей про видачу відповідного патенту про їх охорону. Тому будь-яке несанкціоноване використання прав інтелектуальної власності на зазначені об`єкти іншими особами є встановленим фактом позадоговірного порушення патентних прав, яке відповідно до закону не доводиться при розгляді справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 428 ЦК України передбачено, що право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам спільно, може здійснюватися за договором між ними. У разі відсутності такого договору право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам, здійснюється спільно.

Відповідно до умов ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Як вбачається з ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

Згідно статті 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» винаходом (корисною моделлю) визнається результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Статтею 77 ЦПК України встановлено, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч. 2 ст. 102 ЦПК України, предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

Згідно ч. 3 ст. 102 ЦПК України, висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Згідно з висновком експерта Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз № 6205 судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності по цивільній справі № 331/6402/15-ц від 06.03.2017 року, корисна модель «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу» за патентом України № 45938 від 25.08.2009 р. відповідає умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи. Умова патентоздатності «винахідницький рівень» до корисних моделей не застосовується (т.3, а.с. 16-20).

Відповідно до висновку експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності № 120/16 від 15.09.2016 року за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, у незалежному пункті формули корисної моделі «Дріт для позапічної обробки рідких металів» за патентом України № 54880 (власники ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ) в інтервалі вмісту елементів (%мас): кальцій 18-30, титан 10-18, алюміній 51-65 наявні усі суттєві ознаки незалежного пункту формули 1 корисної моделі «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу» за патентом України № 45938 (власник ОСОБА_1 ) (т.2, а.с. 118-140).

До матеріалів справи також долучений висновок Донецького НДІСЕ № 1818 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 07.06.2018 року, відповідно до якого встановлено, що у незалежному пункті формули корисної моделі «Дріт для позапічної обробки рідких металів» за патентом України № 54880 наявні всі суттєві ознаки незалежного пункту формули корисної моделі «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу» за патентом України № 45938 у редакції після 10.03.2016 року (т. 4, а.с. 159-174).

Вказані висновки експертів містять докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складені у порядку, визначеному законодавством. Про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 експертів попереджено.

Зважаючи на викладене, вищезазначені висновки слід вважати належними та допустимими доказами у справі.

18 грудня 2019 року Велика Палата Верховного Суду в рамках справи № 522/1029/18, провадження № 14-270цс19 досліджувала питання щодо вимог до експертного висновку та встановила таку правову позицію: відсутність попередження експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок, як і відсутність вказівки, що він підготовлений для суду, тягне за собою неналежність експертного висновку.

Під час дослідження висновку експерта ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) від 24.11.2015 року № 20886/ЗУ/15, що було надано представником ПП-фірми «Дарьял», судом встановлена відсутність відомостей про обізнаність експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок і що він підготовлений для подання до суду, а тому він не приймається судом до уваги.

Виходячи з вищезазначених положень та наявних у справі доказів, факт використання відповідачами за первісним позовом ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 патенту № НОМЕР_1 з порушенням виключного права ОСОБА_1 за патентом № НОМЕР_2 , а також корисної моделі, захищеної патентом № 45938, суд вважає підтвердженим, зокрема, укладанням відповідачами Ліцензійного договору №1 від 25.11.2010 р. (т. 1, а.с.32), згідно якого автори патенту № НОМЕР_6 передають право його використання. При цьому, оскільки формула корисної моделі, захищеної патентом № 54880, повторює кожну ознаку формули корисної моделі, захищеної патентом №45938, використання патенту № НОМЕР_1 , як і використання корисної моделі за цим патентом без відповідного дозволу власника раніше виданого патенту, порушує його права.

Щодо позовної вимоги за первісним позовом про визнання патенту № НОМЕР_1 , власниками якого є ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , залежним від патенту № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_1 , суд зазначає наступне.

За приписами частини другої статті 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» власник патенту зобов`язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) власнику пізніше виданого патенту, якщо винахід (корисна модель) останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватися без порушення прав власника раніше виданого патенту.

Частиною першою статті 33 цього ж Закону встановлено, що патент може бути визнано у судовому порядку недійсними повністю або частково у разі, зокрема: невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону (пункт «а» частини першої статті 33 цього Закону»; видачі патенту наслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб (пункт «г» частини першої статті 33 цього Закону.

Таким чином, вищезазначені положення встановлюють певні обмеження для власника патенту - щодо його обов`язку видачі дозволів для залежних патентів тільки якщо вони призначені для досягнення іншої мети або мають значні техніко-економічні переваги.

Відповідно до п.83-1 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 №12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності» передбачено, що базовим принципом, що забезпечує патентування винаходів, є те, що будь-яка особа, яка використовує запатентований винахід без дозволу власника патенту, здійснює протиправні дії (за виключенням випадків, прямо передбачених чинним законодавством). При цьому підходи до видачі примусових ліцензій можуть відрізнятися залежно від змісту національного законодавства, яке може передбачати видачу примусових ліцензій в будь-який час, коли виникає ситуація залежності, або може вимагати (як це передбачено частиною другою статті 30 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"), щоб залежний патент був призначений для досягнення іншої мети, ніж домінуючий патент, або становив собою істотне технічне поліпшення в порівнянні з винаходом, заявленим у домінуючому патенті. Ця остання умова сприяє недопущенню зловживань заявників, які подають заявки на незначні винаходи з єдиною метою - мати право, завдяки примусовій ліцензії, використовувати важливий винахід.

Такі правові позиції викладено й у рекомендаціях Всесвітньої організації інтелектуальної власності, а також у постанові Вищого господарського суду України від 16 березня 2010 р. №20/173, де, зокрема, зазначено, що «За приписами частини другої статті 30 Закону власник патенту зобов`язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) власнику пізніше виданого патенту, якщо винахід (корисна модель) останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватися без порушення прав власника раніше виданого патенту.

Водночас базовим принципом, що забезпечує патентування винаходів, є те, що будь-яка особа, яка використовує запатентований винахід без дозволу власника патенту, здійснює протиправні дії (за виключенням випадків, прямо передбачених чинним законодавством). При цьому підходи до видачі примусових ліцензій можуть відрізнятися залежно від змісту національного законодавства, яке може передбачати видачу примусових ліцензій в будь-який час, коли виникає ситуація залежності, або може вимагати (як це й передбачено в Україні частиною другою статті 30 Закону), щоб залежний патент був призначений для досягнення іншої мети, ніж домінуючий патент, або становив собою істотне технічне поліпшення в порівнянні з винаходом, заявленим у домінуючому патенті. Ця остання умова сприяє недопущенню зловживань заявників, які подають заявки на незначні винаходи з єдиною метою - мати право, завдяки примусовій ліцензії, використовувати важливий винахід.

Такі правові позиції викладено й у рекомендаціях Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

З огляду на наведене суд першої інстанції, беручи до уваги правове значення чинного патенту та неправомірність використання винаходу без дозволу його власника, встановивши залежність патенту України на корисну модель від патенту України на винахід та відсутність передбачених законом підстав для видачі примусової ліцензії (через тотожність мети призначення об`єктів і відсутність доказів наявності у корисної моделі відповідача значних техніко-економічних переваг перед винаходом позивача), дійшов обґрунтованого висновку щодо порушення прав Компанії внаслідок видачі патенту України на корисну модель та правомірно визнав зазначений патент недійсним повністю на підставі пункту "г" частини першої статті 33 Закону.

При цьому встановлена новизна корисної моделі за патентом України не надає її власнику права на використання винаходу за патентом України, оскільки сама по собі не свідчить про наявність підстав для зобов`язання позивача надати Товариству необхідний дозвіл (видати ліцензію).».

Таким чином, вищезазначені положення передбачають можливість існування залежності одного патенту від іншого, а також визначають випадки, коли при існуючій залежності патентів власник домінуючого патенту зобов`язаний видати ліцензію власнику залежного патенту - якщо залежний патент призначений для досягнення іншої мети, ніж домінуючий патент, або становив собою істотне технічне поліпшення в порівнянні з винаходом, заявленим у домінуючому патенті.

Якщо суд дійде висновку, що обраний позивачем спосіб захисту не передбачений законом або договором та/або є неефективним для захисту порушеного права позивача, у цих правовідносинах позовні вимоги останнього не підлягають задоволенню. Однак, якщо обраний позивачем спосіб захисту не передбачений законом або договором, проте є ефективним та не суперечить закону, а закон або договір у свою чергу не визначають іншого ефективного способу захисту, то порушене право позивача підлягає захисту обраним ним способом (постанова Великої Палати Верховного Суду від 19 січня 2021 року у справі № 916/1415/19).

З матеріалів справи вбачається, що з 10.10.2018 року ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 не є власниками патенту України № 54880, у зв`язку з передання (відчуженням) виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель за патентом України № НОМЕР_6 до нового власника ПП-фірми «Дарьял», але вони є винахідниками (авторами) вказаної корисної моделі згідно Спеціалізованої бази «Винаходи (корисні моделі) в Україні».

Суд зазначає, що беручи до уваги неправомірність використання відповідачами за первісним позовом патенту № НОМЕР_2 та корисної моделі, захищеної ним, без дозволу його власника ОСОБА_1 , є підстави для визнання патенту № НОМЕР_1 на корисну модель залежним від патенту № НОМЕР_2 на корисну модель незважаючи на відсутність передбачених законом підстав для видачі примусової ліцензії (через тотожність мети призначення обох корисних моделей за патентами України № 45938 та № 54880 і відсутність доказів наявності у корисної моделі за патентом № 54880 значних техніко-економічних переваг перед корисною моделлю за патентом № 45938).

Згідно зі ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» винаходу (корисній моделі) надається правова охорона, об`єктом якої є продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо). Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі).

Відповідно ч. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» визначено, що використанням винаходу (корисної моделі) визнається, зокрема, виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях. При цьому ця ж норма визначає, що продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

В ході розгляду справи знайшло підтвердження наявними у справі доказами використання ПП-фірмою «Дарьял» корисної моделі, захищеної патентом № 45938, зокрема, це: лист ПП-фірми «Дарьял» № 772-1111 від 11.11.2011 р. (т. 4, а.с. 13); лист ПП-фірми «Дарьял» № 803-3011 від 30.11.2011 р. (т. 4, а.с. 14); паспорт якості №01/02-12 від 13.03.2012 р., наданим ПП-фірмою «Дарьял», у якому зазначено склад наповнювача порошкового дроту та вага продукції, яка була реалізована (т.4, а.с.15); субліцензійний договір №01-54880 від 10.01.2012 р. на використання корисної моделі за патентом UA № 54880 (т. 1, а.с. 31); акт відбору проб (зразків) №О-4742 від 11.04.2019 р. (т. 6, а.с. 109-110); клопотання ПП-фірми «Дарьял» від 12.04.2019 р. про долучення до матеріалів справи №905/1492/15 об`єкта експертного дослідження, відібраного на виконання ухвал господарського суду Запорізької області від 21.03.2019 р., від 04.04.2019р. (т. 6, а.с. 107-108); висновок № 1818 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 07.06.2018 року (стр. 24 висновку), відповідно якого також підтверджуються факти виготовлення ПП-фірмою «Дарьял» та поставки на ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» порошкового дроту зі складом алюмінію, кальцію та титановмісного матеріалу, в тому числі у 2010, 2012, 2013, 2014, 2016 та 2017 роках (т. 4, а.с. 159-174). Також на підставі субліцензійного договору № 01-54880 від 10.01.2012 р. на право використання корисної моделі за патентом UA №54480 «Дріт для позапічної обробки рідких металів», укладеного між ПАТ «Завод «Універсальне обладнання» та ПП-фірмою «Дарьял» відбувалося виготовлення та продаж продукту, що підтверджується сертифікатом якості № 5620 від 11.04.2012 року (т. 1, а.с. 23), договором № 187-П/12 від 29.03.2012 р. з додатком №1 до договору від 29.03.2012 р. № 187-П/12 специфікація № 1 (т. 1, а.с. 24-25), рахунком про сплату № 124 від 12.04.2012 р. (т. 1, а.с. 26), видатковою накладною № 106 від 12.04.2012 р. (т. 1, а.с. 27), податковою накладною № 1 від 03.04.2012 р. (т. 1, а.с. 28), банківською випискою № 58 від 03.04.2012 р. (т. 1, а.с. 29).

Крім того, факт використання відповідачами за первісним позовом патенту № 54880 з порушенням прав ОСОБА_1 за патентом № 45938, а також використання корисної моделі, захищеної патентом №45938 також підтверджується наявними у справі висновками експертиз, зокрема, вже дослідженими у справі: висновком № 120/16 від 15.09.2016 року за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, складеним експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності; висновком Донецького НДІСЕ № 1818 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 07.06.2018 року.

При цьому суд критично ставиться до таких доказів, як повідомлення експерту про розірвання ліцензійного договору від 25.11.2010 р. та про розірвання субліцензійного договору від 10.01.2012 р. на використання корисної моделі за патентом UA №54880 (т. 2, а.с. 154), разом з додатками до нього: угода про розірвання ліцензійного договору від 25.11.2010 року на використання корисної моделі за патентом UA № 54880 від 15.02.2012 року (т. 2, а.с. 157), угода про розірвання субліцензійного договору від 10.01.2012 року на використання корисної моделі за патентом UA №54880 від 16.02.2012 року (т. 2, а.с. 158), на які ПП-фірма «Дарьял» посилається в обґрунтування своїх заперечень проти первісного позову.

Вказані копії документів не було долучено до матеріалів справи в порядку подання доказів, передбачених ЦПК України. Так, в матеріалах справи відсутнє будь-яке клопотання про долучення до матеріалів справи вищезазначених копій документів, оскільки їх було надіслано ПП-фірмою «Дарьял» безпосередньо до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, після призначення судової експертизи та направлення матеріалів справи до експертної установи.

Зі змісту висновку експерта № 120/16 від 15.09.2016 року (т.2, а.с. 118-140) вбачається, що 06.04.2016 року до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності надійшла ухвала Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 21.03.2016 року по справі № 331/6402/15-ц про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. Разом з ухвалою надійшли: справа № 331/6402/15-ц (у 2 томах: 1 том на 250 арк., 2 том на 82 арк.). Таким чином, вищезазначені копії повідомлення експерту про розірвання ліцензійного договору та про розірвання субліцензійного договору та відповідні копії угод не були долучені до матеріалів справи в порядку, передбаченому ЦПК України та не надходили до експертної установи від суду разом із матеріалами справи.

Крім того, в запереченнях відповідачів проти позову від 19.10.2015 року (т. 1, а.с. 136-143) про вищезазначені угоди не згадується також. Первісно ліцензійний договір від 25.11.2010 р. був підписаний авторами патенту № 54480 з одного боку та ПП-фірмою «Дарьял», яка була створена двома з цих авторів (відповідачами за первісним позовом) для здійснення господарської діяльності, так само і угоди про розірвання ліцензійного договору укладена між заінтересованими особами учасниками цієї справи. ПАТ «Завод «Універсальне обладнання», що є стороною угоди про розірвання субліцензійного договору від 16.02.2012 року у 2014 році подавав до Господарського суду Запорізької області в рамках справи № 908/549/14 документи на підтвердження законності використання ним патенту № 54880, одним з яких був згадуваний субліцензійний договір від 10.01.2012 року. Будь-яких інших доказів існування вказаних угод про розірвання ліцензійного та субліцензійного договорів саме станом на 15 та 16 лютого 2012 року, на дату їх укладання, матеріали справи не містять. З урахуванням зазначеного суд не може вважати належними та допустимими доказами в розумінні ЦПК України повідомлення експерту про розірвання ліцензійного договору від 25.11.2010 р. та про розірвання субліцензійного договору від 10.01.2012 р. на використання корисної моделі за патентом UA №54880, угоду про розірвання ліцензійного договору від 25.11.2010 року на використання корисної моделі за патентом UA №54880 від 15 лютого 2012 року та угоду про розірвання субліцензійного договору від 10.01.2012 року на використання корисної моделі за патентом UA №54880 від 16 лютого 2012 року.

Крім того, слід зазначити, що у додаткових поясненнях ПП-фірми «Дарьял» від 14.03.2018 року у господарській справі № 905/1492/15 ПП-фірма «Дарьял» зазначає також про наявність ліцензії ПП-фірми «Дарьял» від 01.11.2016 р. на використання корисної моделі «Дріт для позапічної обробки рідких металів» за патентом № 54880, що містить порошковий наповнювач: алюміній, 51-65%, кальцій 18-31%, титан 8-18%, залізо - решта. (т. 8, а.с.82).

Відповідно до ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Частиною 1 статті 321 ЦК України передбачено, що право власності є непорушним; ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Виходячи зі змісту положень Конституції України, ЦК України, міжнародно-правових актів, які є частиною національного законодавства України, а також усталеної практики Європейського суду з прав людини, - кожна фізична або юридична особа має право на мирне користування своїм майном, і корисна модель як об`єкт права інтелектуальної власності, захищена патентом, також є майном у розумінні вищезазначених законодавчих актів.

Так, зокрема, у рішенні ЄСПЛ від 09 лютого 2021 року («Справа ТОКЕЛЬ проти Туреччини») зазначено, що «Суд повторює, що стаття 1 Протоколу № 1 застосовна до інтелектуальної власності як такої (див., цитований вище, § 72). В даному випадку заявник мав патент на свій винахід, який спочатку був зареєстрований свідоцтвом на винахід відповідно до чинного на той момент законодавством. У зв`язку з цим, суд зазначає, що органи Конвенції вже з`ясували, що патент являє собою «майно» за змістом статті 1 Протоколу № 1 (див. 12633/87, рішення Комісії від 4 жовтня 1990 року, рішення і звіти, 66, стор 79, і Ленцінг АГ проти Сполученого Королівства, 38817/97, рішення Комісії від 9 вересня 1998 року). …несанкціоноване використання його запатентованого винаходу державним підприємством порушило його право на мирне користування своїм майном, передбачене статтею 1 Протоколу № 1 до Конвенції, яка свідчить наступне: «Кожна фізична або юридична особа має право на мирне користування своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в суспільних інтересах і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Відповідно, Суд приходить до висновку, що використання «Айкуром» предмета патенту заявника являло собою втручання в його майнові права за змістом статті 1 Протоколу № 1».

Відповідно до ст. 431 ЦК України встановлено, що порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

За патентно-правовою системою охорони захист прав інтелектуальної власності надається проти будь-якого несанкціонованого використання іншою особою об`єкта права інтелектуальної власності, зокрема промислового зразка, корисної моделі, винаходу (крім передбачених законом випадків вільного використання чужих охоронюваних об`єктів) незалежно від того, чи був цей охоронюваний зразок, корисна модель, винахід свідомо використаний іншою особою або ці об`єкти були створені іншою особою в результаті її власної творчої діяльності, але вже після публікації відомостей про видачу відповідного патенту про їх охорону. Тому будь-яке несанкціоноване використання прав інтелектуальної власності на зазначені об`єкти іншими особами є встановленим фактом позадоговірного порушення патентних прав, яке відповідно до закону не доводиться при розгляді справи (п.82 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 №12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності»).

Таким чином, з наведених вище підстав позовні вимоги ОСОБА_1 за первісним позовом про встановлення факту використання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 патенту № НОМЕР_1 з порушенням виключного права ОСОБА_1 за патентом № НОМЕР_2 та визнання патенту № НОМЕР_1 залежним від патенту № 45938 знайшли своє підтвердження, а тому підлягають задоволенню в цій частині.

Разом з тим, суд зазначає, що в іншій частині позовні вимоги за первісним позовом не підлягають задоволенню у зв`язку з наступним.

Положеннями ч. 1 та ч. 4 ст. 465 ЦК України передбачено, що майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель спливає через десять років від дати подання заявки на корисну модель в установленому законом порядку.

У разі припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ці об`єкти можуть вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою, за винятками, встановленими законом (ч. 1 ст. 467 ЦК України).

Так, судом встановлено, що згідно публікації від 25.09.2019 року в Офіційному бюлетені «Промислова власність» № 18 за 2019 рік патент України № 45938 на корисну модель «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу» припинив чинність 25.08.2019 року у зв`язку із закінченням строку дії (т. 6, а.с. 58-60). Так само 31.05.2020 року припинив свою чинність і патент України № 54880 «Дріт для позапічної обробки рідких металів» у зв`язку із закінченням строку дії (публікація в Офіційному бюлетені «Промислова власність» № 12 за 2020 рік, що перебуває у вільному доступі).

Враховуючи зазначені обставини, у ОСОБА_1 відсутнє право забороняти чи дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, а тому позовні вимоги за первісним позовом щодо зобов`язання ПП-фірми «Дарьял» припинити використання у будь-який спосіб корисну модель «Порошковий дріт для кінцевої обробки рідкого металу», яка належить ОСОБА_1 і охороняється патентом України № 45938, заборони ПП-фірма «Дарьял» здійснювати використання у будь-який спосіб корисну модель «Порошковий дріт для кінцевої обробки рідкого металу», яка належить ОСОБА_1 і охороняється патентом України № 45938, зобов`язання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 укласти ліцензійну угоду з ОСОБА_1 на право використання корисної моделі № 54880 без порушення прав на корисну модель раніше виданого патенту № 45938, не підлягають задоволенню в цій частині, у зв`язку з припиненням чинності обох патентів.

При цьому, не підлягає також задоволенню позовна вимога за первісним позовом про зобов`язання Державної служби інтелектуальної власності України опублікувати відомості про порушення прав за патентом № 45938 та зміст судового рішення в офіційному бюлетені «Промислова власність», оскільки з 25.04.2019 року припинено юридичну особу в результаті її ліквідації.

Щодо клопотання про застосування строку позовної давності, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч.1 ст.257 ЦК України, загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Згідно з ч.1 ст.261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

У зв`язку із тим, що позивач за первісним позовом лише у 2014 році під час розгляду справи № 908/549/14 в Господарському суді Запорізької області дізнався про порушення його прав, в свою чергу позовна заява в даній справі надійшла до суду 31.08.2015 року, а тому суд вважає, що строк позовної давності ОСОБА_1 не порушений.

Таким чином, на основі з`ясованих обставин, підтверджених доказами, дослідженими в судовому засіданні, оцінивши їх належність, допустимість, достовірність, а також достатність і взаємний зв`язок у їх сукупності, встановивши правовідносини, які випливають із встановлених обставин та правові норми, які підлягають застосуванню до цих правовідносин, суд дійшов висновку про часткове задоволення первісного позову.

Щодо зустрічної позовної заяви ПП-фірми «Дарьял» до ОСОБА_1 про визнання недійсним патенту № 45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу», суд зазначає наступне.

Відповідно до п.п. «а» п. 1 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», на яку посилається ПП-фірма «Дарьял» як на підставу для задоволення зустрічного позову, передбачено, що патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону.

Так, згідно положень ст. 7 Закону визначено, що корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною. Тобто Законом визначено чіткі обов`язкові та одночасні умови, відповідність яким визначає патентоздатність корисної моделі.

Корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Корисна модель визнається промислово придатною, якщо її може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 33 Закону передбачено, що з метою визнання деклараційного патенту недійсним будь-яка особа може подати до Установи клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам патентоздатності.

Згідно положень пункту 9.3. Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і наука України від 15.03.2002 № 197 (далі - Правила) експертиза запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності проводиться в порядку, установленому пунктами 6.4, 6.5.1 і 6.5.2 цих Правил, в обсязі опублікованих формули і опису до деклараційного патенту.

Так, пунктами 6.5.2.1. Правил передбачено, що винахід визнають новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, що стали загальнодоступними в світі до дати подання заявки до Державної служби, або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При визначенні рівня техніки загальнодоступними вважаються відомості, що містяться в джерелах інформації, з якими будь-яка особа може ознайомитися.

Пунктом 6.5.2.2. Правил також визначено, що при перевірці новизни до рівня техніки включають також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, у якій зазначена Україна) у тій редакції, у якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує даті подання заявки до Державної служби або, якщо заявлено пріоритет, даті її пріоритету і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

Таким чином, наявність у формулі запатентованої корисної моделі ознак, що відрізняють корисну модель від об`єктів рівня техніки, дає підстави зробити висновок щодо її відповідності умові патентоздатності «новизна».

Відповідно до пункту 6.1. постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 року № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов`язаних із захистом права інтелектуальної власності» передбачено, що у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на винахід чи корисну модель господарським судом залежно від обставин справи та суті спору лише за допомогою експертного дослідження можуть бути встановлені фактичні дані про: наявність новизни винаходу чи корисної моделі на дату подання заявки на видачу патенту або якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (в порівнянні з протиставленим винаходом (корисною моделлю) або відомим технічним рішенням); наявність у винаходу винахідницького рівня, тобто чи не випливає він явно з рівня техніки (не є для фахівця очевидним);відповідність корисної моделі критерію патентоздатності «промислова придатність»; наявність у формулі запатентованого винаходу (корисної моделі) усіх ознак, які були у поданій заявці.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» (далі - Закон) судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду. Підставою проведення судової експертизи є відповідне судове рішення чи рішення органу досудового розслідування, або договір з експертом чи експертною установою - якщо експертиза проводиться на замовлення інших осіб (стаття 7-1 Закону).

Положеннями ч. 1 ст. 102 ЦПК України передбачено, що висновок експерта це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

Висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи (ч. 3 ст. 102 ЦПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 106 ЦПК України передбачено, що учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз (ч. 2 ст. 106 ЦПК України).

Частиною 6 статті 106 ЦПК України також передбачено, що експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права і обов`язки, що й експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

Відповідно до ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Відповідно до висновку експерта Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз № 6205 судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності по цивільній справі № 331/6402/15-ц від 06.03.2017 року, корисна модель «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу» за патентом України № 45938 від 25.08.2009 р. відповідає умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи. (т.3, а.с. 16-20).

Крім того, в матеріалах справи містяться: висновок експертизи щодо умов патентоздатності від 06.09.2016 року № 18120/ЗУ/16, складений головним експертом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), за результатами якої встановлено, що запатентована корисна модель за патентом України на корисну модель № НОМЕР_2 в обсязі формули, внесеної відповідно до відомостей про припинення дій патенту на корисну модель на підставі заяви власника частково та опублікованої 10.03.2016 року, відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, визначеними для неї ч. 2 ст. 7 Закону, а саме: за пунктами 1, 2 формули є промислово придатною та новою (т. 2, а. с. 201-202); висновок експертного дослідження № 139/17-27 за результатами проведення дослідження в сфері інтелектуальної власності від 11.09.2017 року, складений експертом Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції , відповідно до якого встановлено, що змінена формула корисної моделі за патентом України № 45938 відповідає умові патентоздатності «новизна» відносно Європейського патенту № НОМЕР_7 (т. 4, а.с.153-158).

Будь-яких належних доказів на спростування зазначених висновків стороною позивача за зустрічним позовом суду не надано, і надані висновки не суперечать іншим матеріалам справи.

Відповідно до ст. 81 ЦПК України кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу свої вимог та заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів) (ст. 89 ЦПК України).

За таких обставин, вимоги позивача за зустрічним позовом про визнання недійсним патенту № 45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу» не знайшли свого підтвердження належними доказами, а тому суд приходить до висновку про відмову в їх задоволенні.

Крім того, відповідно до ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Водночас, згідно з положенням ч. 1 ст. 13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

В прохальних частинах як первісного, так і зустрічного позовів не заявлялися вимоги про стягнення понесених судових витрат.

У зв`язку з викладеним, та враховуючи положення ч. 1 ст. 13 ЦПК України, питання щодо розподілу судових витрат судом не вирішується.

Керуючись ст.2, 4, 5, 12, 13, 76-82, 89, 141, 259, 263-265, 354 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Первісний позов ОСОБА_1 до Приватного підприємства-фірма «Дарьял», ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , третя особа Державна служба інтелектуальної власності України про встановлення факту порушення прав за патентом та припинення порушення прав власника патенту - задовольнити частково.

Встановити факт використання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 патенту № НОМЕР_1 з порушенням виключного права ОСОБА_1 за патентом № НОМЕР_2 .

Визнати патент № НОМЕР_1 , власниками якого були ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , залежним від патенту № НОМЕР_2 , власником якого був ОСОБА_1 .

В іншій частині первісного позову відмовити.

В задоволенні зустрічного позову Приватного підприємства-фірма «Дарьял» до ОСОБА_1 про визнання недійсним патенту № 45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу» - відмовити.

Рішення суду може бути оскаржене до Запорізького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя: В.М. Світлицька