Провадження № 2/638/840/23
РІШЕННЯ

Іменем України

22 листопада 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді - Латки І.П.,

за участю секретаря судового засідання Мяснянкіної Г.П.,

сторони:

позивач - ОСОБА_1 ,

відповідач - ФОП ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові в загальному позовному провадженні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 про заборону вчиняти певні дії та відшкодування завданих збитків,

в с т а н о в и в:

У липні 2021 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до фізичної особи-підприємця ФОП ОСОБА_2 про заборону вчиняти певні дії та відшкодування завданих збитків.

В обґрунтування позову позивач зазначає, що він є власником свідоцтва на торговельну марку (знак для товарів і послуг) "La-Torta №251269 " від "10" грудня 2018 р. Обсяг правової охорони на знак для товарів і послуг визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та/або найменуванням та переліком товарів і послуг, згідно з Міжнародною класифікацією товарів та послуг. Реєстрацію знаку для товарів та послуг «La-Torta» здійснено в класі 35 класах МКТП (продаж кондитерських виробів) Міжнародною організацією інтелектуальної власності, номер реєстрації 251269. Реєстрація знаку для товарі та послуг «La-Torta» відповідно до Мадридського протоколу розповсюджується на територію України в повному обсязі з 10.12.2018 року. Позивач стверджує, що фізична особа-підприємець ОСОБА_2 активно рекламує та розповсюджує кондитерські вироби власного виробництва під торговим найменуванням «La-Tort», проте не укладала з власниками торгової марки ліцензійний договір та не отримувала дозволу на використання торгового найменування «La-Torta», при цьому відповідач не має ані однойменної юридичної особи, ані права власності на знак для товарів та послуг «La-Tort». Основним видом економічної діяльності відповідача, згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання (Код КВЕД 10.71). Таким чином, позивач вважає, що товар який розповсюджується ФОП ОСОБА_2 під фірмовим найменуванням «La-Tort», є схожим, тим самим та/або спорідненим із знаком на товари та послуга «La-Torta», №251269 від 10.12.2018 р., що у свою чергу вводить споживачів в оману стосовно товару - кондитерських виробів, що виробляються з використанням торгової марки «La-Torta», мережи кондитерських магазинів «La-Torta» та мережі кафе «La-Torta» позивача. Виходячи з наведеного, позивач стверджує, що ФОП ОСОБА_2 порушує виключні права власника знаку «La-Torta», чим завдано збитків позивачу у розмірі 100000,00грн., які той просить стягнути.

Ухвалою Дзержинського районного суд м. Харкова від 02 серпня 2021 року позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито загальне позовне провадження. У справі призначено підготовче судове засідання.

13 вересня 2021 відповідачем було надано відзив на позов, в якому останній зазначив, що позивачем не надано належних та допустимих доказів в підтвердження наявності порушення його прав та використання відповідачем знаку на товари та послуги "La-Torta згідно свідоцтва №251269" від "10" грудня 2018 р. Крім цього, ФОП ОСОБА_2 вказує, що позивачем не доведено схожості/подібності знаку для товарів та послуг «La-Torta», який захищається свідоцтвом № НОМЕР_1 від 10.12.2018 р., та знаку який використовується відповідачем. Відповідач вказує, що те графічне зображення, яке використовується відповідачем - «LА TORT», при візуальному огляді та співставленні знаком для товарів та послуг «La-Torta», який захищається свідоцтвом № НОМЕР_1 від 10.12.2018 року, відрізняються один від одного, як візуально так і стилістично, що на думку останнього спростовує позовні вимоги. Також відповідач зауважує, що реєстрація вказаного домена «la-tort.com.ua» була створена та зареєтрована ще 03.09.2017 року, що підтверджується роздруківкою із сервісу перевірки дати реєстрації домену, тобто реєстрація домену із вказаною назвою «la-tort» відбулась задовго до реєстрації за позивачем права на знак для товарів і послуг, яка була здійснена 10.12.2018 року.

29.10.2021 року від позивача надійшла відповідь на відзив, в якій останній вказує, що до матеріалів позову в якості доказів в підтвердження використання знаку для товарів та послуг La-Torta», який захищається свідоцтвом № НОМЕР_1 від 10.12.2018 року, надані відповідні скріншоти з соціальних мереж «Instagram» та «Facebook» та мережі інтернет.

01 листопада 2021 року від відповідача надійшли заперечення на відповідь на відзив, в яких останній зазначив, що свідоцтвом на торговельну марку (знак для товарів і послуг) "La-Torta №251269 від 10 грудня 2018 року не передбачено, що ним охороняється виробництво та продаж кондитерських виробів, недоведеності схожості знаку для товарів та послуг «La-Torta», який захищається свідоцтвом № НОМЕР_1 від 10.12.2018 р., та знаку, який використовується відповідачем. Додатково відповідач вказував на те, що позивачем взагалі не було надано обґрунтування, якими діями відповідача йому було завдано збитків та у чому полягають зазначені збитки, у позовній заяві та відповіді на відзив позивач на підтвердження своїх вимог висловлює лише власну думку щодо розміру збитків, начебто завданих йому відповідачем.

Ухвалою Дзержинського районного суду м. Харків від 24.11.2021 задоволено клопотання ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_2 про призначення судової експертизи. Призначено у цивільній справі судову експертизу, пов`язану із торговельними марками, у зв`язку з чим провадження у цивільній справі № 638/11780/21 було зупинено на час проведення судової експертизи.

15.03.2023 року до суду разом з матеріалами справи надійшло повідомлення директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 72/22-53 від 01.03.2023 року про залишення ухвали без виконання, оскільки оплата за проведення експертизи у встановлений строк сторонами здійснена не була, тому відповідно до п.1.13 Інструкції № 53/5 від 08.01.1998 ухвалу залишено без виконання.

06.04.2023 року від позивача надійшло клопотання про поновлення провадження у справі та долучення, в якому позивач просив поновити провадження у справі та долучити до матеріалів справи висновок спеціаліста з питань інтелектуальної власності на основі досліджень об`єктів інтелектуальної власності від 03.04.2023 року, який складений патентним повіреним ОСОБА_3 , реєстраційний номер №194, ТОВ «ДЖІПІАЙПІ ПАРТНЕРС».

Ухвалою від 25.09.2023 року поновлено провадження у справі та призначено підготовче судове засідання у справі.

08.11.2023 року від відповідача в порядку ч. 5 ст. 174 ЦПК України надійшли пояснення, в яких останній заначив, що ним в свої господарській діяльності не використовується будь-яких графічних зображень, які схожі з тим знаком для товарів та послуг, який охороняється згідно із свідоцтвом № НОМЕР_1 від 10.12.2018 року. Крім цього, відповідач висловив доводи про те, що наданий позивачем висновок патентного повіреного не може вважатись належним та допустимим доказом, оскільки - особа, яка склала вказаний висновок не є експертом в розумінні Закону України «Про судову експертизу», не має присвоєної кваліфікації судового експерта, особа, яка склала висновок не повідомлена про кримінальну відповідальність за свідомо неправдивого висновку, як це передбачено положеннями ч. 6 ст. 102 ЦПК України, вказаний висновок не містить відомостей про право патентного повіреного надавати відповідні висновки, відомості, що вказані у висновку є суперечливими.

Крім цього, 08.11.2023 року від відповідача надійшло клопотання про долучення доказів, в якому останній просив долучити до матеріалів справи та врахувати під час розгляду справи висновок експерта №24385 від 07.11.2023, виконаний Національним науковим центром «Інститу судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса» за результатами проведення дослідження у сфері інтелектуальної власності.

Ухвалою від 08.11.2023 року закрито підготовче провадження у справі та призначено справу до судового розгляду по суті у відкритому судовому засіданні.

20 листопада 2023 року від позивача надійшли додаткові пояснення, в яких позивач стверджує, що наданий відповідачем висновок експерта не є належним доказом, оскільки на дослідження експерту було надане не те графічне зображення, яке використовується відповідачем.

22.11.2023 року відкрито розгляд справи по суті та заслухано вступне слово учасників справи.

Так, представник позивача зазначив, що матеріаліами справи, зокрема, скріншотам зі соціальних мереж «Instagram» та «Facebook» та мережі Інтернету, а також фото упаковки товару разом з копією квитанції про оплату, які долучені до матеріалів позову підтверджуються обставини використання відповідачем знаку для товарів та послуг, який є схожим, тим самим та/або спорідненим із знаком на товари та послуга «La-Torta», №251269 від 10.12.2018 р., що у свою чергу вводить споживачів в оману стосовно товару - кондитерських виробів, що виробляються з використанням торгової марки «La-Torta», мережі кондитерських магазинів «La-Torta» та мережі кафе «La-Torta» позивача. Крім цього, у відповідь на поставлене відповідачем запитання щодо того, якими доказами підтверджується факт використання відповідачем знаку для товарів та послуг власником якого є позивач, представником позивача було зазначено, що такими доказами є, зокрема, скріншоти зі соціальних мереж «Instagram» та «Facebook» та інтернету, а також фото прикладу пакування товару разом з копією візитівки.

Представник відповідача у судовому засіданні проти позову заперечував, вказував, що в матеріалах справи відсутні докази, які б підтверджували обставини використання відповідачем знаку для товарів та послуг, який охороняється свідоцтвом №251269 від 10.12.2018 року. Представник відповідача зазначив, що надані позивачем докази не можуть вважатись достатніми та належними для задоволення позову. Крім цього, як згідно висновку патентного повіреного, так і згідно висновком експерта графічний елемент «LA TORT» не є схожим до ступеня змішування з знаком на товари та послуга «La-Torta» та не може ввести в оману пересічного споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги. Додатково відповідач наголошує, що позивачем необгрунтовано підстави для стягнення збитків, оскільки не доведено складу цивільного правового правопорушення, яке є підставою для стягнення збитків. Також представником відповідача в порядку ч. 8 ст. 141 ЦПК України, до закінчення судових дебатів зроблено заяву про те, що докази понесення відповідачем судових витрат будуть подані до суду протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позов не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 є одним з власників знаку для товарів та послуг «La-Тorta» за Класом 35, що підтверджується свідоцтвом № НОМЕР_1 від 10.12.2018.

13.04.2021 року ТОВ «ЛА-ТОРТА» звернулась до ФОП ОСОБА_2 з листом-претензією вих.13/04 від 13.04.2021 року, в якому вимагало зняти з продажу товари, які містять об`єкти інтелектуальної власності належні позивачу, та припинити будь-яке використання назви «La-Tort», а також в добровільному порядку врегулювати наявну матеріально-правову претензію, шляхом укладення угоди.

В якості доказів в підтвердження використання ФОП ОСОБА_2 знаку для товарів та послуг ОСОБА_1 надано скріншоти з соціальних мереж «Instagram» та «Facebook» та мережі Інтернет, а також фото упаковки товару разом з копією квитанції про оплату.

Таким чином, позивач вважає, що графічне зображення «LA TORT», яке використовується ФОП ОСОБА_2 для товарів та послуг є схожим та/або спорідненим зі знаком для товарів та послуг «La-Tortа», що охороняється згідно свідоцтвом №251269 від 10.12.2018 року настільки, що вводить споживачів в оману стосовно товарів, які виробляються з використання торгової марки «La-Tortа».

Надаючи правову кваліфікацію спірним обставинами, суд зазначає наступне.

Відносини, які виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг (далі - знак, торговельна марка) в Україні регулюються Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а також нормами Цивільного кодексу України (далі - ЦК України).

Відповідно до ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі ст. 420 ЦК України до об`єктів права інтелектуальної власності належать, зокрема, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Згідно зі ст. 493 ЦК України суб`єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з вимогами ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Згідно з ч. ч. 1 - 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до абз. 5 ч. 2, абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до ч. ч. 2, 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

У пункті 4.3.2.1 Правил зазначено, що згідно з пунктом 3 статті 6 Закону не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Пунктом 4.3.2.5 Правил встановлено, що для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг. При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Пунктом 4.3.2.7 Правил встановлено, що зображувальні та об`ємні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з зображувальними, об`ємними та комбінованими позначеннями, в композиції яких входять зображувальні чи об`ємні елементи.

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Пунктом 4.3.1.9 Правил передбачено, що до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Таким чином, суд, аналізуючи вказані норми, виходить з того, що схожість до ступеня змішуваності базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг. Графічного елементу достатньо щоб виключити схожість. В свою чергу ступінь фонетичної схожості протиставлених у справі знаків для товарів і послуг у даному разі є менш важливим фактором, оскільки під час купівлі товару споживач зазвичай візуально сприймає знак, що позначає товари. Споживач сприймає упаковку та не аналізує окремо слова.

Аналогічна правова позиція міститься у постанові КГС у складі Верховного Суду від 15.07.2019 року у справі №910/18587/16.

Виходячи з аналізу наведеного, суд констатує, що право щодо заборони використання будь яких позначень виникає у власника знаку для товарів та послуг, у випадку, якщо таке позначення тотожне або схоже із зареєстрованою торговельною маркою, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Таким чином, вирішальним для вирішення даної справи є питання чи схоже позначення, що використовується ФОП ОСОБА_2 із знаком для товарів та послуг власником якого є ОСОБА_1 настільки, що внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Відповідно до частин першої та другої статті 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Статтею 77 ЦПК України, визначено, що належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Стаття 80 ЦПК України, визначає, що достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Статтею 89 ЦПК України, визначено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Оцінюючи докази, які надані учасниками справи та містяться в матеріалах справи, суд зазначає наступне.

Як вбачається із висновку експерта №24385 від 07.11.2023 року за результатами проведення дослідження у сфері інтелектуальної власності, який виготовлений Національним науковим центром «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса», на вирішення експерта було поставлено питання: 1. Чи є схожими до ступеня змішування графічний елемент, знак «La-Torta», який зареєстрований як торгова марка згідно Свідоцтвом №251269 від 10.12.2018р, із графічним елементом позначенням «LА TORT», яке використовується ФОП ОСОБА_2 для позначення товарів та послуг шляхом нанесення на візитки, фірмове пакування та застосоване у соціальних мережах Fecbook (ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та Instagram ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ? 2. Якщо так то чи може графічне елемент позначення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке використовується ФОП ОСОБА_2 для позначення товарів та послуг шляхом нанесення на візитки, фірмове пакування та застосоване у соціальних мережах Fecbook ( ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ввести в оману пересічного споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу (належності їх іншому виробнику, а саме ТОВ «ЛА-ТОРТА»)? 3. Чи використовується графічний елемент, знак «La-Torta», який зареєстрований як торгова марка згідно Свідоцтвом №251269 від 10.12.2018р та графічний елемент позначення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке використовується ФОП ОСОБА_2 для позначення товарів та послуг шляхом нанесення на візитки, фірмове пакування та застосоване у соціальних мережах Fecbook ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 для однорідних товарів та послуг?

У відповідь на визначені питання судовим експертом - старшим науковим співробітником ОСОБА_4 , яка повідомлена про кримінальну відповідальність у випадку надання завідомо неправдивого висновку, констатовано, що:

1. Графічний елемент, знак « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який зареєстрований як торгова марка згідно Свідоцтвом №251269 від 10.12.2018р, не є схожим до ступеня змішування із графічним елементом позначенням «LA TORT», яке використовується ФОП ОСОБА_2 для позначення товарів та послуг шляхом нанесення на візитки, фірмове пакування та застосоване у соціальних мережах Feсеbook ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 .

2. Графічний елемент позначення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке використовується ФОП ОСОБА_2 для позначення товарів та послуг шляхом нанесення на візитки, фірмове пакування та застосоване у соціальних мережах Feсebook ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 не може ввести в оману пересічного споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу (належності їх іншому виробнику, а саме ТОВ «ЛА-ТОРТА»).

3. Графічний елемент, знак «La-Torta», який зареєстрований як торгова марка згідно Свідоцтвом №251269 від 10.12.2018р та графічний елемент позначення «LA TORT», яке використовується ФОП ОСОБА_2 для позначення товарів та послуг шляхом нанесення на візитки, фірмове пакування та застосоване у соціальних мережах Feсеbook ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 використовуються для однорідних послуг.

Проаналізувавши вказаний висновок експерта, судом зроблено висновок про те, що позначення, яке використовується ФОП ОСОБА_2 не є схожим до ступеня змішування із зареєстрованою за позивачем торговельною маркою, при цьому, використання ФОП ОСОБА_2 даного позначення не може ввести в оману пересічного споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу (належності їх іншому виробнику, а саме ТОВ «ЛА-ТОРТА»).

Що стосується висновку спеціаліста з питань інтелектуальної власності на основі дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 03 квітня 2023 року, складений патентним повіреним ОСОБА_3 , суд зазначає, що вказаний висновок в розумінні положень ст. 102 ЦПК України не можу вважатись висновком експерта. Водночас, проаналізувавши дані, які містяться у вказаному висновку, суд зазначає, що висновки спеціаліста жодним чином не спростовують даних, що містяться у висновку експерта №24385 від 07.11.2023 року, оскільки патентним повіреним зазначено, що позначення, яке використовується відповідачем для пакування на візитках, сторінках у соціальних мережах Facebook (адреса: https: ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та Instagram (адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 не є схожими з торговельною маркою за свідоцтвом № НОМЕР_1 настільки, що їх можна сплутати.

Таким чином, суд вважає, що позивачем не доведено обставин, на які той посилається у позові, зокрема, щодо схожості позначення, що використовується ФОП ОСОБА_2 із торговельною маркою власником якої є позивач настільки, що може ввести в оману пересічного споживача, що в свою чергу виключає можливість задоволення позову.

Доводи позивача про те, що даний висновок експерта не є належним доказом, так як на дослідження експерту надане інше позначення а ніж те, що використовується відповідачем, відхиляються судом, оскільки саме позивачем до матеріалів позову було надано приклади пакування та візитівка, яка використовується відповідачем, що також визнавалось останнім у відзиві на позов, і як вбачається із сторінки 9 висновку експерта №24385 від 07.11.2023 року, саме вказані докази були предметом дослідження експерта.

Окремо суд зазначає, що в матеріалах справи відсутні, а позивачем не надано доказів використання відповідачем у своїй діяльності жодних інших знаків, а ніж позначення «LA TORT».

Щодо посилань позивача на скріншоти з соціальних мереж «Instagram» та «Facebook» та мережі інтернет, суд зазначає наступне.

Так, в якості доказів в підтвердження позовних вимог позивачем було надано суду скріншоти з соціальних мереж «Instagram» та «Facebook» та мережі інтернет, які надані у формі роздруківки інтернет-сторінок (веб-сторінок), які є паперовим відображенням електронного документа.

Вимоги до електронних доказів встановлені ст. 100 ЦПК України, якою передбачено, що електронні докази подаються в оригіналі або в електронній копії, засвідченій електронним підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги». Законом може бути передбачено інший порядок засвідчення електронної копії електронного доказу (ч.2). Учасники справи мають право подавати електронні докази в паперових копіях, посвідчених у порядку, передбаченому законом. Паперова копія електронного доказу не вважається письмовим доказом (ч. 3). Учасник справи, який подає копію електронного доказу, повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу електронного доказу (ч.4). Якщо подано копію (паперову копію) електронного доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал електронного доказу. Якщо оригінал електронного доказу не подано, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (паперової копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги (ч.5).

Зважаючи на неподання оригіналів електронних доказів, враховуючи висловлені представником відповідача сумніви у достовірності поданих позивачем роздруківок, суд на підставі ч. 5 ст. 100 ЦПК України не бере їх до уваги при оцінці доказів.

Як зазначено у постанові Верховного Суду від 21.03.2019 у справі №568/879/17 (провадження №61-45041св18), «місцевим судом, на виконання вимог частини п`ятої статті 100 ЦПК України, обґрунтовано не було взято до уваги надані відповідачем паперові копії електронного доказу - знімків вмісту екрана монітора, у зв`язку із неподанням їх оригіналів та поставлення позивачем під сумнів відповідність таких копій оригіналу».

Верховний Суд у постанові від 30.10.2019 у справі №711/9146/16-ц (провадження №61-20453св18) зазначив: «посилаючись у спростування доводів апеляційних скарги на те, що факт здійснення публікації відповідного змісту підтверджується роздруківкою із веб-сайту, суд апеляційної інстанції не звернув уваги на те, що згідно з положеннями глави 5 «Докази» розділу І «Загальні положення» ЦПК України у редакції Кодексу, чинній на час розгляду справи апеляційним судом, роздруківки Інтернет-сторінок (веб-сторінок), які є паперовим відображенням електронного документа, самі по собі не можуть бути доказом у справі. Такі роздруківки визнаються доказом у разі, якщо вони виготовлені, видані і засвідчені власником відповідного Інтернет-ресурсу або провайдером, тобто набувають статусу письмового доказу.».

Як зазначено у постанові Верховного Суду від 21 березня 2019 року у справі № 568/879/17, місцевим судом, на виконання вимог частини п`ятої статті 100 ЦПК України, обґрунтовано не було взято до уваги надані відповідачем паперові копії електронного доказу - знімків вмісту екрана монітора, у зв`язку із неподанням їх оригіналів та поставлення позивачем під сумнів відповідність таких копій оригіналу.

Відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», електронний документ - це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов`язкові реквізити документа.

Ураховуючи наведене, суд дійшов висновку, що сам по собі скріншот (знімок екрана), як паперове відображення електронного документа, не є електронним доказом в розумінні положень ст. 100 ЦПК України, а є лише формою фіксування та відображення електронного документа, і може набути статусу письмового доказу лише у разі якщо такий виготовлений, виданий і засвідчений власником відповідного Інтернет-ресурсу або провайдером.

В даному випадку суд зазначає, що відповідач протягом всього розгляду справи ставив під сумнів вказані скріншоти (знімки екранів), як такі, ще не є належними доказами по справі.

Натомість, суд в контексті розгляду саме даної справи, виходячи з «балансу вірогідностей», досліджуючи та оцінюючи скріншоти (знімки екранів), які надані позивачем, вважає їх сумнівними, оскільки в системному аналізі та співставленні з іншими наявними в матеріалах справи доказами, такі матеріали не є беззаперечними та достовірними, а отже самі по собі не можуть бути підставою для задоволення позову.

Що стосується вимог позивача про стягнення збитків у вигляді упущеної вигоди у розмірі 100000,00 грн, суд зазначає, що такі вимоги відхиляються судом, як безпідставні, оскільки позивачем в супереч положенням ст. 22 ЦК України не доведено як наявності порушеного права позивача, так і не доведено обставин того, що за звичайних обставин вона мала реальні підстави розраховувати на одержання доходу у вказаній сумі.

Самі лише припущення позивача про порушення відповідачем прав позивача внаслідок чого відповідачем одержувався прибуток, без належного документального та доказового обґрунтування вказаних обставин, не можуть бути підставою для задоволення позову в цій частині.

Крім того, суд вважає за необхідне зазначити, що після ратифікації Верховною радою України Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, остання, відповідно до статті 9 Конституції України набула статусу частини національного законодавства.

Згідно зі ст. 17 Закону України Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини застосовується українськими судами як джерело права.

Аналізуючи практику Європейського суду з прав людини зокрема згідно Рішення ЄСПЛ від 18.07.2006 у справі «Проніна проти України» (Заява № 63566/00) п.1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги, між іншим, різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов`язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі статті 6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи (пункт 23).

З урахуванням викладеного, суд дійшов до висновку, що наявними в матеріалах справи доказами не підтверджено обставин порушення прав ОСОБА_1 саме ФОП ОСОБА_2 , зважаючи, що доводи ОСОБА_1 щодо схожості позначення, яке використовується ФОП ОСОБА_2 із знаком для товарів та послуг власником якого є позивач, спростовуються матеріалами справи та наданими учасниками справи доказами. З огляду на безпідставність вимог позивача про стягнення збитків у вигляді упущеної вигоди, суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог.

У відповідності до положень п. 6 ч. 1 ст. 264 ЦПК України, під час ухвалення рішення суд вирішує такі питання, зокрема, як розподілити між сторонами судові витрати.

Враховуючи, що у задоволенні позову судом відмовлено, судові витрати зі сплати судового збору у відповідності до положень ст. 141 ЦПК України покладаються на позивача.

Що стосується розподілу судових витрат відповідача, суд зазначає, що оскільки представником відповідача до закінчення судових дебатів зроблено заяву про надання доказів понесення судових витрат протягом 5 днів з дня проголошення рішення суду, питання щодо їх розподілу буде вирішуватись у порядку визначеному положеннями ч. 8 ст. 141, 270 ЦПК України.

Керуючись ст. 7, 10, 12, 13, 76, 81, 141, 263-265, 273, 274, 354 ЦПК України, суд

у х в а л и в:

У задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 до фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 про заборону вчиняти певні дії та відшкодування завданих збитків відмовити.

Рішення може бути оскаржено до Харківського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення складено 01 грудня 2023 року.

Суддя І.П. Латка