Постанова

Іменем України

07 листопада 2023 року

м. Київ

провадження № 22-ц/824/15931/2023

Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

головуючого судді - Мазурик О. Ф. (суддя-доповідач)

суддів: Желепи О. В., Немировської О. В.

за участю секретаря Ратушного А. В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_1

на рішення Печерського районного суду м. Києва

від 17 серпня 2023 року

в складі судді Козлова Р. Ю.

у цивільній справі №757/38872/18-ц Печерського районного суду м. Києва

за позовом ОСОБА_2

до ОСОБА_1 , Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»,

третя особа - Товариство з обмеженою відповідальністю «СЕРДЖИО»,

про визнання недійсними прав інтелектуальної власності на корисну модель та зобов`язання вчинити дії,

У С Т А Н О В И В:

У серпні 2018 року позивач звернулася до Печерського районного суду м. Києва з позовом, в якому посилаючись на невідповідність умовам патентоздатності «промислова придатність» корисної моделі, просила визнати недійсним патент України НОМЕР_1 від 25.05.20215 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1», власником якого є ОСОБА_1 та зобов`язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести до Державного реєстру патентів України на корисні моделі відомості про визнання недійсними прав інтелектуальної власності на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» засвідчених патентом НОМЕР_1 від 25.05.20215, власником якого є ОСОБА_1 та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетні «Промислова власність».

Позовні вимоги обґрунтовувала тим, що вона є виробником кондитерських виробів, які реалізуються на території України. Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 03.05.2018 у справі №904/55/18 задоволені позовні вимоги ТОВ «СЕРДЖІО», яке діяло на підставі ліцензійних договорів №11/01-1 та 11/01-2 від 11.01.2017, укладених останнім з ОСОБА_1 на право використання корисних моделей за патентами України НОМЕР_1 та НОМЕР_3, та заборонено ОСОБА_2 виготовляти кондитерські вироби з використанням корисних моделей, які охороняються зазначеними патентами.

Вивчивши відповідність корисної моделі «Кондитерський виріб», яка охороняється патентом України НОМЕР_1 від 25.05.2015 позивач виявила, що ця корисна модель не відповідає умовам патентоспроможності, оскільки не є промислово придатною. За твердженням позивача відсутність промислової придатності корисної моделі, патент на яку оспорюється, доводиться наявними в загальному доступі джерелами, висновком ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 29.05.2018 №13903/ЗУ/18, висновком судового експерта Жирко В. В. від 26.07.2018 №31/13.3/173.

Вважала, що реалізація запатентованої корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_1 від 25.05.2015 (дата подання заявки 17.03.2015) є неможливою, а отже дана корисна модель не відповідає умові патентоздатності «промислова придатність».

Рішенням Печерського районного суду м. Києва від 17 серпня 2023 року позов задоволено в повному обсязі.

Не погоджуючись з вказаним рішенням суду, відповідач звернулася до суду з апеляційною скаргою, посилаючись на те, що рішення суду ухвалене з неправильним застосуванням норм матеріального права та порушенням норм процесуального права, без повного з`ясування обставин, що мають значення для правильного вирішення справи.

В обґрунтування апеляційної скарги вказувала, що судом першої інстанції не забезпечено законне очікування ОСОБА_1 щодо захисту з боку держави її немайнових та майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель за патентом № НОМЕР_1 .

Зазначила, що судом першої інстанції проігноровано судові рішення у справі 904/55/18, якими визнано корисну модель за патентом НОМЕР_1 такою, що є промислово придатною, а отже суд першої інстанції порушив принцип правової визначеності.

Відтак вважала, що суд, в порушення положень ст. 82 ЦПК України, не застосував преюдиції обставин, встановлених у справах №904/55/18 та 904/4015/20.

Додав, що місцевим судом не обґрунтовано, чому саме висновок судових експертів Львівського НДІ судових експертиз Національної академії правових наук України Лушнікової Т. М. та Струка І. О. від 07.03.2023 №4001-Е є вирішальним у справі, як і не обґрунтовано мотивів неприйняття висновку експерта Дорошенка О. Ф. від 13.07.2017 №551, та висновку №056/19 від 21.05.2019.

Також зазначила, що судом першої інстанції не звернув уваги на те, що позивачем обрано неналежний спосіб захисту, який не передбачено чинним законодавством та вишовши за межі позовних вимог суд самостійно змінив предмет позову.

Резюмуючи також зазначила, що судом проігноровано наявну в матеріалах справи заяву про застосування строків позовної давності, оскільки позивачка звернулася з даним позовом через три роки та три місяці після публікації інформації про реєстрацію патенту в бюлетені «Промислова власність».

За вказаних обставин, просила скасувати рішення Печерського районного суду м. Києва від 17.08.2023 та ухвалити нове судове рішення, яким відмовити у задоволенні позову.

Позивач, скориставшись наданим правом подала відзив на апеляційну скаргу, в якій посилалася на необґрунтованість доводів апеляційної скарги щодо застосування принципу правової визначеності.

Зазначала, що вказаний принцип стосується судових рішень, що набрали законної сили, однак у даній справі Печерським районним судом м. Києва відбувався розгляд справи по суті, а не перегляд раніше прийнятого рішення, що набрало законної сили. А обставини патентоздатності оспорюваної корисної моделі не були предметом розгляду у судах господарської юрисдикції.

Крім того, вказувала, що у апеляційній скарзі не спростовуються висновки щодо відсутності промислової придатності у оспорюваної корисної моделі.

З вказаних обставин просила відмовити у задоволенні апеляційної скарги, а рішення суду першої інстанції залишити без змін.

Представник відповідача - ОСОБА_4 в судовому засіданні надав пояснення тотожні, зазначеним в апеляційній скарзі, підтримав її та просив задовольнити з підстав, наведених в ній.

Представник позивача - ОСОБА_5 , в судовому засіданні проти апеляційної скарги заперечував, просив залишити без задоволення, а рішення суду без змін.

Представник ДП «УКРНОІВІ» - Козелецька Н. О., надала до суду письмові пояснення в яких просила розглянути справу без участі представника ДП «УКРНОІВІ», з урахуванням позиції, викладеної у поясненнях.

Вислухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, перевіривши законність та обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги та вимог, що заявлялися у суді першої інстанції, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив з того, що корисна модель за патентом України НОМЕР_1 не відповідає такій умові патентоздатності, як промислова придатність.

Колегія суддів вважає такий висновок суду першої інстанції вірним та обґрунтованим, з огляду на наступне.

17.03.2015 фізичною особою - ОСОБА_1 була подана заявка № u 2015 02401 на видачу патенту України на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Патент на корисну модель - це різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель (абзац сімнадцятий статті 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ в редакції із змінами, внесеними Законом від 16.10.2012 № 5460-VI, що набрав чинності 05.12.2012 (далі - Закон № 3687-ХІІ).

Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності. Об`єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу (частина перша, друга статті 6 Закону № 3687-ХІІ).

Згідно з частиною першою статті 12 Закону № 3687-ХІІ особа, яка бажає одержати патент і має на це право, подає до Установи заявку (на дату подання заявки № u 2015 02401 від 17.03.2015 повноваження щодо формування та реалізації державної політики в сфері інтелектуальної власності здійснювало Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку).

Частиною першою статті 16 Закону № 3687-ХІІ встановлено, що експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з попередньої експертизи, формальної експертизи та, за заявкою стосовно патенту на винахід (секретний винахід), - кваліфікаційної експертизи і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі Установою.

Під час проведення формальної експертизи встановлюється: дата подання заявки на підставі статті 13 Закону; визначається, чи належить об`єкт, що заявляється, до об`єктів технології, зазначених у частині другій статті 6 Закону, та чи не відноситься він до об`єктів технології, зазначених у частині третій статті 6 Закону; заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 12 Закону та правилам, встановлених на його основі Установою; документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам. За належності об`єкта, що заявляється, до об`єктів технології, зазначених у частині другій статті 6 Закону, відповідності документів заявки формальним вимогам до них статті 12 цього Закону та правил, встановлених на його основі Установою, та відповідності документа про сплату збору за подання заявки встановленим вимогам заявнику надсилається за заявкою стосовно патенту на корисну модель - рішення Установи про видачу патенту на корисну модель (частина дев`ята, чотирнадцята статті 16 Закону № 3687-ХІІ).

Відповідно до частини першої статті 22 Закону № 3687-ХІІ на підставі рішення про видачу патенту здійснюється його державна реєстрація, для чого вносяться відповідні відомості до Реєстру (на сьогодні Державний реєстр України корисних моделей).

Одночасно з державною реєстрацією патенту на корисну модель Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені в установленому

Зважаючи на викладене вище, під час проведення формальної експертизи заявки корисна модель не перевіряється на відповідність такій умові патентоздатності, як промислова придатність.

Патент на корисну модель видається під відповідальність його власника за відповідність корисної моделі умовам патентоздатності (абзац третій частини першої статті 25 Закону № 3687-ХЦ).

Судом встановлено, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України за результатами формальної експертизи, поданої 17.03.2015 заявки № u 2015 02401, проведеної Державним підприємством «Український інститут промислової власності», видало ОСОБА_1 патент України НОМЕР_1 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Відповідно до інформації щодо патенту України НОМЕР_1 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1», заявка №u201502401 на видачу патенту на вказану корисну модель була подана 17 березня 2015 року, публікація про видачу патенту була здійснена 25 травня 2015 року, Бюлетень №10.

Звертаючись до суду з апеляційною скаргою скаржник вказувала на порушення судом першої інстанції принципу правової визначеності шляхом ігнорування судових рішень у справі 904/55/18, якими визнано корисну модель за патентом № НОМЕР_1 такою, що є промислово придатною.

Колегія суддів не приймає такі доводи скаржника з огляду на наступне.

З матеріалів справи вбачається, що в січні 2018 року ТОВ «СЕРДЖІО», як ліцензіат Корисної моделі по патентам № НОМЕР_1 та НОМЕР_3 звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 про заборону останній використання корисної моделі за патентом НОМЕР_3 та способу (процесу), що охороняється патентом на корисну модель № НОМЕР_1 .

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 03.05.2018, залишеним без змін постановою Верховного Суду від 06.11.2018 у справі №904/55/18 позов задоволено. Заборонено фізичній особі-підприємцю ОСОБА_2 використання корисної моделі за патентом НОМЕР_3 та способу (процесу), що охороняється патентом на корисну модель № НОМЕР_1 , а саме «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Разом з тим, незважаючи на те, що у справі №904/55/18, що переглядалася Верховним Судом, рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 03.05.2018 залишено без змін, посилання скаржника на порушення судом принципу правової визначеності (res judicata) є безпідставними, з огляду на те, що правовідносини у остаточному рішенні у справі №904/55/18, та у рішенні, що переглядається не є тотожними.

Так, у остаточному судовому рішенні Верховного Суду від 06.11.2018 у справі №904/55/18, правовідносини виникли між двома суб`єктами господарювання, а саме між ТОВ «СЕРДЖІО», який був ліцензіатом корисної моделі за патентом НОМЕР_3 та способу (процесу), що охороняється патентом на корисну модель № НОМЕР_1 , власником та ліцензіаром яких була фізична особа ОСОБА_1 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 з приводу заборони останній використання корисної моделі за патентом НОМЕР_3 та способу (процесу), що охороняється патентом на корисну модель НОМЕР_1, правова охорона яким надана за результатами формальної експертизи.

В той час як, у справі, що переглядається правовідносини виникли між фізичною особою ОСОБА_2 та фізичною особою ОСОБА_1 , як власником корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1», що охороняється патентом України НОМЕР_1, стосовно невідповідності даної корисної моделі такій умові патентоздатності, як промислова придатність.

Отже з огляду, на те, що правовідносини у даних справах не є тотожними, то і не відбувається перегляд остаточного рішення у справі, яке набрало законної сили, тобто постанови Верховного Суду від 06.11.2018 у справі №904/55/18, а переглядається рішення Печерського районного суду м. Києва від 17.08.2023 у справі №757/38872/18-ц, про визнання недійсними права інтелектуальної власності на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1», що охороняється патентом України НОМЕР_1, а відтак і не порушується принцип правової визначеності (res judicata).

Більше того, у справі №904/55/18 не досліджувалося питання відповідності корисної моделі умовам патентоздатності, і суди виходили з презумпції правомірності володіння власністю і не ставили під сумнів легітимність деклараційного патенту на корисну модель № НОМЕР_1 .

З тих же підстав, апеляційний суд не приймає доводи скаржника про те, що місцевий суд не застосував преюдицію обставин, встановлених у справах №904/55/18 та 904/4015/20.

З огляду на вищенаведене та враховуючи нижчевикладене, колегія суддів також відхиляє доводи апеляційної скарги щодо неналежного способу захисту.

Частина перша, третя, четверта статті 33 Закону № 3687-ХІІ) встановлює, що патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону; б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці: в) порушення вимог частини другої статті 37 цього Закону; г) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційномубюлетені. Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.

Відповідно до частини другої статті 33 Закону № 3687-ХІІ з метою визнання патенту недійсним будь-яка особа може подати до Установи клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам патентоздатності. За подання клопотання сплачується збір.

Пунктом 9.3 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15.04.2002 за № 364/6652 встановлено, що експертиза запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності проводиться в порядку, установленому пунктами 6.4, 6.5.1 і 6.5.2 цих Правил, в обсязі опублікованих формули і опису до патенту.

З аналізу наведених положень законодавства вбачається, що будь-яка особа може подати до Установи клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам патентоздатності та звернутися до суду із відповідним позовом.

Згідно з клопотанням патентного повіреного ОСОБА_6 , поданого 10.04.2018 відповідно до частини другої статті 33 Закону № 3687-ХІІ, була проведена експертиза запатентованої корисної моделі за патентом НОМЕР_1 на відповідність умовам патентоздатності.

За результатами експертизи складено Висновок від 29.05.2018 №13903/ЗУ/18, який було залучено представником позивача до матеріалів даної справи №757/38872/18-ц. Проведеним експертним дослідженням встановлено, що запатентована корисна модель за патентом України НОМЕР_1 не відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, а саме: за пунктами 1-4 формули корисної моделі не є промислово придатною.

За таких обставин, обраний спосіб захисту порушених прав ОСОБА_2 є належним та ефективним, а доводи скаржника в цій частині є безпідставними, з огляду на те, що у справі №904/55/18, що розглядалася Господарським судом Дніпропетровської області правовідносини не були тотожними справі, що переглядається. Більше того, суб`єктний склад у справі №904/55/18 стосувався суб`єктів підприємницької діяльності і відповідно розглядався під господарською юрисдикцією. В той час як власником оспорюваної корисної моделі за патентом України НОМЕР_1 була ОСОБА_1 , саме як фізична особа, і вона не була учасником у справі №904/55/18, то пред`явлення ОСОБА_2 зустрічного позову про визнання патентів недійсними було б неналежним та неефективним способом захисту її порушених прав.

Більше того, з огляду на те, що 07.04.2015 було затверджено висновок від № 5761/ЗУ/15 про видачу патенту на корисну модель за результатами формальної експертизи за заявкою № u 2015 02401 від 17.03.2015, який після затвердження його Мінекономрозвитку, набув статусу рішення про видачу патенту на корисну модель, і на час розгляду господарськими судами справи №904/55/18 оспорюваний патент не було визнано недійсним, а питання невідповідності оспорюваної корисної моделі умовам патентоздатності не було предметом судового розгляду у тій справі і суди виходили з презумпції правомірності володіння власністю, то на той момент очікування ОСОБА_1 на захист права власника патенту виправдалися. Отже доводи скаржника про те, що такі очікування ОСОБА_1 були порушені судом першої інстанції є безпідставними.

За таких обставин, перевірці та встановленню у даній справі підлягав факт відповідності корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1», що охороняється патентом України НОМЕР_1 такій умові патентоздатності, як промислова придатність.

Колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що надані позивачем докази, висновки судових експертів, у тому числі, висновки судових експертиз, проведених відповідно до ухвал суду свідчать, що корисна модель по патенту України НОМЕР_1 від 25.05.2015 «ІНФОРМАЦІЯ_1» (заявка від 17.03.2015) не відповідає умові патентоздатності «промислова придатність».

В апеляційний скарзі скаржник посилався лише на те, що суд першої інстанції не обґрунтував причини відхилення висновків наданих ними, як і не обґрунтував причини прийняття та покладення в основу висновків судових експертиз зроблених на замовлення позивача. Однак апеляційна скарга не містить доводів на спростування таких висновків, чи незгоду з наданою судом оцінкою таким доказам.

З урахуванням положень ст. 367 ЦПК України, колегія суддів вважає такі доводи безпідставними з огляду на те, що в мотивувальній частині постанови суду детально наведено обґрунтування прийняття та відхилення висновків експертних досліджень та судових експертиз і колегія суддів погоджується з наданою оцінкою таким доказам судом першої інстанції.

Колегія суддів також погоджується з висновком суду щодо покладення в основу судового рішення висновку від 07.03.2023 №400-Е Львівського науково-дослідного інститут судових експертиз, оскільки такий висновок надано за ухвалою суду від 03 грудня 2019 року якою у справі призначено повторну комісійну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, з огляду на наявність інших висновків, які суперечили один одному.

Колегія суддів також погоджується з висновком суду про те, що відповідачем у даній справі не надано переконливих доказів того, що позивачка ОСОБА_2 знала чи могла знати про те, що спірна корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_1 від 25.05.2015 порушує її права відразу після публікації про видачу зазначеного патенту.

Суд вірно зазначив, що поняття «знала чи могла знати про існування патенту» та «знала чи могла знати про те, що цей патент порушує права» не є тотожними. Оскільки статтею 261 ЦК України встановлено початок перебігу строку позовної давності від дня, коли особа дізналась або могла дізнатись про порушення своїх прав, тобто питання строку позовної давності має відношенні саме до питання існування юридичного факту (дії або події) яка унеможливлює реалізацію позивачем своїх прав чи досягнення інтересів. Отже, посилання відповідача на дату публікації відомостей про видачу патенту, яка сама по собі ще не впливає на конкретні вже існуючі права, як на дату початку відліку строку позовної давності в даному разі є необґрунтованим.

Як вже зазначалось вище, у справі №904/55/18 позивач, ТОВ «СЕРДЖІО» звернувся з позовом у січні 2018 року. Матеріали справи не містять доказів, що до подання позову у справі №904/55/18, ліцензіат ТОВ «СЕРДЖІО», чи ліцензіар ОСОБА_1 пред`являли претензії до ОСОБА_2 , що неправомірності використання, в тому числі корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_1.

Право на звернення позивача ОСОБА_2 до суду мотивоване тим, що рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 03.05.2018 у справі №904/55/18 їй заборонено здійснювати використання у тому числі корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_1 від 25.05.2015.

Отже, з позовом щодо заборони використання в тому числі оспорюваної корисної моделі ТОВ «СЕРДЖІО» звернувся з позовом у січні 2018 року, а з даними позовом про скасування права інтелектуальної власності на оспорювань корисну модель за патентом України НОМЕР_1 ОСОБА_2 звернулася у серпні 2018 року.

За таких обставин, колегія суддів погоджується з висновком суду про те, що підстави для застосування позовної давності до вимог у даному спорі відсутні, оскільки строк позивачем не було пропущено.

Відтак, доводи скаржника щодо неправильного застосування норм матеріального права, не знайшли свого підтвердження, з огляду на те, що суд застосував норми права які підлягали застосуванню, а саме норми Закону № 3687-ХІІ. Інші доводи скаржника не спростовують висновок суду щодо наявності правових підстав для задоволення позову та не є підставою для скасування рішення суду першої інстанції.

З урахуванням наведеного, колегія суддів дійшла висновку, що рішення суду першої інстанції про задоволення позовних вимог є законним та обґрунтованим, ухвалене з додержанням норм матеріального та процесуального права.

Відповідно до статті 375 ЦПК України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

За вказаних обставин, колегія суддів приходить до висновку про залишення рішення суду без змін, а скарги без задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 268, 374, 375, 383, 384, 389 ЦПК України

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 - залишити без задоволення.

Рішення Печерського районного суду м. Києва від 17 серпня 2023 року - залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня проголошення шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до цього суду.

Повний текст постанови складено 20 листопада 2023 року.

Головуючий О. Ф. Мазурик

Судді О. В. Желепа

О. В. Немировська