ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 22-ц/803/839/23 Справа № 202/4233/16-ц Суддя у 1-й інстанції - Кухтін Г. О. Суддя у 2-й інстанції - Барильська А. П.
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року м. Дніпро

Дніпровський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

головуючого - судді: Барильської А.П.,

суддів: Деркач Н.М., Ткаченко І.Ю.

секретар судового засідання:Драгомерецька А.О.

сторони:

позивач: ОСОБА_1

відповідач: ОСОБА_2 , Державна служба інтелектуальної власності України

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро апеляційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 12 червня 2019 року,яке постановлено суддею Кухтіним Г.О., у місті Дніпро, відомості про дату складання повного тексту рішення в матеріалах справи відсутні у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , Державної служби інтелектуальної власності України про визнання патенту України на корисну модель недійсним ,-

В С Т А Н О В И В:

У липні 2016 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до ОСОБА_2 , Державної служби інтелектуальної власності України про визнання патенту України на корисну модель недійсним, мотивуючи його тим, що позивач є власником патенту України № НОМЕР_1 на корисну модель «Ваги вагонні з визначенням відхилення центру ваги вагона», який зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 24 лютого 2010 року.

Вказував, що 10 грудня 2012 року, у порушення вимог статті 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», патент на аналогічного змісту корисну модель було видано відповідачу ОСОБА_2 , який зареєстровано у Державному реєстрі патентів України на корисні моделі за НОМЕР_2.

Посилаючись на те, що оскільки сукупність ознак даної корисної моделі була загальнодоступною у світі до дати подання відповідачем заявки на її реєстрацію, тобто корисна модель за вказаним патентом України не відповідає умовам патентоздатності - «новизна», просив суд ухвалити рішення, яким визнати недійсним патент України від 10 грудня 2012 року № НОМЕР_2 на корисну модель «Ваги вагонні з визначенням відхилення центру ваги вагона», зареєстрований на ім`я ОСОБА_2 ; зобов`язати ДСІВУ внести зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи та корисні моделі, а саме- про визнання недійсним патенту України від 10 грудня 2012 року № НОМЕР_2 на корисну модель; стягнути з ОСОБА_2 судові витрати.

Справа розглядалася судами різних інстанцій неодноразово.

Останнім рішенням Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 12 червня 2019 року у задоволенні позову відмовлено. Стягнуто з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 40 000 грн. витрат на професійну правничу допомогу.

В апеляційній скарзі позивач ОСОБА_1 , посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права, просить скасувати рішення суду та ухвалити нове, яким задовольнити його позов.

Апеляційна скарга мотивована тим, що позовна давність на спірні правовідносини не поширюється, оскільки його вимога пов`язана з порушенням особистих немайнових прав; заяву відповідача від 11 травня 2012 року та рішення Державної служби інтелектуальної власності України про видачу патенту № НОМЕР_2 позивачу не було направлено, він не був учасником цієї процедури, тому не міг дізнатися про своє порушене право 10 грудня 2012 року. Вказував про те, що судом безпідставно було стягнуто на користь відповідача витрати на професійну правничу допомогу.

Постановою Дніпровського апеляційного суду від 11 січня 2020 року у задоволенні апеляційної скарги ОСОБА_1 відмовлено. Рішення Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 12 червня 2019 року залишено без змін.

Постановою Великої Палати Верховного Суду від 10 серпня 2022 року касаційну скаргу ОСОБА_1 задоволено частково. Постанову Дніпровського апеляційного суду від 11 січня 2020 року скасовано, передано справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Розглянувши матеріали справи, перевіривши законність та обґрунтованість рішення суду, прийнявши до уваги висновки Верховного Суду, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, а рішення суду - скасуванню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.ст.263,264 ЦПК України рішення суду повинно бути законним та обґрунтованим та має стосуватися, зокрема питань: чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються; які правовідносини сторін випливають із установлених обставин; яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин тощо.

Проте, зазначеним вимогам закону рішення суду не відповідає з огляду на таке.

Статтями 12,81 ЦПК України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ст.13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Розглядаючи позов, суд має встановити фактичні обставини справи виходячи з фактичних правовідносин сторін, але в межах заявлених вимог.

Судом першої інстанції встановлено та підтверджується матеріалами справи, що 11 травня 2012 року відповідачем ОСОБА_2 було подано заявку на отримання патенту на корисну модель «Ваги вагонні з визначенням відхилення центру ваги вагона».

Інформацію про деклараційний патент внесено до Державного реєстру патентів України на корисні моделі та 10 грудня 2012 року здійснено публікацію відомостей про видачу патенту України № НОМЕР_2.

Установлено, що позивач ОСОБА_1 є власником патенту України № НОМЕР_1 на корисну модель «Ваги вагонні з визначенням відхилення центру ваги вагона», який був зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25 лютого 2010 року та став загальнодоступним у світі до дати подання ОСОБА_2 заявки на патент України НОМЕР_2.

За клопотанням представника позивача, яке було подано з метою доведення заявлених позовних вимог, судом першої інстанції призначено експертизу в сфері інтелектуальної власності для вирішення питання про відповідність патенту України № НОМЕР_2 вимогам статті 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» щодо умов патентоздатності, зокрема, «новизні».

За результатами проведення експертизи Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності складено висновок експерта від 16 грудня 2016 року №232/16, відповідно до якого сукупність суттєвих ознак корисної моделі за патентом України НОМЕР_2 «Ваги вагонні з визначенням відхилення центру ваги вагона» від 10 грудня 2012 року стали загальнодоступними у світі до дати подання ОСОБА_2 заявки від 11 травня 2012 року, тобто корисна модель за патентом України № НОМЕР_2 не відповідає умові патентоздатності - «новизна».

Встановлено, що відповідачем у суді першої інстанції подано заяву про застосування строку позовної давності.

Відмовляючи у задоволенні позовних вимог суд першої інстанції виходив з того, що права позивача порушені, втім ним пропущено строк позовної давності та відсутні підстави для поновлення ОСОБА_1 пропущеного строку для звернення до суду за захистом порушеного права, оскільки останнім не вказано обставин, які об`єктивно унеможливлювали звернення за судовим захистом у період дії строку позовної давності.

Колегія суддів не погоджується з такими висновками суду першої інстанції, у зв`язку з наступним.

Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" № 3687-XII від 15 грудня 1993 року (далі - Закон № 3687-XII) визначає, що винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології; патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель) - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель); патент на винахід - різновид патенту, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід.

Відповідно до ст. 6 Закону № 3687-XII правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності. Об`єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Згідно ч. 1, 3-8 ст. 7 Закону № 3687-XII винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об`єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо.

Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

На визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов`язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цієї частини.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у частині п`ятій цієї статті, до уваги не береться.

Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» деклараційний патент на корисну модель - різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель. Формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками) - експертиза, у ході якої встановлюється належність зазначеного у заявці об`єкта до переліку об`єктів, які можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам.

Частиною чотирнадцятою статті 16 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» визначено, що за належності об`єкта, що заявляється, до об`єктів технології, зазначених у частині другій статті 6 цього Закону, відповідності документів заявки формальним вимогам до них статті 12 цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, та відповідності документа про сплату збору за подання заявки встановленим вимогам заявнику надсилається за заявкою стосовно: патенту на винахід - повідомлення про завершення формальної експертизи та можливість проведення кваліфікаційної експертизи; деклараційного патенту на винахід (корисну модель) - рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності про видачу деклараційного патенту на винахід (корисну модель).

Підстави визнання патенту недійсним у судовому порядку визначені статтею 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

За змістом статті 35 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» захист прав на винахід (корисну модель) здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку.

Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового.

Відповідно до ст. 469 ЦК України, права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом ( частина перша статті 459 ЦК України).

Частини перша, друга статті 462 ЦК України встановлюють, що набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

Згідно ст. 19 Закону № 3687-XII, патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону; б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці; в) порушення вимог частини другої статті 37 цього Закону; г) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

З матеріалів справи вбачається, що у березні 2014 року позивач ОСОБА_1 звернувся до Державної служби інтелектуальної власності України з клопотанням про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності з метою визнання патенту НОМЕР_2 недійсним. (т. 1 а.с.57,58-61,62-71,72)

Позов у цій справі було подано до суду 04 липня 2016 року (т. 1 а.с. 3-6 ).

19 серпня 2016 року позивачем було заявлено клопотання про призначення по справі експертизи по встановленню новизни патенту № НОМЕР_3 (т. 1 , а.с.39).

Відповідно до ч.1 ст.143 ЦПК України (у редакції чинній на час призначення по справі експертизи) для з`ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, за клопотанням представника позивача, судом було призначено експертизу у сфері інтелектуальної власності, на вирішення якої було поставлене наступне питання: «Чи відповідає корисна модель за патентом України НОМЕР_2 умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи».

За результатами проведення експертизи Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності складено висновок експерта від 16 грудня 2016 року № 232/16, відповідно до якого сукупність суттєвих ознак корисної моделі за патентом України НОМЕР_2 «Ваги вагонні з визначенням відхилення центру ваги вагона» від 10 грудня 2012 року стали загальнодоступними у світі до дати подання ОСОБА_2 заявки від 11 травня 2012 року, тобто корисна модель за патентом України № НОМЕР_2 не відповідає умові патентоздатності - «новизна».

Таким чином позивачем доведено факт порушення його прав та обґрунтованість заявленого ним позову.

Щодо клопотання відповідача ОСОБА_2 про застосування строків позовної давності, колегія суддів зазначає наступне.

Відповідно до ст. 256 Цивільного кодексу України, позовна давність - це строк у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права та інтересу.

Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (ст. 258 ЦК України).

Згідно ст. 261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Відповідно до ст. 267 ЦК України, позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Згідно п.1 ч.1 ст. 268 ЦК України, позовна давність не поширюється на вимогу, що випливає із порушення особистих немайнових прав, крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.423 ЦК України особистими немайновими правами інтелектуальної власності є право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об`єкта права інтелектуальної власності.

Як вбачається з пояснень позивача та підтверджується матеріалами справи, підставою для звернення до суду із даним позовом стало порушення його особистих немайнових прав інтелектуальної власності.

Відповідно до положень частини третьої статті 12, частини першої статті 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно із частиною шостою статті 81 ЦПК України доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

У частині першій статті 89 ЦПК України визначено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

З матеріалів даної справи вбачається, що обставини щодо існування належного ОСОБА_2 спірного патенту № НОМЕР_2 фактично стали відомі позивачу лише у 2014 році. Як вбачається із матеріалів справи, у березні 2014 року позивач ОСОБА_1 звернувся до Державної служби інтелектуальної власності України з клопотанням про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності з метою визнання патенту № НОМЕР_2 недійсним.

Позов у цій справі було подано до суду 04 липня 2016 року.

У постанові Верховного Суду від 09 квітня 2019 року по справі № 910/17205/17 (у пункті 23 цієї постанови), зазначено, що всупереч доводам скаржника, дата державної реєстрації Патенту (дата публікації відомостей щодо Патенту в Державному реєстрі) не є єдиною можливою, від якої здійснювалося б відрахування позовної давності, оскільки, як вбачається з установлених судом обставин справи, саме на ту дату та протягом певного часу після неї Патентом не порушувалися будь-які права Позивача і Третьої особи у справі. Верховний Суд дійшов висновку, що дата публікації відомостей щодо патенту (свідоцтва) в державному реєстрі є однією з можливих дат, з якої починається перебіг позовної давності, і саме на позивача покладається обов`язок довести, що датою початку перебігу позовної давності є інша дата - дата конфлікту використання. Відповідно, позивачу необхідно довести і факт конфлікту використання протиставлених об`єктів інтелектуальної власності.

Колегія суддів зазначає, що право на судовий захист виникає у особи лише після порушення її прав та охоронюваних законом інтересів зі сторони третіх осіб, у зв`язку з чим початок перебігу строку позовної давності належить відраховувати не від дати видачі патенту на винахід, а від дати коли особа дізналась про порушення свого права третьою особою, оскільки після реєстрації винаходу із видачею спірного патенту виникають лише права у власника такого винаходу. Отже, сам по собі факт видачі патенту не свідчить про початок перебігу позовної давності.

Тобто, після отримання патенту № НОМЕР_2 у відповідача ОСОБА_2 виникли відповідні права, в тому числі і забороняти використання винаходу, а право на визнання патенту недійсним виникає у позивача лише після того, як він дізнався як про факт видачі патенту (з моменту офіційного оприлюднення), так і про те, що така видача порушує його права чи охоронюваний законом інтерес, в даному випадку про порушення своїх прав позивач дізнався у 2014 році та у березні 2014 року позивач ОСОБА_1 звернувся до Державної служби інтелектуальної власності України з клопотанням про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності з метою визнання патенту НОМЕР_2 недійсним. З даним позовом позивач звернувся 04 липня 2016 року, тобто в межах строку позовної давності.

Отже, суд першої інстанції з порушенням норм матеріального права дійшов помилкового висновку про пропуск позивачем строку позовної давності з огляду лише на обізнаність останнього про існування спірного патенту № НОМЕР_2 від 10 грудня 2012 року, безпідставно не врахувавши обставини порушення прав та інтересів вказаним правоохоронним документом.

На основі повно та всебічно з`ясованих обставин, на які посилаються сторони, як на підставу своїх вимог та заперечень, підтверджених доказами, перевірених в судовому засіданні, оцінивши їх належність, допустимість, а також достатність, взаємозв`язок у їх сукупності, встановивши правовідносини, які випливають із встановлених обставин та правові норми, які підлягають застосуванню до цих правовідносин, взявши до уваги доводи, приведені в апеляційній скарзі, колегія суддів приходить до висновку про задоволення апеляційної скарги, скасування рішення з ухваленням нового про задоволення позову ОСОБА_1 .

Згідно зі статтею 133 ЦПК України судові витрати складаються із судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати: 1) на професійну правничу допомогу; 2) пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; 3) пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; 4) пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Згідно із частинами першою та другою статті 141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: у разі задоволення позову - на відповідача; у разі відмови в позові на позивача; у разі часткового задоволення позову на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює розподіл судових витрат.

Враховуючи результат розгляду даної справи, в порядку розподілу судових витрат, з відповідача ОСОБА_2 на користь позивача ОСОБА_1 слід стягнути судові витрати у загальному розмірі 23 536,88 грн, що складаються з витрат за проведення експертизи у розмірі 21 607,68 грн та судового збору в загальному розмірі 1 929,20 грн, (за подачу позову, який задоволено судовий збір у розмірі 551,20 грн, за подачу апеляційної скарги яка задоволена судовий збір у розмірі 826,80 грн; за подачу касаційної скарги, яку було задоволено частково судовий збір у розмірі 551,20 грн ).

Керуючись ст.ст.367,374,376,381-383 ЦПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 задовольнити.

Рішення Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 12 червня 2019 року скасувати та ухвалити нове рішення.

Позов ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , Державної служби інтелектуальної власності України про визнання патенту України на корисну модель недійсним задовольнити .

Визнати недійсним повністю патент України НОМЕР_2 від 10 грудня 2012 року на корисну модель «Ваги вагонні з визначенням відхилення центру ваги вагона», що зареєстрований на ім`я ОСОБА_2 .

Зобов`язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до державного реєстру патентів України на винаходи та корисні моделі: про визнання недійсним повністю патенту України НОМЕР_2 від 10 грудня 2012 року на корисну модель.

Стягнути з ОСОБА_2 ((ІПН НОМЕР_4 ) на користь ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_5 ) судові витрати у розмірі 23 536,88 грн.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття, але може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складання повного судового рішення.

Повний текст постанови складений 02 березня 2023 року.

Головуючий: А.П. Барильська

Судді: Н.М.Деркач

І.Ю.Ткаченко