ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року

м. Київ

справа № 755/3412/22

провадження № 61-2470св23

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду: головуючого - Крата В. І.,

суддів:Дундар І. О. (суддя-доповідач), Коротенка Є. В., Краснощокова Є. В., Русинчука М. М.,

учасники справи:

позивач - ОСОБА_1

відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю «Ніка-Трейд»,

третя особа - ОСОБА_2 ,

розглянув у порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Ніка-Трейд», яка підписана представником Школяром Андрієм Вячеславовичем, на рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 08 серпня 2022 року у складі судді Галагана В. І. та постанову Київського апеляційного суду від 23 січня 2023 року у складі колегії суддів Лапчевської О. Ф., Березовенко Р. В., Мостової Г. І.,

Історія справи

Короткий зміст позову

У квітні 2022 року ОСОБА_1 звернувся з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ніка-Трейд» (далі - ТОВ «Ніка-Трейд»), третя особа - ОСОБА_2 , про захист прав на знак для товарів та послуг.

Позов мотивований тим, що відповідно до свідоцтва України № НОМЕР_1 від 10 травня 2018 року, виданого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, позивач та ОСОБА_2 набули право власності на торговельну марку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для товарів і послуг, віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг.

У травні 2021 року позивачу стало відомо, що ТОВ «Ніка-Трейд» завозить з-за кордону та реалізує на території України товари з ідентичним логотипом «ІНФОРМАЦІЯ_1», зокрема, моторну оливу, також відповідна продукція розміщена на сайті компанії ТОВ «Ніка-Трейд». Представником позивача було подано адвокатський запит до Київської митниці Держмитслужби і отримано відповідь, якою підтверджений факт митного оформлення даного товару відповідачем в кількості 20 242,664 кг.

Позивачем подано до Антимонопольного комітету України заяву про порушення відповідачем законодавства про захист від недобросовісної конкуренції від 27 червня 2021 року та додаткову до неї заяву з виправленими недоліками від 13 серпня 2021 року. Використання відповідачем торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» підтверджено Північним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України у своїй відповіді від 28 жовтня 2021 року. Позивач свого дозволу на використання відповідачем торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» не надавав.

Відповідач стверджував, що має ліцензію від ОСОБА_2 , однак в ході кримінального провадження № 0001133 від 18 травня 2021 року встановлено, що такої ліцензії не існує, ОСОБА_2 не надавала відповідачу письмового дозволу на використання торговельної марки. Засновники ТОВ «Ніка-Трейд» ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та посадові особи ТОВ «Ніка-Трейд» є фігурантами вищезазначеного кримінального провадження за попередньою кваліфікацією частина 4 статті 190 та частини 1 статті 229 КК України (незаконне використання знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), де позивача визнано потерпілим. Оскільки угода між співвласниками торговельної марки відсутня, то ОСОБА_2 не мала права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання торговельної марки та передавати право на торговельну марку іншій особі без згоди позивача, а тому відповідач не має права використовувати спірну торговельну марку. Не маючи право на використання ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_1», відповідач реалізує товари марковані даним знаком та отримує від цього дохід, що може завдати та завдає позивачу збитків у вигляді упущеної вигоди, тому позивач вимушений звернутись з цим позовом до суду.

ОСОБА_1 просив:

заборонити будь-яке використання (виробництво, зберігання, пропонування до продажу, рекламування та продаж) відповідачем знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 10 травня 2018 року, виданого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, для товарів і послуг, віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, а також інших позначень, схожих до ступеню змішування із знаком для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1;

заборонити пропуск через митний кордон України товарів віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 10 травня 2018 року, виданого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, для товарів і послуг, віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, імпорт яких здійснюється відповідачем та іншими юридичними особами і фізичними особами-підприємцями з порушенням права інтелектуальної власності позивача.

Короткий зміст судових рішень судів першої та апеляційної інстанцій

Рішенням Дніпровського районного суду м. Києва від 08 серпня 2022 року, яке залишене без змін постановою Київського апеляційного суду від 23 січня 2023 року, позов ОСОБА_1 до ТОВ «Ніка-Трейд», третя особа: ОСОБА_2 , про захист прав на знак для товарів і послуг задоволено частково.

Заборонено будь-яке використання (виробництво, зберігання, пропонування до продажу, рекламування та продаж) ТОВ «Ніка-Трейд» знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 10 травня 2018 року, виданого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, для товарів і послуг, віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, а також інших позначень, схожих до ступеню змішування із знаком для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 .

Заборонено пропуск через митний кордон України товарів віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 10 травня 2018 року, виданим Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, для товарів і послуг, віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, імпорт яких здійснюється ТОВ «Ніка-Трейд» з порушенням права інтелектуальної власності ОСОБА_1 .

В іншій частині позову ОСОБА_1 відмовлено.

Вирішено питання про розподіл судових витрат.

Рішення суду мотивоване тим, що ОСОБА_1 разом із ОСОБА_2 набув право на знак « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 10 травня 2018 року, виданим Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, для товарів і послуг.

В матеріалах справи відсутні докази наявності договору про використання знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » між позивачем ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , як співвласниками знаку, тому відповідно до частини третьої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» кожен з вказаних власників свідоцтва може використовувати знак на свій розсуд, але жоден не має права давати дозвіл (видавати ліцензію), укладати ліцензійний договір на використання знаку та передавати право власності на знак іншій особі без згоди решти власників свідоцтва.

Отже, ТОВ «Ніка-Трейд»всупереч вимог Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», без згоди позивача ОСОБА_1 , як одного із власників свідоцтва на спірний знак для товарів і послуг, використовувало знак способами, передбаченими частиною четвертою статті 16 вказаного Закону, тому позивач має право заборонити відповідачу використовувати без його згоди зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг та стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, враховуючи, що внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги.

Разом з тим, суд вважав необґрунтованою вимогу позивача в частині заборони пропуску через митний кордон України товарів віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 10 травня 2018 року, виданим Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, для товарів і послуг, віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, імпорт яких здійснюється іншими юридичними особами і фізичними особами-підприємцями з порушенням права інтелектуальної власності позивача, - оскільки позивачем не конкретизовано назви «інших юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», що позбавляє суд можливості надати оцінку порушенню прав позивача такими особами в розрізі даного спору.

Суд апеляційної інстанції погодився з висновками суду першої інстанції та відхилив доводи апеляційної скарги, про те, що позивач, реалізувавши самостійно товар з позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надав згоду на подальшу його реалізацію і такі дії не потребують укладання окремого ліцензійного договору на використання знаку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони не знайшли свого підтвердження в ході розгляду справи. Так, відсутні докази про будь-які домовленості між позивачем і ОСОБА_3 , як і відсутні докази домовленостей між позивачем і третьою особою. Ліцензійний договір між третьою особою і апелянтом щодо використання ТМ "ІНФОРМАЦІЯ_1" на момент звернення до суду закінчив свою дію, а з позивачем, як співвласником торгової марки взагалі не укладався.

Доводи апеляційної скарги щодо того, що відповідач продовжує ввезення та реалізацію товарів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником ТМ яких є ОСОБА_3 (свідоцтва на знаки для товарів та послуг НОМЕР_2 від 10 березня 2021 року та №293393 від 10 березня 2021 року), які не є тотожними до торгової марки, не мають відношення до предмету розгляду справи - класів товарів 1, 4, оскільки мова йде про класи товарів 7, 11 та 12, права на які належать ОСОБА_3 .

Аргументи учасників справи

У лютому 2023 року ТОВ «Ніка-Трейд» подало касаційну скаргу, яка підписана представником Школяром А. В., в якій просили рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 08 серпня 2022 року та постанову Київського апеляційного суду від 23 січня 2023 року скасувати, ухвалити нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

Касаційна скарга мотивована тим, що:

доменне ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до сертифікату про реєстрацію доменного імені, належить третій особі, яка є співвласником з ОСОБА_1 торгової марки, відповідач жодного відношення до нього не має;

задоволення позовних вимог відповідач вважає втручанням в господарську діяльність. Так, під час своєї фінансово-господарської діяльності відповідач 28 травня 2019 року уклав договір поставки № 2018/05/28 з ТОВ «ВІН-ПАРТС», відповідно до якого було придбано продукцію з торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка переміщена до складських приміщень в АДРЕСА_1 , на загальну суму 10 000 000 грн. В свою чергу ТОВ «ВІН-ПАРТС» придбало дану продукцію у ПП «Компанія Аверс», єдиним учасником та одночасно директором якого є ОСОБА_1 . Отже позивач, реалізувавши самостійно товар з позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1» надав згоду на подальшу його реалізацію і такі дії не потребують окремого ліцензійного договору на використання знаку. Дані обставини залишились поза увагою судів;

відповідач безпосереднє використання продукції з позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпочав після підписання контрактів в листопаді 2020 року та імпорті деяких видів продукції в грудні 2020 року. Цьому передувало підписання 01 червня 2018 року ліцензійного договору з ОСОБА_2 . В свою чергу третя особа уклала усну угоду з позивачем та ОСОБА_3 передати відповідачу право на використання торговельної марки;

відсутні висновки Верховного Суду із застосування частини першої та другої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», згідно якої свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом. Взаємовідносини при використанні торговельної марки, свідоцтво на яку належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник свідоцтва може використовувати торговельну марку на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання торговельної марки та передавати право на торговельну марку іншій особі без згоди решти власників свідоцтва. Тобто, виходячи з норм Закону він не передбачає обов`язкового письмового дозволу у формі договору на використання торгової марки, а визначає можливість і усної домовленості як між співвласниками торгової марки так і третіми особами право на використання торгової марки якій передається;

відсутні висновки Верховного Суду з приводу застосування частини шостої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», оскільки сам позивач ввів в цивільний оборот товар з торговельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який і реалізується відповідачем після придбання за посередництвом у позивача; сам відповідач припинив здійснювати імпорт товару з торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У червні 2023 року ОСОБА_1 подав відзив на касаційну скаргу за підписом ОСОБА_5 , в якому просив відмовити у задоволенні касаційної скарги оскаржені судові рішення залишити без змін.

Відзив на касаційну скаргу мотивований тим, що:

в касаційній скарзі не конкретизовано щодо яких норм права відсутній висновок Верховного Суду;

відповідач безпідставно посилається на те, що закон не передбачає обов`язкового письмового дозволу на використання торгової марки, в той час як судом встановлено, що між позивачем та третьою особою не було жодних домовленостей;

відповідач самостійно ввозив на територію України товар з позначкою «ІНФОРМАЦІЯ_1», про що він зазначив у відзиві на позовну заяву;

Верховний Суд неодноразово розглядав справи, пов`язані з введенням у цивільний оборот товарів самим власником свідоцтва, де характеризував особливості застосування частини шостої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»;

судами не встановлювався безпосередньо власник доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_1 », натомість суди зробили висновок, що відповідач безпосередньо використовував сайт на основі роздруківок, на яких чітко видно реквізити відповідача у верхній та ніжній частині сайту;

заборони встановлені судом першої інстанції не є втручанням у господарську діяльність відповідача, оскільки стосуються лише однієї конкретної торговельної марки;

в матеріалах справи відсутні документи, що підтверджують придбання відповідачем у ТОВ «ВІН-ПАРТС» продукції, з наявних накладних неможливо встановити, що товар, який в них зазначений, є продукцією з торговельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

доводи щодо процесуальних порушень спростовуються матеріалами справи - позивач наступного дня після прийняття ухвали про залучення третьої особи надіслав її копію ОСОБА_2 . Крім того, сама третя особа не заявляє про порушення її прав; позивачем було направлено копії відповіді на відзив як відповідачу, так і третій особі, що підтверджується квитанцією та описом вкладення.

Рух справи у суді касаційної інстанції

Ухвалою Верховного Суду від 24 лютого 2023 року касаційну скаргу ТОВ «Ніка-Трейд» залишено без руху та надано строк для усунення недоліків.

Ухвалою Верховного Суду від 12 квітня 2023 року ТОВ «Ніка-Трейд» продовжено строк на усунення недоліків.

Після усунення недоліків, ухвалою Верховного Суду від 30 травня 2023 року відкрито касаційне провадження у справі № 755/3412/22, витребувано справу з суду першої інстанції.

У червні 2023 року матеріали цивільної справи № 755/3412/22 надійшли до Верховного Суду.

Ухвалою Верховного Суду від 23 жовтня 2023 року в задоволенні клопотання ТОВ «Ніка-Трейд» про розгляд касаційної скарги за участі представника ТОВ «Ніка-Трейд» відмовлено, справу призначено до судового розгляду.

Межі та підстави касаційного перегляду

Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, перевіряє правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими (частина перша статті 400 ЦПК України).

В ухвалі про відкриття касаційного провадження зазначаються підстава (підстави) відкриття касаційного провадження (частина восьма статті 394 ЦПК України).

В ухвалі Верховного Суду від 30 травня 2023 рокузазначено, що касаційна скарга містить передбачені частиною другою статті 389 ЦПК України підстави для відкриття касаційного провадження (відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах).

Фактичні обставини

Суди встановили, що на підставі Свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 10 травня 2018 року, виданого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 набули право на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг.

01 червня 2018 року між ОСОБА_2 та ТОВ «Ніка-Трейд» укладений Ліцензійний договір на використання торговельної марки, відповідно до умов якого ліцензіар за Договором надає за плату ліцензіату дозвіл на використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» у підприємницькій діяльності ліцензіата на умовах простої (невиключної) ліцензії з правом видачі субліцензії. Торговельна марка може бути використана ліцензіаром у будь-який спосіб, що прямо не заборонений чинним законодавством України.

Згідно з Договорами, укладеними між ТОВ «Ніка-Трейд» та іноземними суб`єктами господарювання, продавці поставляють ТОВ «Ніка-Трейд» автомобільну продукцію під торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1» - автомобільні фільтри, автомобільну охолоджуючу рідину, автомобільні приводні ремні, автомобільні фільтри, автомобільні та промислові мастила, рідини для каталізатора, автомобільні лампи тощо.

На підставі Свідоцтв на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 від 10 березня 2021 року, виданих Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_2 набула право на торговельну марку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Співвласником, зокрема, є ОСОБА_3

12 березня 2021 року між ОСОБА_3 та ТОВ «Ніка-Трейд» укладений Ліцензійний договір на передачу прав на використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Згідно з листом Київської митниці Держмитслужби ДМС України від 18 червня 2021 року в зоні діяльності Київської митниці Держмитслужби за митною декларацією від 06 квітня 2021 року UA100070/2021/318067 здійснено митне оформлення товару «олива моторна, олива гідравлічна та олива трансмісійна», отримувачем якого являється ТОВ «Ніка-Трейд» в кількості 20 242,664 кг.

27 червня 2021 року ОСОБА_1 подано до Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України заяву про порушення ТОВ «Ніка-Трейд» законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, вказуючи на неправомірне використання ТОВ «Ніка-Трейд» торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» без дозволу заявника.

13 серпня 2021 року ПП «Компанія Аверс», керівником та єдиним власником якої є ОСОБА_1 , подано до Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України заяву із виправленими недоліками про порушення ТОВ «Ніка-Трейд» законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, вказуючи на неправомірне використання ТОВ «Ніка-Трейд» торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» без дозволу заявника.

28 жовтня 2021 року Північним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України Листом № 60-02/7992 повідомлено директору ПП «Компанія Аверс» ОСОБА_1 про те, що за результатами аналізу у сукупності повідомлених заявником ПП «Компанія Аверс» обставин, а також наданих заявником і відповідачем ТОВ «Ніка-Трейд» документів та інформації, у діях ТОВ «Ніка-Трейд» не виявлено ознак порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, у зв`язку з чим заявнику ПП «Компанія Аверс» повідомлено про відмову у початку розгляду справи за повідомленими у заяві обставинами.

Листом від 24 червня 2022 року № 4346/125/50-2022 Дніпровським УП НП м. Києві повідомлено про те, що 19 квітня 2022 року прийнято рішення про закриття кримінального провадження № 0001133 за частиною 4 статті 190, частиною 1 статті 229 КК України.

За даними роздруківки з офіційного сайту ТОВ «Ніка-Трейд», Товариство завозить з-за кордону та реалізує на території України товари з ідентичним логотипом «ІНФОРМАЦІЯ_1», зокрема, моторне масло, та відповідна продукція розміщена на сайті компанії ТОВ «Ніка-Трейд».

Позиція Верховного Суду

Ключовими питаннями на яке має надати відповідь касаційний суд, з урахуванням встановлених обставин та аргументів учасників справи, є те:

що означає спільність прав на торговельну марку?

чи має стаття 428 ЦК пріоритет над положеннями пункту 3 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»

які правові наслідки вчинення ліцензійного договору одним із співсуб`єктів?

Щодо спільності прав на торговельну марку

Загальними засадами цивільного законодавства є, зокрема, справедливість, добросовісність та розумність (пункт 6 статті 3 ЦК Украйни).

Для приватного права апріорі властивою є така засада, як розумність.

Розумність характерна як для оцінки/врахування поведінки учасників цивільного обороту, тлумачення матеріальних приватно-правових норм, що здійснюється при вирішенні спорів, так і для тлумачення процесуальних норм (див. постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 16 червня 2021 року у справі № 554/4741/19, постанову Верховного Суду у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 18 квітня 2022 року у справі № 520/1185/16-ц, постанову Великої Палати Верховного Суду від 08 лютого 2022 року у справі № 209/3085/20).

Право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам спільно, може здійснюватися за договором між ними. У разі відсутності такого договору право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам, здійснюється спільно (стаття 428 ЦК України).

Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам (частина друга статті 493 ЦК України).

Тлумачення вказаних норм, з урахуванням принципу розумності свідчить, що:

законодавець передбачає конструкцію спільності прав інтелектуальної власності. З урахуванням змісту статті 493 ЦК, зокрема, внаслідок закріплення можливості бути суб`єктом одночасно кількох фізичних та (або) юридичних осіб, допускається існування спільних прав на торговельну марку;

спільні права на торговельну марку, зокрема, можуть набуватися внаслідок спадкування, вчинення договору про передання прав на торговельну марку чи іншого правочину щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, подання спільної заявки на реєстрацію певного позначення як торговельної марки;

у главі 44 ЦК України законодавцем не визначено як мають здійснюватися спільні права на торговельну марку. Як наслідок слід застосовувати правила здійснення передбачені в статті 428 ЦК України, згідно якої за загальним правилом, всі аспекти реалізації спільних прав на торговельну марку мають визначатися співсуб`єктами в договорі;

за допомогою такого універсального регулятора приватних відносин як договір його сторони можуть визначити як будуть здійснюватися спільні права на торговельну марку (зокрема, хто та як буде використовувати торговельну марку, за яких умов видаватиметься ліцензія на використання, які правила вчинення договору про передання прав на торговельну марку як розподілятимуться доходи від використання прав на торговельну марку);

у разі якщо, співсуб`єкти прав на торговельну марку не вчинили договір, то законодавець передбачив, що спільні права на торговельну марку мають здійснюватися спільно (друге речення частини першої статті 428 ЦК). Тобто, всі питання пов`язані із здійсненням спільних прав на торговельну марку їх суб`єкти мають вирішувати спільно (зокрема, хто та як буде використовувати торговельну марку, за яких умов видаватиметься ліцензія на використання, які правила вчинення договору про передання прав на торговельну марку, як розподілятимуться доходи від використання прав на торговельну марку) (див. Крат В.І. Коментар статті 493 Суб`єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку // Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар. Т. 4: Право інтелектуальної власності / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. - Харків: ЕКУС, 2023. - С. 447, 449).

Щодо пріоритетності норм ЦК України

Основним актом цивільного законодавства України є Цивільний кодекс України. Актами цивільного законодавства є також інші закони України, які приймаються відповідно до Конституції України та цього Кодексу (далі - закон). Якщо суб`єкт права законодавчої ініціативи подав до Верховної Ради України проект закону, який регулює цивільні відносини інакше, ніж цей Кодекс, він зобов`язаний одночасно подати проект закону про внесення змін до Цивільного кодексу України. Поданий законопроект розглядається Верховною Радою України одночасно з відповідним проектом закону про внесення змін до Цивільного кодексу України (частина друга статті 4 ЦК України, в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин).

У пункті 3 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачене інше правило, аніж в статті 428 ЦК України, щодо відсутності договору між співсуб`єктами прав на торговельну марку.

У разі відсутності такої угоди кожний власник свідоцтва може використовувати торговельну марку на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання торговельної марки та передавати право на торговельну марку іншій особі без згоди решти власників свідоцтва (пункт 3 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

У доктрині приватного права зауважується, що ієрархія актів цивільного законодавства може базуватися на їх юридичній силі (вимір по вертикалі). Вона поширюється, по-перше, на співвідношення закону та підзаконних актів та, по-друге, на співвідношення Конституції та законів (як кодифікованих, так і інших (поточних)). Одночасно слід визнати існування ієрархії між ЦК як кодифікованим законом та іншими (поточними) законами, що регулюють цивільні відносини. Ця ієрархія базується на визнанні ЦК основним актом цивільного законодавства (вимір ієрархії по горизонталі) (див. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар. Т. 1: Загальні положення. Особи / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. - Харків: ЕКУС, 2020. - С. 45). Стосовно виміру ієрархії актів цивільного законодавства по горизонталі, то в статті 4 ЦК України закріплюється пріоритет норм ЦК (як основного регулятора приватних відносин) над нормами інших законів. Причому, що такий спосіб вирішення колізії норм ЦК із нормами інших законів, із констатацією пріоритету норм ЦК над нормами інших законів, підтримувався, зокрема, Конституційним Судом України (див. рішення від 13 березня 2012 року у справі № 5-рп/2012), Верховним Судом України (див. постанову Верховного Суду України від 30 жовтня 2013 року у справі № 6-59цс13, постанову Верховного Суду України від 16 грудня 2015 року у справі № 6-2023цс15), Великою Палатою Верховного Суду (див. постанову Великої Палати Верховного Суду від 22 червня 2021 року в справі № 334/3161/17 (провадження № 14-188 цс 20). (див. постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 25 січня 2023 року в справі № 676/47/21 (провадження № 61-8014св22).

Тому для вирішення того, яка норма підлягає застосуванню (статті 428 ЦК чи пункт 3 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») потрібно застосовувати частину другу статті 4 ЦК, яка закріплює пріоритет норм ЦК над нормами інших законів. Оскільки у пункті 3 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» по іншому визначені правові наслідки відсутності договору між співсуб`єктами прав на торговельну марку і він суперечить статті 428 ЦК, то з урахуванням правила про пріоритетність норм ЦК над нормами інших законів, застосуванню підлягає стаття 428 ЦК.

Щодо правових наслідків вчинення ліцензійного договору одним із співсуб`єктів

Правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним (стаття 204 ЦК України).

Презумпція правомірності правочину означає те, що вчинений правочин вважається правомірним, тобто таким, що зумовлює набуття, зміну чи припинення породжує, змінює або припиняє цивільних прав та обов`язків, доки ця презумпція не буде спростована. Таким чином, до спростування презумпції правомірності правочину всі права, набуті сторонами за ним, можуть безперешкодно здійснюватися, а створені обов`язки підлягають виконанню. Спростування презумпції правомірності правочину відбувається тоді: коли недійсність правочину прямо встановлена законом (тобто має місце його нікчемність); якщо він визнаний судом недійсним, тобто існує рішення суду, яке набрало законної сили (тобто оспорюваний правочин визнаний судом недійсним) (див. постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 28 липня 2021 року в справі № 759/24061/19 (провадження № 61-8593св21).

Недійсність договору як приватно-правова категорія, покликана не допускати або присікати порушення приватних прав та інтересів або ж їх відновлювати. До правових наслідків недійсності правочину належить те, що він не створює юридичних наслідків. Тобто, правовим наслідком недійсності договору є по своїй суті «нівелювання» правового результату породженого таким договором (тобто вважається, що не відбулося переходу/набуття/зміни/встановлення/припинення прав взагалі) (див. постанову Верховного Суду в складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду 21 грудня 2021 року в справі № 148/2112/19 (провадження № 61-18061св20).

В ЦК України закріплений підхід, при якому оспорюваність правочину конструюється як загальне правило. Навпаки, нікчемність правочину має місце тільки у разі, коли існує пряма вказівка закону про кваліфікацію того або іншого правочину як нікчемного.

Оспорюваний правочин визнається недійсним судом, якщо одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом (частина третя статті 215 ЦК України). Правочин, недійсність якого не встановлена законом (оспорюваний правочин), породжує правові наслідки (набуття, зміну або припинення прав та обов`язків), на які він був направлений до моменту визнання його недійсним на підставі рішення суду. Оспорювання правочину відбувається тільки за ініціативою його сторони або іншої заінтересованої особи шляхом пред`явлення вимог про визнання правочину недійсним (позов про оспорювання правочину, ресцисорний позов).

Нікчемність правочину конструюється за допомогою «текстуальної» недійсності, оскільки вона існує тільки у разі прямої вказівки закону. Така пряма вказівка може втілюватися, зокрема, в термінах «нікчемний», «є недійсним».

Нікчемний правочин (частина друга статті 215 ЦК України) є недійсним вже в момент свого вчинення (ab initio), і незалежно від волі будь-якої особи, автоматично (ipso iure). Нікчемність правочину має абсолютний ефект, оскільки діє щодо всіх (erga omnes). Нікчемний правочин не створює юридичних наслідків, тобто, не зумовлює переходу/набуття/зміни/встановлення/припинення прав ні для кого. Саме тому посилатися на нікчемність правочину може будь-хто. Суд, якщо виявить нікчемність правочину, має її враховувати за власною ініціативою в силу свого положення (ex officio), навіть якщо жодна із заінтересованих осіб цього не вимагає (див. постанову Верховного Суду в складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 08 лютого 2023 у справі № 359/12165/14-ц (провадження № 61-13417св21).

Касаційний суд зауважує, що законодавець не передбачив норми, яка кваліфікує ліцензійний договір, вчинений одним із співсуб`єктів прав на торговельну марку, як нікчемний. Тому, з урахуванням презумпції правомірності правочину, ліцензійний договір, вчинений одним із співсуб`єктів прав на торговельну марку,вважається правомірним до моменту спростування презумпції правомірності правочину внаслідок задоволення позову про оспорювання правочину та визнання судом його недійсним.

Щодо вирішення спору по суті

Кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу (частина перша статті 15, частина перша статті 16 ЦК України).

Порушення права пов`язане з позбавленням його суб`єкта можливості здійснити (реалізувати) своє приватне (цивільне) право повністю або частково.

Для застосування того чи іншого способу захисту, необхідно встановити які ж приватні (цивільні) права (інтереси) позивача порушені, невизнані або оспорені відповідачем і за захистом яких приватних (цивільних) прав (інтересів) позивач звернувся до суду.

У частині першій статті 432 ЦК України передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом (частина перша статті 81 ЦПК України).

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів) (частини перша-третя статті 89 ЦПК України).

Принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи та покладає тягар доказування на сторони. Водночас цей принцип не створює для суду обов`язок вважати доведеною та встановленою обставину, про яку стверджує сторона (див. пункт 21 постанови Великої Палати Верховного Суду від 18 березня 2020 року у справі № 129/1033/13-ц (провадження № 14-400цс19).

Суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги (частина перша статті 367 ЦПК України).

Постанова суду апеляційної інстанції складається з мотивувальної частини із зазначенням: встановлених судом першої інстанції та неоспорених обставин, а також обставин, встановлених судом апеляційної інстанції, і визначених відповідно до них правовідносин; мотивів прийняття або відхилення кожного аргументу, викладеного учасниками справи в апеляційній скарзі та відзиві на апеляційну скаргу (підпункти а, в пункту 3 частини першої статті 382 ЦПК України).

Аналіз матеріалів справи свідчить, що:

на запит позивача 18 червня 2021 року Київська митниця Держмитслужби надала інформацію № 7.8-5/28.3/11/12349 про те, що за митною декларацією від 06 квітня 2021 року № UA100070/2021/318067 здійснено митне оформлення товару «олива моторна, олива гідравлічна та олива трансмісійна» отримувачем якого є ТОВ «Ніка-Трейд» в кількості 20242,664 кг (т. 1 арк. спр. 25-26);

до відзиву на позовну заяву ТОВ «Ніка-Трейд» надали:

ліцензійний договір на використання торговельної марки від 01 червня 2018 року, укладений між ОСОБА_2 та ТОВ «Ніка-Трейд» (т. 1 арк. спр. 161-163);

контракт № 09112020 від 09 листопада 2020 року на поставку автомобільних фільтрів під маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1» (т. 1 арк.спр.197-202);

контракт № 18122020 від 18 грудня 2020 року на поставку автомобільних ламп під маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1» (т. 1 арк.спр.203- 204);

контракт № 10112020 від 10 листопада 2020 року на поставку автомобільних фільтрів під маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1» (т. 1 арк. спр. 205-206);

контракт № 22122020 від 22 грудня 2020 року на поставку клею та герметиків під маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1» (т. 1 арк.спр.207- 208);

контракт № 05012021 від 05 січня 2021 року на поставку автомобільникіх щіток склоочисників під маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1» (т. 1 арк.спр.209- 210);

контракт № 12112020 від 12 листопада 2020 року на поставку автомобільних приводних ременів під маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1» (т. 1 арк.спр.211- 212);

контракт № 17112 від 17 листопада 2020 року на поставку автомобільної хімії та косметики під маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1» (т. 1 арк.спр.213-214);

контракт № 112020 від 11 листопада 2020 року на поставку автомобільних та промислових мастил під маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1» (т. 1 арк. спр. 215-216);

контракт № 18112020 від 18 листопада 2020 року на поставку автомобільних та промислових мастил, рідини для каталізатора під маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1» (т. 1 арк. спр. 217-218);

контракт № DOL/V/48/2020/EN-UA від 01 грудня 2020 року на поставку автомобільних та промислових мастил під маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1» (т. 1 арк. спр. 219-221);

договір купівлі-продажу № 150221 від 15 лютого 2021 року на поставку автомобільної охолоджуваної рідини під маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1» (т. 1 арк. спр. 222-223);

контракт № 120421 від 12 квітня 2021 року на поставку автомобільних фільтрів, мастильних матеріалів, автозапчастин, засобів по догляду за авто під маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1» (т. 1 арк. спр. 224-225).

У справі, що переглядається:

ОСОБА_1 та ОСОБА_2 набули право на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг; 01 червня 2018 року між ОСОБА_2 та ТОВ «Ніка-Трейд» укладений Ліцензійний договір на використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

при залишенні рішення суду першої інстанції без змін апеляційний суд, застосувавши пункт 3 статті16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вважав, що відсутні докази наявності договору про використання знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » між позивачем ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , як співсуб`єктами прав на торговельну марку, а тому ТОВ «Ніка-Трейд» всупереч вимог закону використовувало торговельну марку, право на яку зареєстровано, в тому числі, за позивачем;

апеляційний суд не врахував, що у разі якщо, співсуб`єкти прав на торговельну марку не вчинили договір, то законодавець передбачив, що спільні права на торговельну марку мають здійснюватися спільно (друге речення частини першої статті 428 ЦК). Тобто, всі питання пов`язані із здійсненням спільних прав на торговельну марку їх суб`єкти мають вирішувати спільно (зокрема, хто та як буде використовувати торговельну марку, за яких умов видаватиметься ліцензія на використання, які правила вчинення договору про передання прав на торговельну марку, як розподілятимуться доходи від використання прав на торговельну марку);

апеляційний суд не звернув увагу, що для вирішення того, яка норма підлягає застосуванню (статті 428 ЦК чи пункт 3 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») потрібно застосовувати частину другу статті 4 ЦК, яка закріплює пріоритет норм ЦК над нормами інших законів. Оскільки у пункті 3 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» по іншому визначені правові наслідки відсутності договору між співсуб`єктами прав на торговельну марку і він суперечить статті 428 ЦК, то з урахуванням правила про пріоритетність норм ЦК над нормами інших законів, застосуванню підлягає стаття 428 ЦК;

поза увагою апеляційного суду залишилося те, що законодавець не передбачив норми, яка кваліфікує ліцензійний договір, вчинений одним із співсуб`єктів прав на торговельну марку, як нікчемний. Тому, з урахуванням презумпції правомірності правочину, ліцензійний договір, вчинений одним із співсуб`єктів прав на торговельну марку, вважається правомірним до моменту спростування презумпції правомірності правочину внаслідок визнання судом його недійсним. В цій справі позивач позовну вимогу про оспорювання Ліцензійного договору від 01 червня 2018 року між ОСОБА_2 та ТОВ «Ніка-Трейд» не пред`являв.

За таких обставин, суд апеляційної інстанції не мотивував відхилення доводів відповідача щодо правомірності використання торговельної марки та зробив передчасний висновок про залишення без змін рішення суду першої інстанції.

Суд касаційної інстанції позбавлений процесуальної можливості встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені судами попередніх інстанцій, з огляду на положення статті 400 ЦПК України.

Справа направляється на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, якщо порушення норм процесуального права допущені тільки цим судом (частина четверта статті 411 ЦПК України).

Тому оскаржену постанову апеляційного суду належить скасувати та передати справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

Доводи касаційної скарги дають підстави для висновку, що постанова апеляційного суду ухвалена із неправильним застосуванням норм матеріального права та порушенням норм процесуального права. У зв`язку із наведеним, касаційний суд вважає, що: касаційну скаргу належить задовольнити частково; оскаржену постанову апеляційного суду скасувати; передати справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, а тому відмовити у задоволенні клопотання ОСОБА_6 про закриття касаційного провадження.

Керуючись статтями 400, 409, 411, 416 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання ОСОБА_1 , яке підписане представником ОСОБА_5 , про закриття касаційного провадження відмовити.

Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Ніка-Трейд», яка підписана представником Школяром Андрієм Вячеславовичем, задовольнити частково.

Постанову Київського апеляційного суду від 23 січня 2023 року скасувати та направити справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

З моменту прийняття постанови суду касаційної інстанції постанова Київського апеляційного суду від 23 січня 2023 року втрачає законну силу.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий В. І. Крат

Судді: І. О. Дундар

Є. В. Коротенко

Є. В. Краснощоков

М. М. Русинчук