печерський районний суд міста києва
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді: Козлова Р.Ю.,

при секретарі: Іваненку С.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом Хайленд Дістіллерс Лімітед (Highland Distillers Limited) до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРУС-МЕДІА», Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), третя особа - Товариство з обмеженою відповідальністю «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» про визнання недійсним свідоцтв України на торговельні марки НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 та зобов`язати вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до Печерського районного суду міста Києва із позовом до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРУС-МЕДІА», Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), за участі третьої особи - Товариство з обмеженою відповідальністю «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» про визнання недійсним свідоцтв України на торговельні марки НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 та зобов`язання вчинити дії.

В обґрунтування пред`явлених вимог позивач послався на те, що є шотландською компанією, яка входить до групи компаній міжнародної корпорації ENDRINGTON (Едрінгтон). Позивач виробляє спиртні напої, зокрема, шотландський віскі. Він є власником всесвітньо відомих брендів шотландського віскі, включаючи HIGHLAND PARK та THE FAMOUS GROUSE. Позивач та компанії, пов`язані із ним корпоративними зв`язками, входять до The Scotch Whiskey Association (Асоціація виробників шотландського віскі), одним із пріоритетів діяльності якої є захист продукції «віскі» у всьому світі.

Позивач є власником свідоцтв на торговельні марки, якими маркується його продукція, що реалізується на території України, зокрема, № 136331 від 10 березня 2011 року на торговельну марку «HIGHLAND PARK» для товарів і послуг, віднесених до 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (надалі - МКТП), № 130114 від 11 жовтня 2010 року на торговельну марку «THE FAMOUS GROUSE» для товарів і послуг, віднесених до 33 класу МКТП, № 136323 від 10 березня 2011 року на торговельну марку «Snow Grouse» для товарів і послуг, віднесених до 33 класу МКТП, № 136322 від 10 березня 2011 року на торговельну марку «Black Grouse» для товарів і послуг, віднесених до 33 класу МКТП.

Позивач зазначає, що Шотландія має всесвітню відому репутацію виробника віскі, яке має свою історію та охороняється на державному рівні. В силу історичних традицій, переважна більшість назв віскі в Шотландії дані на честь місцевості, в яких їх виробляють. Так позивач вказує, що HIGHLAND/ХАЙЛЕНД це один із найвідоміших географічних регіонів в Шотландії, який має беззаперечно особливі асоціації з виробництвом віскі. Близько 80% нинішніх шотландських спиртових заводів - виробників віскі знаходяться в шотландському регіоні HIGHLAND/ХАЙЛЕНД. Також Позивач зазначає, що у світлі значення та репутації регіону HIGHLAND/ХАЙЛЕНД, який має асоціації із виробництвом шотландського віскі, йому було представлені спеціальні положення щодо географічної назви даного регіону у Положенні про шотландський віскі. Позначення HIGHLAND/ХАЙЛЕНД також згадується в спеціальному розробленому Асоціацією виробників шотландського віскі у 2009 році положенні - Guidance for Producers and Bottlers (Правила виробництва та бутелювання шотландського віскі). Дане положення містить відповідні інструкції щодо оформлення етикеток, тари та упаковок, яке використовується для алкогольної продукції (віскі).

Позивачу стало відомо про реєстрацію в Україні торговельних марок за свідоцтвами НОМЕР_1 від 11 квітня 2016 року, НОМЕР_2 від 11 квітня 2016 року, НОМЕР_3 від 12 червня 2017 року, НОМЕР_4 від 26 червня 2017 року, НОМЕР_5 від 26 грудня 2018 року, НОМЕР_6 від 26 грудня 2018 року, НОМЕР_7 від 25 січня 2019 року.

Обґрунтовуючи заявлені вимоги позивач вважає, що торговельні марки не відповідають умовам надання правової допомоги відповідно до частини другої ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Посилаючись на здійснення права на захист свого охоронюваного законом інтересу, зокрема, на зазначення походження товару «HIGHLAND» (ХАЙЛЕНД) та «Scotch Whisky», якими маркується шотландське віскі, яке ним виробляється та в подальшому реалізується, в тому числі, в Україні, позивач просить суд ухвалити рішення про повне задоволення пред`явлених вимог.

Ухвалою судді Печерського районного суду м. Києва від 11 лютого 2022 року відкрито провадження у справі та постановлено проводити розгляд справи у порядку загального позовного провадження. Вказаною ухвалою відповідачам встановлено строк протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали подати відзив на позовну заяву, а позивачеві протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення відзиву на позов подати відповідь на відзив.

14 червня 2022 року ОСОБА_1 подано відзив на позовну заяву із проханням відмовити у задоволенні позову, оскільки оспорювані торговельні марки не створюють небезпеку введення споживачів в оману стосовно географічного походження товару, як і не створюють небезпеку введення споживачів в оману стосовно виробника товару, оскільки не містять жодних словесних частин, які б могли вказувати на виробника товару, що маркований зазначеними торговельними марками. Оскаржувані торговельні марки зареєстровано у відповідності до вимог Закону. Продукція, маркована торговельними марками, пройшла сертифікацію у відповідності до чинного законодавства України, а отже, не може вводити споживачів в оману.

20 червня 2022 року Товариством з обмеженою відповідальністю «ПЕТРУС-МЕДІА» подано відзив на позовну заяву, в якому товариство просить відмовити у задоволенні позову. В якості обґрунтування відзиву вказано, що оспорювані торговельні марки зареєстровано у відповідності до вимог Закону і такі не створюють небезпеку введення споживачів в оману стосовно виробника товару, оскільки не містять жодних словесних частин, які б могли вказувати на виробника товару, що маркований зазначеними торговельними марками.

07 липня 2022 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» подано заяву про вступ у справу в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів.

Ухвалою суду від 11 серпня 2022 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів.

13 вересня 2022 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» подано пояснення, в яких товариство просить суд відмовити у задоволенні позову. В обґрунтування третя особа зазначає, що розпочала виробництво алкогольної продукції, маркованої оскаржуваними торговельними марками з 2014 - 2016 років, після проходження передбаченої законом процедури сертифікації. Оскаржувані торговельні марки не створюють небезпеку введення споживачів в оману стосовно географічного походження товару, оскільки найменування регіону «HIGHLAND» є поширеним у багатьох країнах світу, а станом на сьогодні реєстрація українськими виробниками торговельних марок англійською мовою є поширеною практикою. Вказане підтверджується висновком судового експерта Сопової К.А. № 72-04/21 від 01 квітня 2021 року, а також експертним висновком № 086/21 від 25 жовтня 2021 року, складеним на підставі розпорядження № 54/44-рп/к від 13 квітня 2021 року адміністративної колегії Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України. Крім того, Південно-східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України прийнято рішення у справі № 127-26.4/79-19 про відсутність в діях Товариства з обмеженою відповідальністю «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» порушень вимог ст.15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» у вигляді поширення на етикетках настоянок «The Highland Fox», «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_4» та на сайті в мережі інтернет інформації, що вводить в оману.

11 листопада 2022 року від представника позивача надійшло клопотання про заміну відповідача з Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» на Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ).

Протокольною ухвалою суду від 11 листопада 2022 року Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» замінено на Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ).

В матеріалах справи також міститься відзив представника УКРНОІВІ на позовну заяву, відповідно до якого він заперечує проти позову, оскільки оскаржувані торговельні марки реєструвалися на підставі законних та правомірних рішень та відповідають умовам надання правової охорони. Тому просив відмовити у задоволенні позовної заяви.

Позивачем подано відповіді на відзиви та заперечення на пояснення третьої особи.

Крім того, представником ОСОБА_1 було надано до суду підготовлений Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України висновок експертів №83/22 від 08 серпня 2022 року за результатами експертизи у сфері інтелектуальної власності.

11 серпня 2022 року представником позивача подано до суду висновок експерта Жили Б.В. № 234 від 10 серпня 2022 року, складений за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Також представником позивача подано до суду звіт від 04 жовтня 2022 року про соціологічне опитування «Сприйняття споживачами назв міцних алкогольних напоїв «THE HIGHLAND FOX», «ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_4», складений Дослідницькою компанією «Ю.С.С.».

05 жовтня 2022 року ухвалою суду закрито підготовче провадження та призначено справу до розгляду по суті.

У судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги та просив їх задовольнити.

Представники ОСОБА_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРУС-МЕДІА», Товариства з обмеженою відповідальністю «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» та УКРНОІВІ проти задоволення позову заперечували.

Дослідивши матеріали справи та оцінивши письмові докази по справі у їх сукупності, суд приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відносини, що виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням права власності на торговельні марки (знаки для товарів і послуг) в Україні регулюються нормами Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Відповідно до ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

За змістом ст.420 ЦК України до об`єктів права інтелектуальної власності належать, зокрема, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Статтею 492 ЦК України, визначено, що торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Відповідно до статті 494 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до п.1 ст.7 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакціях від 16 жовтня 2012 року, 09 квітня 2015 року) (далі - Закон) особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до установи заявку.

За змістом п.1 ст.16 Закону права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Судом встановлено, що 10 листопада 2014 року відповідачами ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 було подано заявки № m201415931 та № m201415932 щодо реєстрації права власності на торговельні марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_2» відповідно для товарів, віднесених до 33 (тридцять третього) класу МКТП. 16 листопада 2015 року відповідачем ОСОБА_1 було подано заявку № m201520580 щодо реєстрації права власності на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_3» для товарів, віднесених до 33 (тридцять третього) класу МКТП. 29 грудня 2015 року відповідачем ОСОБА_1 було подано заявку № m201524374 щодо реєстрації права власності на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_4» для товарів, віднесених до 33 (тридцять третього) класу МКТП. 25 квітня 2017 року відповідачем Товариством з обмеженою відповідальністю «ПЕТРУС-МЕДІА» було подано заявки № m201709262, № m201709267, № m201709260 щодо реєстрації права власності на торговельні марки «THE HIGHLAND FOX СПРАВЖНІЙ ЛИС ЗАВЖДИ НА ВИСОТІ» для послуг, віднесених до 35 (тридцять п`ятого) класу МКТП.

Відповідно до положень статті 499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до пп. «а» п. 1 ст. 19 Закону свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

У відповідності до п. 1-3 ст. 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Відповідно до п. 2 ст. 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Порядок визначення оманливості позначень, зареєстрованих в якості знаків для товарів і послуг регулюється Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України №116 від 28.07.1995 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 (далі - Правила).

Згідно з п. 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Відповідно до ч. 1 ст. 106 ЦПК України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

11 серпня 2022 року представником позивача було подано клопотання про приєднання до матеріалів справи висновку судового експерта Жили Б.В. №234 від 10 серпня 2022 року.

Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз (ч. 2 ст. 106 ЦПК України).

Керуючись наданими ст. 106 ЦПК України правами, позивач замовив складання висновку експерта атестованому судовому експерту Жилі Б.В., який має кваліфікацію судового експерта з правом проведення експертиз за спеціальністю: 13.6 «Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями» (Свідоцтво № 31-22/П видане Міністерством юстиції України 17.02.2022 і дійсне до 17.02.2025, стаж експертної роботи з 2006 року, стаж роботи в галузі інтелектуальної власності з 2000 року).

На розгляд судового експерта були поставлені питання: «1. Чи є торговельні марки за свідоцтвами України №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 такими, що можуть ввести в оману щодо вказаних у свідоцтвах товарів 33 класу МКТП та особи їх виробника? 2. Чи є торговельні марки за свідоцтвами України №№ НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 такими, що можуть ввести в оману щодо вказаних у свідоцтвах послуг 35 класу МКТП»..

За результатами проведення експертизи судовим експертом Жилою Б.В. складено висновок експерта №234 від 10 серпня 2022 року, відповідно до якого: «1. Торговельні марки за свідоцтвами України №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, 228224є такими, що можуть ввести в оману щодо вказаних у свідоцтвах товарів 33 класу МКТП та особи їх виробника. 2. Торговельні марки за свідоцтвами України №№ НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 є такими, що можуть ввести в оману щодо вказаних у свідоцтвах послуг 35 класу МКТП».

При цьому, експерт встановив наступне:

Ознайомлення з досліджуваними торговельними марками показує, що одна частина з них являє собою зображення етикеток алкогольних напоїв та зареєстрована для цих товарів 33 класу МКТП (торговельні марки за свідоцтвами України №№ НОМЕР_1, НОМЕР_3, НОМЕР_4), а інша частина має вигляд окремих кадрів телевізійного спонсорського ролику (включає напис «спонсор показу»), містить в своєму складі зображення етикетки алкогольного напою та зареєстрована стосовно послуг 35 класу МКТП, які можуть бути пов`язані з комерційним перерозподілом товарів (рекламування, представлення з метою роздрібного продажу тощо) (торговельні марки за свідоцтвами України №№ НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7).

Відповідно до п.11.1.2 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг ДП «Укрпатент»: «У комбінованому позначенні, що складається з зображувального і словесного елементів, як правило, основним елементом є словесний елемент, оскільки він легше запам`ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення [51]. Особливо сильно ця тенденція простежується у етикетках. Етикетка, як правило, містить у своєму складі оригінальну назву товару, наприклад: «CocaСola», «Біола», «Marlboro», «Аленка»» [10, с.128].

Джерелом «[51]», на яке посилається приведена цитата, є ОСОБА_4 . Експертиза об`єктів промислової власності. - К., «Інститут інтелектуальної власності і права». - К., «Інститут інтелектуальної власності і права», 2006 [11].Згідно з вказаним джерелом: «…етикетка як торговельна марка виконує роль засобу, який привертає увагу споживача, і може розглядатися як засіб, що інформує споживача про наявність у придбаного товару тих або інших характерних властивостей, які задовольняють його потреби і смак. …Етикетка, як правило, містить в своєму складі оригінальну назву товару, наприклад, „Чорні очі", „Фанта", „Столичні", „Червона шапочка".…Етикетка, як правило, містить окрім оригінального позначення (оригінальної назви), обов`язкові вказівки на конкретний вид товару, його найменування (масло, горілка, сигарети, печиво тощо), деякі його кількісні (вага, об`єм) і якісні (міцність) характеристики. Ці елементи, згідно пункту 2 статті 6 Закону є описовими і не можуть мати виключного права, тобто повинні бути дискламовані». [10, с.80].

«…Таким чином, слід розуміти, що, як правило, охороноздатним в словесній частині етикетки є оригінальне, частіше всього фантазійне або випадкове для даного виду товару позначення, що є назвою, яка дозволяє споживачу запам`ятати, а згодом і виділити як якісний (або неякісний) товар з величезної кількості споріднених йому товарів. Наприклад, «Тарас Бульба», « Гетьманська », « Мазепа », «Злата Русь» - горілка; «Бахчисарайській фонтан», « Скіфське » - вина; «Золотий пляж», « Фламінго », « Опал », «Північні» - сигарети; «Торжество», « Отелло », « Дует » - печиво». [10, с.81].

Отже, в складі таких комбінованих (словесно-зображувальних) позначень, як етикетки, оригінальні назви товарів (термін «оригінальна назва товару», застосовується в приведеній цитаті для того, щоб відмежовувати це поняття від прозивної назви товару - його найменування) мають вирішальне значення.

Зважаючи на наведене, для вирішення поставлених перед експертом питань стосовно оманливості торговельних марок за свідоцтвами України №№ НОМЕР_1, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 експертом будуть розглядатись їх елементи, які внаслідок застосування шрифту найбільшого кеглю та центральної позиції на площині етикеток сприймаються в якості оригінальних назв алкогольних напоїв, а саме позначення «THE HIGHLAND FOX».

Відповідно до п. «В» ст. 6 quinquies Паризької конвенції [1]: «Товарні знаки, що підпадають під дію цієї статті, можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними лише в таких випадках: (...) 3. Якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість» [1].

Згідно з п.1 ст.5 Закону [4]: «Правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом».

Підстави для відмови в наданні заявленому позначенню правової охорони наводяться в ст.6 Закону [4]. Відповідно до абз.5 п.2 ст.6 Закону [4] не можуть одержати правову охорону позначення які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Абз.1 п.4.3.1.9. Правил [6] встановлює, що: «До позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності».

Відповідно до методичного джерела [11, с.159]. «Відмінність між помилковими і здатними ввести в оману позначеннями полягає в тому, що перші звичайно створюються з метою отримання невиправданих переваг на ринку певних товарів, тобто фактично такі позначення створюються для умисного обману (наприклад, використання позначення «натуральний» стосовно товарів, виготовлених із замінників). Позначення, здатні ввести у оману звичайно не містять інформації, яка з очевидністю є неправильною, можливість введення споживачів у оману виникає внаслідок виникнення у споживачів певних асоціацій, які не відповідають дійсності».

Згідно з п.10.7.3. Методичних рекомендацій ДП «УІПВ»: «Позначення, що може ввести в оману споживача - це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер» [10].

З приведеного методичного положення експерт зробив висновок, що: - по-перше, оманливість позначення досліджується стосовно тих товарів (послуг), для якого воно призначене або застосовується; - по-друге, має проводитись тест на хибність саме смислового змісту досліджуваного позначення, а не його звучання чи графічного виконання.

Експертом вказано, що відповідно до методичних джерел позначення визнається оманливим або здатним ввести в оману, якщо таким є хоча б один з його елементів.

Зокрема, у п.5.3.3. Методики судової експертизи вказується: «Позначення визнається оманливим або таким, що може ввести в оману, якщо оманливим або таким, що може ввести в оману, є хоча б один з його елементів. …Якщо елементи позначення можна віднести до оманливих або таких, що здатні ввести в оману, але неправдивими, позначення в цілому доцільно визнавати оманливими або такими, що здатне ввести в оману. І навпаки, якщо оманливі або такі, що здатні ввести в оману елементи, сприймаються як правдиві, достовірні вказівки на вид чи характер товару, дані про виробника тощо, вони не можуть бути визнані оманливими або здатними ввести в оману…»[7].

Аналогічне положення наводиться в п.10.7.1. Методичних рекомендацій ДП «Укрпатент», де сказано, що: «Позначення визнається оманливим або таким, що може ввести в оману,якщо оманливим або таким, що може ввести в оману, є хоча б один з його елементів» [10, с.111-112], а також у джерелі [22, с.243], за яким: «…позначення визнається оманливим або таким, що вводить в оману, якщо оманливим або таким, що вводить в оману, є хоча б один із його елементів, які породжують у споживача уявлення про дані через асоціації».

Згідно з таким джерелом, як Звіт про наукову роботу «Методика судово-експертного дослідження знаків для товарів і послуг: «Для того, щоб визначити, чи є заявлене позначення оманливим або здатним ввести в оману, необхідно з`ясувати смислове значення (семантику) кожного його елементу. При цьому, зокрема, виявляються елементи, які відносяться до описових, до географічних назв, і ті, що можуть викликати асоціативне уявлення у споживача про вид товару, його характеристики, відомості про виробника, які не відповідають дійсності.

Як вказується в п.10.7.7. Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг ДП «Укрпатент»: «10.7.7. Якщо позначення включає географічну назву чи її прикметникову форму, то для того щоб отримати відповідь на питання, чи є оманливим позначення, доцільно, в першу чергу, оцінити, чи може воно в принципі щодо заявлених товарів сприйматися як вказівка сприйматися як вказівка на місце виробництва товару і знаходження виробника. Якщо географічна назва не може так сприйматися, тому що є фантазійним позначенням щодо заявленого товару, його недоцільно оцінювати з точки зору оманливості. До таких позначень можуть бути віднесені, наприклад, заявлені українським заявником позначення «АРКТИКА» - для товару «молочні коктейлі», «ПІВНІЧНИЙ ПОЛЮС» - для товару «морозиво», «North pole» - для товару «жувальні гумки» тощо. Якщо ж географічна назва може сприйматися як вказівка на місце виробництва товару і знаходження виробника, доцільно оцінити, чи не є вона оманливою. Географічна назва не визнається оманливою, якщо вона є назвою місця виробництва і знаходження виробника. І навпаки, якщо географічна назва не є місцем виробництва або збуту товару і знаходження виробника, але може бути так сприйнятою, вона відповідно може бути визнана оманливою».

Далі при детальному дослідженні семантичного значення слова «HIGHLAND» експертом було встановлено, що позначення « HIGHLAND », серед іншого, є топонімом - назвою місця, а саме регіону (адміністративного-територіального утворення) на території Шотландії, причому цей регіон є найбільшою адміністративною одиницею у Сполученому Королівстві та займає майже одну третину загальної площі Шотландії.

У такому методичному джерелі, як НР «Методика судово-експертного дослідження знаків для товарів і послуг (торговельних марок)», серед іншого, зазначається: «Якщо позначення включають елементи, які являють собою географічні назви, при вирішенні питання щодо їх оманливості або здатності введення у оману, необхідно оцінити, чи може такий елемент стосовно визначених товарів сприйматися як вказівка на місце виробництва товару та/або знаходження виробника. …При цьому ймовірність введення споживача в оману через асоціацію тим більше, чим вища репутація об`єкту (в т.ч. - географічного), відтвореного у словесній або графічній формі у позначенні.».

Експерт зазначив, що оскільки позначення « HIGHLAND » є географічною назвою, а саме власною назвою адміністративно-територіального утворення, розташованого у Шотландії (Сполучене Королівство Британії та Північної Ірландії), воно здатне сприйматись як вказівка на відповідне місце виробництва товару та/або знаходження його виробника.

Як видно з приведених положень, шотландський регіон Highland входить до п`яти захищених регіонів та місцевостей, найменування яких національним законодавством Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, а також ЄС заборонено згадувати на етикетках шотландського віскі, якщо його не дистильовано у відповідному місці.

Таким чином, експерт зазначає, що: - позначення « HIGHLAND » є географічною назвою, а саме власною назвою адміністративно-територіального утворення - регіону, розташованого у Шотландії (Сполучене Королівство Британії та Північної Ірландії); - регіон з назвою Хайленд (Highland) має репутацію місця виготовлення шотландського віскі.

В зв`язку з цим, включення елементу у вигляді слова «HIGHLAND» до складу зареєстрованих стосовно товарів 33 класу МКТП (алкогольних напоїв) торговельних марок може викликати враження про те, що ці товари є шотландським віскі з регіону Хайленд з властивими йому якістю та репутацією або є напоями, виготовленими на його основі, а також про те, що виробник цих товарів знаходиться та/або має потужності з їх виробництва у шотландському регіоні Хайленд (Highland).

Сукупність вказаних обставин обумовлює те, що присутність в складі торговельних марок за свідоцтвами України №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 елементу у вигляді слова «HIGHLAND» здатна викликати помилкове враження про вид, якість та географічне походження наведених у свідоцтвах товарів 33 класу МКТП, а також про місцезнаходження їх виробника або його виробничих потужностей.

Ознайомлення з торговельними марками за свідоцтвами України №№ НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 показує, що всі вони містять спільні елементи, у вигляді спрощеного зображення торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1, що, водночас, являє собою і спрощене зображення етикетки алкогольного напою - настоянки «ЗЕ ХАЙЛЕНД ФОКС» з написом крупним шрифтом «THE HIGHLAND FOX».

За таких умов, при використанні торговельних марок за свідоцтвами України №№ НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 стосовно наведених у свідоцтвах послуг 35 класу МКТП може виникнути помилкове враження про те, що ці послуги стосуються організації комерційного розподілу (реклама, просування, пропонування для продажу тощо) такого товару, як шотландський віскі, з регіону Хайленд з властивими йому якістю та репутацією, або напоїв, виготовлених на його основі.

За результатами проведення експертизи експерт прийшов до висновку, що з торговельні марки за свідоцтвами України №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 є такими, що можуть ввести в оману щодо вказаних у свідоцтвах товарів 33 класу МКТП та особи їх виробника. Торговельні марки за свідоцтвами України №№ НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 є такими, що можуть ввести в оману щодо вказаних у свідоцтвах послуг 35 класу МКТП.

Згідно з ч. 5 ст. 106 ЦПК України у висновку експерта зазначається, що висновок виготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

Як вбачається зі змісту висновку, а саме першого та другого аркушів, судовим експертом Жилою Б.В. зазначено, що висновок підготовлено для подання у справі № 757/68189/21-ц, а також те, що судовий експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок відповідно до ст. 384 КК України.

Згідно зі ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами, зокрема, висновками експертів.

Відповідно до ст. 77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.

Згідно зі ст. 81 ЦПК України обов`язки доказування і подання доказів кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Таким чином, наданий позивачем висновок експерта № 234 від 10 серпня 2022 року є належним та допустимим доказом у справі, оскільки відповідає вимогам ст.106 ЦПК України, не викликає сумніву у його правильності, наданий в межах компетенції експерта, ґрунтується на методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів справи, є чітким, логічним, послідовним і відповідає фактичним даним справи.

Крім того, даний висновок не спростовано відповідачами та третьою стороною у справі.

Оцінивши висновок № 234 від 10 серпня 2022 року за правилами ст. 89 ЦПК України, суд не знайшов обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи, а тому суд приймає його до уваги при постановленні даного рішення у справі.

Також судом надано оцінку наданому позивачем до матеріалів справи клопотанням від 17 жовтня 2022 року звіту від 04 жовтня 2022 року про соціологічне опитування «Сприйняття споживачами назв міцних алкогольних напоїв «THE HIGHLAND FOX», «ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_4», що було проведено з 25 серпня по 15 вересня 2022 року Дослідницькою компанією «Ю.С.С.».

За результатами проведеного дослідження, 74,2% опитаних споживачів (представники досліджуваної цільової аудиторії - мешканці міст України з населенням понад 100 тис. осіб, віком від 18 до 65 років, які споживали та/або придбавали міцні алкогольні напої принаймні один раз протягом року перед датою проведення опитування) вважають, що продукція «THE HIGHLAND FOX», «ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_4», зображення якої були їм продемонстровані, належить до таких алкогольних напоїв як віскі. Також 58,9% опитаних споживачів відповіли, що думають про Шотландію як країну походження продукції, коли бачать назву «HIGHLAND» на етикетках продукції «THE HIGHLAND FOX», «ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Оцінюючи вказаний звіт суд приходить до висновку, що він додатково підтверджує позицію позивача, що позначення «HIGHLAND», «THE HIGHLAND FOX», «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_4» є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, їх географічного походження або особи, яка виробляє товар.

Вказаний звіт є належним та допустимим доказом, оскільки стосується обставин, якими позивач обґрунтовує свою позицію щодо оманливості зареєстрованих відповідачами позначень. Доводи представника відповідачів про сумнівність результатів соціологічного опитування не заслуговують на увагу, оскільки представником не надано доказів порушення методології проведення дослідження або можливого впливу на об`єктивність такого дослідження.

На спростування доводів позивача представниками ОСОБА_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРУС-МЕДІА», Товариства з обмеженою відповідальністю «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» та УКРНОІВІ зазначено про відповідність оскаржуваних торговельних марок умовам надання правової допомоги. В підтвердження цього зазначено, що такі успішно пройшли кваліфікаційну експертизу, маркована ними продукція пройшла сертифікацію, а отже, оскаржувані торговельні марки не можуть вводити в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу та географічного походження такого товару. Окрім того, Південно-східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України прийнято рішення у справі № 127-26.4/79-19 про відсутність в діях ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» порушень вимог ст.15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» у вигляді поширення на етикетках настоянок «The Highland Fox», «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_4» та на сайті в мережі інтернет інформації, що вводить в оману.

Суд критично оцінює зазначені доводи, оскільки товарами, відносно яких зареєстровані торговельні марки за свідоцтвами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, є товари 33 класу МКТП «алкогольні напої», в тому числі, віскі. При цьому, як було підтверджено наданим позивачем висновком експерта т звітом щодо зазначених товарів існує високий ризик, що позначення «HIGHLAND» буде сприйняте споживачем як вказівка саме на шотландський географічний регіон, оскільки географічні регіони «HIGHLAND», що знаходяться в інших країнах, не пов`язані із виробництвом алкогольних напоїв, зокрема, віскі. Також законодавство не обмежує особу в оскарженні свідоцтва на торговельну марку за умови її невідповідності умовам надання правової охорони навіть за умови успішного проходження кваліфікаційної експертизи. Норми законодавства, що регулюють порядок сертифікації алкогольної продукції, також не встановлюють відповідність торговельних марок умовам надання правової охорони за умови проходження сертифікації продукцією, що маркується такими торговельними марками.

Також судом не беруться до уваги посилання відповідачів на наявність рішення у справі, що розглядається у Південно-східному міжобласному територіальному відділенні АМК України. Зокрема, у згаданій справі досліджується наявність порушень у діях ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» вимог ст.15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» у вигляді поширення на етикетках настоянок «The Highland Fox», «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_4» та на сайті в мережі інтернет інформації, що вводить в оману. В той час, як в рамках судової справи досліджується відповідність оскаржуваних торговельних марок умовам надання правової охорони. Таким чином, у вказаних справа різний суб`єктний склад, предмет дослідження та регулююче законодавство. Окрім того, наявними у матеріалах справи доказами не підтверджено факт прийняття остаточного рішення Південно-східним міжобласним територіальним відділення Антимонопольного комітету України у справі № 127-26.4/79-19.

Суд також критично відноситься до наданого представником ОСОБА_1 висновку № 83/22 від 08 серпня 2022 року за результатами експертизи у сфері інтелектуальної власності, складеного експертами Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Відповідно до зазначеного висновку № 83/22 від 08 серпня 2022 року:

1. Позначення «HIGHLAND», як частина словесної частини позначень «THE HIGHLAND FOX», «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_4», «THE HIGHLAND FOX.СПРАВЖНІЙ ЛИС ЗАВЖДИ НА ВИСОТІ. СПОНСОР ПОКАЗУ», включених до складу комбінованих торгівельних марок за свідоцтвами України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 11.04.2016 року, НОМЕР_2 від 11.04.2016 року, НОМЕР_3 від 12.06.2017 року, НОМЕР_4 від 26.06.2017 року, НОМЕР_5 від 26.12.2018 року, НОМЕР_6 від 26.12.2018 року, НОМЕР_7 від 25.01.2019 року, щодо заявлених товарів/послуг не можуть сприйматися споживачами в Україні як вказівка на місце виробництва товару/послуги знаходження виробника/надавача послуг.

2. Позначення «HIGHLAND», «THE HIGHLAND FOX», «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_4», «THE HIGHLAND FOX.СПРАВЖНІЙ ЛИС ЗАВЖДИ HA ВИСОТІ. СПОНСОР ПОКАЗУ», включені до складу комбінованих торгівельних марок за свідоцтвами України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 11.04.2016 року, НОМЕР_2 від 11.04.2016 року, НОМЕР_3 від 12.06.2017 року, НОМЕР_4 віл 26.06.2017 року, НОМЕР_5 від 26.12.2018 року, НОМЕР_6 від 26.12.2018 року, НОМЕР_7 від 25.01.2019 року, не можуть скласти у споживача в Україні оманливі уявлення щодо походження заявлених товарів/послуг з Шотландії, зокрема з географічного регіону HIGHLAND (ХАЙЛЕНД).

3. Позначення «HIGHLAND», «THE HIGHLAND FOX», «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_4», «THE HIGHLAND FOX.СПРАВЖНІЙ ЛИС ЗАВЖЛИ HA ВИСОТІ. СПОНСОР ПОКАЗУ», включені до складу комбінованих торгівельних марок за свідоцтвами України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 11.04.2016 року, НОМЕР_2 від 11.04.2016 року, НОМЕР_3 від 12.06.2017 року, НОМЕР_4 від 26.06.2017 року, НОМЕР_5 від 26.12.2018 року, НОМЕР_6 від 26.12.2018 року, НОМЕР_7 від 25.01.2019 року, не є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару/послуги, їх географічного походження або особи, яка виробляє товар або надає послугу в Україні.

4. Сукупність словесних та графічних позначень, включених до складу комбінованих торгівельних марок за свідоцтвами України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 11.04.2016 року, НОМЕР_2 від 11.04.2016 року, НОМЕР_3 від 12.06.2017 року, НОМЕР_4 від 26.06.2017 року, НОМЕР_5 від 26.12.2018 року, НОМЕР_6 від 26.12.2018 року, НОМЕР_7 від 25.01.2019 року, не є оманливою або такою, що може ввести в оману щодо товару/послуги, їх географічного походження або особи, яка виробляє товар або надає послугу в Україні.

Надаючи оцінку вказаному висновку експертів № 83/22 від 08 серпня 2022 року, суд виходить з наступного.

Згідно зі ст. 78 ЦПК України суд не бере до уваги докази, що одержані з порушенням порядку, встановленого законом. Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів) (ч. 1-3 ст. 89 ЦПК України).

Вимоги до висновку експерта встановлені ст. 102 ЦПК України, відповідно до якої висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством; предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань; предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

Відповідно до п. 1.4., абз.3 п. 4.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08 жовтня 1998 року (далі - Інструкція), з метою виконання певного експертного завдання експертами застосовуються відповідні методи дослідження, методики проведення судових експертиз. Дослідницька частина висновку повинна включати відомості про застосовані методи (методики) дослідження, умови їх застосовування.

Як вбачається із змісту висновку, при вирішенні питання № 1 експерти, всупереч наведеним приписам, не використовували жодної методики.

Відповідно до ч.1 ст. 102 ЦПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

Всупереч наведеному при вирішенні питання № 1 експертами аналіз розглянутих матеріалів справи не проводився, а обмежився описом та цитуванням матеріалів.

На сторінках 19-33 висновку експертів № 83/22 від 08 серпня 2022 року наводиться інформація про настоянки «THE HIGHLAND FОХ», «THE HIGHLAND FОХ BLACK», «THE HIGHLAND FОХ WHITE HONEY» включно з описом їх етикеток і контретикеток. В подальшому, на сторінках 33-34 робиться висновок, що позначення «HIGHLAND» із оскаржуваних торговельних марок не може сприйматися споживачами в Україні як вказівка на місце виробництва товарів і знаходження виробника, враховуючи, зокрема «…представлення продукту в цілому, а саме зазначення на етикетках, контретикетках та на сайті виробника продукції інформації щодо продукту: «настоянка», смакових якостей продукту, складу продукту, виробника та його адреси, замовника виробництва».

Таким чином, експертами підмінено об`єкти дослідження, оскільки замість зображень спірних торговельних марок розглядались зображення етикеток та контретикеток алкогольних напоїв «THE HIGHLAND FОХ». Вказане є порушенням п.4 ст.5 Закону, оскільки експертами надано висновок з урахуванням позначень, відсутніх на зображеннях оскаржуваних торговельних марок.

При наданні висновків з питань 2, 3, 4 експертами застосовано Методику проведення експертних досліджень, пов`язаних із засобами індивідуалізації (реєстраційний код 13.6.01 від 23 березня 2018 року), Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом ДП «Укрпатент» від 07 квітня 2014 року № 91, Звіт про НДР «Методика судово-експертного дослідження знаків для товарів і послуг (торговельних марок)».

Зокрема, питання експертизи позначень, які являють собою географічні назви, врегульовано Методичними рекомендаціями ДП «Укрпатент», а саме: «10.7.7. Якщо позначення включає географічну назву чи її прикметникову форму, то для того щоб отримати відповідь на питання, чи є оманливим позначення, доцільно, в першу чергу, оцінити, чи може воно в принципі щодо заявлених товарів сприйматися як вказівка на місце виробництва товару і знаходження виробника. Якщо географічна назва не може так сприйматися, тому що є фантазійним позначенням щодо заявленого товару, його недоцільно оцінювати з точки зору оманливості. До таких позначень можуть бути віднесені, наприклад, заявлені українським заявником позначення «АРКТИКА» - для товару «молочні коктейлі», «ПІВНІЧНИЙ ПОЛЮС» - для товару «морозиво», «North pole» - для товару «жувальні гумки» тощо. Якщо ж географічна назва може сприйматися як вказівка на місце виробництва товару і знаходження виробника, доцільно оцінити, чи не є вона оманливою. Географічна назва не визнається оманливою, якщо вона є назвою місця виробництва і знаходження виробника. І навпаки, якщо географічна назва не є місцем виробництва або збуту товару і знаходження виробника, але може бути так сприйнятою, вона відповідно може бути визнана оманливою».

Відповідно до застосованого експертами НДР «Методика судово-експертного дослідження знаків»: «При цьому ймовірність введення споживача в оману через асоціацію тим більше, чим вища репутація об`єкту (в т.ч. - географічного), відтвореного у словесній або графічній формі у позначенні».

З наведених експертами у висновку географічних об`єктів з назвою Highland, лише шотландський регіон Highland має репутацію місця виробництва алкогольного напою - шотландського віскі.

В той же час, попри вказівки на застосування зазначених вище методик, позначення «HIGHLAND» в якості географічної назви експертами не розглядалося, що призвело до порушення приписів обраних ними методик дослідження при наданні відповідей на питання 2, 3, 4.

Частиною третьою статті 72 ЦПК України визначено, експерт зобов`язаний дати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на поставлені йому питання.

Стаття 12 Закону України «Про судову експертизу» встановлює, що незалежно від виду судочинства та підстави проведення експертизи судовий експерт зобов`язаний провести повне дослідження і дати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок.

Таким чином, проаналізувавши висновок експертів № 83/22 від 08 серпня 2022 року суд вважає, що такий не може вважатися належним та допустимим доказом, оскільки є необґрунтованим, складеним з порушенням порядку проведення дослідження та обраних методик.

Відповідачі також вказують, що позначення «THE HIGHLAND FOX», «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_4» не є оманливими чи такими, що вводять в оману щодо товару, його географічного походження або особи, що виробляє товар, що підтверджується висновком експерта Сопової К.А. №72-04/21 від 01 квітня 2021 року, а також висновком експертизи № 086/21 від 25 жовтня 2021 року,складених у справі № 127-26.4/79-19, що слухається Південно-східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України.

Відповідно до ч.1 ст. 77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.

Згідно з ч.1 ст. 78 ЦПК України суд не бере до уваги докази, що одержані з порушенням порядку, встановленого законом.

Відповідно до ч.1 ст. 79 ЦПК України достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.

Предметом справи, що розглядається Адміністративною колегією Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, є заява Хайленд Дістіллері Лімітед про вчинення ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «ЗЛАТОГОР» порушення, передбаченого ст. 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» у вигляді поширення інформації, що вводить в оману. Питання недійсності свідоцтв на оскаржувані торговельні марки Адміністративною колегією Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України не досліджується. Відповідно, у висновку експерта №72-04/21 від 01 квітня 2021 року, а також у висновку експертизи № 086/21 від 25 жовтня 2021 року досліджувалося питання оманливості позначень, розміщених на алкогольних напоях.

Таким чином, у вказаних справах є різні предмети, а складені у них висновки стосуються різних за змістом питань.

Окрім того, зазначені висновки не були складені на замовлення учасника судової справи або на підставі ухвали суду, що є порушенням ч. 3 ст. 102 ЦПК України. Також, вони не складалися для подачі до суду, як це вимагає ч.5 ст. 106 ГПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 78 ЦПК України, суд не бере до уваги докази, що одержані з порушенням порядку, встановленого законом.

Таким чином, суд вважає висновки експерта №72-04/21 від 01 квітня 2021 року, а також висновок експертизи № 086/21 від 25 жовтня 2021 року неналежними доказами у даній справі.

Крім того, представником відповідача ОСОБА_1 було заявлено про пропуск позовної давності позивачем. Зокрема зазначено, що настоянки «THE HIGHLAND FOX» почали вироблятися ще з грудня 2014 року. Окрім того, позивач є заявником у справі, що слухається Адміністративною колегією Південно-східного міжобласного територіального відділення АМК України про вчинення ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «ЗЛАТОГОР» порушення, передбаченого ст. 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Відтак, позивач міг знати про факт реєстрації оскаржуваних торговельних марок задовго до подачі позову.

Суд критично оцінює вказані доводи з огляду на таке. Як вбачається з матеріалів справи, оскаржувані торговельні марки були зареєстровані значно пізніше дати випуску алкогольної продукції «THE HIGHLAND FOX». Окрім того, в матеріалах справи відсутні будь-які докази того, що алкогольна продукція «THE HIGHLAND FOX» містить на собі інформацію про оскаржувані торговельні марки, а відтак, позивач міг дізнатися про факти їх реєстрацій з моменту випуску у продаж настоянок «THE HIGHLAND FOX». Також відповідачем не надано доказів того, що у справі про захист від недобросовісної конкуренції досліджувалися питання використання оскаржуваних торговельних марок.

У матеріалах справи є надані позивачем виписки щодо оскаржуваних торговельних марок, видані УКРПАТЕНТОМ на запит позивача станом на 03 червня 2021 року. Інших доказів, які б свідчили про обізнаність позивача з фактом реєстрації оскаржуваних торговельних марок до цієї дати матеріали справи не містять.

Таким чином, суд приходить до висновку про подачу позовної заяви в межах визначеної законом позовної давності. Відповідно, відсутні підстави для задоволення заяви представника ОСОБА_1 про відмову у позові з підстав пропуску позовної давності.

Отже, оцінюючи матеріали справи у їх сукупності, суд дійшов висновку, що торговельні марки за свідоцтвами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 є такими, що не відповідають умовам надання правової допомоги відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону, оскільки можуть ввести в оману щодо товару, послуги та особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що позовні вимоги щодо визнання недійсними свідоцтв України № НОМЕР_1 , НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 - підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 19 Закону при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними НОІВ повідомляє про це у своєму Бюлетені. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності з дати, наступної за датою подання заявки..

В силу п. 2.3., 2.4. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 року № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково, а підставою для внесення відомостей до реєстру є рішення судових органів.

Враховуючи викладене, також підлягають задоволенню похідні вимоги позивача про зобов`язання Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтв України НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 133 ЦПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Відповідно до ч. 3 ст. 133 ЦПК України до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати: на професійну правничу допомогу; пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Згідно із Законом України «Про судовий збір» у разі коли в позовній заяві об`єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

Відповідно до ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. У разі задоволення позову - на відповідача.

Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: у разі задоволення позову - на відповідача (п. 1 ч. 2 ст. 141 ЦПК України).

Як вбачається з матеріалів справи, сума судових витрат, які Позивач поніс у зв`язку із розглядом справи, складає:

Судового збору за подання позовної заяви немайнового характеру у розмірі 31 780 грн.

Витрат, понесених у зв`язку з проведенням судової експертизи згідно з висновком судового експерта Жили Б.В. № 234 від 10 серпня 2022 року у розмірі 27 937, 96 грн., про що було заявлено у клопотання про приєднання висновку до матеріалів справи.

Разом сума понесених витрат у зв`язку з розглядом справи складає 59 717, 96 грн.

Відповідно до п. 69 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17 жовтня 2012 року, у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково господарський суд не має права покладати судовий збір та інші судові витрати на Державну службу інтелектуальної власності України, якщо останню було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено нею згідно з чинним законодавством.

Враховуючи вказане, суд вважає, що судові витрати позивача, понесені ним під час розгляду справи підлягають стягненню з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРУС-МЕДІА» у рівних частинах, тобто з кожного по 15 929,50 грн.

Керуючись ст. 420, 492, 494, 499 ЦК України, ст. 5-7, 16, 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. 4, 5, 12, 13, 72, 76-81, 89, 102, 106, 133, 141, 259, 263-265, 273, 354, 355 ЦПК України, суд,

ВИРІШИВ:

Позов Хайленд Дістіллерс Лімітед (HIGHLAND DISTILLERS LIMITED) до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРУС-МЕДІА», Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), третя особа - Товариство з обмеженою відповідальністю «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор», про визнання недійсним свідоцтв України на торговельні марки № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7 та зобов`язати вчинити дії - задовольнити повністю.

Визнати недійсними повністю свідоцтва України на торговельні марки НОМЕР_1 від 11 квітня 2016 року, НОМЕР_2 від 11 квітня 2016 року, НОМЕР_3 від 12 червня 2017 року, НОМЕР_4 від 26 червня 2017 року, НОМЕР_5 від 26 грудня 2018 року, НОМЕР_6 від 26 грудня 2018 року, НОМЕР_7 від 25 січня 2019 року.

Зобов`язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ) (, адреса: м. Київ, вул. Глазунова, 1) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтв України на торговельні марки НОМЕР_1 від 11 квітня 2016 року, НОМЕР_2 від 11 квітня 2016 року, НОМЕР_3 від 12 червня 2017 року, НОМЕР_4 від 26 червня 2017 року, НОМЕР_5 від 26 грудня 2018 року, НОМЕР_6 від 26 грудня 2018 року, НОМЕР_7 від 25 січня 2019 року та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Стягнути з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) судові витрати на користь Хайленд Дістіллерс Лімітед (HIGHLAND DISTILLERS LIMITED) (100 Квін Стріт, Гразго, Шотландія, G1 3DN (100 Queen Street, Glasgow, Scotland, G1 3DN)) у розмірі 15 929,50 грн.

Стягнути з ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ) судові витрати на користь Хайленд Дістіллерс Лімітед (HIGHLAND DISTILLERS LIMITED) (100 Квін Стріт, Гразго, Шотландія, G1 3DN (100 Queen Street, Glasgow, Scotland, G1 3DN)) у розмірі 15 929,50 грн.

Стягнути з ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ) судові витрати на користь Хайленд Дістіллерс Лімітед (HIGHLAND DISTILLERS LIMITED) (100 Квін Стріт, Гразго, Шотландія, G1 3DN (100 Queen Street, Glasgow, Scotland, G1 3DN)) у розмірі 15 929,50 грн.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРУС-МЕДІА» (08322, Київська обл., Бориспільський р-н, село Проліски, вул. Промислова, буд. 9, ) судові витрати на користь Хайленд Дістіллерс Лімітед (HIGHLAND DISTILLERS LIMITED) (100 Квін Стріт, Гразго, Шотландія, G1 3DN (100 Queen Street, Glasgow, Scotland, G1 3DN)) у розмірі 15 929,50 грн.

Повне рішення суду складено 13 березня 2023 року.

Рішення суду може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення не було вручене у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Суддя