П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2023 року місто Київ

справа № 761/20710/21

провадження№22-ц/824/4764/2023

Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ: судді-доповідача - Шкоріної О.І., суддів - Поліщук Н.В., Соколової В.В., за участю секретаря судового засідання - Онопрієнко К.С.,

сторони:

позивач - ОСОБА_1

відповідач - ПрАТ «Галіція Дистилері»

відповідач - Державна організація «Український Національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства «Галіція Дистилері»

на рішення Шевченківського районного суду м.Києва від 16 травня 2022 року, ухвалене у складі судді Мальцева Д.О.,

у справі за позовом ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства «Галіція Дистилері», Державної організації «Український Національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», треті особи: Приватне акціонерн6е товариство «Львівський лікеро-горілчаний завод», ОСОБА_2 про визнання недійсним свідоцтва про право на знак для товарів і послуг, заборону використання знаку для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії,-

В С Т А Н О В И В :

У червні 2021 року позивач ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до відповідачів про визнаннянедійсним свідоцтва про право на знак для товарів і послуг, заборону використання знаку для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії.

Позов обґрунтовано тим, що позивач є власником знаку для товарів і послуг (торговельної марки) «ІНФОРМАЦІЯ_1» на підставі свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 , що видане Державною службою інтелектуальної власності України 27 січня 2014 року та Договору № 1 про передачу права власності на знак для товарів і послуг від 6 липня 2015 року.

Згідно свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 , що видане Державною службою інтелектуальної власності України, власником знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для товарів класів 16,30, 33, 34, 37, 39 та 45 МКТП на момент видачі такого свідоцтва був ОСОБА_2 , який реалізував своє право на розпорядження правами інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, уклав з позивачем договір № 1 про передачу права власності на знак для товарів і послуг від 6 липня 2015 року.

Відповідно до п.1.1 договору власник передає правонаступнику право власності на знак для товарів і послуг, що належить йому відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 , у повному обсязі, в тому числі всі виключні майнові права, а правонаступник приймає право власності на знак у повному обсязі, в тому числі всі виключні майнові права, від власника, в порядку передбаченому цим Договором. В результаті передачі прав за цим Договором власником знака стає позивач.

Пунктом 1.2 договору визначено, що передача права власності на знак поширюється для всіх вказаних у свідоцтві для товарів і послуг, класифікованих згідно МКТП - кл. 16,30, 33, 34, 37, 39 та 45.

Між позивачем («ліцензіар») та ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» 1 вересня 2015 року укладено ліцензійний договір № 1/15 на право користування знаком для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відповідності до п.1.1 якого, беручи до уваги, що Ліцензіар володіє виключним правом на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3 на підставі договору № 1 про передачу права власності на знак для товарів і послуг від 6 липня 2015 року, ліцензіар надає ліцензіату на строк дії свідоцтва за винагороду невиключну ліцензію на використання знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для товарів класів 16,30, 33, 34, 37, 39 та 45 МКТП.

ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» виробляє лікеро-горілчані вироби та використовує знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для позначення відповідних алкогольних напоїв (горілки) - клас 33 згідно МКТП, що підтверджується сертифікатами відповідності, виданими ДП «Львівстандартметрологія».

Позивач дізнався про порушення своїх інтелектуальних прав на торговельну марку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у торговельній мережі здійснюється продаж алкогольних напоїв - коньяку під торговельною маркою «Alt Lemberg», який виробляє та реалізовує відповідач ПрАТ «Галіція Дистилері».

Позивачу стало відомо, що зазначену торговельну марку відповідач використовує на підставі свідоцтва на знак № НОМЕР_2 , виданого Державною службою інтелектуальної власності України 25 листопада 2016 року. У відповідності до зазначеного свідоцтва відповідачем було зареєстровано право інтелектуальної власності на знак « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для товарів 33 класу МКТП.

Оскільки знак для товарів і послуг № АДРЕСА_1 », який використовує відповідач, є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг № НОМЕР_3 «ІНФОРМАЦІЯ_1», право власності на який зареєстровано за позивачем раніше і який використовується для аналогічних товарів - алкогольних напоїв (крім пива) - 33 клас МКТП, це може ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє в Україні товар класу 33 МКТП під торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 . Така діяльність відповідача порушує виключні права позивача як власника об`єкта інтелектуальної власності.

Посилаючись на зазначені обставини, позивач просив позов задовольнити, визнати недійсним повністю свідоцтво України № НОМЕР_2 ; заборонити відповідачу використання знаку для товарів і послуг.

Рішенням Шевченківського районного суду м.Києва від 16 травня 2022 року позов ОСОБА_1 задоволено.

Не погоджуючись з зазначеним рішенням, представник відповідача подав апеляційну скаргу, в який просив рішення суду першої інстанції скасувати і ухвалити нове судове рішення, яким позивачу відмовити у задоволенні позову. В апеляційній скарзі зазначає, що рішення є незаконним та необґрунтованим.

Судом неповно з`ясовані обставини, що мають значення для справи, внаслідок не зупинення судом першої інстанції провадження у справі № 761/20710/21 до набрання законної сили судовим рішенням у справі № 751/13390/21-ц. ( у випадку припинення дії Свідоцтва № НОМЕР_3 за результатами розгляду позову відповідача про припинення свідоцтва у зв`язку з невикористанням позивачем знака безперервно протягом п`яти років) позивач втратить право на судовий захист своїх прав інтелектуальної власності. Суд першої інстанції невмотивовано відхилив висновок експерта, наданого відповідачем.

Суд першої інстанції відхилив висновок експерта Сопової К.А. від 3 грудня 2021 року, наданий відповідачем, пославшись на те, що цей висновок не відповідає вимогам до висновків судових експертиз, відтак не може слугувати джерелом доказів. При цьому суд першої інстанції послався на висновки Рецензії від 18 січня 2022 року від 18 січня 2022 року. Внаслідок необґрунтованого відхилення судом першої інстанції висновку експерта Сопової К.А., складеного на замовлення відповідача, з одного боку, і прийняття до уваги наданого позивачем висновку експертів, підготовленого в межах іншої справи, та наданої позивачем рецензії, яка є недопустимим доказом, з іншого боку, - відповідача позбавлено права на змагальність судового процесу.

Крім того, апелянт зазначає, що обставини щодо надання позивачем дозволу ПрАТ «ЛЛГЗ» на використання знака на підставі свідоцтва № НОМЕР_1 , а також обставини щодо використання позивачем та ПрАТ «ЛЛГЗ» знака на підставі свідоцтва позивачем у цій справі не доведені, і відповідачем не визнані. Такі обставини є предметом розгляду у справі №757/13390/21.

У відзиві на апеляційну скаргу представник ОСОБА_1 адвокат Євстратенко С.Ю. просила апеляційну скаргу залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції як законне і обґрунтоване залишити без змін. У відзиві, зокрема, зазначає про те, що у даній справі зібрані докази дозволяють оцінити усі обставини, які є предметом судового розгляду, а тому в силу положень п.6 ч.1 ст.251 ЦПК України, за таких умов, суд не може посилатись на об`єктивну неможливість розгляду даної справи до вирішення іншої справи. Суд першої інстанції, з дотриманням положень ст.89 ЦПК України, вмотивовано відхилив висновок експерта Сопової від 3 грудня 2021 року.

Представник ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод подав аналогічний відзив за змістом відзиву адвоката Євстратенко С.Ю. - представника ОСОБА_1 .

В судове засідання треті особи не з`явилися, про місце, день і час засідання суду були повідомлені, причини своєї неявки не повідомили, у зв`язку з чим колегія суддів вважала за можливе розглянути справу у їх відсутність відповідно до вимог ч.2 ст.372 ЦПК України.

Представник ПрАТ «Галіція Дистилері» - Турка А.С. апеляційну скаргу підтримала і просила її задовольнити. Представник Державної організації «Український Національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» Фінагіна В.Б. апеляційну скаргу підтримала і просила її задовольнити.

Представник ОСОБА_1 адвокат Євстратенко С.Ю. проти доводів апеляційної скарги заперечувала і просила рішення суду першої інстанції як законне і обґрунтоване залишити без змін.

Заслухавши доповідь судді Шкоріної О.І., вислухавши пояснення осіб, які з`явилися в судове засідання, перевіривши законність і обґрунтованість ухваленого у справі рішення в межах доводів апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції дійшов наступного.

Судом установлено, що 27 січня 2014 року в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, зареєстровано свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 .

Згідно договору № 1 про передачу права власності на знак для товарів і послуг від 6 липня 2015 року вбачається, що власник ОСОБА_2 передав правонаступнику ОСОБА_1 право власності на знак для товарів і послуг, що належить йому відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 , що видане Державною службою інтелектуальної власності України 27 січня 2014 року, у повному обсязі, в тому числі всі виключні майнові права, а правонаступник приймає право власності на знак у повному обсязі, в тому числі всі виключні майнові права, від власника, в порядку передбаченому цим Договором. Тобто передача права власності на Знак поширюється на всі вказані у свідоцтві товари і послуги, кваліфіковані згідно МКТП - кл.16, 30, 33, 34, 37, 39 та 45.

В результаті передачі прав за цим договором власником знака став ОСОБА_1 .

Із рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 3 вересня 2015 року вбачається, що Державна служба інтелектуальної власності України розглянула заяву правонаступника власника свідоцтва № НОМЕР_1 від 27 січня 2014 року, та прийняла рішення опублікувати в офіційному бюлетені Промислова власність та внести до Державного реєстру свідоцтва України на знак для товарів і послуг відомості про передачу права власності на знак, відповідно до яких право власності на знак для товарів і послуг класів 16,30, 33, 34, 37, 39, 45, на які зареєстровано знак, свідоцтво України № НОМЕР_1 , передається власником свідоцтва ОСОБА_2 - ОСОБА_1 .

Згідно виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 25 вересня 2015 року вбачається, що ОСОБА_1 є власником свідоцтва № НОМЕР_1 від 27 січня 2014 року на знак для товарів і послуг (торговельної марки) «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Відповідно до Ліцензійного договору № 1/15 на право користування знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» від 1 вересня 2015 року, укладеного між ОСОБА_1 та ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод», ОСОБА_1 володіє виключним правом на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3, на підставі свідоцтва видане Державною службою інтелектуальної власності України 27 січня 2014 року та Договору № 1 про передачу права власності на знак для товарів і послуг від 6 липня 2015 року, ОСОБА_1 надає ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» на строк дії свідоцтва № НОМЕР_3 від 27 січня 2014 року за винагороду невиключну ліцензію на використання знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно товарів і послуг класифікованих згідно МКТП - кл.16, 30, 33, 34, 37, 39 та 45.

ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» виробляє лікеро-горілчані вироби та використовує знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для позначення відповідних алкогольних напоїв (горілки) клас 33 згідно МКТП, що підтверджується сертифікатами відповідності, виданими ДП «Львівстандартметрологія».

25 листопада 2016 року Державною службою інтелектуальної власності України, ПрАТ Галіція Дистилері видано свідоцтво України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Із висновку експертів № 035/20 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 26 червня 2020 року, наданого ОСОБА_1 , вбачається, що: 1) знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 25 листопада 2016 року є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 27 січня 2014 року щодо товарів 33 класу МКТП; 2) знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 25 листопада 2016 року є таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє в Україні товари 33 класу МКТП під знаком для товарів і послуг (торговельною маркою) «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 27 січня 2014 року.

На підставі проведених досліджень експертами зроблені висновки про те, що досліджувані знаки для товарів і послуг за наявністю близьких до спів падіння звуків, розташуванням близьких звуків і звукосполучень по відношенню один до одного та за рахунок повного входження знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_1» у складі знаку для товарів і послуг № НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_2» є схожими за фонетичною ознакою.

При дослідженні семантичних позначень спірних знаків для товарів і послуг, експертами виявлено подібність закладених і у позначеннях понять, ідей (стара назва міста України), а також збіг одного з елементів позначень, на який припадає логічний наголос і який має самостійне значення (слово «Лемберг» - іменник) та зроблено висновок про схожість знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_1» зі знаком для товарі і послуг № НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_2» за семантичними ознаками.

Також, шляхом зіставлення графічних (візуальних) ознак знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 , експертами зроблено висновок про схожість таких знаків за графічними ознаками.

Ухвалюючи рішення про задоволення позовних вимог, суд першої інстанції виходив із доведеності факту, що знаки за свідоцтвом № НОМЕР_2 та НОМЕР_1 є схожими настільки, що їх можна сплутати та що пересічний споживач у зв`язку з схожістю даних знаків може бути введений в оману щодо виробника продукції. Крім того, суд першої інстанції вважав, що позивачемм не пропущено строк на звернення до суду за захистом свого порушеного права, оскільки про порушення свого права позивач дізнався у листопаді 2019 року, а з зазначеним позовом до суду звернувся у червні 2021 року.

Проте, з такими висновками погодитись не можна, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з ч.ч.1-4 ст.5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в надання правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а такж будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесенного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до абз.5 ч.1, абз.2 ч.3 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно із ч.ч.2,5 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом; зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до ч.1 ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Вимоги до заявки, правила подання та процедура розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг визначені Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 року № 116, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 року а № 276/812.

У пункті 4.3.2.1 Правил зазначено, що згідно з п.3 ст.6 Закону не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Згідно з п.4.3.2.4 Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Пунктом 4.3.2.5 Правил встановлено, що для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених, зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг. При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товарі або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів. Коло споживачів.

Згідно з п.4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Пунктом 4.3.1.9 Правил передбачено, що до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Судом установлено, що ОСОБА_1 є власником знаку для товарів і послуг (торговельної марки) «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 27 січня 2014 року.

ПрАТ «Галіція Дистилері» є власником для товарів і послуг (торговельної марки) «ІНФОРМАЦІЯ_2» (клас 33 МКТП) за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 25 листопада 2016 року.

Задовольняючи позовні вимоги ОСОБА_1 , суд першої інстанції поклав до основи рішення висновок експертів № 035/20 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 26 червня 2020 року, що був складений у іншій справі, та відхилив висновок експерта Сопової К.А. № 130-12/21 від 3 грудня 2021 року, складений за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, з посиланням на висновки рецензії від 18 січня 2022 року, підготовленої судовим експертом вищого кваліфікаційного класу Прохоровим - Лукіним Г.В., відповідно до яких експертиза об`єктів інтелектуальної власності, за результатами якої складено висновок експерта № 130-12/21 від 3 грудня 2021 року проведена неповно та не об`єктивно, з виходом експерта за межі його компетенції, а зроблені в результаті цього експертного дослідження висновки є необ`єктивними та необґрунтованими, що є наслідком порушення принципів об`єктивності та повноти дослідження, визначених ст.3 Закону України «Про судову експертизу» а також порушення приписів ч.3 ст.72 ЦПК України щодо обов`язку експерта провести повне дослідження і дати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на задані йому питання, а також ч.1 ст.102 ЦПК України стосовно докладного опису проведених експертом досліджень, зроблених у результаті цих висновків та обґрунтованості відповідей на поставлені питання.

Проте з такими висновками погодитись не можна.

Чинне законодавство з питань судової експертизи, передбачає, що рецензування не проводиться з метою спростування чи підтвердження висновків, а рецензія складається лише при отриманні кваліфікації судового експерта.

Рецензія на висновки судових експертів та висновки експертних досліджень здійснюється спеціально уповноваженим суб`єктом: працівниками НДУСЕ, який має кваліфікацію судового експерта з тієї експертної спеціальності, за якою складено поданий на рецензування висновок, та не менше ніж 3річний стаж експертної роботи. Це пов`язано з тим, що рецензент зобов`язаний мати не лише спеціальні знання в сфері конкретного виду експертизи, а й знання відповідних методів і методик, а також досвід судово-експертної діяльності. Натомість, рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень іншими особами, що не відповідають зазначеним критеріям, є неправомірним і позбавленим сенсу.

Надання «рецензій на висновки судових експертиз», проведених судовими експертами, які не є працівниками державних спеціалізованих установ або іншими фізичними особами,є такими, що суперечать Конституції та законам України, порушують етику судово-експертної діяльності в Україні.

Сторона позивача залучила для складання рецензії ОСОБА_4 , який не має статусу судового експерта та не відповідає вимогам законодавства України. Враховуючи викладене, рецензія не може бути підставою для перегляду чи відхилення висновку експерта Сопової К.А. № 130-12/21 від 3 грудня 2021 року, складеного за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, на замовлення сторони відповідача. Відтак, висновок суду першої інстанції про те, що висновок експерта Сопової К.А. № 130-12/21 від 3 грудня 2021 року наданий представником відповідача не відповідає вимогам до висновків судових експертизи, відповідно не може слугувати джерелом доказів, є помилковим.

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи (ч.1 ст.76 ЦПК України).

Відповідно до ч.1 ст.81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків. Встановлених цим Кодексом.

Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування (ч.1 ст.77 ЦПК України).

Згідно з ч.2 ст.78 ЦПК України обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування..

Відповідно до ст.89 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Згідно із ч.ч.1,2 ст.102 ЦПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений порядку, визначеному законодавством. Предметом висновк експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

Учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду, та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок ( ч.ч.1,2,5 ст.106 ЦПК України).

На замовлення представника ПрАТ «Галіція Дистилері» адвоката Полікарпової експертом Соповою К.А. проведено дослідження та складено висновок № 13-12/21 від 13 грудня 2021 року. У висновку зазначено, що висновок підготовлено для подання до суду, експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок згідно зі ст.384 КК України. Висновок складений щодо питань, які входять до предмета доказування у цій справі.

Відповідно до висновку експерта Сопової К.А., на упакуванні товару -горілка, виробництва ПрАТ «Львівський лікеро- горілчаний завод», не використано торгівельну марку за свідоцтвом України № НОМЕР_3. Торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 не є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою за свідоцтвом України № НОМЕР_1 . Торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 не є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

У результаті порівняльного дослідження, експертом встановлено, що позначення на товарі - горілка, виробництва ПрАТ «Львівскьий лікеро-горілчаний завод», відрізняється від торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 за індивідуально-характерним комплексом ознак, а саме: відсутність у позначенні зображувального елементу у вигляді реалістичного зображення монети ( у позначенні на товарі горілка виробництва відповідача - комбінований елемент зі стилізованим зображенням лева та комбінацією букв та цифр); додавання у позначенні комбінованого елементу зі стилізованим зображенням лева та комбінацією букв та цифр; відсутність словесного елементу «Лемберг». На підставі викладеного, експертом зроблено висновок, що позначення на товарі - горілка, виробництва ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод», не є тотожним з торговельною маркою за свідоцтвом України № НОМЕР_3

Назви «Lemberg/Лемберг» часто застосовуються у складі торговельних марок різними власниками, про що свідчать дані реєстру, тому споживач звик до використання таких елементів різними власниками і не буде звертати увагу на них як на дистинктивні (розрізняльні) елементи знака. Для будь-якого товару давня назв міста Львів - «Лемберг» є елементом з низкою розрізняльною здатністю, оскільки часто використовується і зареєстрована у складі торговельних марок різних власників для різних товарів і послуг.

Експертом зроблено висновок, що торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 та домінуючий словесний елемент « Lemberg/Лемберг» торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не є схожими за фонетичними (звуковими) ознаками; торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 та домінуючий словесний елемент « Lemberg/Лемберг» торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожими за семантичними (смисловими) ознаками; торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 та домінуючий словесний елемент «Lemberg/Лемберг» торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не є схожими за візуальними (графічними) ознаками. Досліджувані торговельні марки не є схожими в цілому за візуальними (графічними) ознаками.

Крім того, експерт дійшов висновку, що торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 не є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Стандарт доказування є важливим елементом змагального процесу. Якщо сторона не подала достатньо доказів для підтвердження певної обставини, то суд робить висновок про її не доведення.

У постанові від 18 березня 2020 року у справі № 129/1033/13 Велика Палата Верховного Суду наголошувала на необхідності застосування передбачених процесуальним законом стандартів доказування та зазначала, що принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи. Зокрема, це принцип передбачає покладення тягаря доказування на сторони. Таку обставину треба доказувати таким чином, аби реалізувати стандарт більшої переконливості, за яким висновок про існування стверджувальної обставини з урахуванням поданих доказів видається вірогіднішим ніж протилежний. Тобто певна обставинам не може вважатися доведеною, допоки інша сторона її не спростує (концепція негативного доказу), оскільки за такого підходу принцип змагальності втрачає сенс.

Подібні висновки викладені у постановах Верховного Суду від 2 жовтня 2018 року у справі № 910/18036/17, від 23 жовтня 2019 року у справі № 917/1307/18, від 18 листопада 2019 року у справі № 902/761/18, від 4 грудня 2019 року у справі № 917/2101/17.

Верховний Суд зауважує, що за загальним правилом доказування тягар доведення обґрунтованості вимог пред`явленого позову покладається на позивача, за таких умов доведення не може бути належним чином реалізоване шляхом спростування позивачем обґрунтованості заперечень відповідача. Пріоритет у доказуванні надається не тому, хто надав більшу кількість доказів, а в першу чергу їх достовірності, допустимості та достатності для реалізації стандарту більшої переконливості, за яким висновок про існування стверджувальної обставини з урахуванням поданих доказів видається вірогіднішим ніж протилежний.

Позивачем як на доказ на підтвердження своїх доводів до позовної заяви наданий висновок експертів № 035/20 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 26 червня 2020 року.

Як уже зазначалось раніше на підтвердження своїх заперечень відповідачем ПрАТ «Галіція Дистилері» наданий висновок експерта № 130-12/21, складений судовим експертом Соповою К.А. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 3 грудня 2021 року.

Верховний Суд у постанові від 15 грудня 2020 року у справі № 914/1667/18 зазначив, що наявність у знака оригінальних графічних елементів впливає на загальне враження, яке передається за цим знаком. Схожість до ступеня змішуваності базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг. Графічного елементу достатньо щоб виключити схожість. Ступінь фонетичної схожості у деяких випадках є менш важливим фактом, оскільки під час купівлі товару споживач зазвичай візуально сприймає знак, що позначає товар. Споживач сприймає упаковку та не аналізує окремо слова.

Експертом Соповою К.А. встановлено розбіжність торговельних марок за загальним зоровим враженням, кількістю та графічним виконанням словесних елементів, їх розташуванням, а також через різницю їх зображувальних елементів. Торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_3 містить зображувальний елемент - реалістичне зображення аверсу монети часів Австро-Угорщини з портретом імператора, словесні елементи «Lemberg/Лемберг» виконані оригінальним видом шрифту у два рядки. В той час як торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 не містить зображувальних елементів, словесні елементи «ІНФОРМАЦІЯ_2» виконані друкованими буквами без відмітних графічних ознак.

В той час як у висновкуекспертів № 035/20 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 26 червня 2020 року, взагалі не досліджено питання щодо наявності у торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 зображувального елементу - зображення аверсу монети часів Австро-Угорщини з портретом імператора.

На думку колегії суддів саме висновок судового експерта Сопової К.А. має бути покладений до основи рішення суду, як більш повний, містить відповіді на питання, які входять до предмета доказування у цій справі, і такий висновок спростовує твердження позивача щодо схожості знака ПрАТ «Галіція Дистилері» настільки, що його можна сплутати зі знаком ОСОБА_1 .

Саме наявність у знаку позивача зображувального елементу, що є домінуючим, і відсутність такого елементу у знаку відповідача (відсутність схожості за графічним елементом) виключає схожість знаків.

Інших належних та допустимих доказів на підтвердження своїх вимог стороною позивача не надано.

За таких обставин колегія суддів вважає, що висновок суду першої інстанції про доведеність позовних вимог позивачем є помилковим, рішення суду першої інстанції підлягає скасуванню з ухваленням нового рішення про відмову ОСОБА_1 у задоволенні позовних вимог.

Оскільки вимоги позивача є недоведеними, підстави для застосування до вимог позивача позовної давності про що було заявлено відповідачем до ухвалення судом першої інстанції рішення, відсутні.

З урахуванням наведеного, керуючись ст.ст. 259, 268, 367, 374, 376, 381-384, 390 ЦПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства «Галіція Дистилері» задовольнити.

Рішення Шевченківського районного суду м.Києва від 16 травня 2022 року скасувати і ухвалити нове судове рішення наступного змісту.

У задоволенні позову ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства «Галіція Дистилері», Державної організації «Український Національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», треті особи: Приватне акціонерн6е товариство «Львівський лікеро-горілчаний завод», ОСОБА_2 про визнання недійсним свідоцтва про право на знак для товарів і послуг, заборону використання знаку для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії відмовити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Приватного акціонерного товариства «Галіція Дистилері» судовий збір за подання апеляційної скарги в сумі 4086 грн.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили з дня її прийняття, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повної постанови шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до суду касаційної інстанції.

Постанова складена 31 липня 2023 року.

Суддя-доповідач: О.І. Шкоріна

Судді: Н.В. Поліщук

В.В. Соколова