печерський районний суд міста києва
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2023 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді : Козлова Р.Ю.,

при секретарі: Іваненку С.С.,

розглянувши в порядку загального позовного провадження в судовому засіданні цивільну справу за позовом компанії ЯКОБ КОЕН КОМПАНІ С.П.А. (JACOB COHEN COMPANY S.P.A.) до ОСОБА_1 , УАБ «Доміно групе» (Domino grupe, UAB), Державної організації "Український Національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (скорочено - УКРНОІВІ) про визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1»,

ВСТАНОВИВ:

У травні 2018 року позивач компанія ЯКОБ КОЕН КОМПАНІ С.П.А. (JACOB COHEN COMPANY S.P.A.) звернулася до суду з указаним позовом до відповідачів ОСОБА_1 , УАБ «Доміно групе» (Domino grupe, UAB), Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на знак для товарів і послуг.

Ухвалою судді Печерського районного суду м. Києва від 31 липня 2018 року дану справу прийнято до свого провадження та призначено підготовче судове засідання.

В обґрунтування позову позивач послався на те, що торговельна марка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за оспорюваним свідоцтвом України № НОМЕР_1 не відповідала та не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки є схожою настільки, що її можна сплутати із раніше зареєстрованими торговельними марками за міжнародними реєстраціями № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5, що належать позивачу, як для таких самих, так і споріднених товарів і послуг, та є такою, що може ввести споживачів в оману щодо виробника.

ОСОБА_1 заперечуючи проти позову стверджував, що він активно протягом тривалого часу використовує у своїй господарській діяльності позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та набув високої репутації серед споживачів товарів, а саме: одягу та взуття для чоловіків, та те що позивач отримав права на спірну торговельну марку пізніше ніж він.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України заперечувало проти позову посилаючись на обставини встановлені рішенням Солом`янського районного суду м. Києва від 23.06.2016 року у справі № 760/483/16-цна підставі якого було здійснено реєстрацію спірного позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою № m 2012 12788 .

Ухвалою судді Печерського районного суду м. Києва від 29 серпня 2018 року задоволено заяву позивача про забезпечення позову та заборонено Міністерству економічного розвитку і торгівлі України вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо передання права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 третім особам та відмови від прав на знак за свідоцтвом України № НОМЕР_1 за заявою ОСОБА_1 та/або УАБ "Доміно групе" (Domino grupe, UAB) до набрання рішенням Печерського районного суду м. Києва законної сили; заборонено ОСОБА_1 та/або УАБ "Доміно групе" (Domino grupe, UAB) передавати права та відмовлятися від прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 повністю або частково до набрання рішенням Печерського районного суду м. Києва законної сили.

Ухвалою судді Печерського районного суду м. Києва від 02 грудня 2019 року клопотання представника позивача компанії ЯКОБ КОЕН КОМПАНІ С.П.А. (JACOB COHEN COMPANY S.P.A.) та клопотання представника відповідача ОСОБА_1 про призначення експертизи у сфері інтелектуальної власності задоволено, та призначено експертизу у сфері інтелектуальної власності, виконання якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6). На вирішення експерта (експертів) поставлено питання:

1. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями 844885А та 951773?

2. Чи було позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України № НОМЕР_3 оманливим або таким, що могло ввести в оману споживачів щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу станом на 26 липня 2012 року?

3. Чи є знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 таким, що на дату подання заявки (26.07.2012) набув розрізняльну здатність відносно вказаних у свідоцтві товарів і послуг щодо його власника - ОСОБА_1 .

У зв`язку з призначенням судом експертизи вказаною ухвалою було зупинено провадження у справі до отримання висновку експерта.

У червні 2020 року на адресу Печерського районного суд м. Києва повернулись матеріали справи без виконання ухвали про призначення експертизи у зв`язку із невиконанням сторонами клопотання експерта щодо уточнення питання №2 (два) відповідної ухвали про проведення судової експертизи.

Ухвалою судді Печерського районного суду м. Києва від 15 вересня 2020 року поновлено провадження в справі.

Ухвалою судді Печерського районного суду м. Києва від 3 березня 2021 р. направлено матеріали справи для проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності на виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 09 грудня 2018 року в частині питання №3 ухвали, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6). На вирішення експерта (експертів) поставлено питання: 1.Чи є знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 таким, що на дату подання заявки (26.07.2012) набув розрізняльну здатність відносно вказаних у свідоцтві товарів і послуг щодо його власника - ОСОБА_1 .

У жовтні 2022 року на адресу Печерського районного суд м. Києва повернулись матеріали справи без виконання ухвали про призначення судової експертизи у зв`язку із відсутністю в КНДІСЕ оплати за проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №18850/21-53 від відповідача ОСОБА_1 , а від так організувати проведення експертизи не вбачається за можливе.

Ухвалою судді Печерського районного суду м. Києва від 17 листопада 2022 року поновлено провадження в справі.

Ухвалою судді Печерського районного суду м. Києва від 17 лютого 2023 року закрите підготовче провадження у справі та призначено справу до судового розгляду по суті у відкритому судовому засіданні.

Представник позивача подав заяву про розгляд справи за його відсутності, позовні вимоги підтримав, просив задовольнити позов з викладених в ньому підстав.

В судове засідання представники відповідачів не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали справи та оцінивши письмові докази по справі у їх сукупності, суд приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом, на підставі наявних в матеріалах справи довідки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України стосовно надання офіційної інформації щодо міжнародної реєстрації № НОМЕР_4 від 21.12.2007 та довідки щодо міжнародної реєстрації № 844885А від 13.08.2004, встановлено, що позивач компанія ЯКОБ КОЕН КОМПАНІ С.П.А. (JACOB COHEN COMPANY S.P.A.) є власником прав на наступні торговельні марки, правова охорона яким надана в Україні:

1. Міжнародна реєстрація № НОМЕР_4 на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1 COMPANY», що зареєстрована для товарів 25 класу МКТП, яка діє на території України в повному обсязі з 21.12.2007 р. Правова охорона за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_4 розповсюджується на наступні товари 25 класу МКТП: «одяг, взуття, наголовні убори»;

2. Міжнародна реєстрація № НОМЕР_5 на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1», що зареєстрована для товарів 25 класу МКТП, яка діє на території України в повному обсязі з 13.08.2004 р. Правова охорона за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_5 розповсюджується на наступні товари 25 класу МКТП: «одяг, взуття, наголовні убори».

Разом з цим, 25 травня 2015 року Державною службою інтелектуальної власності України, за заявкою m201212788 від 26.07.2012, була зареєстрована на ім`я ОСОБА_1 торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг щодо обмеженого переліку товарів 16 класу та послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП).

В подальшому, відповідно до рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 23.06.2016 року у справі № 760/483/16-ц, свідоцтво України № 199402 було доповнено товарами та послугами 25 та 35 класів МКТП відповідно. На дату подання позову свідоцтво було чинним стосовно наступних товарів та послуг: 16 класу МКТП «Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; приладдя для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше; авторучки; адресні машини; адресні пластинки до адресних машин; адресні штампи, печатки; акварелі (картини); альбоми; альманахи; рахувальні (арифметичні) таблиці; архітектурні макети; атласи; банти паперові; біологічні зразки для мікроскопів (навчальні матеріали); бланки, формуляри; блокноти для креслення; блокноти письмові; брошури; буклети; бульбашкове пластмасове опакування; валки до друкарських машинок; валки малярні; вдруковники (пристрої для вдруковування) до кредитних карток, неелектричні; верстати і машини канцелярські для палітурних (книгооправних) робіт; верстатки; вивіски, таблички паперові або картонні; викрійки для шиття одягу; викрійки для шиття плаття; вимочники (прес-пап`є); витиральне знаряддя канцелярське; витиральні шаблони; витирачки письмових дощок; відривні календарі; віск для моделювання, крім зубничого (стоматологічного); віскозні листи обгорткові; вітальні листівки; вугільні олівці; газети; гальваностереотипи; гектографи; географічні карти (мапи); герби (паперові печатки); гігієнічний папір (туалетний папір); гістологічні зразки для навчання; глина для ліплення; глобуси земної кулі; горшечниці (вмістинки на квіткові горщики) паперові; гострилки електричні чи неелектричні для олівців; готовальні; гравіювальні дошки; гравюри; графічні зображення; графічні репродукції; графічні роботи друкові (друковані); гострильні пристрої електричні чи неелектричні для олівців; грифелі до олівців; гумки (шнури) канцелярські; гумки витиральні; декелі друкарських машинок нетекстильні; дитячі нагрудники паперові; діаграми; дошки паперові або картонні для афіш, об`яв; дощечки (планшети) з затискачками конторські; друкарська продукція; друкарське полотно нетекстильне; друкарське устатковання перемісне канцелярське; друкарські пробільники; друкові (друковані) видання; естампи; етикетки (налички), крім тканинних; єднальні смужки (книжкових оправ); журнали (періодичні видання); закладки книжкові; запечатувальний віск (сургуч); запечатувальні облатки; запечатувальні пристрої канцелярські; запечатувальні пристрої канцелярські для конвертів; записники; записники канцелярські; зап`ястні тримачі письмового приладдя; застібки (затискачі) для скріплювання паперу; затискачі для банкнот; затискачі для карток покажчиків; затискачі для ручок; зволожувачі для прогумованих поверхонь (канцелярські); зволожувачі канцелярські; знаряддя для зернування (оздоблювання) книжкових оправ; зошити для малювання; зошити для писання або креслення; зразки вишивок; зразки почерків; індексатори; інформаційні бюлетені; кавові цідила (фільтри) паперові; календарі; календарі-довідники; калька паперова; калька тканинна; камені літографські; канцелярське обладдя, крім меблів, і приладдя; канцелярські дірявники (перфоратори); карти, що належать до 16 класу; карти морські; картини обрамовані або необрамовані; картинки (малюнки); картки; картон з деревної маси на канцелярські потреби; картонні тубуси; картонні шабатури на капелюхи; картотеки канцелярські; каталоги; квитанційні книжки канцелярські; квитки (білети); клавіші друкарських машинок; клеї (природні) на канцелярські або побутові потреби; клеї (рослинні) на канцелярські або побутові потреби; клейкі стрічки на канцелярські або побутові потреби; клейковина (клей природний) на канцелярські або побутові потреби; клейстер крохмальний на канцелярські або побутові потреби; клейстер на канцелярські або побутові потреби; книги; кнопки канцелярські; кнопки креслярські; комікси (друковані видання); конверти канцелярські; копіювальний папір; копіювальний папір канцелярський; копіювальні голки креслярські; коробки картонні або паперові; коробочки на штампи, печатки; косинці креслярські; котки до чорнильних стрічок; крейда літографська; крейда розмічальна; креслярське приладдя; креслярські дошки; креслярські інструменти; креслярські лекала; креслярські пера; креслярські рейсшини; кульки, пакети паперові; ламінатори документів (конторські пристрої); липкі смуги на канцелярські або побутові потреби; липкі стрічки на канцелярські або побутові потреби; листи целофанові обгорткові; лінійки креслярські; лінійки чотирикутні; літери (шрифти друкарські); літографії; літографічні мистецькі твори; малюнки перевідні; матеріали для запечатування канцелярські; матеріали з крохмалю для пакування; матеріали для ліплення; мішки (конверти, торбинки) паперові або пластмасові для пакування; мішки на сміття паперові або пластмасові; множильні апарати; множильні пристрої та машини; мольберти; музичні вітальні листівки; набиральні дошки (друкарські); набиральні столи (друкарські); навощений папір; навчальні матеріали, крім приладів; наклейки канцелярські; напальки канцелярські; нитки, шнури для книжкових оправ; ножі (різаки) для паперу канцелярські; ножі фальцювальні канцелярські; носовики (хусточки носові) паперові; нумерувальні апарати; обгортки (обкладинки) канцелярські; обгортковий папір; обкладинки на паспорти; облікові (реєстраційні) картки канцелярські; окраї книжок; олеографії; олівці; олівці автоматичні; олівці грифельні; оправи до книжок; офорти; офортні (гравіювальні) голки; пакети для куховарення в мікрохвильовій печі; пакети паперові на вершки; палітри для художників; пантографи креслярські; паперові стрічки; паперові стрічки або картки для записування комп`ютерних програм; пап`є-маше; папір в аркушах канцелярський; папір для електрокардіографів; папір для пакування; папір для реєструвальних приладів; папір для рентгенівських знімків; папір для опаковання; папір з деревної маси; папки (теки) на документи (канцелярські товари); папки (теки) на папери; пастелі (олівці); пасти для ліплення; пенали; пензлі для художників; пера канцелярські; пера письмові; пера письмові золоті; пергаментний папір; прокладки паперові до шаф (запашні чи незапашні); періодичні видання друкові (друковані); перочистки; печатки; печатки для запечатування; печаткові подушечки; письмова крейда; письмове приладдя; письмовий папір; письмове приладдя (набори); письмові грифельні дошки; письмові інструменти; письмові набори канцелярські; письмові пензлі; підручники; підставки для рук художникам; підставки для ручок і олівців; підставки для фотографій; підставки під карафи паперові; підставки під пивні кухлі; підставки під штампи, печатки; підстилки настільні паперові; пісенники; плакати; плани; пластикові розтяжні плівки для пакування; пластмаси для ліплення; пластмасові плівки обгорткові; пляшкове опаковання паперове або картонне; пляшкові обгортки паперові або картонні; повідомчі листи канцелярські; подрібнювачі паперу канцелярські; полотно на картини; полотно на оправи книжкові; портрети; посудини на чорнила; поштові листівки; поштові марки; прапорці паперові; пристрої для виготовляння віньєток; пристрої для прикріплювання фотографій; пробійники канцелярські; прогумоване полотно на канцелярські потреби; прогумовані стрічки канцелярські; промокальний папір; проспекти рекламні; реглети друкарські; реєстраційні журнали (книги записів); риб`ячий клей на канцелярські або побутові потреби; рідини для виправляння канцелярські; розклади надруковані; розподільники липких стрічок канцелярські; ручки до штампів, печаток; ручки перові; етикетувальні (наличкувальні) ручні пристрої; ручні маркувальні пристрої; рушники паперові; світивий папір; світлокопії (синьки); серветки косметичні паперові; серветки паперові для знімання гриму; серветки столові паперові; сигарні кільця; скальковини; скатерки столові паперові; скоби зшивальні канцелярські; скобозшивальні пристрої канцелярські; скорозшиви (на папери); скребачки канцелярські; скриньки на канцелярські товари; скріпки канцелярські; сперфоровані картки до жакардових ткацьких верстатів; срібний папір; сталеві літери; сталеві пера; стеатит (крейда кравецька); столова білизна паперова; столові підставки паперові; стрижні до кулькових ручок; стрічки до друкарських машинок; таці (підноси) для сортування і рахування грошей (монет); таці (підноси) на листи; тканини на книжкові оправи; транспаранти канцелярські; трафарети (шаблони) канцелярські; трафарети на малювання; трафарети (шаблони); тримачі для крейди; тримачі для олівців; тримачі для чекових книжок; туші; указки до карт неелектронні; фарби в коробках (шкільне приладдя); фігурки, статуетки із пап`є-маше; фільтрувальний (цідильний) папір; фільтрувальні (цідильні) матеріали паперові; форми для моделювальної глини (приладдя для художників); фотогравюри; машини франкувальні офісні; хромолітографії; хуан папір для китайського малювання та писання; циркулі креслярські; цифри друкарські; чашечки для розводіння акварельних фарб; чорнило; чорнило для виправляння (геліографія); чорнильне полотно до машин, що репродукують документи; чорнильниці; чорнильні печаткові подушечки; чорнильні пластини до множильних апаратів; чорнильні прилади; чорнильні стрижні; чорнильні стрічки; чорнильні стрічки до комп`ютерних принтерів; чотки; чохли на викрійки; швацька крейда; шкільне приладдя канцелярське; шкільні дошки; шрифти друкарські (цифрові і буквові); штампи»; товарів 25 класу МКТП «Одяг, взуття, наголовні убори; апостольники [черничі убори]; бандани [хустки]; берети; блузи матроські; боа [горжетки]; бриджі; бутси [футбольні черевики]; великі коміри (одяг); верхній одяг; взуттєві передки; взуття для купання; вилоги (манжети) (одяг); відлоги (каптури) (одяг); вовняний трикотаж (одяг); вставки до сорочок; вуалі [одяг]; галстуки [краватки]; гаман поясний (одяг); гамаші із застібками; гетри; гімнастичні туфлі; готовий одяг; готові спідки до одягу; грації; дерев`яне взуття; дитячі фартушки непаперові; дитячі штанці [одяг]; дублянки; душові шапочки; жилети [камізельки]; зав`язки на гетри, штани; знімні коміри; калоші; кальсони (підштанки); капелюхи; капелюшки безкрисові; капці (пантофлі); каркаси для капелюхів; кепки (кашкети); кашне; кишені до одягу; кожухи; кожушанки; козирки до наголовних уборів; колготки; комбінації [спідня білизна]; комбінезони [одяг]; коміри [одяг]; короткі гетри; корсажі (жіноча білизна); корсети (спідня білизна); костюми; костюми для водних лиж; костюми для плавання (купання); костюми маскарадні; краги; куртки; лижні черевики; лівреї; ліфчики; ліфчики-корсети; майки; манишки; манишки до сорочок; мантильї (накидки короткі жіночі); маски для сну; митри (одяг); муфти (одяг); муфти для ніг неелектронагрівні; набійки на взуття; навушники (одяг); наголовні пов`язки (одяг); накидки (одяг); накидки хутряні; натільна (спідня) білизна (одяг); натільні майки; непромокальний одяг; носкові частини взуття; носовички нагрудні (одяг); однострої (формений одяг); одяг верхній рибальський; одяг для автомобілістів; одяг для велосипедистів; одяг для гімнастики; одяг з габардину; одяг з ременю (вичиненої шкіри); одяг із штучного ременю; орарі [церковний одяг]; чіпці (очіпки); пальта; пальчатки (рукавички) (одяг); панчішні вироби; панчішні підв`язки; панчохи; паперовий одяг; паперові капелюхи [одяг]; парки [одяг ескімосів]; паски [пояси] [одяг]; підбори; підв`язки для шкарпеток; підв`язки круглі панчішні; підошви; підпахівники; підтяжки [шлейки до одягу]; піжами; плавки [штанці] для купання; плащі; пляжне взуття; пляжний одяг; полотняні туфлі та сандалі; посаги для немовлят [набори одягу]; потовбиральні панчохи; пояси [спідні]; протиковзові засоби для взуття; протисонцеві козирки; протипотовий спідній одяг; пуловери; п`ятки до панчіх; ранти до взуття; ризи; робочий одяг; робочі халати; рукавиці; сандалі; сандалі для купання; сарі; светри; сорочки; сорочки для гольфа; спідниці; спідниці нижні; спіднички дитячі; спідній одяг потовбиральний; спортивне взуття; спортивні трикотажні вироби; спортивні туфлі; сукні; тоги; трикотажні вироби (одяг); труси; туфлі; тюбетейки; тюрбани; устілки (до взуття); фартухи (одяг); фітинки (обладунки) металеві до взуття; футболки; халати; халати для купання; халяви чобіт; хустки нашийні; хутро (одяг); циліндри (наголовні убори); черевики; черевички із шнурками; чоботи; шалі; шапки; шапочки для купання; шарфи; широкі краватки; шкарпетки; шпичаки до футбольних черевиків; штани; шуби; ярмулки»; та послуг 35 класу МКТП «Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; готування рекламних смуг; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; допомога покупцям у виборі та придбанні непродовольчих товарів, зокрема одягу та взуття, у магазинах роздрібної торгівлі; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп`ютерних баз даних; збирання статистичних даних; імпортно-експортні агентства; інвойсування; інтерактивне рекламування через комп`ютерну мережу; керування комп`ютерними файлами; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; керування справами у спорті (менеджмент спортивний); комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо керування справами; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; макетування реклами; маркетинг; машинописні роботи; множення документів; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання рекламного часу на засобах інформування; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перевіряння рахунків (аудит); передплачування газет (посередництво); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; послуги з порівнювання цін; послуги щодо зв`язків з громадськістю; послуги щодо огляду преси; пошук спонсорів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; рекламування товарів; рекламування товарів через комп`ютерну мережу; розклеювання афіш, об`яв; розміщування об`яв поза приміщеннями; розміщування в одному місці на користь іншим особам, асортименту товарів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в магазинах роздрібної торгівлі одягом та/або взуттям; розповсюджування зразків товарів; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; складання податкових декларацій; служби працевлаштовування; сприяння продажеві (посередництво); складання звітів про стан рахунків; телевізійне рекламування; телемаркетинг; упорядковування (систематизування) інформації комп`ютерних баз даних; послуги щодо фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп`ютерних файлах для інших».

Також, відповідно до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, та виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № НОМЕР_1 від 25.05.2015, станом на 06.06.2018, співвласником свідоцтва України № НОМЕР_1 , на час подання позову, є УАБ "Доміно групе" (Domino grupл, UAB), Литва.

Станом на дату подання заявки на реєстрацію оскаржуваного свідоцтва, була чинна редакція Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 16.05.2008 №317-VIII (далі -Закон).

Згідно з пунктом 1 ст. 16 Закону права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Таким чином, відповідність знака умовам правової охорони має розглядатися виходячи з дати подання відповідної заявки.

Відповідно до абзацу 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 №3771-ХІІ "Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Пунктом 3 статті 6 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» у редакції від 16.05.2008 року, що діяла на час подачі ОСОБА_1 заявки № m201212788 на реєстрацію знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

У відповідності до пункту 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. N 116 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 р. за № 276/812 (надалі - Правила) позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Згідно з ч. 1 ст. 432 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Згідно із статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим законом. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, та стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

У відповідності до ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення торговельної марки та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

2. При визнанні свідоцтва чи його частини недійсними НОІВ повідомляє про це у своєму Бюлетені.

3. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності з дати, наступної за датою подання заявки.

Згідно з ч. 1 ст. 81 ЦПК України, кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу свої вимог і заперечень, крім випадків, встановлених цим кодексом.

Відповідно до ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються письмовими, речовими та електронними доказами, висновками експертів та показаннями свідків.

Відповідно до ч. ч. 1, 5 ст. 106 ЦПК України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду, та те що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

Відповідно до наявного в матеріалах справи висновку експерта № 1214 від 03.08.2018 р., складеного експертом Дорошенком О.Ф. на замовлення представника компанії ЯКОБ КОЕН КОМПАНІ С.П.А. (JACOB COHEN COMPANY S.P.A.), в результаті проведених досліджень, експерт дійшов, зокрема, наступного висновку:

«1. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожим стосовно всіх товарів 25 класу МКТП та частини послуг 35 класу МКТП, зокрема «влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; допомога покупцям у виборі та придбанні непродовольчих товарів, зокрема одягу та взуття, у магазинах роздрібної торгівлі; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); розміщування в одному місці на користь іншим особам, асортименту товарів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в магазинах роздрібної торгівлі одягом та/або взуттям; розповсюджування зразків товарів; сприяння продажеві (посередництво);» настільки, що його можна сплутати із знаками для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4.» та «2. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи виробника, а саме компанії Позивача станом на 26.07.12».

Також, відповідно до наявного в матеріалах справи висновку експерта № 149 від 28.08.2019 р., складеного експертом Жилою Б.В. на замовлення ОСОБА_1 , в результаті проведених досліджень, експерт дійшов, зокрема, такого висновку:

«1. Відносно всіх товарів 25 класу МКТП, а також таких послуг 35 класу МКТП, як допомога покупцям у виборі та придбанні непродовольчих товарів, зокрема одягу та взуття, у магазинах роздрібної торгівлі, а також розміщування в одному місці на користь іншим особам, асортименту товарів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в магазинах роздрібної торгівлі одягом та/або взуттям, наведених у свідоцтві України № НОМЕР_1 , знак за вказаним свідоцтвом є схожим зі знаками за міжнародними реєстраціями № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4.»

Про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку за ст. 384 Кримінального кодексу України експерти попереджені. Таким чином вказані висновки експертів у повній мірі відповідають вимогам процесуального закону.

Відповідно до ст. 110 ЦПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 89 цього Кодексу.

За змістом ч.1 та ч. 2 ст. 89 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Суд критично ставиться до висновку експерта № 149 від 28.08.2019 р. в частині висновку про те, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не є таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи виробника, а саме компанії Позивача, з огляду на повторність розгляду тих самих або подібних за своєю суттю питань (експертом Жилою Б.В. було складено висновок експерта № 93 від 03.03.2016 р.) та неузгодженістю висновку в цій частині з матеріалами справи.

Також суд приймає до уваги, що припис абзацу п`ятого пункту 2 статті 6 Закону (можливість введення в оману споживачів щодо особи виробника) є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони.

Відповідно до ст. 264 ЦПК України під час ухвалення рішення суд вирішує, зокрема, такі питання:1) чи мали місце обставини (факти), якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються; 2) чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження; 3) які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин; 4) яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин.

Права інтелектуальної власності, зокрема на знаки для товарів і послуг, визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом (ч. 1 ст. 469 ЦК України).

Оцінивши поданий представником позивача висновок в сукупності з іншими доказами у справі, зокрема висновком поданим відповідачем ОСОБА_1 , за правилами ст. 89 ЦПК України суд не знайшов обставин, які б давали підстави стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку експерта № 1214 від 03.08.2018 р., чи суперечливість його іншим матеріалам справи. За таких обставин він є належним та допустимим доказом у справі.

Заперечення ОСОБА_1 відповідно яких він активно протягом тривалого часу використовує у своїй господарській діяльності позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та набув високої репутації серед споживачів товарів, а саме: одягу та взуття для чоловіків не підтверджуються матеріалами справи та не спростовують невідповідність спірного знака для товарів і послуг за свідоцтом України № НОМЕР_1 від 25.05.2015 року умовам надання правової охорони.

Посилання на обставини встановлені рішенням Солом`янського районного суду м. Києва від 23.06.2016 року у справі № 760/483/16-ц на підставі якого було здійснено реєстрацію спірного позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою № m 2012 12788 суперечить ст. 54 ЦПК України з огляду на суб`єктний склад сторін, а тому вказане рішення не є таким, що має преюдиційне значення для цієї справи.

З урахуванням встановлених в ході розгляду справи обставин та враховуючи, що судом встановлено невідповідність спірного знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.05.2015 року умовам надання правової охорони, позов в частині вимог про визнання свідоцтва недійсним підлягає задоволенню.

Вирішуючи питання стосовно позовної вимоги до відповідача Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг у зв`язку із визнанням недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_1 від 25.05.2015 р. на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», а також опублікувати інформацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» суд враховує наступне.

16.06.2020 року було прийнято Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" за № 703-IX (далі по тексту Закон про НОІВ), який набрав чинності 14.10.2020 року (в редакції 05.01.2022), яким було створено національний орган інтелектуальної власності та внесено зміни у відповідні закони, якими регулюються правовідносини в сфері інтелектуальної власності, зокрема і в Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 7, із наступними змінами), яким регулюються спірні правовідносини у даній справі (далі по тексту - Закон про знаки для товарів та послуг).

Відповідно до абзацу 2 статті 1 Закону про знаки для товарів та послуг, національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) - державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України як така, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну в міжнародних та регіональних організаціях.

Зокрема, Закон про знаки для товарів та послуг доповнено статтею 2-1 наступного змісту: "1. Функції НОІВ виконує юридична особа публічного права (державна організація), утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України.

2. До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить:

- приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них;

- видача свідоцтв на торговельні марки, здійснення державної реєстрації торговельних марок;

- опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Бази даних заявок, внесення до Реєстру відомостей,

- надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі;

- здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на торговельні марки у Всесвітній організації інтелектуальної власності та інших міжнародних організаціях відповідно до законодавства;

- здійснення підготовки, атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);

- ведення Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);

- інформування та надання роз`яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на торговельні марки.

Тимчасово, функції НОІВ було покладено на Державне підприємство "Укрпатент" розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 за №1267.

Проте, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2022 року за № 943-р "Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності", було визначено, що функції НОІВ виконує Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" та припинено повноваження ДП "Укрпатент" як органу, що виконує функції НОІВ. Вказане розпорядження КМУ № 943-р набрало чинності з 08.11.2022 року, а отже функції НОІВ, зокрема, і щодо ведення Реєстру торговельних марок і внесення до Реєстру змін та відомостей, з 08.11.2022 перейшли від ДП "Укрпатент" до Державної організації "Український Національний офіс інтелектуальної власності та інновацій".

На підставі наведених положень закону, суд визнає обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню, позовну вимогу до відповідача Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг у зв`язку із визнанням недійсним повністю свідоцтва України № 199402 від 25.05.2015 р. на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», а також опублікувати інформацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідно до ст. 2 ЦПК України завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод та інтересів , зокрема, юридичних осіб.

Суд вважає, що звернення позивача до суду з позовом про визнання недійсним спірного знаку відповідає способу захисту, що передбачений нормами чинного законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Відповідно до ст. 5 ЦПК України здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законами України.

Відповідно до ст. 141 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати.

Таким чином, оскільки судом задоволено позов у повному обсязі з відповідачів ОСОБА_1 на УАБ «Доміно групе» (Domino grupe, UAB) на користь позивача підлягає стягненню сума витрат у розмірі 4405 грн. судового збору в рівних частинах.

Керуючись ст. 420, 492, 494, 495, 499 ЦК України, ст. 5-6, 16, 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. 4, 5, 12, 13,76-81, 89, 102-106, 133, 141, 259, 263-265, 273, 354, 355 ЦПК України, суд,

ВИРІШИВ:

Позов компанії ЯКОБ КОЕН КОМПАНІ С.П.А. (JACOB COHEN COMPANY S.P.A.) до ОСОБА_1 , УАБ «Доміно групе» (Domino grupe, UAB), Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (скорочено - УКРНОІВІ) про визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - задовольнити.

Визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 для всіх товарів Міжнародної класифікації товарів і послуг, для яких він був зареєстрований від дати публікації відомостей про його видачу, а саме 25.05.2015 р.

Зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести відповідні відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг у зв`язку із визнанням недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_1 від 25.05.2015 р. на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», а також опублікувати інформацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ЯКОБ КОЕН КОМПАНІ С.П.А. (ІНФОРМАЦІЯ_1 COMPANY S.P.A.) понесені Позивачем судові витрати у вигляді судового збору у розмірі 2202,50 грн.

Стягнути з УАБ «Доміно групе» (Domino grupe, UAB) на користь ЯКОБ КОЕН КОМПАНІ С.П.А. (JACOB COHEN COMPANY S.P.A.) понесені Позивачем судові витрати у вигляді судового збору у розмірі 2202,50 грн.

Повне рішення суду складено 14 березня 2023 року.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, або якщо апеляційну скаргу не було подано.

Рішення суду може бути оскаржене протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляційної скарги (зважаючи на п. 15.5 Перехідних положень ЦПК України щодо порядку подання апеляційних скарг на судові рішення).

Учасник справи, якому повне рішення не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Суддя