головуючий у суді І інстанції Козлов Р.Ю.
провадження № 22-ц/824/2565/2023
суддя-доповідач у суді ІІ інстанції Мостова Г.І.
У Х В А Л А

17 травня 2023 року м. Київ

Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

головуючого судді: Мостової Г.І.,

суддів: Березовенко Р.В., Лапчевської О.Ф.,

за участю секретаря судового засідання: Сердюк К.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника ОСОБА_1 - адвоката Ісмаілова Руслана Грамуддіновича про призначення повторної експертизи у сфері інтелектуальної власності

у справі за апеляційною скаргою представника ОСОБА_1 - адвоката Ісмаілова Руслана Грамуддіновича на рішення Печерського районного суду міста Києва від 03 серпня 2022 року

у справі за позовом Джі Пі Глобал Маркетінг Корпорейшн (GP Global Marketing Corporation) до ОСОБА_1 , Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» про визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг та свідоцтва України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії, -

в с т а н о в и в :

Рішенням Печерського районного суду міста Києва від 03 серпня 2022 року позов Джі Пі Глобал Маркетінг Корпорейшн (GP Global Marketing Corporation) задоволено.

Визнано недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 для всіх товарів Міжнародної класифікації товарів і послуг, для яких він був зареєстрований від дати публікації відомостей про його видачу, а саме 10 лютого 2020 року.

Зобов`язано Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» внести відомості до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними повністю свідоцтва України на знаки для товарів і послуг НОМЕР_2, для всіх товарів Міжнародної класифікації товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Визнано недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 для всіх товарів Міжнародної класифікації товарів і послуг, для яких він був зареєстрований, від дати публікації відомостей про його видачу, а саме 10 лютого 2020 року.

Зобов`язано Національний орган інтелектуальної власності України Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» внести відомості до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними повністю свідоцтва України на знаки для товарів і послуг НОМЕР_1, для всіх товарів Міжнародної класифікації товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, представник ОСОБА_1 - адвокат Ісмаілов Р.Г. подав апеляційну скаргу, у якій просить скасувати рішення Печерського районного суду міста Києва від 03 серпня 2022 року та ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог.

Від представника ОСОБА_1 - адвоката Ісмаілова Р.Г. до Київського апеляційного суду надійшло клопотання про призначення повторної експертизи у сфері інтелектуальної власності. Клопотання мотивоване тим, що під час розгляду справи судом першої інстанції представником позивача - адвокатом Охромєєвим Ю.Г. долучено до матеріалі справи висновок експерта Онищук А.О. від 19 серпня 2021 року № СЕ-19-21/24411-ІВ, який суд першої інстанції врахував при ухваленні рішення та задоволення позовних вимог.

Оглядом мережі інтернет було встановлено, що представник позивача - адвокат Охромєєв Ю.Г. та експерт Онищук А.О. працювали разом у Науково-дослідницькому Центрі судових експертиз з питань інтелектуальної власності.

Представник відповідача 22 грудня 2022 року звернувся з запитом до експертної установи, та у відповіді експертної установи зазначено про те, що указані особи працювали у межах однієї лабораторії згідно зі штатним розкладом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

З посиланням на статтю 12, пункт 1 частини 2 статті 38 ЦПК України просить призначити повторну експертизу.

Від представника позивача - адвоката Охромєєва Ю.Г. надійшли письмові пояснення, у яких ним зазначено про те, що підстави для відводу або самовідводу експерта Онищук А.О. були відсутні, оскільки Охромєєв Ю.Г. не має процесуального статусу учасника указаної справи, а має статус представника позивача.

Обставини, зазначені представником ОСОБА_1 у його клопотанні про призначення повторної експертизи, були йому відомі та існували на час розгляду справи судом першої інстанції. Призначення повторної експертизи є необґрунтованим, недоцільним і призведе до збільшення строків розгляду справи.

Вирішуючи заявлене клопотання про призначення повторної експертизи у сфері інтелектуальної власності, апеляційний суд враховує таке.

З матеріалів справи вбачається, що під час розгляду справи судом першої інстанції сторони, скориставшись своїм правом, передбаченим статтею 106 ЦПК України, та надали суду висновки експертів, складені на їх замовлення.

Так, представником позивача - адвокатом Охромєєвим Ю.Г. надано суду висновок експерта від 19 серпня 2021 року № СЕ-19-21/24411-ІВ, складений експертом Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Онищук А.І. (а.с. 146-175 т. 2)

Представником відповідача - адвокатом Ісмаіловим Р.Г. надано суду висновок експерта від 21 лютого 2022 року № 665, складений експертом Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Сабадаш І.В. (адреса: вул. Золочівська, 8а, м. Харків) (а.с. 97-111 т. 3).

Ухвалюючи оскаржуване рішення, суд першої інстанції визнав висновок експерта від 21 лютого 2022 року № 665, складений експертом Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Сабадаш І.В. (адреса: вул. Золочівська, 8а, м. Харків) таким, що не відповідає вимогам процесуального законодавства, оскільки у такому не зазначено про попередження експерта про кримінальну відповідальність

Ухвалюючи оскаржуване рішення, суд першої інстанції взяв до уваги висновок експерта від 19 серпня 2021 року № СЕ-19-21/24411-ІВ, складений експертом Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Онищук А.І.

Відповідно до відповіді Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності від 11 січня 2023 року на адвокатський запит представника відповідача - адвоката Ісмаілова Р.Г., вбачається таке.

Представник позивача - адвокат Охромєєв Ю.Г. працював на посаді завідувача сектором технічної творчості в лабораторії права промислової власності у період з 01 вересня 2008 року по 30 листопада 2011 року та на посаді завідувача лабораторії права промислової власності Центру - в період з 01 грудня 2011 року по 18 червня 2015 року.

Експерт Онищук А.І. , яка склала висновок експерта від 19 серпня 2021 року № СЕ-19-21/24411-ІВ, працювала на посаді молодшого наукового співробітника лабораторії права промислової власності сектору технічної творчості в період з 14 жовтня 2011 року по 30 вересня 2012 року та на посаді старшого судового експерта лабораторії права промислової власності сектору засобів індивідуалізації Центру в період з 01 жовтня 2012 року по 10 травня 2016 року.

Як вбачається з наведеного, указані особи працювали у межах однієї лабораторії згідно зі штатним розкладом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Статтею 12 ЦПК України визначено, що цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін.

Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом.

Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи не вчиненням нею процесуальних дій.

Суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість, сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог статті 103 ЦПК України, суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності.

Відповідно до частини 2 статті 113 ЦПК України, якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви в його правильності, судом може бути призначена повторна експертиза, яка доручається іншому експертові (експертам).

Таким чином, процесуальним законом передбачено дві підстави для призначення судом повторної експертизи, а саме: у випадку, якщо висновок експерта суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви в його правильності.

Пунктом 11 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 року № 8 «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» роз`яснено, що повторна експертиза призначається, коли є сумніви у правильності висновку експерта, пов`язані з його недостатньою обґрунтованістю чи з тим, що він суперечить іншим матеріалам справи, а також за наявності істотного порушення процесуальних норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Істотними можуть визнаватися, зокрема, порушення, які призвели до обмеження прав обвинуваченого чи інших осіб. В ухвалі (постанові) про призначення повторної експертизи зазначаються обставини, які викликають сумніви у правильності попереднього висновку експерта.

З огляду на викладені обставини справи, апеляційний суд, встановивши, що

представник позивача - адвокат Охромєєв Ю.Г. та експерт Онищук А.О. працювали разом у Науково-дослідницькому Центрі судових експертиз з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України,

при цьому експерт була підлеглою представника позивача,

погоджується з доводами представника відповідача та

вважає, що встановлені обставини припускають можливість конфлікту інтересів та викликають обґрунтовані сумніви у правильності висновку експерта Онищук А.О. від 19 серпня 2021 року № СЕ-19-21/24411-ІВ.

З метою забезпечення принципу всебічності, повноти та об`єктивності, існує необхідність у призначенні повторної експертизи у сфері інтелектуальної власності стосовно вказаного висновку експерта.

Щодо визначення апеляційним судом експертної установи.

Відповідно до частини 3 статті 103 ЦПК України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. Суд з урахуванням обставин справи має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Звертаючись до суду, у клопотанні представник відповідача - адвокат Ісмаілов Р.Г. просив доручити проведення повторної експертизи експертам Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» (вул. Залютинська, 8, м. Харків, Україна, 61177).

Заперечуючи проти призначення повторної експертизи в цілому, представник позивача - адвокат Охромєєв Ю.Г. не запропонував експертну установу.

В судовому засіданні апеляційного суду після уточнення стосовно експертної установи представник позивач - адвокат Охромєєв Ю.Г. заперечив проти призначення повторної експертизи в ту ж саму установу (Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса», Харківське відділення за адресою: вул. Залютинська, 8, м. Харків, Україна, 61177) та тому ж самому експерту (Сабадаш І.В.).

Колегія апеляційного суду вважає слушними доводи представника позивача - адвоката Охромєєва Ю.Г. про неможливість проведення повторної експертизи експертом Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» (Харківське відділення) Сабадаш І.В.

Відхиляючи заперечення представника позивача - адвоката Охромєєва Ю.Г. щодо експертної установи, апеляційний суд зауважує, що законом не заборонено проведення первинної та повторної експертизи співробітниками однієї експертної установи, а підзаконними нормативно-правовими актами детально урегульовано особливості проведення повторної експертизи у такому випадку.

Так, відповідно до пункту 4.17 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5, при проведенні первинної експертизи співробітниками однієї експертної установи висновок експерта (експертів) та додатки до нього складаються у двох примірниках, один з яких направляється органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), а другий оформлюється як наглядове провадження і зберігається в архіві експертної установи.

Разом з тим, апеляційним судом з`ясовано, що за відомостями офіційного сайту Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса», Київське відділення цього інституту, яке знаходиться за адресою: вул. Костанайська, 6, м. Київ, 02000 (Київське відділення), проводить судові експертизи за експертною спеціальністю 13.6. Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями.

На підставі викладеного, враховуючи, що сторонами за взаємною згодою не обрана експертна установа, апеляційний суд, відповідно до вимог частини 3 статті 103 ЦПК України, вважає за доцільне визначити таку самостійно та доручити проведення повторної експертизи Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса», Київське відділення, яке знаходиться за адресою: вул. Костанайська, 6, м. Київ, 02000.

Щодо питань, які мають бути поставлені на вирішення експерту, то оскільки апеляційним судом вирішується питання про призначення повторної експертизи з підстав наявності сумнівів у правильності висновку експерта Онищук А.О. від 19 серпня 2021 року № СЕ-19-21/24411-ІВ, то на вирішення повторної експертизи апеляційним судом поставлені питання аналогічні тим, які вирішувалися під час проведення указаної експертизи та наведені на а.с. 148 т. 2.

Щодо доводів представника позивача про те, що до клопотання представника відповідача додані матеріали, які не були подані при розгляді справи судом першої інстанції, а саме Свідоцтво України №254011 від 11 лютого 2019 року на знак для товарів і послуг «Golden Power», що суперечить статті 367 ЦПК України, то колегія апеляційного суду їх відхиляє з огляду на таке.

Повторною є експертиза, під час проведення якої досліджуються ті самі об`єкти і вирішуються ті самі питання, що і при проведенні первинної (попередньої) експертизи.

Отже, з огляду на те, що апеляційним судом вирішується питання про призначення повторної експертизи стосовно дослідження об`єктів і вирішення питань, що вказані у висновку експерта Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Онищук А.О. від 19 серпня 2021 року № СЕ-19-21/24411-ІВ (а.с. 146-175 т. 2), то при проведенні повторної експертизи підлягають дослідженню об`єкти на 73 аркушах, перелік яких наведений у вказаному висновку експерта на а.с. 146, 147 т. 2, які після проведеного дослідження були передані до ВДЗ ДНДЕКЦ МВС (а.с. 175 т. 2).

Роз`яснити експерту, що відповідно до частини 1,2 статті 38 ЦПК України експерт не може брати участі у розгляді справи та підлягає відводу (самовідводу) з підстав, зазначених у статті 36 цього Кодексу.

Експерт, крім того, не може брати участь у розгляді справи, якщо: 1) він перебував або перебуває в службовій або іншій залежності від учасників справи; 2) з`ясування обставин, які мають значення для справи, виходить за межі сфери його спеціальних знань.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 252 ЦПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи.

Відповідно до пункту 9 частини 1 статті 253 ЦПК України провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 5 частини першої статті 252 цього Кодексу, - на час проведення експертизи.

Оскільки для проведення експертизи необхідний значний проміжок часу, на час проведення експертизи провадження у справі необхідно зупинити.

На підставі викладеного та керуючись статтями 102, 104, 108, 109, 222, 252 ЦПК України, суд, -

у х в а л и в:

Клопотання представника ОСОБА_1 - адвоката Ісмаілова Руслана Грамуддіновича про призначення повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності - задовольнити частково.

Призначити у справі № 757/17440/21-ц повторну судову експертизу у сфері інтелектуальної власності.

Проведення повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності доручити експертам Київського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» (адреса: вул. Костанайська, 6, м. Київ, 02000).

На вирішення експертам поставити запитання:

1) Чи є знак для товарів і послуг GP ULTRA PLUS за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10 лютого 2020 року тотожною та/або схожою настільки, що її можна сплутати із раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг GР за свідоцтвом України № 43425 від 15 вересня 2004 року?

2) Чи є знак для товарів і послуг GP GREENCELL за Свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10 лютого 2020 року тотожною та/або схожою настільки, що її можна сплутати із раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг GP за свідоцтвом України № 43425 від 15 вересня 2004 року?

3) Чи було позначення GP ULTRA PLUS, зареєстроване як знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, а саме Джі Пі Глобал Маркетінг Корпорейшн (GP Global Marketing Corporation) на дату подання заявки, а саме 15 березня 2019 року.

4) Чи було позначення GP GREENCELL, зареєстроване як знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, а саме Джі Пі Глобал Маркетінг Корпорейши (GP Global Marketing Corporation) на дату подання заявки, а саме 15 березня 2019 року?

Попередити експерта при проведенні експертизи, про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України.

Оплату за проведення експертизи покласти на відповідача ОСОБА_1 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_3 (представник адвокат Ісмаілов Руслан Грамуддінович, адреса: вул. Космонавтів, 3, м. Харків, 61103, ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Для дослідження експертам надати матеріали цивільної справи № 757/17440/21-ц (апеляційне провадження № 22-ц/824/2565/2023).

Роз`яснити учасникам вимоги статті 109 ЦПК України, якою передбачено, що у разі ухилення учасника справи від подання експертам необхідних матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, якщо без цього провести експертизу неможливо, суд залежно від того, хто із цих осіб ухиляється, а також яке для них ця експертиза має значення, може визнати факт, для з`ясування якого експертиза була призначена, або відмовити у його визнанні.

Провадження у справі зупинити до отримання висновку судової експертизи.

Ухвала може бути оскаржена до Верховного Суду шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до суду касаційної інстанції протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Дата складання повного судового рішення 29 травня 2023 року.

Головуючий Г.І. Мостова

Судді О.Ф. Лапчевська

Р.В. Березовенко