ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
П О С Т А Н О В А

іменем України

13 липня 2022 року м. Чернігів

Унікальний номер справи № 750/13341/19

Головуючий у першій інстанції Супрун О. П.

Апеляційне провадження № 22-ц/4823/613/22

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД у складі:

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД у складі:

головуючого-судді: Онищенко О.І.

суддів: Скрипки А.А., Шарапової О.Л.

секретар: Патук А.А., Приліпко В.В.

Позивач: ОСОБА_1

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю «ТіПіБіеС Продакшн»

Особа, яка подала апеляційну скаргу: Товариство з обмеженою відповідальністю «ТіПіБіеС Продакшн»

Розглянув у порядку спрощеного позовного провадження апеляційну скаргу на рішення Деснянського районного суду м. Чернігова від 02 жовтня 2020 року у справі за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТіПіБіеС Продакшн» про захист прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг (суддя Супрун О.П.), ухвалене о 12 год. 58 хв. у м.Чернігів, повний текст рішення складено 02 жовтня 2020 року,

В С Т А Н О В И В:

У листопаді 2019 року ОСОБА_1 звернувся з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» (далі ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ»), яке змінило назву на товариство з обмеженою відповідальністю «ТіПіБіеС Продакшн» (далі ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн») про захист права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг.

Позов мотивований тим, що ОСОБА_1 належать свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зареєстрованих 27 жовтня 2008 року ДП «Український інститут інтелектуальної власності», за класами МКТП 06, 11, 35, 36, 37, 42, 45 та свідоцтва на знак НОМЕР_3 для товарів і послуг № НОМЕР_4 , зареєстрованого 11 березня 2019 року за класами МКТП 6, 11, 35, 36, 37, 42, 45. Знак для товарів та послуг «ТММ-ЕНЕРГОБУД» позивачем використано (або використовується) як назву/частину назв юридичних осіб у створенні та управлінні яких він приймає безпосередню участь, а саме: ПАТ «ТММ-ЕНЕРГОБУД», ТОВ «Торговий дім «ТММ-ЕНЕРГОБУД», ТОВ «Завод енергетичного машинобудування «ТММ-ЕНЕРГОБУД». Також вказаним знаком позначена продукція, зазначених компаній. Позивачу стало відомо, що відповідач на власних виробничих потужностях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює незаконне використання знаку для товарів і послуг, що належить позивачу, під час виробництва та реалізації своєї продукції, а саме, зазначає об`єкт інтелектуальної власності, що належить позивачу, у своїй назві, а також використовує ці позначення на своєму офіційному сайті.

За даними сайту www.whois.com 16 червня 2017 року за відповідачем зареєстровано доменне ім`я tmm-pbs.com, починаючи з цієї дати відповідач став активно наповнювати свій офіційний сайт різного роду інформацією. Окрім текстової інформації на своєму сайті відповідач розмістив низку фотографій, на яких розміщено зображення знаку належного позивачу. Словесне позначення відповідача відрізняється від знаку позивача лише словом «менеджмент». Загалом позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » настільки схоже на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що їх можна сплутати. На думку позивача, така схожість здатна ввести в оману споживачів стосовно товару, який реалізує позивач, оскільки це позначення використовується відповідачем для того ж виду товару, для якого зареєстровано знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,», у тому числі для 06 класу МКТП «металеві матеріали для будівель і конструкцій» та для 35 класу МКТП «реклама». Позивач жодних ліцензій (дозволів) на використання відповідачем належного йому знаку не надав. ОСОБА_1 просив: визнати незаконним та заборонити відповідачу здійснювати будь-яке використання знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номерами реєстрації знаків, які є номерами свідоцтв НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 .

Рішенням Деснянського районного суді м. Чернігова позов ОСОБА_1 до ТОВ «ТіПІБіеС Продакшн» про захист права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг задоволено, визнано незаконним та заборонено ТОВ «ТіПІБіеС Продакшн» використовувати знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами реєстрації знаків згідно свідоцтв на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 . Вирішено питання щодо стягнення судових витрат.

Рішення суду першої інстанції мотивоване тим, що відповідачем на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет та прихованій рекламі застосовується знак «ТММ-ЕНЕРГОБУД», що в розумінні закону є порушенням права позивача на зареєстрований у встановленому порядку знак для товарів і послуг, оскільки словесне позначення відповідача відрізняється від знаку позивача лише словом «менеджмент», і позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » настільки схоже на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що їх можна сплутати. Відповідач з використанням позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рекламує, пропонує до продажу та продає товари, які відносяться до 6-го класу МКТП, а також надає послуги, які відносяться до 35-го, 37-го та 42-го класів МКТП, тобто використовує вказане позначення щодо товарів і послуг, які прямо указані в свідоцтвах на знаки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 або є спорідненими із тими товарами і послугами, які вказані в цих свідоцтвах. Відповідач у своєму найменуванні та на сторінках свого інтернет-сайту в мережі Інтернет за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 використовує відносно товарів і послуг, зазначених у Свідоцтвах України на знаки для товарів і послуг № НОМЕР_1 , 98284, НОМЕР_4 або споріднених з ними, позначення, які є схожими із позначеннями за вказаними свідоцтвами настільки, що їх можна сплутати. Суд першої інстанції вказав, що таке використання є незаконним, оскільки позивач не надавав відповідачеві свого дозволу, тому, зважаючи на положення пункту 5 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», позивач вправі вимагати заборони такого використання. Підписання ОСОБА_1 договору від 07 листопада 2016 року з відповідачем не свідчить про обізнаність позивача про порушення своїх виключних майнових прав на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами № 98283 та № 98284, у зв`язку з відсутністю цих прав на момент підписання, оскільки виключних майнових прав інтелектуальної власності останній набув після державної реєстрації договору про передання цих прав 06 січня 2017 року та з цієї дати і дізнався про їх порушення.

Постановою Чернігівського апеляційного суду від 12 лютого 2021 року апеляційну скаргу ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» задоволено, рішення Деснянського районного суду м. Чернігова від 02 жовтня 2020 року скасовано, у задоволенні позову ОСОБА_1 до ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» про захист права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг відмовлено. Вирішено питання щодо розподілу судових витрат.

Постанова апеляційного суду мотивована тим, що позовна вимога ОСОБА_1 про визнання незаконним використання знаку для товарів і послуг у розумінні статей 15, 16 ЦК України є неналежним способом судового захисту, оскільки ця вимога є лише необхідною передумовою для застосування заходів судового примусу та не має характеру самостійної (окремої) позовної вимоги, безпосередньо спрямованої на захист та відновлення порушеного права. Більш того, позивач просить визнати незаконним будь-яке використання відповідачем знаків для товарів і послуг за номерами свідоцтв НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , тобто позовні вимоги не є конкретними, протягом розгляду справи позивачем не уточнювались. Апеляційний суд вказав, що висновок експерта за результатами експертизи у сфері інтелектуальної власності № 28723 від 22 січня 2020 року є неналежним доказом у даній справі, оскільки даною експертизою питання: чи є найменування відповідача частиною знаку для товарів та послуг за номерами свідоцтв на знак для товарів і послуг № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 не вирішувалось. Експертиза проведена за фотокопіями свідоцтв України на знак для товарів і послуг № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , тобто не оглянуті оригінали зображень зареєстрованих знаків, що мають певну конфігурацію, шрифт, колір. Тому позивачем не доведено незаконність використання відповідачем належних ОСОБА_1 знаків для товарів і послуг у назві відповідача. Із наданих позивачем скріншотів фотографій з сайту відповідача за вказаними позивачем посиланнями вбачається, що на фотографіях відображені працівники ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» у спецодязі, на якому зображений графічний знак схожий зі знаком, зареєстрованим за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 . Апеляційний суд зробив висновок, що зазначене не можна вважати застосуванням знаку для товарів і послуг під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано. Належних та допустимих доказів на підтвердження нанесення знаків, зареєстрованих відповідно до належних ОСОБА_1 свідоцтв № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , на будь-який товар, для якого ці знаки зареєстровані, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), а також їх використання у рекламі чи прихованій рекламі, позивачем не надано. Апеляційний суд зазначив, що відповідач, як юридична особа з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », , зареєстрований 23 серпня 2016 року. У свою чергу, заявка на реєстрацію знаку для товарів і послуг ««ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» (словесне зображення знаку) ОСОБА_1 подана лише 21 квітня 2017 року, а зареєстрований знак ІНФОРМАЦІЯ_4 , про що видано свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_4 , тобто після реєстрації відповідача. Відповідно до пункту 6 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки. Такими правами, що виникли до дати подання власником свідоцтва заявки на реєстрацію знака, можуть бути, зокрема права іншої особи на комерційне (фірмове) найменування, а також використання іншою особою позначення, тотожного або схожого із зареєстрованим знаком, до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки.

Постановою Верховного суду від 26.01.2022 року касаційну скаргу ОСОБА_1 задоволено частково, постанову Чернігівського апеляційного суду від 12 лютого 2021 року скасовано та справу направлено на новий розгляд до суду апеляційної інстанції. Скасовуючи постанову апеляційного суду, Верховний суд, виходив з того що, апеляційний суд не врахував, що особа яка заявляє вимогу про заборону використання певного позначення, сама має діяти добросовісно, не допускати зловживання правом, зокрема шляхом заборони суб`єкту використовувати його комерційне найменування, право на яке виникло раніше; суд апеляційної інстанції не звернув увагу, що обсяг правової охорони торговельної марки включає в себе предметну, територіальну та часову сферу чинності прав на торговельну марку; апеляційний суд не врахував, що часова сфера чинності виключних прав охоплює собою строк існування виключних прав на торговельну марку, який визначається державою (стаття 496 ЦК України) або ж міжнародними договорами; суд апеляційної інстанції, при скасуванні рішення суду першої інстанції та відмові в задоволенні позовних вимог з взаємовиключних підстав (недоведеності та неефективності способу захисту) не звернув уваги, що на час звернення з позовом в цій справі сплинули строк чинності виключних прав на торговельні марки за свідоцтвами № 98283, 98284, не з`ясував, чи продовжувався цей строк і відповідно чи були порушені права позивача.

В апеляційній скарзі ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» просить скасувати рішення суду першої інстанції та постановити нове рішення, яким у позові ОСОБА_1 відмовити повністю, посилаючись на його незаконність у зв`язку із неповним з`ясуванням обставин справи, недоведеністю обставин, що мають значення для справи, які суд вважав встановленими, порушення норм матеріального права. Відповідач зазначає, що позначення ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ використовувалось ним починаючи із 07 жовтня 2016 року (моменту його внесення до ЄДРПОУ) в якості його назви та комерційного найменування, він не мав наміру і не використовував позначення ТММ-ЕНЕРГОБУД в якості торгівельної марки для маркування чи будь-якої ідентифікації продукції, що ним вироблялась. Вказує, що позивачем не наведено жодного прямого доказу про використання ним позначення ТММ-ЕНЕРГОБУД в якості саме торгівельного знаку, про те, що будь-яка продукція, що виготовляється відповідачем або послуга, що ним надається позначається/маркується за допомогою позначення ТММ-ЕНЕРГОБУД чи схожим до нього позначенням. На думку заявника, є сумнівним визнання судом прихованою рекламою продукції такої інформації, як використання відповідачем позначення ТММ-ЕНЕРГОБУД на своєму сайті шляхом зазначення його в своїй назві, в розділі новин про компанію, документів про сертифікацію його продукції та види діяльності компанії. Також сумнівними та не підкріпленими матеріалами справи є висновки суду про виробництво відповідачем трубопроводів пари та гарячої води, колекторів стаціонарних котлів та про їх належність до 6-го класу товарів за класифікацією МКТП; про рекламу та продаж з використанням позначення ТММ-ЕНЕРГОБУД товарів, які відносяться до 6-го класу МКТП, а також про надання послуг, які відносяться до 35-го, 37-го, 42-го класів МКТП, тобто використання вказаного позначення щодо товарів та послуг, які прямо вказані в Свідоцтвах на знаки НОМЕР_1 та 98284, або є спорідненими із тими товарами та послугами, які вказані в цих Свідоцтвах. Наголошує, що оскільки існує певна система вибору виробника продукції замовником на відкритому тендері, неможливе введення в оману споживача щодо особи виробника виходячи із схожості найменування одного виробника із товарним знаком, що належить іншій особі. Заявником вказується, що експертне дослідження, взяте судом до уваги, проведене з порушенням законодавства, ґрунтується на неповному і необ`єктивному аналізі матеріалів справи і не може бути прийняте як належний доказ схожості до ступеню змішування товарного знаку позивача та назви відповідача. В апеляційній скарзі зазначається про неправильне застосування судом норм права щодо перебігу строку позовної давності, який, за твердженням відповідача, має обліковуватись з моменту початку використання спірного позначення відповідачем, тобто з жовтня 2016 року. Заявник вважає некоректною резолютивну частину рішення як у відношенні позначення, яке суд забороняє до використання відповідачем, так і у відношенні меж такої заборони, зважаючи на положення ч. 5 ст. 16 Закону № 3689.

У відзиві на апеляційну скаргу ОСОБА_1 просить залишити апеляційну скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін, як законне та обґрунтоване. Зазначає, що обсяг правової охорони торговельної марки визначений законодавством і засвідчується відповідними свідоцтвами на торговельну марку, копії яких є в матеріалах справи, і які були покладені в основу рішення суду першої інстанції. Враховуючи, що датою подання заявок на торговельні марки позивача, які охороняються свідоцтвами № 98283 та № 98284 є 28.02.2007, то права на ці торговельні марки діють саме з 28.02.2007. При цьому, як зазначає відповідач, його права на найменування юридичної особи та комерційне найменування виникли 07.10.2016, тобто через дев`ять з половиною років після реєстрації торговельних марок, які охороняються вказаними свідоцтвами. Сам відповідач в апеляційній скарзі стверджує, що він використовує позначення «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» на своєму офіційному сайті, і там же посилається на те, що ці обставини підтверджуються наданими до суду першої інстанції роздруківками із сайту відповідача, довідками з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, листами компаній-партнерів, копіями договорів тощо. Використання відповідачем в мережі Інтернет позначень, які включають «ТММ-ЕНЕРГОБУД», підтверджується наявними в матеріалах справи актами огляду інтернет-сторінок офіційного сайту відповідача, висновком експерта №28723 від 22.01.2020, оглядом судом першої інстанції в судовому засіданні архівних сторінок інтернет-сайту відповідача тощо. Усі ці докази знайшли своє відображення і належну правову оцінку в оскаржуваному судовому рішенні та відповідачем не спростовані. Виключних майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами №98283 та №98284 позивач набув після прийняття рішення Державною службою інтелектуальної власності від 06.01.2017 про державну реєстрацію відповідного договору передання прав, а позов у даній справі був поданий до суду 13.11.2019, тобто в межах встановленого трирічного строку позовної давності.

Згідно з ч. 3 ст. 3 ЦПК України провадження у цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справ.

Відповідно до вимог ч.1 ст.367 ЦПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Частиною 1 ст.368 ЦПК України встановлено, що справа розглядається судом апеляційної інстанції за правилами, встановленими для розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, з особливостями, встановленими цією главою.

За нормами ст. 268 ЦПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.

Зазначеним вимогам закону не відповідає судове рішення суду першої інстанції.

По справі встановлено, що згідно з відомостями Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 28 лютого 2007 року ЗАТ «ТММ-ЕНЕРГОБУД» подано до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» заявку № m200703164 на реєстрацію знаку для товарів і послуг «ТММ-ЕНЕРГОБУД» (графічне зображення знаку).

27 жовтня 2008 року знак зареєстровано, про що видано свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 , зареєстроване у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 27 жовтня 2008 року.

28 лютого 2007 року ЗАТ «ТММ-ЕНЕРГОБУД» подано до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» заявку № m200703165 на реєстрацію знака для товарів і послуг «ТММ-ЕНЕРГОБУД» (словесне зображення знаку).

27 жовтня 2008 року знак було зареєстровано, про що видано свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 , зареєстроване у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 27 жовтня 2008 року.

Відповідно до рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 06 січня 2017 року право власності на знаки для товарів і послуг класів 6, 11, 35, 36, 37, 42, 45, на які зареєстровано знаки, свідоцтва України № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , передано ПАТ «ТММ-ЕНЕРГОБУД» ОСОБА_1

23 вересня 2016 року проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ», (відповідача), види діяльності 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій; 25.62 Механічне оброблення металевих виробів; 78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами; 82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів); 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.

21 квітня 2017 року ОСОБА_1 подано заявку № m201708931 на реєстрацію знаку для товарів і послуг «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» (словесне зображення знаку).

11 березня 2019 року знак було зареєстровано, про що позивачеві видано свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_4 , зареєстроване у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 11 березня 2019 року.

23 серпня 2018 року між ТММ-Енергобуд АГ (ТММ-EnergobudAG) (Швейцарія) (Ліцензіар) та ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» (Ліцензіат) укладено ліцензійний договір, відповідно до якого Ліцензіар, який володіє правом власності на наступні знаки для товарів і послуг: словесне позначення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 237242 від 25 січня 2018 року; словесне позначення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 237243 від 25 січня 2018 року; словесне позначення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 237244 від 25 січня 2018; Ха плату надав Ліцензіату дозвіл на використання Знаків (невиключну ліцензію) для нанесення їх на будь-які товари, для яких знаки зареєстровано, упаковку, в якій містяться такі товари, вивіски, пов`язані з ними, етикетки, нашивки, бирки чи інший прикріплений до товарів предмет або інше маркування, зберігання таких товарів із зазначенням нанесенням знаків з метою пропонування їх для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування їх в діловій репутації чи в рекламі та мережі Інтернет.

20 березня 2019 року між TPBS Group AG (Швейцарія) (Ліцензіар) та ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» (Ліцензіат) укладено ліцензійний договір, відповідно до якого Ліцензіар, який володіє правом власності на знак для товарів і послуг: комбіноване позначення «TPBS», свідоцтво України № НОМЕР_5 від 25 жовтня 2018 року (Знак), за плату надав Ліцензіату дозвіл на використання Знаку (невиключну ліцензію) відносно всіх товарів 6 класу та послуг 37 й 42 класів МКТП, для нанесення його на будь-які товари або надання послуг, для яких знак зареєстровано, упаковку, в якій містяться такі товари, вивіски, пов`язані з ними, етикетки, нашивки, бирки чи інший прикріплений до товарів предмет або інше маркування, зберігання таких товарів із зазначенням нанесеного знаку з метою пропонування їх для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування їх в діловій репутації чи в рекламі та мережі Інтернет, реєстрації доменного імені і т.д.

Згідно з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 40848765, основним видом діяльності відповідача згідно з КВЕД є: 25.1 виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій.

Знак для товарів і послуг « ТММ-ЕНЕРГОБУД» позивачем використовувався як назва/ частина назв юридичних осіб у створенні та управлінні яких він приймав безпосередню участь, а саме Приватне акціонерне товариство « ТММ- ЕНЕРГОБУД», Товариство з обмеженою відповідальністю « Торговий дім» « ТММ-ЕНЕРГОБУД», Товариство з обмеженою відповідальністю « Завод енергетичного машинобудування « ТММ-ЕНЕРГОБУД».

З виписки з Державного реєстру свідоцтв України на торгівельні марки №98283, №89284 вбачається продовження строку дії свідоцтв на торгівельну марку.

Згідно висновку експерта за результатами експертизи у сфері інтелектуальної власності № 28723 від 22 січня 2020 року, що проведена за заявою представника ОСОБА_1 - ОСОБА_2 . Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса:

1.1. Назва ТОВ «ТММ-Енергобуд Менеджмент» () є схожою із комбінованим позначенням «ТММ ЕНЕРГОБУД» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 настільки, що їх можна сплутати.

1.2. Назва ТОВ «ТММ-Енергобуд Менеджмент» () є схожою із словесним позначенням «ТММ-ЕНЕРГОБУД» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 настільки, що їх можна сплутати.

1.3. Копії інтернет-сторінок сайту tmm-pbs.com, надані на дослідження, містять позначення, які є схожими із комбінованим позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №98283 настільки, що їх можна сплутати.

1.4. Копії інтернет-сторінок сайту tmm-pbs.com, надані на дослідження, містять позначення, які є схожими із словесним позначенням «ТММ-ЕНЕРГОБУД» за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 98284 настільки, що їх можна сплутати.

Відповідно до рецензії на висновок експерта за результатами експертизи у сфері інтелектуальної власності за № 28723 від 22 січня 2020 року, складена 25 лютого 2020 року на замовлення представника відповідача ОСОБА_3 , судовим експертом вищого кваліфікаційного класу, патентним повіреним України, кандидатом юридичних наук Прохоровим-Лукіним Г. В., експертне дослідження об`єктів інтелектуальної власності, на підставі якого складено висновок експерта за результатами експертизи у сфері інтелектуальної власності № 28723 від 22 січня 2020 року, проведено неповно та необ`єктивно, з виходом експерта за межі його компетенції, з використанням сумнівних методичних положень, з порушеннями вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08 жовтня 1998 року № 53/5, а тому зроблені на його основі висновки є необ`єктивними та необґрунтованими, що є наслідком порушення принципів об`єктивності та повноти дослідження, визначених статтею 3 Закону України «Про судову експертизу», а також порушення вимог частини третьої статті 72 ЦПК України щодо обов`язку експерта дати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на поставлені йому питання. Відтак, цей висновок викликає сумніви у його правильності та, на переконання рецензента, не може вважатися джерелом доказів.

Частиною першою статті 15 ЦК України визначено право кожної особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відносини, що виникають у зв`язку із набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг, регулюються Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон (в редакції на час виникнення спірних правовідносин)).

Слід вказати, що причиною спору зі справи стало питання про наяність або відсутність підстав для задоволення вимог позивача про зобов`язання відповідача припинити використання позначення та комерційного найменування "ТММ-ЕНЕРГОБУД" у здійсненні власної господарської діяльності.

Як вбачається з матеріалів позовної заяви, позивач мотивує позовні вимоги вчиненням відповідачем акта недобросовісної конкуренції у зв`язку з неправомірним, на його думку, використанням відповідачем позначення, схожого із знаком товарів і послуг за свідоцтвами №98283, №98284, №255157, право на використання якого належить позивачу, а також з його фірмовим (комерційним) найменуванням.

Згідно з приписами статті 10bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883, яка набула чинності для України з 25.12.1991, країни Союзу зобов`язані забезпечити громадянам країн, що беруть участь у Союзі, ефективний захист від недобросовісної конкуренції.

Актом недобросовісної конкупенції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах.

Зокрема підлягають забороні всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємств, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента.

Відповідно до приписів ст. 1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності. Недобросовісною конкуренцією є дії у конкуренції, зокрема визначені главами 2-4 цього Закону.

Неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб`єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб`єкта господарювання (ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції").

Згідно зі ст. 20 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" вчинення дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою відповідальність, передбачену цим Законом.

Водночас ст. 489 ЦК України унормовано, що правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов`язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Відомості про комерійне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом.

Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, та послуг, які ними надаються.

Відповідно до ч. 3 ст. 159 ГК України правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб`єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу.

При цьому, майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування, зокрема, є: 1) право на використання комерційного найменування; 2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання (ч. 1 ст. 490 ЦК України).

Чинне законодавство України не містить ані вимог щодо тотожності комерційного найменування найменуванню юридичної особи (ст. 90 ЦК України), ані вимог щодо певного змісту комерційного найменування (зокрема, щодо зазначення організаційно-правової форми підприємства).

Найменуванням юридичної особи є назва, яка індивідуалізує юридичну особу в сукупності його прав і обов`язків як самостійного суб`єкта права. Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру.

Фірмовим (комерційним) найменуванням є назва, якою юридична особа або громадянин, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, позначають себе на ринку, і яка використовується для їх ідентифікації в господарських (комерційних) відносинах.

В процесі розгляду справи суд встановив як комерційне (фірмове) найменування позивача, яке використовується ним для власної індивідуалізації під час здійснення господарської (комерційної) діяльності, так і комерційне (фірмове) найменування відповідача у справі, а також момент початку їх використання суб`єктами господарювання. Так, згідно з наявних у справі документів, комерційне (фірмове) найменування позивача використовувалось ним задовго до реєстрації відповідача, тобто до 07.10.2016 року.

Також суд встановив, що позивач заявив до суду вимогу про заборону використання відповідачем саме комерційного (фірмового) найменування, схожого з комерційним найменування позивача, а не юридичного найменування відповідача як суб`єкта господарювання.

З наявних в матеріалах справи документів вбачається, що позивач і відповідач функціонують на одному ринку товарів або послуг, а саме 6 класу (звичайні матеріали та їхні сплави металеві будівельні матеріали перемісні металеві конструкціїї та споруди металеві матеріали рейкових колій металеві доколи і дріт дрібні металеві вироби металеві труби сейфи вироби із звичайних металів, що належать до 6 класу руди) та 40 класу ( обробляння матеріалів) Міжнародної кваліфікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація).

З метою встановлення обставин схожості комерційних фірмових найменувань позивача та відповідача настільки, що їх можна сплутати і чи вводить це в оману споживачів щодо послуг, які ними надаються, позивачем було проведено експертизу.

Колегія суддів апеляційного суду погоджується з мотивами суду першої інстанції щодо належності як доказу висновку експертизи № 28723 від 22.01.2020 року та з мотивами щодо неналежності як доказу наданої відповідачем рецензії на зазначений висновок експертизи. Суди здійснюють правосуддя виходячи з принципу змагальності. В той же час відповідачем не заявлялось клопотання щодо призначення експертизи судом. Матеріали справи не містять доказів того що маркування продукції виготовленої відповідачем відбувається за допомогою іншого позначення.

З огляду на викладене, колегія суддів апеляційного суду погоджується з доводами позивача про те, що комерційне (фірмове) найменування відповідача "ТММ-ЕНЕРГОБУД» є таким, що може ввести в оману щодо послуг, які надає позивач під комерційним (фірмовим) найменуванням "ТММ-ЕНЕРГОБУД» МЕНЕДЖМЕНТ", оскільки останні діють на одному ринку товарів та послуг.

Отже, доводи апеляційної скарги про те, що діяльність відповідача пов`язана з виготовленням продукції на замовлення, а отже для визначеного кола споживачів та не є тотожною тій продукції яка виготовляється позивачем, не заслуговують на увагу.

Статтею 431 ЦК України передбачено, що порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Відповідно до ст. ст. 16 та 432 ЦК України унормовано, що способами захисту прав інтелектуальної власності є, зокрема, припинення дії, яка порушує право.

Таким чином, колегія суддів апеляційного суду вважає правомірною вимогу позивача в частині заборони відповідачу використовувати в будь-який спосіб комерційне (фірмове) найменування "ТММ-ЕНЕРГОБУД», оскільки таке використання є порушенням майнових прав інтелектуальної власності позивача на його комерційне (фірмове) найменування.

Що стосується фактів неправомірного використання відповідачем позначення " ТММ-ЕНЕРГОБУД", що схоже зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_4 які належать позивачу, слід зазначити таке.

Пунктом 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що обсяг правовох охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Згідно з приписів ч. 1 ст. 495 ЦК України унормовано, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, зокрема, але не виключно, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

У відповідності до п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до п. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, зокрема, позначення, схоже із зареєстрованим знаком стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Матеріалами справи підтверджено, що позивач є власником знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 зареєстрованим для послуг 6,40,35,47,42 класів МКТП. Вказані свідоцтва № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 не визнано недійсними, отже знаку для товарів та послуг "ТММ-ЕНЕРГОБУД», законом надано правову охорону.

З інтернет-сайту відповідача розміщеної за адресою в мережі Інтернет https://tmm- pbs.com/ru/certificaty/ вбачається, що на ній розміщено ряд сертифікатів Відповідача щодо його продукції та організації його виробництва.

Вищевказані обставини підтверджуються скріншотами інтернет-сторінок в акті огляду інтернет-сторінок № 2 від 21.01.2020.

Так, зі змісту Сертифікату відповідності №UA.TR.034.2551-17 вбачається, що відповідач сертифікував наступну продукцію власного виробництва: елементи трубних поверхонь нагріву, труби сполучні в межах котла, колектори стаціонарних котлів, елементи трубопроводів пари і гарячої води, елементи сталевих технологічних трубопроводів тощо. Вказані товари безпосередньо відносяться до 6-го класу МКТП, зокрема, до виробів із звичайних металів, металевих труб, металевих виробів.

Також, за даними Рішення про затвердження постачальника №РШ-П 0.05.187-17 від 25.09.2017, відповідач затверджений як постачальник своєї продукції для ДП «НАЕК «Енергоатом».

Крім того, відповідач одержав Сертифікат №2595 202 CZ/H-180323 від 19.07.2018 щодо відповідності Системи менеджменту якості вимогам Директиви ЄС PED 2014/68/EU відносно наступних товарів і послуг відповідача: проектування, виробництво та поставка елементів трубопроводів та збірних одиниць трубопроводів пари та гарячої води для теплових та атомних електростанцій, технологічних трубопроводів, трубопроводів для нафтогазового комплексу, котлів та запасних частин до котлів.

Виходячи з зазначеного колегія суддів апеляційного суду погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що відповідач з використанням позначення «ТММ Енергобуд» рекламує, пропонує до продажу та продає товари, які відносяться до 6-го класу МКТП, а також надає послуги, які відносяться до 35-го, 37-го, та 42-го класів МКТП, тобто використовує вказане позначення щодо товарів і послуг, які прямо указані в Свідоцтвах на знаки №98283 та №98284 або є спорідненими із тими товарами і послугами, які вказані в цих Свідоцтвах.

Також не заслуговують на увагу суду доводи апеляційної скарги щодо помилковості висновків суду про те, що строк позовної давності для звернення з даним позовом сплинув, оскільки позивач довідався про порушення своїх прав інтелектуальної власності на знаки за Свідоцтвами № НОМЕР_1 та №98284 06 січня 2017 року з моменту реєстрації факту передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, тобто з моменту набуття таких прав.

Враховуючи те, що висновки суду першої інстанції є достатньо аргументованими, апеляційний суд приходить висновку про відсутність підстав повторно відповідати на ті самі аргументи заявника, при цьому апеляційний суд враховує, що як неодноразово вказував Європейський суд з прав людини, право на вмотивованість судового рішення сягає своїм корінням більш загального принципу, втіленого в Конвенції, який захищає особу від сваволі; рішення національного суду повинно містити мотиви, які достатні для того, щоб відповісти на істотні аспекти доводів сторони (рішення у справі «Руїз Торія проти Іспанії», §§ 29-30). Це право не вимагає детальної відповіді на кожен аргумент, використаний стороною; більше того, воно дозволяє судам вищих інстанцій просто підтримати мотиви, наведені судами нижчих інстанцій, без того, щоб повторювати їх (§ 2 рішення у справі «Хірвісаарі проти Фінляндії»).

Суд забезпечив повний та всебічний розгляд справи на основі наданих доказів, рішення суду першої інстанції відповідає нормам матеріального та процесуального права.

Наведені в апеляційній скарзі доводи не спростовують висновків суду першої інстанції по суті вирішення указаного позову та не дають підстав вважати, що судом порушено норми матеріального чи процесуального права, що може бути підставою для скасування судового рішення.

Керуючись ст.ст. 258, 263, 374, 375, 382, 384, 389, 390, 391 ЦПК України, апеляційний суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТіПіБіеС Продакшн» залишити без задоволення, а рішення Деснянського районного суду м. Чернігова від 02 жовтня 2020 року залишити без змін.

Постанова суду набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів, який обчислюється з дня складення повного судового рішення шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до суду касаційної інстанції.

Головуючий: Судді: