ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/3599/22
провадження № 2/753/4427/22
Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2022 року Дарницький районний суд м. Києва у складі головуючого судді Трусової Т. О. з секретарем судового засідання Кирик К. С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві в порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом СЛАМ.КОМ Єс.пі.Ей (SLAM.COM S.p.A) до ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ), Міністерства економіки України, Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії,

В С Т А Н О В И В:

У лютому 2022 р. компанія СЛАМ.КОМ.Єс.пі.Ей - юридична особа за законодавством Італійської Республіки (далі також - позивач, компанія), звернулася до суду з позовом про визнання недійсним виданого Ало Стрейманну свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 164809 від 10.12.2012, зобов`язання Міністерства економіки України (далі також - Мінекономіки) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним свідоцтва № 164809 від 10.12.2012 та зобов`язання Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі також - Укрпатент) опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості щодо визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 10.12.2012.

Позов обґрунтований такими обставинами. Позивач є відомим у світі виробником високоякісного спортивного одягу для вітрильного спорту та власником позначень за міжнародними реєстраціями № 870825 (від 25.05.2005) та № 505884 (від 07.10.1986) на знак «SLAM, зобр.», позначення за міжнародною реєстрацією № 1344919 (від 20.01.2017) на знак «Slam, зобр.», серед іншого, у 18 та 25 класах за МКТП. Відповідач ОСОБА_1 , перебуваючи в співпраці з позивачем у напрямку маркетингового розвитку та поширення товарів, зареєстрував на території України позначення «SLAM, зобр.» за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 для класів товарів 18 та 25 за МКТП.

Позивач посилається на порушення ОСОБА_1 його права інтелектуальної власності вказуючи, що проведена реєстрація не відповідає умовам надання правової охорони, суперечить приписам статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності, а позначення може ввести в оману споживачів, оскільки породжує або може породити у свідомості споживачів асоціації, пов`язані з компанією СЛАМ.КОМ.Єс.пі.Ей та товарами, які нею виробляються.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями справу передано до розгляду судді Трусовій Т. О. (а. с. 49).

Ухвалою від 05.05.2022 суд відкрив провадження у справі та призначив справу до розгляду в порядку загального позовного провадження в підготовче засідання 27.06.2022 (а.с. 53-54).

06.06.2022 від Міністерства економіки України надійшов відзив із запереченнями проти позову, які мотивовані тим, що з 14.10.2020 у зв`язку з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» від 16.06.2020 № 703-IX Мінекономіки не наділено повноваженнями щодо видачі свідоцтв на торговельні марки та здійснення державної реєстрації торговельних марок (а.с. 65-70).

24.06.2022 надійшов відзив на позовну заяву від Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». За міркуванням Укрпатенту у задоволенні вимог позову слід відмовити, оскільки оспорюване позначення відповідає умовам надання правової охорони, що було встановлено під час проведення експертизи заявки m201211297, поданої в інтересах ОСОБА_1 , стаття 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності не може бути застосована до спірних правовідносин з огляду на ненадання позивачем належних та допустимих доказів наявності між ним та ОСОБА_1 агентських відносин чи відносин представництва, а також позивачем не доведено, що позначення «SLAM, зобр.» є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу (а.с. 82-85).

В підготовчому засіданні 27.06.2022 суд прийняв до розгляду відзиви відповідачів, встановив строки для подання інших заяв по суті справи та відклав підготовче засідання на 17.08.2022 (а.с. 88-89).

15.07.2022 від позивача надійшла уточнена позовна заява та відповідь на відзив Укрпатенту (а. с. 100-110, 113-117).

У відповіді на відзив позивач заперечив проти аргументів Укрпатенту з таких підстав. Описана у відзиві процедура реєстрації торговельних марок та прийняття відносно них рішень жодним чином не спростовують позовних вимог, оскільки не доводять правомірності реєстрації оспорюваного позначення представником (дистриб`ютором і імпортером) спортивного одягу для вітрильного спорту, виробником якого виступав позивач, і реалізовував його відповідно з використанням позначень за міжнародними реєстраціями. На підтвердження існування між позивачем та Ало Стрейманном агентських/представницьких відносин надані інвойси, а статтею 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності передбачено право власника знака перешкоджати реєстрації знака за заявкою, поданою без його дозволу його агентом чи представником, або вимагати її скасування, якщо тільки агент чи представник не подасть докази, що виправдовують його дію. З приводу оманливості оспорюваного позначення позивав зазначив, що воно складається з словесного елементу, тотожного словесним елементам, які були використані позивачем у позначеннях за міжнародними реєстраціями № 870825 та № 505884.

В підготовчому засіданні 17.08.2022 суд відмовив у прийнятті до розгляду уточненої позовної заяви та оголосив перерву в підготовчому засіданні до 30.08.2022 (а.с. 129).

22.08.2022 від позивача надійшла заява про зміну предмета позову (а.с. 132-146).

В підготовчому засіданні 17.08.2022 суд відмовив у прийнятті до розгляду заяви про зміну предмета позову, закрив підготовче провадження та призначив справу до розгляду по суті в судовому засіданні 20.10.2022 (а.с. 149).

20.10.2022 від представника позивача ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд справи за його відсутності.

Відповідач ОСОБА_1 про розгляд справи повідомлявся у встановленому законом порядку за зареєстрованим місцем його проживання, проте судові повістки повернулися без вручення з відмітками «адресат відсутній за вказаною адресою», «за закінченням терміну зберігання», жодних заяв та клопотань не подав, правом на подання відзиву не скористався.

Дослідивши докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, суд встановив такі обставини та визначені відповідно до них правовідносини.

Компанія СЛАМ.КОМ Єс.пі.Ей (SLAM.COM S.p.A), створена і зареєстрована за законодавством Італійської Республіки (юридична адреса: Віа Аллесандро Манзоні 3, 20121 Мілан, Італія), є виробником спортивного одягу для вітрильного спорту та власником позначень за міжнародними реєстраціями № 870825 (від 25.05.2005) та № 505884 (від 07.10.1986) на знак «SLAM, зобр.», позначення за міжнародною реєстрацією № 1344919 (від 20.01.2017) на знак «Slam, зобр.», серед іншого, у 18 та 25 класах за МКТП (а.с. 18-23).

З Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг вбачається, що 04.07.2012 в інтересах ОСОБА_1 було подано заявку про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні, якій присвоєно порядковий номер m201211297.

10.12.2012 Державною службою інтелектуальної власності було зареєстровано позначення «SLAM, зобр.» за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 для класів товарів 18 та 25 за МКТП.

Відповідно до статті 418 Цивільного кодексу України (далі - ЦК) право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

За нормою частини 1 статті 424 цього Кодексу майновими правами інтелектуальної власності є: право на використання об`єкта права інтелектуальної власності; виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності; виключне право перешкоджати неправомірному використанню об`єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Згідно статті 420 цього Кодексу до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Стаття 492 ЦК України визначає, що торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Відповідно до статті 494 ЦК набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Відповідно до статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Спеціальним законом, який регулює відносини, що виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні, є Закон «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 (далі - Закон № 3689-XII).

Стаття 1 Закону № 3689-XII дає визначення знаку як позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом (частина 3 статті 5 Закону № 3689-XII).

Згідно пункту 4 статті 5 Закону № 3689-XII обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Стаття 16 Закону № 3689-XII визначає, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, зокрема, виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

За приписами статті 20 Закону № 3689-XII будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Статтею 3 Закону № 3689-XII передбачено, що якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору.

Таким міжнародним договором в розумінні статті 3 Закону № 3689-XII є Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 (переглянута у Брюсселі 14.12.1900, у Вашингтоні 02.06.1911, у Гаазі 06.11.1925, у Лондоні 02.06.1934, у Лісабоні 31.10.1958, у Стокгольмі 14.07.1967, змінена 02.10.1979), яка набула чинності для України у серпні 1992 р. (далі також - Паризька конвенція про охорону промислової власності).

Статтею 6 sexies цієї Конвенції встановлено, що якщо агент чи представник того, хто є власником знака в одній з країн Союзу, подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знака від свого власного імені в одній чи в декількох таких країнах, власник має право перешкоджати реєстрації чи вимагати її скасування або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент чи представник не подасть докази, що виправдовують його дію.

У пункті 77 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності» роз`яснено, що зі змісту зазначеної статті випливає, що у тлумаченні термінів «агент» і «представник» господарським судам слід виходити не з вузького юридичного значення цих термінів, притаманного галузям цивільного чи господарського права, а з такого їх значення, яке охоплювало б і поширювачів продукції контрагента, які перебувають з ним у певних договірних правовідносинах.

За приписами статті 499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Такі підстави визначені нормою статті 19 Закону № 3689-XII, відповідно до якої свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Виключні права позивача на торговельну марку захищені на території України відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) від 14.04.1981 (дата набуття чинності для України - 25.12.1991).

Частиною першою статті 4 Протоколу до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків, який набрав чинності для України 01.06.2000, передбачено, що з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони.

На підтвердження доводів позову про те, що позивача з відповідачем ОСОБА_1 пов`язували агентські/представницьківідносини, суду надано рахунки-фактури, датовані 22.03.2012, 29.05.2012 та 13.06.2012, які містять інформацію про поставку Ало Стрейманну трьох партій спортивного одягу, виробником якого є СЛАМ.Єс.пі.Ей, на суму 696,96 євро, 171,20 євро та 4 050,40 євро, відповідно (а.с. 24-45).

Визначальним принципом цивільного судочинства є принцип змагальності, згідно з яким кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підставу свої вимог або заперечень (статті 12, 81 ЦПК України), проте жодних доказів на спростування вказаних доказів суду не надано, а відтак суд вважає доведеним факт існування між позивачем та ОСОБА_1 агентських/представницьких відносин.

Згідно пунктом 3 постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 23.12.1993 відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Отже ураховуючи, що заявку про реєстрацію знака для товарів і послуг в інтересах ОСОБА_1 було подано 04.07.2012, оцінка проведеної реєстрації на предмет її відповідності умовам надання правової охорони має здійснюватись згідно з чинним на той час законодавством - Законом «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» в редакції від 16.05.2008.

Відповідно до статті 5 Закону № 3689-XII (в редакції від 16.05.2008) правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

За змістом статті 6 sexies Паризької конвенції про охорону промислової власності тягар доказування відповідності заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг вимогам правової охорони, покладається на агента чи представника, який подає таку заявку без дозволу власника від свого власного імені, проте жодних доказів на підтвердження вказаної обставини ОСОБА_1 не надано.

З огляду на вказане вимога власника знака про скасування реєстрації оспорюваного знака відповідає як приписам національного законодавства, так і приписам міжнародного договору, а саме Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Згідно з абзацом 5 частини 2 статті 6 Закону № 3689-XII не можуть одержати правову охорону позначення, які є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

У пункті 4.3.1.9. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, вказано, що до позначень, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Дослідженням знаку для товарів і послуг за свідоцтвом № НОМЕР_1 установлено, що він складається з словесного елементу, повністю тотожного словесному елементу, який був використаний позивачем у позначеннях за міжнародними реєстраціями № 870825 від 25.05.2005 та № 505884 від 07.10.1986.

Враховуючи вищезазначене, суд визнає переконливими доводи позову про існування можливості введення в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари, марковані знаком для товарів і послуг за свідоцтвом № НОМЕР_1 , через помилкові асоціації з позивачем, а також відносно вироблених ОСОБА_1 товарів, помилково асоційованих із високоякісними товарами позивача.

Отже, за внутрішнім переконанням суду, яке ґрунтується на оцінці сукупності установлених при розгляді цієї справи фактів та доказів, вимоги позивача про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 164809 від 10.12.2012 є повністю обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Вирішуючи вимоги позивача до Міністерства економіки України та до Укрпатенту, суд виходить з наступного.

14.10.2020 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» від 16.06.2020 № 703-ІХ (далі - Закон 703-ІХ), яким були внесені зміни до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», зокрема, абзац другий статті 1 цього Закону викладено у такій редакції: «Національний орган інтелектуальної власності (далі - «НОІВ») - державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України як така, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну в міжнародних та регіональних організаціях».

Також вказаним Законом Закон № 3689-XII було доповнено статтею 2-1, якою визначено, що функції НОІВ виконує юридична особа публічного права (державна організація), утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пункту 2 розділу II Закону № 703-ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» НОІВ є функціональним правонаступником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності щодо окремих функцій та повноважень з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, визначених цим Законом.

Відповідно до пункту 2 статті 2-1 Закону № 703-ІХ до владних повноважень, делегованих НОІВ, зокрема, належать опублікування офіційних відомостей про винаходи і корисні моделі у Бюлетені, ведення Реєстру, внесення до нього відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі.

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 13.10.2020 № 1267-р «Про Національний орган інтелектуальної власності» визначив, що функції Національного органу інтелектуальної власності виконує державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності», а відтак Міністерство економіки України є неналежним відповідачем у спірних правовідносинах, що є підставою для відмови у задоволенні позову в частині заявлених до нього вимог.

Незважаючи на те, що повноваження з опублікування офіційних відомостей щодо об`єктів інтелектуальної власності покладені на Укрпатент законом, суд з урахуванням зайнятої останнім у цій справі позиції з метою ефективного захисту порушених прав позивача вбачає підстави для зобов`язання вчинити такі дії.

Відповідно до положень статті 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

За обставинами справи установлено, щоособою, яка порушила права позивача, є ОСОБА_1 , а відтак саме на нього суд покладає в повному обсязі сплачений позивачем судовий збір.

На підставі викладеного, керуючись статтями 76, 77, 80, 81, 89, 141, 259, 263-265, 268, 354 ЦПК України, суд,

В И Р І Ш И В:

Позов СЛАМ.КОМ Єс.пі.Ей (SLAM.COM S.p.A) задовольнити частково.

Визнати недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 164809 від 10 грудня 2012 року повністю.

Зобов`язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1, код юридичної особи: 31032378) опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості щодо визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 164809 від 10 грудня 2012 року.

Відмовити у задоволенні позову СЛАМ.КОМ Єс.пі.Ей до Міністерства економіки України про зобов`язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг.

Стягнути з ОСОБА_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , рнокпп невідомий) на користь СЛАМ.КОМ Єс.пі.Ей (юридична особа за законодавством Італійської Республіки, місцезнаходження: Віа Аллесандро Манзоні 3, 20121, Мілан, Італія) судовий збір в розмірі 2 481 гривень.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закритті апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення не було вручене у день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Суддя:

Повне рішення складене 01.02.2023.