печерський районний суд міста києва
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2022 року Печерський районний суд м. Києва

суддя Батрин О.В.

секретар судового засідання Габрись О.М.

справа № 757/49179/20-ц

учасники справи:

позивач: МГА Ентертейнмент Інк.

відповідач 1: Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності»

відповідач 2: ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом МГА Ентертейнмент Інк. до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», ОСОБА_1 про визнання патентів на промислові зразки недійсними,

представник позивача Галака І.О. ,

В С Т А Н О В И В :

У листопаді 2020 року позивач МГА Ентертейтмент Інк. звернувся до суду з позовом до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - Укрпатент), ОСОБА_1 та просив:

-визнати недiйсним патент України № НОМЕР_3 на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1», що виданий на ім`я ОСОБА_1 , повнiстю;

- зобов`язати ДП «Український iнститут iнтелектуальної власностi» внести змiни до Державного реєстру патентiв України на промисловi зразки стосовно визнання патенту України на промисловий зразок № НОМЕР_3 вiд 10.01.2020 р. недiйсним повнiстю та здiйснити публiкацiю про це в офiцiйному бюлетенi «Промислова власнiсть».

- визнати недiйсним патент України № НОМЕР_7 на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1», що виданий на iм`я ОСОБА_1 , повнiстю;

- зобов`язати ДП «Український iнститут iнтелектуальної власностi» внести змiни до Державного реєстру патентiв України на промисловi зразки стосовно визнання патенту України на промисловий зразок № НОМЕР_7 вiд 10.01.2020 р. недiйсним повнiстю та здiйснити публiкацiю про це в офiцiйному бюлетенi «Промислова власність».

- визнати недiйсним патент України № НОМЕР_4 на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_2», що виданий на iм`я ОСОБА_1 , повнiстю;

- зобов`язати ДП «Український iнститут iнтелектуальної власностi» внести змiни до Державного реєстру патентiв України на промисловi зразки стосовно визнання патенту України на промисловий зразок № НОМЕР_4 вiд 10.12.2019 р. недійсним повністю та здійснити публікацію про це на офіційному бюлетені «Промислова власність».

- визнати недiйсним патент України № НОМЕР_5 на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_3», що виданий на iм`я ОСОБА_1 , повнiстю;

- зобов`язати ДП «Український iнститут iнтелектуальної власностi» внести змiни до Державного реєстру патентiв України на промисловi зразки стосовно визнання патенту України на промисловий зразок № НОМЕР_5 вiд 25.02.2020 р. недiйсним повнiстю та здiйснити публiкацiю про це в офiцiйному бюлетенi «Промислова власнiсть».

- визнати недiйсним патент України № НОМЕР_8 на промисловий зразок ІНФОРМАЦІЯ_4», що виданий на iм`я ОСОБА_1 , повнiстю;

- зобов`язати ДП «Український iнститут iнтелектуальної власностi» внести эмiни до Державного реєстру патентiв України на промисловi зразки стосовно визнання патенту України на промисловий зразок № НОМЕР_8 вiд 10.09.2020 р. недiйсним повнiстю та здiйснити публiкацiю про це в офiцiйному бюлетенi «Промислова власнiсть».

Позовні вимоги мотивовані тим, що позивач є власником наступних торговельних марок:

- «ІНФОРМАЦІЯ_5» за свідоцтвом № НОМЕР_1 від 25.04.2018 р. щодо наступних товарів 28 класу згідно Міжнародної класифікації товарів і послуг: іграшкові фігури; набори іграшкових фігур; одяг для іграшкових фігур;

- «ІНФОРМАЦІЯ_5» за свідоцтвом № НОМЕР_9 від 25.04.2018 р. щодо наступних товарів 28 класу згідно Міжнародної класифікації товарів і послуг: іграшкові фігури; набори іграшкових фігур; одяг для іграшкових фігур;

- «ІНФОРМАЦІЯ_5» за свідоцтвом № НОМЕР_10 від 10.08.2020 р. щодо великого переліку товарів та послуг 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 30, 41 класів згідно Міжнародної класифікації товарів і послуг;

- «ІНФОРМАЦІЯ_5» за свідоцтвом № НОМЕР_11 від 10.08.2020 р. щодо великого переліку товарів та послуг 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 30, 41 класів згідно Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Так, позивач є відомим виробником дитячих іграшок, зокрема лялечок для дітей різних видів та категорій, що знаходяться у яйці та марковані торгівельної маркою «ІНФОРМАЦІЯ_5.

В Україну товари маркові торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_5» за свідоцтвом України № НОМЕР_9 від 25.04.2018 р. були ввезені в 2018 році офіційним дистриб`ютором позивача в Україні - компанією ТОВ «КІДДІСВІТ», що має право імпортувати та рекламувати товари марковані вказаним знаком для товарів та послуг.

Крім того, позивач вказує, що є власником авторських прав на персонажі відповіднодо Свідоцтва Відомств Сполучених Штатів Америки з авторського права, реєстраційний номер НОМЕР_2 , дата реєстрації 14.11.2018 р., назва роботи: Настанова МГА з протидії порушенням по бренду «ІНФОРМАЦІЯ_5».

Позивачу стало відомо, що Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (наразі - ДП «Український інститут інтелектуальної власності») зареєстровано промислові зразки на ім`я ОСОБА_1 (UA) та видано відповідні патенти, зокрема: патент України № НОМЕР_3 на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1»; патент України № НОМЕР_7 на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1; патент України № НОМЕР_4 на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_2»; патент України № НОМЕР_5 на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_3»; патент України № НОМЕР_8 на промисловий зразок ІНФОРМАЦІЯ_4».

Детально вивчивши промислові зразки відповідача 2, позивач дійшов висновку, що етикетки за промисловими зразками будуть використовуватись для маркування дитячих солодощів, жувальних гумок та іграшок, а отже товари позивача та відповідача 2 будуть реалізовуватись через однакові канали збуту, а саме, спеціалізовані відділи магазинів і будуть мати однакове коло споживачів.

Вказані патенти, на думку позивача, видані з порушенням прав інших осіб, що може призвести до введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари або надає послугу через схожість суттєвих ознак промислових зразків, права на які належать позивачу, а отже мають бути визнані недійсними на підставі ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки».

Ухвалою суду від 10.11.2020 р. позов залишено без руху у зв`язку із невідповідністю вимогам ч. 2 ст. 175, ч. 1 ст. 177 ЦПК України (т. 1 а.с. 190)

На виконання вимог ухвали суду від 10.11.2020 р. позивачем подано до суду заяву про усунення недоліків із позовної заявою в новій редакції (т. 1 а.с. 193-216).

Ухвалою суду від 11.02.2021 р. відкрито провадження у справі та призначено підготовче засідання на 02.04.2021 р. (т. 1 а.с. 219).

18.03.2021 р. від представника відповідача-1 ДП «Український інститут інтелектуальної власності» - Запорожець Л.Г. надійшов відзив на позовну заяву (т. 1 а.с. 223-225), відповідно до якого проти позову заперечила, посилаючись на те, що оскаржувані патенти були зареєстровані відповідно до вимог закону України «Про охорону прав на промислові зразки». Так, відповідно до ст. 14 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» за заявкою на промисловий зразок проводиться формальна експертиза. Якщо заявка відповідає вимогам статті 11 Закону та документ про сплату збору за подання заявки оформлено правильно, заявнику надсилається рішення про видачу патенту. На підставі рішення про видачу патенту на промисловий зразок та за наявності документа про сплату державного мита за видачу патенту Установа публікує у своєму офіційному бюлетені відомості про видачу патенту. Одночасно з публікацією відомостей про видачу патенту Установа здійснює державну реєстрацію патенту на промисловий зразок, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості. Відповідно до ст. 18 Закону патент на промисловий зразок видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту. Зазначила, що під час проведення експертизи заявки, заявлений промисловий зразок не перевіряється на відповідність умові патентоспроможності - новизні. Таким чином, під час видачі спірних патентів Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (наразі - Укрпатент) не порушувало вимог законодавства України та діяло відповідно до Закону. Просила відмовити в задоволенні позову в повному обсязі.

Ухвалою суду від 02.04.2021 р. закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 07.06.2021 р. (т. 1 а.с. 229).

02.04.2021 р. від представника позивача - Галани І.О. надійшла відповідь на відзив відповідача-1 Укрпатент, в якій зазначила, оскільки позов спрямований на захист цивільного права позивача, пов`язаного з реєстрацією патентів на промислові зразки України на ім`я ОСОБА_1 , а органом, який зареєстрував вказаний промисловий зразок, було Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, то вимога щодо зобов`язання Укрпатенту внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки, відомості про визнання повністю недійсними спірних патентів України на промислові зразки на ім`я ОСОБА_3 є похідними від позовних вимог про визнання недійсними таких патентів.

06.05.2021 р. від відповідача 2 ОСОБА_1 надійшов відзив (т.2 а.с. 1-8) на позовну заяву, відповідно до якого заперечує проти вимог позову, посилаючись на їх необґрунтованість та недоведеність. Зазначив, що під час інформаційного пошуку в електронній базі даних Укрпатенту на предмет зареєстрованих в Україні промислових зразків за Міжнародною класифікацією промислових зразків (далі - МКПЗ) (Локарнська класифікація), за такими індексами як 09-03, 09-05 та 19-08 МКПЗ схожих промислових зразків на території України виявлено не було. Також, було проведено пошук серед реєстру добре відомих знаків в Україні, у зв`язку із тим, що знаком може бути етикетка і може претендувати на визнання добре відомого знаку в Україні, відповідно до п. 3.2.1. Наказу Міністерства освіти і науки України № 228 від 15.04.2005 р. «Про затвердження порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності», схожих знаків знайдено не було. А отже, на думку відповідача ним було правомірно подані заявки на реєстрацію промислових зразків та відповідно отримані спірні патенти.

Зазначив, що у позивача була можливість подати на реєстрацію промислові зразки із зображенням іграшок під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_5» з моменту реєстрації та використання своїх торгівельних марок на території України, проте позивач не скористався своїм правом захисту інтелектуальної власності у якості промислових зразків на території України та не виказував зацікавленості у захисті саме цього об`єкту інтелектуальної власності аж до складання позовної заяви, а саме до 04.12.2020 р.

Вказав, що доводи відповідача, про те що торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_5» є добре відомою у кожній родині в Україні, де є діти, є необґрунтованими, оскільки вказана марка не визнана в Україні добре відомою відповідно до вимог Наказу Міністерства освіти і науки України № 228 від 15.04.2005 р. «Про затвердження порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності». Крім того, позивач з часу, коли йому стало відомо про спірні патенти, не звертався до відповідача із відповідними претензіями або попередженнями щодо порушення прав позивача. Про правомірність отримання спірних патентів, на думку відповідача-2 також свідчить відзив Укрпатенту. Оскільки рішення про реєстрацію промислових зразків та внесення відповідних відомостей до Реєстру, а також видачу патентів було здійснено Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, як центральним органом виконавчої влади, саме орган має нести відповідальність. А отже, вважає себе неналежним відповідачем. У задоволенні позову просив відмовити у повному обсязі.

07.06.2021 р. представник позивача Галака І.О. подала відповідь на відзив відповідача 2 ОСОБА_1 (т. 2 а.с. 13-17), в якому зазначила, що відповідачем не було здійснено пошук на існуючих відкритих реєстрах із зареєстрованих торговельних марок та поданих заявок на торговельні марки, з яких би йому стало відомо про торговельні марки «ІНФОРМАЦІЯ_5», права на які із 2018 року належать в Україні позивачу. Вважає, що відповідачем не доведено та не надано жодних доказів на спростування того, що йому було не відомо про торговельні марки «ІНФОРМАЦІЯ_5» та персонажі, що захищені авторським правом. Вважає необґрунтованими доводи відповідача щодо обов`язкової державної реєстрації позивачем промислових зразків із зображенням іграшок за назвою «ІНФОРМАЦІЯ_5», оскільки це є правом позивача, а не обов`язком. Також, вважає безпідставними твердження відповідача щодо необхідності реєстрації всіх інших персонажів позивача у якості промислових знаків та незрозумілість чи буде їх використовувати чи ні, оскільки позивач є власником свідоцтва на авторське право № НОМЕР_2 від 14.11.2018 р. та відповідно його права вже захищені.

27.07.2021 р. ухвалою суду (т. 1 а.с. 41-42) задоволено клопотання представника позивача Галаки І.О. , призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності. Проведення експертизи доручено судовому експерту Соповій К.А,. До отримання висновку експертизи - провадження у справі зупинено.

29.07.2021 р. від відповідача-2 ОСОБА_1 надійшли письмові пояснення (т. 1 а.с. 44-47), відповідно до яких вважає, що він скористався своїм правом на реєстрацію промислового зразка і така реєстрація була вчинена відповідно до вимог чинного законодавства. Також зазначив, що доводи позивача щодо впізнаванності бренду «ІНФОРМАЦІЯ_5», зокрема через пошук інформації щодо власника бренду в різних браузерах та пошуку інформації у великих дитячих магазинах є необґрунтованими, оскільки відповідач скористався офіційними даними реєстру промислових зразків. Аналогічно відзиву, зазначив у поясненнях, що він є неналежним відповідачем у справі. Просив відмовити у задоволенні позову та розгляд справи здійснювати без його участі.

10.08.2021 р. від представника позивача Галаки І.О. надійшла відповідь на пояснення відповідача-2 ОСОБА_1 (т. 2 а.с. 53-54), в якій зазначила, що відповідачем навмисно приховується факт існування інших відкритих реєстрів із зареєстрованих торговельних марок та поданих заявок на торговельні марки. Також вказала, що в пошуковій системі «ГУГЛ» згідно з результатами пошуку за запитом «ІНФОРМАЦІЯ_5» було знайдено 81 900 посилань (станом на 04.08.2021 р.), які б задовольняли пошуковий запит. Отже, відповідачем не було використано всіх можливих способів щоб перевірити інформацію стосовно власника бренду «ІНФОРМАЦІЯ_5».

15.11.2021 р. до суду надійшов висновок судового експерта Сопової К.А. №118-11/21 від 15.11.2021 р. (т. 2 а.с. 69-111).

Ухвалою суду від 17.11.2021 р. у справі поновлено провадження та призначено до судового розгляду на 24.01.2022 р. (т. 2 а.с. 112).

25.01.2022 р. від представника позивача Галаки І.О. надійшли пояснення, відповідно до яких просила задовольнити позов в повному обсязі з урахуванням висновку судового експерта Сопової К.А. № 118-11/21 від 15.11.2021 р. (т. 2 а.с. 120-126).

У судовому засіданні представник позивача позов підтримала, просила задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.

Представник відповідача-1 ДП «Український інститут інтелектуальної власності» та відповідач-2 ОСОБА_1 до судового засідання не з`явились з невідомих причин. Тому, суд розглянув справу у їх відсутність, оскільки у справі достатньо матеріалів про права та взаємовідносини сторін.

Суд, заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши письмові докази, наявні у матеріалах справи, встановив такі обставини та відповідні їм правовідносини.

Частиною першою статті 15 ЦК України визначено право кожної особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК України, ч. 1 ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому законом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Відповідно до ч. 1 ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності належать, зокрема промислові зразки (ч. 1 ст. 420 ЦК України).

Згідно з абз. 3 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Статтею 462 ЦК України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) передбачено, що набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка. Умови та порядок видачі патенту встановлюються законом.

Судом встановлено, що Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в офіційному бюлетені «Промислова власність» було опубліковано:

- 10.01.2020 р. відомості про промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_6» за заявкою ОСОБА_1 № s2019 01127 від 03.06.2019, на підставі чого йому було видано патент № НОМЕР_3 ;

- 10.01.2020 відомості про промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_7» за заявкою ОСОБА_1 № НОМЕР_6 від 03.06.2019 р, на підставі чого йому було видано патент № НОМЕР_7 ;

- 10.09.2020 відомості про промисловий зразок «ЕТИКЕТКА «ІНФОРМАЦІЯ_5»» за заявкою ОСОБА_1 № s2019 02522 від 28.11.2019 р., на підставі чого йому було видано патент № НОМЕР_8;

- 25.02.2020 відомості про промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_8» за заявкою ОСОБА_1 № s2019 01279 від 13.06.2019 р., на підставі чого йому було видано патент № НОМЕР_5 .

Також судом встановлено, що позивач МГА Ентертейнмент Інк. володіє авторським правом та правом інтелектуальної власності на персонажі за Свідоцтвом НОМЕР_2 Відомства Сполучених Штатів Америки. Дата реєстрації: 14.11.2018 р., назва роботи: Настанова МГА з протидії порушенням по бренду L.O.L Surprise! (т. 1 а.с. 106-109).

Крім того, МГА Ентертейнмент Інк. є власником торговельних марок зареєстрованих в Україні:

- «ІНФОРМАЦІЯ_5» за свідоцтвом № НОМЕР_1 від 25.04.2018 р. (т.1 а.с. 90) щодо наступних товарів 28 класу згідно Міжнародної класифікації товарів і послуг: іграшкові фігури; набори іграшкових фігур; одяг для іграшкових фігур;

- «ІНФОРМАЦІЯ_5» за свідоцтвом № НОМЕР_9 від 25.04.2018 р. (т. 1 а.с. 93) щодо наступних товарів 28 класу згідно Міжнародної класифікації товарів і послуг: іграшкові фігури; набори іграшкових фігур; одяг для іграшкових фігур;

- «ІНФОРМАЦІЯ_5» за свідоцтвом № НОМЕР_10 від 10.08.2020 р. (т. 1 а.с. 101) щодо великого переліку товарів та послуг 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 30, 41 класів згідно Міжнародної класифікації товарів і послуг;

- «ІНФОРМАЦІЯ_5» за свідоцтвом № НОМЕР_11 від 10.08.2020 р. (т. 1 а.с. 96) щодо великого переліку товарів та послуг 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 30, 41 класів згідно Міжнародної класифікації товарів і послуг.

З матеріалів справи вбачається, що позивач використовував позначення для маркування своєї продукції «ІНФОРМАЦІЯ_5», яка поширювалась на території України щонайменше з 2018 року, що підтверджується зокрема листом № 219 від 22.09.2020 р. офіційного дистриб`ютора позивача на території України - ТОВ «КІДДІСВІТ» (т. 1 а.с. 85) та найменування товару міститься на офіційному сайті ТОВ «Кіддісвіт» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_9

Згідно зі ст. 1 Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів, згода на обов`язковість якої надана Верховною Радою України, країни до яких застосовується дійсна Конвенція, утворюють союз для охорони прав авторів на їх літературні і художні твори.

Відповідно до п. 1 Конвенції Термін «Літературні і художні твори» охоплює всі твори в галузі літератури, науки і мистецтва, яким би способом і в якій би формі вони не були виражені, як-то: книги, брошури та інші письмові твори, лекції, звертання, проповіді та інші подібного роду твори; драматичні і музично-драматичні твори; хореографічні твори і пантоміми, музичні твори з текстом або без тексту; кінематографічні твори, до яких прирівнюються твори, виражені способом, аналогічним кінематографії; малюнки, твори живопису, архітектури, скульптури, графіки і літографії; фотографічні твори, до яких прирівнюються твори, виражені способом, аналогічним фотографії; твори прикладного мистецтва; ілюстрації, географічні карти, плани, ескізи і пластичні твори, що відносяться до географії, топографії, архітектури або наукам.

Згідно з п. 6 ст. 2 Конвенції твори, зазначені у цій статті, користуються охороною у всіх країнах Союзу. Ця охорона здійснюється на користь автора і його правонаступників.

Пунктом 2 ст. 5 Конвенції передбачено, що користування цими правами і здійснення їх не пов`язані з виконанням будь-яких формальностей; таке користування і здійснення не залежать від існування охорони в країні походження твору. Отже, крім установлених цією Конвенцією положень, обсяг охорони, рівно як і засоби захисту, що забезпечують автору охорону його прав, регулюються виключно законодавством країни, в якій виникає потреба в ній.

Відповідно до ст. 433 ЦК України до об`єктів авторського права належать, зокрема, фотографічні твори.

Частиною 2 ст. 433 ЦК України передбачено, що твори є об`єктами авторського права без виконання будь-яких формальностей щодо них та незалежно від їх завершеності, призначення, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 440 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на твір є: право на використання твору; виключне право дозволяти використання твору; право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права на твір належать його авторові, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Відповідно до ст. 441 ЦК України використанням твору є його: опублікування (випуск у світ); відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі; переклад; переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни; включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо; публічне виконання; продаж, передання в найм (оренду) тощо; імпорт його примірників, примірників його перекладів, переробок тощо. Використанням твору є також інші дії, встановлені законом.

Згідно з ч. 1 ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать: а) виключне право на використання твору; б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами. Майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське право) можуть бути передані (відчужені) іншій особі згідно з положеннями статті 31 цього Закону, після чого ця особа стає суб`єктом авторського права.

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Згідно з ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).

Належним та допустимим доказом у справах, пов`язаних з вирішенням спорів про визнання недійсними патенту на промисловий зразок, є експертиза, оскільки питання, пов`язані з віднесенням ознак промислового зразка до суттєвих, використанням сукупності суттєвих ознак промислового зразка у виробі чи в іншому зареєстрованому промисловому зразку з більш пізнім пріоритетом, потребують спеціальних знань.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 89 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Статтею 77 ЦПК України визначено, що належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень.

Належним та допустимим доказом у справах, пов`язаних з вирішенням спорів про визнанням недійсними свідоцтв про реєстрацію авторських прав на твір, є експертиза, оскільки питання, пов`язані із встановленням факту наявності чи відсутності критерію оригінальності твору (чи є твір результатом творчої праці), потребують спеціальних знань.

За правилами ст. 80 ЦПК України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів) (ст. 89 ЦПК України).

Відповідно до висновку експерта № 118-11/21 від 15.11.2021 р. за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, який підготовлений відповідно до Закону України «Про судову експертизу» судовим експертом Соповою К.А. вбачається, що при проведенні дослідження експерту надавались матеріали, необхідні для повного дослідження порушених питань, у ньому міститься докладний опис проведених досліджень та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених запитань. Будь-яких належних та допустимих доказів на спростування зазначеного висновку зі сторони відповідачів суду не надано, і наданий висновок не суперечить іншим матеріалам справи.

У своєму висновку експерт вказала, що:

1. у зображеннях промислових зразків за патентами № НОМЕР_3(варіанти 1.1., 2.1., 3.1, 4.1), № НОМЕР_8 (варіанти 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1), № НОМЕР_5 (варіанти 1.1, 2.1) використано торговельні марки за свідоцтвами України № НОМЕР_12, НОМЕР_1.

2. у зображенні промислового зразка за патентом № НОМЕР_3 (варіант 1.1) використано зображення персонажу ІНФОРМАЦІЯ_10 згідно Свідоцтва на авторське право № НОМЕР_2, від 14.11.2018 року.

3. у зображенні промислового зразка за патентом № НОМЕР_3 (варіант 2.1) використано зображення персонажу ІНФОРМАЦІЯ_10 згідно свідоцтва на авторське право № НОМЕР_13. дата реєстрації: 14 листопада 2018 року.

4. у зображенні промислового зразка за патентом № НОМЕР_3 (варіант 3.1) використано зображення персонажу ІНФОРМАЦІЯ_11 згідно свідоцтва на авторське право № НОМЕР_13, дата реєстрації: 14 листопада 2018 року.

5. у зображенні промислового зразка за патентом № НОМЕР_3 (варіант 4.1) використано зображення персонажу ІНФОРМАЦІЯ_12 згідно Свідоцтва на авторське право № НОМЕР_2, дата реєстрації: 14 листопада 2018 року?

6. у зображенні промислового зразка за патентом № НОМЕР_7 (варіант 1.1) використано зображення персонажу ІНФОРМАЦІЯ_10 згідно Свідоцтва на авторське право № НОМЕР_14, дата реєстрації: 14 листопада 2018 року?

7. у зображенні промислового зразка за патентом № НОМЕР_7 (варіант 2.1.) використано зображення персонажу ІНФОРМАЦІЯ_13 згідно Свідоцтва на авторське право № НОМЕР_15, дата реєстрації: 14 листопада 2018 року.

8. у зображенні промислового зразка за патентом № НОМЕР_8 (варіант 1.1.) використано зображення персонажу ІНФОРМАЦІЯ_14 згідно Свідоцтва на авторське право № НОМЕР_15, дата реєстрації: 14 листопада 2018 року.

9. у зображенні промислового зразка за патентом № НОМЕР_8 (варіант 2.1.) використано зображення персонажу ІНФОРМАЦІЯ_14 згідно Свідоцтва на авторське право № НОМЕР_15, дата реєстрації: 14 листопада 2018 року?

10. у зображенні промислового зразка за патентом № НОМЕР_8 (варіант 3.1.) використано зображення персонажу ІНФОРМАЦІЯ_15 згідно Свідоцтва на авторське право № НОМЕР_2, дата реєстрації: 14 листопада 2018 року?

11. у зображенні промислового зразка за патентом № НОМЕР_8 (варіант 4.1.) використано зображення персонажу ІНФОРМАЦІЯ_15 згідно Свідоцтва на авторське право № НОМЕР_2, дата реєстрації: 14 листопада 2018 року.

12. у зображенні промислового зразка за патентом № НОМЕР_8 (варіант 5.1.) використано зображення персонажу ІНФОРМАЦІЯ_16 згідно Свідоцтва на авторське право № НОМЕР_2, дата реєстрації: 14 листопада 2018 року.

13. у зображенні промислового зразка за патентом № НОМЕР_8 (варіант 6.1.) використано зображення персонажу ІНФОРМАЦІЯ_16 згідно Свідоцтва на авторське право № НОМЕР_2, дата реєстрації: 14 листопада 2018 року.

14. у зображенні промислового зразка за патентом № НОМЕР_8 (варіант 7.1.) використано зображення персонажу ІНФОРМАЦІЯ_17 згідно Свідоцтва на авторське право № НОМЕР_2, дата реєстрації: 14 листопада 2018 року.

15. у зображенні промислового зразка за патентом № НОМЕР_8 (варіант 8.1.) використано зображення персонажу ІНФОРМАЦІЯ_17 згідно Свідоцтва на авторське право № НОМЕР_2, дата реєстрації: 14 листопада 2018 року.

16. у зображенні промислового зразка за патентом № НОМЕР_4 (варіант 1.1) використано зображення персонажів ІНФОРМАЦІЯ_18, ІНФОРМАЦІЯ_17, ІНФОРМАЦІЯ_19, ІНФОРМАЦІЯ_20, згідно Свідоцтва на авторське право № НОМЕР_13, дата реєстрації: 14 листопада 2018 року.

17. у зображенні промислового зразка за патентом № НОМЕР_5 (варіант 1.1.) використано зображення персонажу ІНФОРМАЦІЯ_11 згідно Свідоцтва на авторське право № НОМЕР_13, дата реєстрації: 14 листопада 2018 року.

18. у зображенні промислового зразка за патентом № НОМЕР_5 (варіант 2.1.) використано зображення персонажу ІНФОРМАЦІЯ_11 згідно Свідоцтва на авторське право № НОМЕР_13, дата реєстрації: 14 листопада 2018 року.

Відповідно до п. «в» ст.1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Згідно з п. 6 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.

Висновком експерта було встановлено, що у зображеннях промислових зразків за патентами № НОМЕР_3, № НОМЕР_7, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_8 відповідачем-2 використано торговельні марки за свідоцтвами позивача № НОМЕР_9 та № НОМЕР_1, а також використано зображення персонажів за Свідоцтвом на авторське право № НОМЕР_2 від 14.11.2018 р. належне позивачу

При цьому, як вбачається із матеріалів справи, позивач не надавав відповідачу-2 згоди на таке використання промислових зразків та зображень.

З наведеного слідує, що відповідачем-2 було порушено права позивача щодо використання належних йому торговельних марок за свідоцтвами № НОМЕР_9, НОМЕР_1 та зображень персонажів за Свідоцтвом на авторське право № НОМЕР_2 від 14.11.2018 р., які позивач почав використовувати раніше дати подання заявок відповідачем-2 (03.06.2019 р. дата подання першої заяви відповідачем-2).

Таким чином, з урахуванням встановлених обставин та здобутих під час розгляду справи доказів, суд дійшов висновку, що видача спірних патентів України № НОМЕР_3, № НОМЕР_7, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_8 була здійснена з порушенням умов надання правової охорони промислового зразка, а саме здійснення державної реєстрації промислового зразка з порушенням прав інших осіб, а тому, відповідно до ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» вказані патенти підлягають визнанню недійсними.

За змістом пункту 2.2 Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки (Наказ Міністерства освіти і науки України 12.04.2001 № 290) у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання патенту недійсним повністю або частково. Відповідно до пункту 3 статті 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» при визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Суд враховує належні доводи і вимоги позовної заяви, що при визнанні патенту недійсним слід внести відомості про таке визнання до Державного реєстру патентів України на промислові зразки та здійснити про це повідомлення в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Водночас, суд зазначає, що 14.10.2020 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» від 16.06.2020 №703-ІХ, яким визначено повноваження Національного органу інтелектуальної власності (далі - НОІВ), зокрема, забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Частиною першою статті 2-1 Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» визначено, що функції НОІВ виконує юридична особа публічного права (державна організація), утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України. За змістом частини другої статті 3-1 Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності», до визначених повноважень, делегованих НОІВ, належить у тому числі і визнання недійсними прав на винаходи і корисні моделі у порядку, передбаченому законом; опублікування офіційних відомостей про винаходи і корисні моделі у Бюлетені, ведення Реєстру, внесення до нього відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про національний орган інтелектуальної власності» від 13.10.2020 №1267-р, на виконання підпункту 1 пункту 7 розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності», визначено, що Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» виконує функції Національного органу інтелектуальної власності. Згідно з пунктом 2 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності», Національний орган інтелектуальної власності є функціональним правонаступником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, щодо окремих функцій та повноважень з реалізації державної політки у сфері інтелектуальної власності, визначених цим Законом.

Таким чином, суд дійшов висновку, що вимоги позову в частині зобов`язання ДП «Український інститут інтелектуальної власності» внести зміни у Державний реєстр патентів України на промислові зразки, підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Відповідно до ст. 5 ЦПК України здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законами України.

Відповідно до статті 18 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» патент видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

Враховуючи викладене, доводи відповідача-2 ОСОБА_1 , що він є неналежним відповідачем у справі, є необґрунтованими.

Відповідно до ч. 1, 2, 3 ст. 137 ЦПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Як вбачається із матеріалів справи, зокрема із копій ордерів на надання правничої допомоги № 1056046 від 21.10.2020 р., 1093068 від 01.04.2020 р., 1093069 від 01.04.2020 р. інтереси позивача під час підготовки справи до розгляду та під час розгляду справи на підставі договору про надання правової допомоги № 0124/10-19(І) від 24.01.2020 р. представляла адвокат Галака І.О.

Проте, матеріали справи не містять копії договору про надання правової допомоги № 0124/10-19(І) від 24.01.2020 р., укладеного між позивачем та адвокатом, що позбавляє суд встановити умови та порядок обчислення розміру гонорару адвоката за надання нею правової допомоги в даній справі.

Лише надано орієнтовний розрахунок про надані послуги та про послуги, які планується надати під час розгляду справи (т. 1 а.с. 176), а також прибутковий касовий ордер № 21 від 13.10.2020 р., відповідно до якого позивач МГА Ентертейнмент ІНК. сплатив адвокату 20 000 грн. (т. 1 а.с. 182).

Тому, враховуючи відсутність договору про надання про правової допомоги № 0124/10-19(І) від 24.01.2020 р. в матеріалах справи, актів прийому-передачі робіт, відсутність даних щодо порядку обчислення гонорару адвоката (фіксований розмір, погодинна оплата), суд дійшов висновку про відмову у задоволенні заяви про стягнення з відповідача-2 на користь позивача понесених витрат у розмірі 20 000 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: у разі задоволення позову - на відповідача (п.1 ч. 1 ст. 141 ЦПК України).

Враховуючи те, що ДП «Український інститут інтелектуальної власності» відповідно до покладених на нього повноважень, не відслідковує порушення прав власників знаків для товарів і послуг, суд вважає, що з відповідача ОСОБА_1 підлягають стягненню на користь позивача судові витрати, понесені ним під час розгляду справи, які складаються з суми сплаченого судового збору у розмірі 21 020 грн.

Керуючись, Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів, ст. 5, 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. ст. 15, 16, 418, 420, 433, 440, 441, 462 ЦК України, ст. 4, 5, 12, 13,76-81, 89, 102-106, 133, 141, 259, 263-265, 273, 354, 355 ЦПК України, суд,

В И Р І Ш И В :

Позов МГА Ентертейнмент Інк. до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», ОСОБА_1 про визнання патентів на промислові зразки недійсними - задовольнити.

Визнати недiйсним патент України № НОМЕР_3 на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1», що виданий на ім`я ОСОБА_1 , повністю.

Зобов`язати Державне пiдприємство «Український iнститут iнтелектуальної власностi» внести змiни до Державного реєстру патентiв України на промисловi зразки стосовно визнання патенту України на промисловий зразок № НОМЕР_3 вiд 10.01.2020 р. недiйсним повнiстю та здiйснити публiкацiю про це в офiцiйному бюлетенi «Промислова власнiсть».

Визнати недiйсним патент України № НОМЕР_7 на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1», що виданий на iм`я ОСОБА_1 , повністю.

Зобов`язати Державне пiдприємство «Український iнститут iнтелектуально"i власностi» внести змiни до Державного реєстру патентiв Укра·iни на промисловi зразки стосовно визнання патенту Укра'iни на промисловий зразок № НОМЕР_7 вiд 10.01.2020 р. недiйсним повнiстю та здiйснити публiкацiю про це в офiцiйному бюлетенi «Промислова власність».

Визнати недiйсним патент України № НОМЕР_4 на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_2», що виданий на iм`я ОСОБА_1 , повністю.

Зобов`язати Державне пiдприємство «Український iнститут iнтелектуальної власностi» внести змiни до Державного реєстру патентiв України на промисловi зразки стосовно визнання патенту України на промисловий зразок № НОМЕР_4 вiд 10.12.2019 р. недійсним повністю та здійснити публікацію про це на офіційному бюлетені «Промислова власність».

Визнати недiйсним патент України № НОМЕР_5 на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_3», що виданий на iм`я ОСОБА_1 , повністю.

Зобов`язати Державне пiдприємство «Український iнститут iнтелектуальної власностi» внести змiни до Державного реєстру патентiв України на промисловi зразки стосовно визнання патенту України на промисловий зразок № НОМЕР_5 вiд 25.02.2020 р. недiйсним повнiстю та здiйснити публiкацiю про це в офiцiйному бюлетенi «Промислова власнiсть».

Визнати недiйсним патент України № НОМЕР_8 на промисловий зразок ІНФОРМАЦІЯ_4», що виданий на iм`я ОСОБА_1 , повнiстю.

Зобов`язати Державне пiдприємство «Український iнститут iнтелектуальної власностi» внести змiни до Державного реєстру патентiв України на промисловi зразки стосовно визнання патенту України на промисловий зразок № НОМЕР_8 вiд 10.09.2020 р. недiйсним повнiстю та здiйснити публiкацiю про це в офiцiйному бюлетенi «Промислова власнiсть».

Стягнути з ОСОБА_1 на користь МГА Ентертейнмент Інк. 20 020 грн. судового збору.

Рішення суду може бути оскаржене шляхом подання до Київського апеляційного суду апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складання повного тексту судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення не було вручене у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Позивач: МГА Ентертейнмент Інк. (MGA Entertainment, Inc.): 9220 Уіннетка Авеню, Чатсуорт, Каліфорнія 91311, Сполучені Штати Америки

Відповідач-1: Державне пiдприємство «Український iнститут iнтелектуальної власностi»: 01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1, Код

Відповідач-2 ОСОБА_1 : АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - відсутній.

Суддя: О.В. Батрин