№ 336/6708/20
провадження № 2/336/121/2022
Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2022 р. м. Запоріжжя

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя у складі:

головуючого судді Дмитрюк О.В.,

за участю секретаря Нєдєльчевої О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до фізичної особи підприємця ОСОБА_2 , фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю «Лакомка 2010») про припинення порушення прав інтелектуальної власності та заборону здійснення певних дій, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач 11.11.2020 р. звернулась з вищевказаним позовом, в якому зазначила, що вона з 20.06.2018 р. є власником належним чином зареєстрованого і діючого знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , правова охорона на який поширюється на товари 29 класу МКТП (зокрема, на товар: насіння соняшника смажене), а також на інші товари, споріднені з ними.

Відповідно до ч.3 ст.5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до установи і продовжується установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому п.2 ст.18 цього Закону. Порядок продовження строку дії свідоцтва встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Згідно ст.16 Закону торговельні марки, права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Таким чином, чинні права що випливають із свідоцтва № НОМЕР_1 , діють від дати подання заявки 05.10.2019 р.

З інформації, що міститься у відкритому доступі на офіційному сайті ДП «Український інститут промислової власності» база даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг», даний об`єкт інтелектуальної власності діє станом на дату подання позовної заяви до суду. Так, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 діє на території України до 05.10.2029 р.

За змістом ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», саме позивачу належить виключне право використовувати вищезазначену торговельну марку та дозволяти її використання іншим способом.

Позивач, користуючись виключним правом використовувати належну їй на праві власності торговельну марку, надав третій особі ТОВ «Лакомка 2010», відповідно до укладених ліцензійних договорів, право на використання наступних об`єктів, зокрема:

знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , зареєстрований для товарів і послуг 29 класу МКТП;

знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за свідоцтвом України № НОМЕР_2 , зареєстрований для товарів і послуг 29 класу МКТП.

Торговельна марка «Лускунчик-Смакунчик» використовується третьою особою на підставі ліцензійних договорів, про надання невиключної ліцензії на використання знака для товарів і послуг від 02.01.2019 р., від 01.07.2019 р., від 01.08.2019 р., від 01.10.2019 р., 30.12.2019 р., укладених між ОСОБА_1 та ТОВ «Лакомка 2010», щодо використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 131660 та 85551 для товарів 29 класу МКТП.

ТОВ «Лакомка 2010» є відомим виробником насіння смаженого соняшника «Лускунчик-Смакунчик», проводить активну маркетингову діяльність на території України.

Виробництво упаковки для продукції здійснюється на підставі договору № 1/29-12 від 29.12.2017 р., укладеного між ТОВ «ВК» та третьою особою.

У вересні 2020 р. позивачу стало відомо про використання ОСОБА_2 , без належних правових підстав, торговельної марки позивача позначення «Лускунчик-Смакунчик» та пропонування до продажу/продаж цих товарів ОСОБА_3 .

Товари виробництва ОСОБА_2 є такими самими та/або спорідненими з товарами, для яких зареєстрована торговельна марка позивача та позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нанесене на дані товари (насіння соняшника смажене), є сходим із торговельною маркою позивача, і внаслідок такого використання, дане позначення може бути сплутано з вказаною торговельною маркою, зокрема, викликати асоціації з нею, що порушує вправа інтелектуальної власності позивача.

Однією з підстав звернення до суду є те, що торговельна марка незаконно використовується ОСОБА_2 під час виробництва, зберігання, а ОСОБА_3 зберігає, пропонує та продає товари (насіння соняшника смажене «Лускунчик-Смакунчик»).

Позначення «Лускунчик-Смакунчик», нанесене на товар виробництва ОСОБА_2 (упаковка насіння соняшника смаженого) та торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є фонетично та семантично тотожними, а також збігаються за всіма графічними ознаками, за виключенням кольорового забарвлення елементів.

Згідно висновку експерта № 197-2 від 22.09.2020 р. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності: Застосування позначення у вигляді напису «Лускунчик-Смакунчик» на наданих для поведення дослідження упаковках насіння соняшника смаженого виробництва ТОВ «Лакомка 2020» є використанням знака для товарів і послуг (торговельної марки) за свідоцтвом України № НОМЕР_1 щодо наведеного у свідоцтві товару 29 класу МКТП насіння соняшникове смажене. 2. Позначення у вигляді напису «Лускунчик-Смакунчик», які нанесені на надані для проведення дослідження упаковки насіння соняшника смаженого виробництва фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , є схожими з торговельною маркою за свідоцтвом України № НОМЕР_1 стосовно наведених у свідоцтві товарів, і внаслідок їх використання, можуть бути сплутані з вказаною торговельною маркою, зокрема викликати асоціації з нею.

Таким чином відповідачами здійснюється незаконне виготовлення, зберігання та пропонування до продажу і продаж товарів з використанням торговельної марки «Лускунчик-Смакунчик» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 .

Посилаючись на ст.ст.1,5, 16, 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст.ст.41, 124 Конституції України, ст.ст.13, 15, 16, 321, 431, 432, 386, 426, 492, 494, 495, 1107 ЦК України, ст.ст.16 та 41 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, ст.ст.6 та 13 Європейської конвенції, позивач просить зобов`язати ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 припинити порушення прав інтелектуальної власності ОСОБА_1 на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.11.2010 р., зареєстрований для товарів 29 класу МКТП; заборонити ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 використовувати (виробництво, зберігання, пропонування до продажу, рекламування та продаж товарів) позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші позначення, схожі до ступеню змішування із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.11.2010 р. зареєстрованого для товарів 29 класу МКТП, майнові права на який належить ОСОБА_2 ; судові витрати покласти на відповідачів.

Ухвалою від 16.11.2020 р. відкрито провадження у справі, призначено її розгляд за правилами загального позовного провадження на 18.12.2020 р.

18.12.2020 р. підготовче судове засідання відкладено на 14.01.2021 р. за клопотанням представника позивача.

14.01.2021 р. закрито підготовче провадження, справу призначено до судового розгляду на 14.04.2021 р.

14.04.2021 р. розгляд справи відкладено на 10.06.2021 р. на підставі п.2 ч.2 ст.223 ЦПК України за клопотанням відповідача.

10.06.2021 р. розгляд справи відкладено на 07.09.2021 р. на підставі п.2 ч.2 ст.223 ЦПК України.

Ухвалою суду від 07.09.2021 р. зупинено провадження у справі на підставі п.6 ч.1 ст.251 ЦПК України.

Постановою Запорізького апеляційного суду від 22.11.2021 р. скасовано ухвалу про зупинення провадження від 07.09.2021 р., справу направлено для продовження розгляду.

02.12.2021 р. справа надійшла до Шевченківського районного суду м.Запоріжжя, та призначено судове засідання на 31.01.2022 р.

31.01.2022 р. розгляд справи відкладено на 25.02.2022 р. за клопотанням відповідача на підставі п.2 ч.2 ст.223 ЦПК України.

25.02.2022 р. розгляд справи відкладено на 15.04.2022 р. через перебування судді у відпустці.

15.04.2022 р. розгляд справи відкладено на 01.06.2022 р., 01.06.2022 р. на 20.07.2022 р., а 20.07.2022 р. на 20.10.2022 р. за клопотанням відповідача ОСОБА_2 та його представника.

20.10.2022 р. розгляд справи відкладено на 06.12.2022 р. на підставі ч.5 ст.223 ЦПК України.

Представник позивача в судовому засіданні підтримав позов, просив задовольнити з підстав, викладених в позовній заяві та відповіді на відзив (т.2 а.с.79-86)

Представник відповідача та відповідач ОСОБА_2 просили відмовити в задоволенні позовних вимог з підстав викладених у відзиві на позов (т.1 а.с.172-174).

Відповідач ОСОБА_3 до суду не з`явився, про розгляд справи повідомлявся у встановленому законом порядку, причини неявки суду не повідомив, в процесі розгляду справи відзиву на позов не подавав.

Суд розглянув справу за відсутності відповідача ОСОБА_3 на підставі ч.1 ст.223 ЦПК України.

Представник третьої особи - ТОВ «Лакомка 2010» в судове засідання не з`явився, направив до суду заяву про розгляд справи без його участі, рішення по справі просить ухвалити на підставі наявних у ній доказів, задовольнити позов ОСОБА_1 . В процесі розгляду справи надані письмові пояснення та суті позовних вимог (т.2 а.с.13-21, т.3 а.с.178-190, т.4 а.с.37-45).

Розгляд справи за відсутності учасника справи узгоджується з положеннями ч.3 ст.211 ЦПК України.

Суд, заслухавши пояснення представника позивача, відповідача ОСОБА_2 та його представника, приймаючи до уваги позицію представника третьої особи, дослідивши матеріали цивільної справи, вважає, що в задоволенні позову слід відмовити з огляду на наступне.

Згідно свідоцтва (т.1 а.с.29) знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг 25.11.2010 р.

Відповідно до виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, виданої станом на 25.10.2008 р. (а.с.28), власником свідоцтва № НОМЕР_1 є ОСОБА_1 .

Звертаючись до суду з позовом про припинення порушення прав інтелектуальної власності та заборону вчинення певних дій, позивач просила захистити її право власника на торговельну марку, зареєстровану в Державному реєстрі на знаки для товарів та послуг за № 131660.

Разом з тим, постановою Запорізького апеляційного суду від 20.09.2022 р. (т.4 а.с.11-17), окрім іншого, скасовано у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг запис стосовно реєстрації за ОСОБА_1 прав власника на Торговельну марку, яка зареєстрована в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг на підставі Свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 .

Відповідно до ст.418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності згідно ст.420 ЦК України у тому числі належать промислові зразки, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Згідно ч. 1 ст.494 ЦК України та ч.3 ст.5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором (ч. 2 ст.495 ЦК України).

Як встановлено судом, постановою Запорізького апеляційного суду від 20.09.2022 р. запис стосовно реєстрації за ОСОБА_1 права власника на торговельну марку, зареєстровану за № 131660 скасовано, а тому відсутні правові підстави для захисту права інтелектуальної власності позивача у обраний нею спосіб.

Доводи представника позивача про те, що фактично рішення суду апеляційної інстанції про скасування у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг не виконано, відповідні відомості до реєстру не внесено, не спростовує висновків суду, оскільки, в силу положень ст.384 ЦПК України, постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

При ухваленні рішення про відмову в задоволенні позову судом також враховано, що ОСОБА_2 у судовому порядку оспорював право інтелектуальної власності, в тому числі, що виникло у позивача на підставі свідоцтва № НОМЕР_1 .

Як встановлено рішенням Заводського районного суду м.Запоріжжя від 20.01.2022 р. (т.3 а.с.150-154):

« ОСОБА_2 із ОСОБА_5 перебували у зареєстрованому шлюбі з 12.09.1986 р. по 24.11.1994 р. та у повторному шлюбі з 27.08.2005 р. по 19.06.2018 р.

Під час повторного шлюбу ОСОБА_5 зареєструвала, об`єкти інтелектуальної власності на власне ім`я, про що свідчать наступні документи: …свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 , зареєстрований у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.11.2010…

У зв`язку із тим, що Торговельні марки та Промислові зразки були зареєстровані ОСОБА_5 під час шлюбу з ОСОБА_2 , кожен з подружжя своїми спільними і коштами, і працею приймали участь в набутті та розвитку цих об`єктів, суд вважає право на ці об`єкти є спільною сумісною власністю подружжя у відповідності до ст.ст. 60, 70СК України 355, 368 ЦК України.

… під час шлюбу ОСОБА_5 передала виключні майнові права інтелектуальної власності, які є об`єктами спільної сумісної власності подружжя, доньці ОСОБА_1 .

Відповідно до Договору № 2 про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг « ОСОБА_6 » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 20.06.2018 ОСОБА_5 передала зазначені виключні майнові права інтелектуальної власності ОСОБА_1 .

Відсутність нотаріально посвідченої згоди ОСОБА_2 на відчуження торгівельних марок та промислових зразків сторонами не оспорюється, у зв`язку із чим суд уважає за можливе відновити права позивача у спосіб, зазначений у позовній заяві, а саме визнавши недійсними спірні договори відчуження об`єктів інтелектуальної власності».

Згаданим рішенням суду, яке залишено в цій частині без змін постановою Запорізького апеляційного суду від 20.09.2022 р., визнано недійсним договір відчудження ОСОБА_5 на користь ОСОБА_1 торговельної марки, яка зареєстрована у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг на підставі свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 .

Із вказаних судових рішень випливає, що задовольняючи позов ОСОБА_2 про визнання недійсним договорів відчудження торгівельної марки, промислового зразка, скасування записів стосовно реєстрації прав власності, внесення відомостей до Державних реєстрів свідоцтв, патентів України, суди дійшли висновку, що торгівельні марки та промислові зразки, є спільною сумісною власністю подружжя ОСОБА_7 , виключні майнові права, у тому числі на спірний об`єкт інтелектуальної власності був переданий позивачу без згоди ОСОБА_2 , у зв`язку з чим суд визнав недійсним, у тому числі договір відчудження торговельної марки, яка зареєстрована за № 131660.

З наведеного вище, суд дійшов висновку, що позов ОСОБА_1 не підлягає задоволенню.

На підставі ст. 141 ЦПК України, суд не стягує з відповідачів на користь позивача судові витрати.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 259, 263, 264, 265, 268, 273, 354 ЦПК України, суд,-

В И Р І Ш И В :

В задоволенні позову ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ) до фізичної особи підприємця ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ), фізичної особи підприємця ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ) (третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю «Лакомка 2010») про припинення порушення прав інтелектуальної власності та заборону здійснення певних дій відмовити.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Запорізького апеляційного суду протягом тридцяти днів.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення складений 16 грудня 2022 року.

Суддя О.В.Дмитрюк