ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 22-ц/803/1176/22 Справа № 175/2009/21 Суддя у 1-й інстанції - Новік Л. М. Суддя у 2-й інстанції - Пищида М. М.
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2022 року м. Дніпро

Колегія суддів судової палати у цивільних справах Дніпровського апеляційного суду у складі:

головуючого Пищиди М.М.

суддів Ткаченко І.Ю., Куценко Т.Р.

за участю секретаря судового засідання Бондаренка В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в режимі відеоконференції в місті Дніпро цивільну справу за апеляційною скаргою ОСОБА_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю Дніпровський дослідний завод Енергоавтоматика, Приватного акціонерного товариства Іста-Центр, Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Іста на рішення Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 16 серпня 2021 року у справі за заявою ОСОБА_2 , заінтересовані особи: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про встановлення факту, що має юридичне значення, -

В С Т А Н О В И Л А:

У травні 2021 року заявник звернувся до суду з заявою про встановлення факту, що має юридичне значення, заінтересовані особи: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 .

З урахуванням уточнених вимог заявник посилається на те, що починаючи з 2005 року він здійснював діяльність з виробництва, розповсюдження, поширення і продажу на території України акумуляторних батарей під торговельною маркою FORSE, використовуючи візуальне оформлення акумуляторних батарей у жовтому, чорному та білому кольорах, де основний колір корпусу батареї жовтий, з двома паралельними чорними смугами, із написом «FORSE».

Протягом 2005-2009 років заявником укладались договори з іншими суб`єктами господарюваннями, проводилась діяльність з рекламування виробленої продукції акумуляторних батарей в профільних журналах, участь у виставках тощо.

Протягом 2008-2018 років заявником сумісно з заінтересованими особами було зареєстровано в Україні знаки для товарів і послуг згідно свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №93754 від 25.06.2008 р., № 96334 від 10.09.2008 р., № 105777 від 27.04.2009 р., № 137013 від 25.06.2008 р., № 209812 від 10.03.2016 р., а також патент України № 36271 від 12.02.2018 року на промисловий зразок «Акумуляторна батарея», кольорами якого є жовтий, чорний та білий.

Внаслідок такої діяльності заявника використані ним для виробництва, розповсюдження, поширення і продажу на території України акумуляторних батарей торговельні марки за свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг № № 93754, 96334, 105777, 137013, 209812 для товарів 9 класу МКТП акумуляторних батарей, а також використане ним згідно патенту України на промисловий зразок «Акумуляторна батарея» №36271 позначення для товарів 9 класу МКТП акумуляторних батарей, що складається з напису «FORSE» та візуального оформлення акумуляторної батареї у жовтому, чорному та білому кольорах, де основний колір корпусу батареї жовтий, з двома паралельними чорними смугами, станом на 01.01.2009 року набули ознак доброї відомості на території України.

Чинним законодавством України, а також положеннями міжнародних договорів щодо охорони прав інтелектуальної власності визначено особливий порядок охорони прав інтелектуальної власності на добре відомі торговельні марки, отже встановлення факту доброї відомості на території України станом на 01.01.2009 року використаних заявником торговельних марок має юридичне значення, оскільки впливає на порядок та обсяг правової охорони його прав інтелектуальної власності стосовно таких торговельних марок. Наведене зумовило заявника звернутися до суду з вказаною заявою.

Рішенням Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 16 серпня 2021 року вимоги ОСОБА_2 , заінтересовані особи: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про встановлення факту, що має юридичне значення задоволено частково.

Встановлено факт, що має юридичне значення, а саме факт належності торговельних марок за свідоцтвами України №№ 93754, 96754, 96334,105777, 137013, 209812 до однієї серії торгівельних марок.

Встановлено факт, що має юридичне значення, а саме, що використані ОСОБА_2 торговельні марки за свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг № № 93754, 96334, 105777, 137013, 209812 для товарів 9 класу МКТП акумуляторних батарей, добре відомими в Україні з 01.01.2009 року.

Встановлено факт, що має юридичне значення, а саме, що використане ОСОБА_2 позначення для товарів 9 класу МКТП акумуляторних батарей, що складається з напису «FORSE» та візуального оформлення акумуляторної батареї у жовтому, чорному та білому кольорах, де основний колір корпусу батареї жовтий, з двома паралельними чорними смугами згідно патенту України на промисловий зразок «Акумуляторна батарея» № 36271 добре відомим в Україні з 01.01.2009 року.

Вирішено питання щодо судового збору.

Не погодившись з вказаним рішенням суду, особи, що не приймали участі у справі ОСОБА_1 , Товариство з обмеженою відповідальністю Дніпровський дослідний завод Енергоавтоматика, Приватне акціонерне товариство Іста-Центр, Товариство з обмеженою відповідальністю Торговий дім Іста звернулися до суду з апеляційною скаргою, в якій просять рішення суду скасувати та ухвалити нове судове рішення, яким у задоволенні вимог відмовити.

В обґрунтування апеляційної скарги посилається на те, що судом першої інстанції було неповно та неправильно встановлено деякі обставини, що мають значення для справи, внаслідок неправильного дослідження і оцінки наданих суду доказів.

Зазначають, що суд першої інстанції не залучив до участі у справі ОСОБА_1 вирішив питання про права та інтереси останнього, що випливають з зі свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 та добре відомого в Україні знака ІНФОРМАЦІЯ_1 , тим самим, порушив норми процесуального права.

Також, суд першої інстанції не залучив до участі у справі Товариство з обмеженою відповідальністю Дніпровський дослідний завод Енергоавтоматика, Приватне акціонерне товариство Іста-Центр, Товариство з обмеженою відповідальністю Торговий дім Іста вирішив питання про права та інтереси останніх, що випливають з добре відомого в Україні знака ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, суд першої інстанції розглянув за правилами окремого провадження спір про право, який має розглядатися за правилами загального провадження.

Суд першої інстанції не повно з`ясував обставини, що мають значення для справи, а саме, залишив поза увагою той факт, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 93754, 96334, 105777, 137013, визнані недійсними повністю в судовому порядку.

Перевіривши матеріали справи, законність та обґрунтованість рішення суду в межах доводів апеляційної скарги, колегія суддів вважає за потрібне апеляційну скаргу задовольнити частково.

Судом першої інстанції встановлено, що починаючи з 2005 року заявник здійснював діяльність з виробництва, розповсюдження, поширення і продажу на території України акумуляторних батарей, використовуючи візуальне оформлення акумуляторної батареї у жовтому, чорному та білому кольорах, де основний колір корпусу батареї жовтий, з двома паралельними чорними смугами, та позначених написом «FORSE».

Вказана обставина підтверджується письмовими доказами, в тому числі копіями договору поставки від 04.03.2005 року та специфікацій до нього і додаткових угод, договору поставки від 09.08.2005 року, копіями видаткових накладних, податкової накладної, копіями аркушів журналів АвтоЕксперт.

Крім того, обставини стосовно того, що починаючи з 2005 року заявник використовував в інтересах своєї діяльності під час розповсюдження акумуляторних батарей Forse на території України, досліджувались Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська під час розгляду цивільної справи №932/1932/21 та встановлені рішенням суду від 16 квітня 2021 року, яке набрало законної сили 17 травня 2021 року.

Матеріалами справи також підтверджується, що протягом 2007-2015 років заявник сумісно з заінтересованими особами отримав свідоцтва України на знаки для товарів і послуг № № 93754, 96334, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також у 2018 році патент України № 36271 на промисловий зразок «Акумуляторна батарея», згідно бібліографічних даних якого кольорами промислового зразка є жовтий, чорний та білий.

Згідно висновків експертного дослідження № СЕ-19/104-21/19358-ІВ від 26.07.2021 року встановлено, що торговельні марки за свідоцтвами України № № 93754, 96334, 105777, 137013, 209812 є марками однієї серії торговельних марок, та викликають асоціацію із товарами (виробами), виготовленими з використанням промислового зразка «Акумуляторна батарея» за патентом України № 36271.

Також висновком експертного дослідження № СЕ-19/104-21/19358-ІВ від 26.07.2021 року встановлено, що торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_5 відповідає критеріям (ознакам) добре відомої торговельної марки з 01.01.2009 року для товарів 9 класу МКТП.

Торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_6 була зареєстрована для товарів та послуг 1, 3, 4, 7, 12 та 39 класів МКТП, проте погоджується з висновком експерта № СЕ-19/104-21/19358-ІВ про те, що торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_6 в ході її використання набула розрізняльної здатності для товарів 9 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП), а саме акумуляторів електричних для транспортних засобів, враховуючи фактичний обсяг та сферу її використання, однорідність товарів 9 класу (акумулятори електричні для транспортних засобів) і товарів 7 та 12 класів МКТП, що відображено в експертному дослідженні (стор. 35, 36).

Задовольняючи заяву, суд першої інстанції виходив з її обґрунтованості.

Колегія суддів не може погодитись з такими висновками суду першої інстанції.

За вимогами ст. 263, 264 ЦПК України рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.

Рішення є законним тоді, коли суд, виконавши всі вимоги цивільного процесуального законодавства і всебічно перевіривши обставини, вирішив справу відповідно до норм матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин, а за їх відсутності на підставі закону, що регулює подібні відносини, або керуючись загальними засадами і змістом законодавства України.

Обґрунтованим визнається рішення, у якому повно відображені обставини, що мають значення для цієї справи, висновки суду про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні.

При ухваленні рішення суд зобов`язаний з`ясувати питання, зокрема, щодо: наявності обставин (фактів), якими обґрунтовувалися вимоги і заперечення, та навести докази на їх підтвердження; наявності інших фактичних даних, які мають значення для вирішення справи; правовідносин, зумовлених встановленими фактами. У рішенні суду обов`язково повинні бути зазначені встановлені судом факти і відповідні їм правовідносини.

1 липня 1994 року введено в дію Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» доповнено ст.25 згідно із Законом №850-IV від 22 травня 2003 року, який набув чинності 25 червня 2003 року.

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», у редакції, що діє:

1. Охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

2. При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними: ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується; тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним; свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами; цінність, що асоціюється зі знаком.

3. Порядок визнання Апеляційною палатою знака добре відомим в Україні встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. За подання заяви про визнання знака добре відомим сплачується збір. Рішення Апеляційної палати щодо визнання знака добре відомим в Україні може бути оскаржено у судовому порядку.

4. З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв`язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності:

(1) Країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

(2) Для подання вимоги про скасування такого знака надається строк не менше п`яти років, що вираховується від дати реєстрації знака. Країни Союзу мають право встановити строк, протягом якого може вимагатися заборона застосування знака.

(3) Строк не встановлюється для подання вимоги про скасування чи заборону застосування знаків, зареєстрованих чи таких, що використовуються недобросовісно.

Відповідно до ч.3 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Сам по собі принцип визнання знака таким, що є добре відомим, спрямований на те, щоб убезпечити власника добре відомого знака від порушень, пов`язаних із використанням ним цього знака в обсягах, що передбачені законом.

Учасниками процедури визнання знака добре відомим є, насамперед, заявник (розділ 5 «Учасники розгляду заяви» Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2005 року №228), а також відповідний центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, який представлено Апеляційною палатою (ст.1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Згідно із установленими правилами, заявник має довести сукупність факторів, які надають можливість для визнання знака добре відомим, а суб`єкт прийняття рішення із дотриманням визначеної законодавством процедури прийняти необхідне рішення.

Питання визнання знака добре відомим є суто процедурним, проте воно може впливати на права та інтереси інших учасників ринку, які спеціалізуються на тотожних послугах чи виробництві схожих товарів. При цьому слід враховувати, що такі «інші учасники» становлять невизначене коло осіб, тобто може бути таке, що їх не можна ідентифікувати на момент прийняття рішення про визнання знака добре відомим.

У зв`язку із цим розділом 5 «Учасники розгляду заяви» Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України і визначено лише заявника. Попри це, заінтересовані особи можуть оскаржувати рішення, якщо воно зачіпає їхні інтереси або бути учасниками справи, якщо питання вирішується в суді.

Рішення суду першої інстанції, яким вимоги ОСОБА_2 було задоволено частково, в апеляційному порядку оскаржили ОСОБА_1 , Товариство з обмеженою відповідальністю ДДЗ Енергоавтоматика, Приватне акціонерне товариство Іста-Центр, Товариство з обмеженою відповідальністю Торговий дім Іста, які посилаються на те, що прийняте оскаржуване рішення впливає на їх права та законні інтереси, як співвласників добре відомого знака ІНФОРМАЦІЯ_1 .

До апеляційної скарги надано копію рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 26 грудня 2016 року, відповідно до якого визнано знак ІНФОРМАЦІЯ_1 добре відомим в Україні відносно ОСОБА_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Іста, Товариства з обмеженою відповідальністю ДДЗ Енергоавтоматика, Приватного акціонерного товариства Іста-Центр, щодо товару 09 класу МКТП : акумуляторні батареї та послуги 35 класу МКТП продаж акумуляторів електричних станом на 01.01.2010 року.

Також надано копію рішенням Солом`янського районного суду м. Києва від 21 грудня 2017 року, яким позов ОСОБА_1 та ТОВ «ТД «Іста» задоволено частково. Визнано повністю недійсними свідоцтва України № № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 на знаки для товарів та послуг. Зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг відомості щодо визнання недійсними повністю свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № № 93754, 96334, 105777, 137013, 198986, 209812, а також опублікувати відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідно до ст.48 ЦПК України сторонами в цивільному процесі є позивач і відповідач. Позивачем і відповідачем можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава.

Відповідачем в цивільному процесі є особа, яка на думку позивача, порушила, не визнала або оспорила його права, свободи чи інтереси і тому притягується до участі у справі для відповіді за пред`явленими позовними вимогами.

Згідно з положеннями цивільного процесуального законодавства відповідач - це особа, яка має безпосередній зв`язок зі спірними матеріальними правовідносинами та, на думку позивача, порушила, не визнала або оспорила його права, свободи чи інтереси і тому притягується до участі у цивільній справі для відповіді за пред`явленими вимогами.

Відповідно до ч.1 ст. 367 ЦПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Як слідує з матеріалів справи ОСОБА_2 звернувся до суду в порядку окремого провадження, в якій зазначив свій процесуальний статус як заявник, а також вказав двох заінтересованих осіб: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 . Отже за своєю формою та змістом така заява відповідає заяві, поданій в порядку окремого провадження.

Відповідно до ч.1 ст.293 ЦПК України окреме провадження - це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав, свобод та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

Згідно з ч.2 ст.293 ЦПК України, суд розглядає в порядку окремого провадження справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Колегія суддів зазначає, що наслідками визнання торгового знака добре відомим в Україні є можливість забороняти його використання на товарах та послугах, що є неоднорідними з тими, для яких його визнано добре відомим, а також те, що власник добре відомого знака вправі вимагати заборони використання позначення, складова частина якого відтворює добре відомий знак.

Тобто, в даному випадку існує спір, пов`язаний із захистом прав інтелектуальної власності.

За наведених вище обставин, суд першої інстанції не мав підстав вирішувати справу в порядку окремого провадження. Порушення норм процесуального права призвело до неправильного вирішення справи.

При вказаних обставинах, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції не в повній мірі визначився із характером спірних правовідносин, нормами права, які підлягають застосуванню, у зв`язку із чим колегія суддів скасовує рішення суду першої інстанції, оскільки воно прийняте з суттєвими порушеннями норм процесуального права.

Відповідно до ст. 376 ЦПК України, підставами для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни судового рішення є: неповне з`ясування обставин, що мають значення для справи; недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими; невідповідність висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, обставинам справи; порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права.

На підставі ст.141 ЦПК України, з ОСОБА_2 на користь апелянтів слід стягнути судовий збір у розмірі по 2 043 грн кожному.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 367, 368, 374, 376, 381- 384 ЦПК України, колегія суддів, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю Дніпровський дослідний завод Енергоавтоматика, Приватного акціонерного товариства Іста-Центр, Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Іста задовольнити частково.

Рішення Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 16 серпня 2021 року скасувати.

Заяву ОСОБА_2 , заінтересовані особи: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про встановлення факту, що має юридичне значення залишити без розгляду.

Стягнути з ОСОБА_2 користь ОСОБА_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю Дніпровський дослідний завод Енергоавтоматика, Приватного акціонерного товариства Іста-Центр, Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Іста судовий збір у розмірі по 2 043 грн кожному.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена відповідно до чинного законодавства.

Судді: