ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

3 жовтня 2022 року

м. Київ

справа № 760/6362/17

провадження № 61-43св20

Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду: Карпенко С. О. (судді-доповідача), Ігнатенка В. М.,

Стрільчука В. А.,

учасники справи:

позивач - компанія Альпен Фарма АГ (Alpen Pharma AG),

відповідачі: Державна служба інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 , Міністерство економічного розвитку та торгівлі України,

провівши у порядку письмового провадження попередній розгляд справи за касаційною скаргою компанії Альпен Фарма АГ (Alpen Pharma AG), в інтересах якої діє адвокат Задорожний Роман Вікторович, на постанову Київського апеляційного суду від 21 жовтня 2019 року, прийняту колегією у складі суддів: Соколової В. В., Поліщук Н. В., Шкоріної О. І.,

ВСТАНОВИВ:

Короткий зміст позовних вимог

В квітні 2017 року позивач звернувся з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 , Міністерства економічного розвитку та торгівлі України про дострокове припинення дії свідоцтв України на знаки для товарів та послуг.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що компанія Альпен Фарма АГ (Alpen Pharma AG) є іноземною юридичною особою, що створена та діє відповідно до країни реєстрації - Швейцарія. Компанія Альпен Фарма АГ бере свій початок в 1997 році та є об`єднанням компаній, основним профілем яких є промоційно-дистриб`юторська діяльність, а також виробництво та просування лікарських засобів. Сфера її впливу поширюється на територію країн Азії, Західної та Східної Європи. Головний офіс знаходиться в столиці Швейцарії - місті Берн.

Відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків позивач 29 грудня 2015 року подав заявку на міжнародну реєстрацію словесного знаку «TOREO» (міжнародний реєстраційний № 1287195) відносно товарів 5 класу МКТП з територіальним поширенням даної міжнародної реєстрації, в тому числі, і на територію України.

З повідомлення № 812/, отриманого 25 жовтня 2016 року від Міжнародного Бюро Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності (далі - ВОІВ), позивачу стало відомо, що Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» надіслало до Міжнародного Бюро ВОІВ повідомлення про попередню відмову у наданні на території України правової охорони міжнародній реєстрації № 1287195 відносно всіх товарів 5 класу МКТП. Підставою для вказаної відмови стало існування в Україні раніше зареєстрованих знаків « ТОРЕО » та «TOREO» за свідоцтвами № 168017 та № 168018, схожих настільки, що їх можна сплутати із словесним знаком позивача.

Таким чином, охоронюваний законом інтерес, за захистом якого позивач звернувся до суду відповідно до вимог чинного в Україні законодавства, полягає в тому, що дія в Україні свідоцтв України № 168017 та № 168018 на знаки для товарів і послуг « ТОРЕО » та «TOREO», виданих ОСОБА_1 щодо товарів 5 класу МКТП, є перешкодою для надання правової охорони в Україні словесному позначенню «TOREO» за міжнародною реєстрацією № 1287195 відносно споріднених товарів 5 класу МКТП.

Крім того, позивач стверджує, що оскаржувані знаки протягом щонайменше трьох років після публікації відомостей про їх видачу не використовувались в Україні щодо усіх зазначених у свідоцтвах товарів. Ця обставина є підставою для дострокового припинення дії вказаних свідоцтв повністю у судовому порядку.

На підставі викладеного позивач просив:

- достроково повністю припинити дію свідоцтв України № 168017 та № 168018 на знак для товарів і послуг « ТОРЕО »/«TOREO»;

- зобов`язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідні відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Короткий зміст судових рішень судів першої і апеляційної інстанцій та мотиви їх прийняття

Рішенням Солом`янського районного суду міста Києва від 3 липня 2019 року позов Альпен Фарма АГ (Alpen Pharma AG) задоволено.

Достроково повністю припинено дію свідоцтв України № 168017 на знак для товарів і послуг « ТОРЕО » та №168018 на знак для товарів і послуг « TOREO ».

Зобов`язано Міністерство економічного розвитку та торгівлі України внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про дострокове припинення дії свідоцтв України № 168017 на знак для товарів і послуг « ТОРЕО » та № 168018 на знак для товарів і послуг « TOREO »та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Вирішено питання щодо розподілу судових витрат.

Рішення суду мотивовано тим, що, зловживаючи правами, які випливають з реєстрації знаків для товарів і послуг свідоцтвами України № 168018 та № 168018, а саме не використовуючи знаки «ТОРЕО» та «TOREO»щодо товарів 5 класу МКТП, для яких їх було зареєстровано, протягом трирічного строку без поважних причин, ОСОБА_1 фактично перешкоджає міжнародній реєстрації та використанню в Україні словесного знаку «TOREO» № 1287195 , що, в свою чергу, свідчить про порушення охоронюваного законом інтересу позивача. Крім того, відповідач не надав доказів на підтвердження наявності обставин, що перешкоджають йому використанню спірних знаків незалежно від його волі.

Постановою Київського апеляційного суду від 21 жовтня 2019 року апеляційну скаргу ОСОБА_1 задоволено.

Рішення Солом`янського районного суду міста Києва від 3 липня 2019 року скасовано та ухвалено нове судове рішення, яким в задоволені позову Альпен Фарма АГ (Alpen Pharma AG) відмовлено.

Вирішено питання щодо розподілу судових витрат.

Скасовуючи рішення суду першої інстанції та відмовляючи у задоволенні позовних вимог, суд апеляційної інстанції виходив з того, що у правовідносинах, що виникли між сторонами у справі, підлягають застосуванню положення статті 198 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії їхніми державами - членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), яка встановлює п`ятирічний строк для припинення торгівельної марки у разі не введення торгової марки у використання. Оскільки передбачений статтею 198 Угоди про асоціацію п`ятирічний строк не введення торгової марки у використання, який є обов`язковим для подання позову, не сплив і в ході розгляду не доведено таке невикористання до його спливу, суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог.

Короткий зміст вимог касаційної скарги та узагальнені доводи особи, яка її подала

26 грудня 2019 року компанія Альпен Фарма АГ (Alpen Pharma AG), в інтересах якої діє адвокат Задорожний Р. В., звернулася до Верховного Суду з касаційною скаргою, у якій, посилаючись на неправильне застосування судами попередніх інстанції норм матеріального права та порушення процесуального права, просить скасувати постанову Київського апеляційного суду від 21 жовтня 2019 року та залишити в силі рішення суду першої інстанції.

Касаційна скарга мотивована помилковістю висновків суду апеляційної інстанції про застосування положення статті 198 Угоди про асоціацію, яка вчинена 21 березня 2014 року та 27 червня 2014 року в м. Брюсселі й ратифікована Україною 16 вересня 2014 року згідно із Законом України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», і набрала чинності 1 вересня 2017 року у правовідносинах, які виникли між сторонами у цій справі.

Зазначає, що посилання суду апеляційної інстанції на те, що Угода про асоціацію почала тимчасово застосовуватись з 1 січня 2016 року, зокрема, на тимчасовій основі застосовується розділ IV «Торгівля і питання, пов`язані з торгівлею» Угоди про асоціацію, який містить, зокрема, главу 9 «Інтелектуальна власність», що має підрозділ 2 «Торговельні марки», який, у свою чергу містить статтю 198, що визначає підстави анулювання торговельної марки, є помилковим, оскільки відповідно до статті 486 (пункт 4) цієї Угоди, починаючи з 1 січня 2016 року, почали застосовуватися на тимчасовій основі зазначені частини Угоди в тій мірі, в якій вони охоплювали питання, що належали саме до компетенції ЄС.

Суд апеляційної інстанції не врахував, що норми Угоди про асоціацію не можуть розглядатися як норми прямої дії, які з набранням чинності потребують застосування, оскільки Україна зобов`язалася забезпечити поступову адаптацію законодавства України до правових норм ЄС відповідно до визначених у цій Угоді напрямів та забезпечувати ефективне її виконання.

Також заявник посилається на те, що суд апеляційної інстанції в оскаржуваній постанові не навів мотивів відхилення аргументів позивача, на які він посилався у своєму відзиві на апеляційну скаргу.

Відзив на касаційну скаргу не надходив.

Провадження у суді касаційної інстанції

Ухвалою Верховного Суду від 13 січня 2020 року відкрито касаційне провадження у справі та витребувано її матеріали із суду першої інстанції.

Встановлені судами першої та апеляційної інстанцій обставини справи

Судами попередніх інстанцій встановлено, що 29 грудня 2015 року відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, позивач подав заявку на міжнародну реєстрацію словесного знаку «TOREO» (міжнародний реєстраційний № 1287195) відносно товарів 5 класу МКТП з територіальним поширенням даної міжнародної реєстрації, в тому числі, і на територію України.

24 жовтня 2016 року Міжнародне Бюро ВОІВ повідомило позивача про попередню відмову у наданні на території України правової охорони міжнародній реєстрації № 1287195 відносно всіх товарів 5 класу МКТП. Підставою для вказаної відмови стало існування в Україні раніше зареєстрованих знаків « ТОРЕО » та « TOREO » за свідоцтвами № 168017 та № 168018, схожих настільки, що їх можна сплутати із словесним знаком, на який подано заявку позивачем (т. 1 а. с. 33-35).

Також встановлено, що 11 березня 2013 року Державною службою інтелектуальної власності України були видані свідоцтво України № 168017 на знак для товарів і послуг «ТОРЕО» та свідоцтво України № 168018 на знак для товарів і послуг «TOREO». Свідоцтва № 168017 та № 168018 видані для товарів 5 класу МКТП. Власником зазначених свідоцтв є ОСОБА_1 , що підтверджується копіями довідок Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності (УКРПАТЕНТ)» про власника свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 22 лютого 2017 року № 3 та № 4 відповідно (т. 1 а. с.10-15).

Відповідно до відповіді директора Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України» від 22 березня 2017 року № 14/49/Б на 20 березня 2017 року будь-які заяви на державну реєстрацію препаратів з назвою «ТОРЕО» до Центру не надходили, державна реєстрація лікарських засобів з такою назвою Центром не проводилася. Крім того, Державний реєстр лікарських засобів України не містить лікарських засобів з назвами «ТОРЕО» чи «TOREO»(т. 1 а. с. 17).

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, розглянувши адвокатський запит адвоката Задорожного Р. В. від 20 березня 2017 року, повідомила, що відповідно до Ліцензійного реєстру ОСОБА_1 ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а також сертифікат відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики Держлікслужбою не видавалися, з відповідними заявами до органу ліцензування не звертався (т. 1 а. с. 21).

Асоціаціа «ДжіЕс1 Україна» 3 квітня 2017 року повідомила, що у період після 11 березня 2013 року Асоціація «ДжіЕс1 Україна» не присвоювала ідентифікаційних номерів GS1 товарним позиціям, що являють собою товари 5 класу МКТП та у складі назв яких наявне позначення «ТОРЕО» (у написанні цього позначення кирилицею або латиницею) та (або) «TOREO» (т. 1 а. с. 22).

Відповідно до повідомлення управління адміністрування державних реєстрів Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» від 1 березня 2017 року № 284/24 та № 285/24 станом на 1 березня 2017 року до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносились відомості щодо видачі ліцензій на використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 168017 та № 168018 (т. 1 а. с. 23, 24).

Згідно із Ліцензійним договором від 2 червня 2016 року № 02/06/16 ТОВ «Валартін Фарма» отримало дозвіл на використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 168017 та № 168018 (т. 1 а. с. 126-128).

Відповідно до свідоцтва № 18973-95, виданого Асоціацією «ДжіЕс1 Україна» 13 липня 2017 року, присвоєно глобальний номер товарній позиції (структури GTIN-13) суб`єкта господарювання ТОВ «Валартін Фарма», дієтичній добавці Тореоr в таблетках (т 1 а. с. 133, 134).

Матеріали справи містять фотознімки виготовленої продукції, таблетки в упаковці «дієтична добавка Тореоr» виробництва ТОВ «Валартін Фарма» та чеків щодо їх реалізації від 22 вересня 2017 року та 22 грудня 2017 року (т. 1 а.с. 130-132).

Позиція Верховного Суду, застосовані норми права та мотиви, з яких виходить суд при прийнятті постанови

Відповідно до статті 3 ЦПК України провадження у цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.

8 лютого 2020 року набрав чинності Закон України від 15 січня 2020 року

№ 460-IX «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ».

Частиною другою розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 15 січня 2020 року № 460-IX «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ» установлено, що касаційні скарги на судові рішення, які подані і розгляд яких не закінчено до набрання чинності цим Законом, розглядаються в порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.

За таких обставин розгляд касаційної скарги компанії Альпен Фарма АГ (Alpen Pharma AG), в інтересах якої діє адвокат Задорожний Р. В, на постанову Київського апеляційного суду від 21 жовтня 2019 року здійснюється Верховним Судом у порядку та за правилами ЦПК України в редакції Закону від 3 жовтня 2017 року № 2147?VIII, що діяла до 8 лютого 2020 року.

Згідно з частиною другою статті 389 ЦПК України у редакції Закону України

від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.

Відповідно до статті 400 ЦПК України у тій же редакції під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.

Суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а рішення без змін, якщо відсутні підстави для скасування судового рішення (частина третя статті 401 ЦПК України).

Вивчивши матеріали цивільної справи та перевіривши доводи касаційної скарги, суд дійшов таких висновків.

Згідно з частиною першою статті 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Статтею 16 ЦК України встановлено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Звертаючись до суду з позовом, позивач посилався на те, що оскаржувані знаки «ТОРЕО» та «TOREO» протягом щонайменше трьох років після публікації 11 березня 2013 року відомостей про їх видачу не використовувались в Україні щодо усіх зазначених у свідоцтвах товарів. Вважає, що дана обставина дає достатні підстави для дострокового припинення дії вказаних свідоцтв повністю у судовому порядку.

До об'єктів права інтелектуальної власності відповідно до частини першої статті 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Згідно зі статтею 493 ЦК України суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.

Відповідно до статті 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон), згідно з його преамбулою, регулює відносини, що виникають у зв`язку із здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні. Закріплені у цьому Законі норми є спеціальними стосовно норм інших законодавчих актів, які регулюють відповідні правовідносини або безпосередньо стосуються таких правовідносин.

Відповідно до пункту 2 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) визначено, що використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Статтею 17 Законувстановлено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Згідно з пунктом 4 статті 18 Закону, якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Відповідно до абзацу 2 пункту 4 статті 18 Закону дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва. Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

На підтвердження використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у пункті 4 статті 16 Закону. Такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

Подібні висновки викладено у постанові Верховного Суду від 24 лютого 2020 року в справі № 760/12081/17 (провадження № 61-15486св19).

Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII ратифікована Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, яка набрала чинності 1 вересня 2017 року.

Згідно зі статтею 157 Угоди про асоціацію цілями Глави 9 «Інтелектуальна власність», зокрема, є досягнення належного та ефективного рівня охорони і захисту прав інтелектуальної власності.

Для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають, зокрема, торговельні марки (стаття 158 Угоди про асоціацію).

Відповідно до частини першої статті 197 Угоди про асоціацію якщо протягом п`яти років з дати завершення процедури реєстрації власник не розпочинає реальне використання торговельної марки для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована на відповідній території, або якщо таке використання призупинено протягом безперервного п`ятирічного періоду, то стосовно торговельної марки можуть бути запроваджені санкції, передбачені Підрозділом 2 Частини 2 вказаної Глави, якщо відсутні належні причини для її невикористання.

Згідно з частиною першою статті 198 Угоди про асоціацію сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п`ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п`ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв`язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

Відповідно до статті 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про міжнародні договори України» та Віденської Конвенції про право міжнародних договорів ратифікація є однією з форм надання згоди держави (України) на обов`язковість для неї міжнародного договору. Відповідно до інших положень цієї Конвенції: одним із основних принципів діяльності держав у сфері права міжнародних договорів є загальновизнана норма pacta sunt servanda (договори повинні виконуватися; стаття 26); учасник Конвенції не може посилатися на положення свого внутрішнього права як виправдання для невиконання ним договору (стаття 27).

Відповідно до приписів статей 1 та 19 Закону України «Про міжнародні договори України» цей Закон застосовується до всіх міжнародних договорів України, регульованих нормами міжнародного права і укладених відповідно до Конституції України та вимог цього Закону; чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства; якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Аналогічні за змістом приписи містить і стаття 10 ЦК України.

З метою правового врегулювання наявної колізії правових норм між частиною четвертою статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) та частиною першою статті 198 Угоди про асоціацію щодо строку невикористання торговельної марки, сплив якого надає підстави для дострокового припинення свідоцтва на знак для товарів і послуг, слід виходити з пріоритету правових норм міжнародного права над національним законодавством.

З огляду на викладене, з урахуванням положень статті 198 Угоди про асоціацію та частини четвертої статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) дія свідоцтва товарів і послуг може бути достроково припинена у разі, якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом п'яти років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати.

Аналогічна правова позиція Верховного Суду викладена у постановах Верховного Суду від 9 червня 2021 року в справі № 757/34959/18, від 4 липня 2019 року у справі № 910/4947/18, від 26 лютого 2019 року у справі № 910/6307/18, від 17 липня 2018 року у справі № 910/14972/17, від 24 лютого 2020 року у справі № 760/12081/17, від 19 січня 2021 року у справі № 761/18983/18, від 29 квітня 2021 року у справі № 910/5794/20.

Нормами цивільного процесуального законодавства особу наділено правом на звернення до суду за захистом порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. При цьому суд повинен установити, чи були порушені, не визнані або оспорені права, свободи чи інтереси цієї особи, і залежно від установленого вирішити питання про задоволення позовних вимог або відмову в їх задоволенні.

Матеріально-правовий аспект захисту цивільних прав та інтересів насамперед полягає в з`ясуванні, чи має особа таке право або інтерес та чи були вони порушені або було необхідним їх правове визначення.

Відповідно до частини першої статті 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Вирішуючи спір у цій справі, суд апеляційної інстанції правильно врахував, що з дати отримання ОСОБА_1 оспорюваних свідоцтв на час звернення позивача до суду із цим позовом у квітні 2017 року не сплив передбачений Угодою про асоціацію п`ятирічний строк безперервного невикористання такого знаку для товарів та послуг, а тому дійшов правильного висновку про відсутність правових підстав, передбачених Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», для дострокового припинення дії належних відповідачу свідоцтв на знак для товарів і послуг у зв`зку із невикористанням останнім цього знаку без поважних причин протягом п`ятирічного строку.

Суд апеляційної інстанції правильно застосував закон, який підлягав застосуванню, - Угодупро асоціацію, який має пріоритет над національним законодавством.

Доводи касаційної скарги про помилковість висновків суду апеляційної інстанції про застосування статті 198 Угоди про асоціацію, яка набрала чинності 1 вересня 2017 року, не може бути прийнята колегією суддів до уваги, оскільки відповідно до статті 3 Закону України «Про міжнародні договори України», якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору.

Доводи касаційної скарги, що стаття 198 Угоди про асоціацію, яка передбачає поступове та послідовне наближення законодавства сторін цієї угоди у сфері інтелектуальної власності, а не таке, що має відбутись одразу після 1 вересня 2017 року, на спірні правовідносини не розповсюджується, та під час розгляду цієї справи слід застосовувати статтю 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», суд відхиляє з огляду на таке.

Угода про асоціацію дійсно передбачає поступове та послідовне наближення законодавства сторін цієї угоди у сфері інтелектуальної власності, що жодним чином не виключає можливості зазначеного застосування.

Стаття 198 Угоди про асоціацію може застосовуватися як норма прямої дії, оскільки вона встановлює нові стандарти захисту прав інтелектуальної власності. Крім того, у Главі 9 «Інтелектуальна власність» Розділу 4 «Торгівля і питання, пов`язані з торгівлею» Угоди про асоціацію списку законодавства і термінів імплементації не встановлено.

Статтею 486 Угоди про асоціацію встановлено, що сторони повинні ратифікувати або затвердити цю Угоду відповідно до власних процедур. Ратифікаційні грамоти або документи про затвердження здаються на зберігання до Генерального секретаріату Ради Європейського Союзу. Ця Угода набирає чинності в перший день другого місяця, що настає після дати здачі на зберігання останньої ратифікаційної грамоти або останнього документа про затвердження (пункт 2). Незалежно від пункту 2, Україна і Європейський Союз домовилися тимчасово застосовувати цю Угоду в частині, яка визначена Європейським Союзом, як це передбачено пунктом 4 цієї статті, та відповідно до своїх відповідних внутрішньодержавних процедур і чинного законодавства (пункт 3).

Тимчасове застосування набирає чинності з першого дня другого місяця, що настає після дати отримання Депозитарієм такого:

- повідомлення, надіслане Європейським Союзом, про закінчення виконання процедур, необхідних для цієї мети, із зазначенням частин Угоди, які будуть застосовуватися тимчасово; а також

- здачі Україною на зберігання ратифікаційної грамоти відповідно до своїх процедур та чинного законодавства (пункт 4).

Для цілей відповідних положень цієї Угоди, в тому числі відповідних Додатків і Протоколів, будь-яке посилання у таких положеннях на «дату набрання чинності цією Угодою» необхідно розуміти як «дату, з якої ця Угода застосовується тимчасово» відповідно до пункту 3 цієї статті.

Угода про асоціацію була підписана 27 червня 2014 року, ратифікована Україною 16 вересня 2014 року та набрала чинності у повному обсязі 1 вересня 2017 року. При цьому з 1 листопада 2014 року тимчасово застосовуються Розділи І, ІІ, ІІІ, частково Розділ V, частково Розділ VІІ, Додаток ХХVІ, частково Додаток ХХVІІ, Додатки ХХVІІІ-ХХХІ, частково Додаток ХХХІІ, Додатки ХХХІІІ-ХХХVІ, ХХХVІІІ-ХLI, XLIII та XLIV, а також Протокол ІІІ, а з 1 січня 2016 року тимчасово застосовується Розділ ІV.

Стаття 198 Угоди про асоціацію міститься в Підрозділі 2 «Торгівельні марки» частини 2 «Стандарти, що стосуються прав інтелектуальної власності» Глави 9 «Інтелектуальна власність» Розділу ІV «Торгівля і питання пов`язані з торгівлею» зазначеної Угоди.

Таку ж позицію щодо застосування Угоди про асоціацію до правовідносин, які стосуються прав інтелектуальної власності, Верховний Суд виклав в постановах Верховного Суду від 29 травня 2019 року в справі № 910/8180/17, від 4 липня 2019 року в справі № 910/4947/18.

Посилання в касаційній скарзі на те, що статтею 198 Угоди про асоціацію встановлені підстави для анулювання реєстрації торговельної марки, тоді як предметом спору є дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, є необґрунтованими.

Так, анулювання дії свідоцтва є формою припинення дії свідоцтва та характеризується єдністю їх спільної мети застосування, що об`єктивно пояснює припинення дії свідоцтва в разі його анулювання, а тому не можна погодитися з даним аргументом про те, що стаття 198 Угоди про асоціацію не уповноважує суди припиняти дію торговельних марок і це питання має бути вирішено на законодавчому рівні шляхом імплементації.

З урахуванням положень статті 198 Угоди про асоціацію, дія свідоцтва України (міжнародної реєстрації знаку) може бути достроково припинена у разі, якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом п`яти років від дати публікації про видачу свідоцтва (міжнародної реєстрації) або від іншої дати.

Отже зміст статті 198 Угоди про асоціацію та статті 18 Закону свідчить, що вони регулюють тотожні правовідносини.

Аналогічна правова позиція Верховного Суду викладена, зокрема, у постановах Верховного Суду від 17 липня 2018 року у справі № 910/14972/17, від 26 лютого 2019 року у справі № 910/6307/18.

З огляду на наведені законодавчі приписи та з урахуванням встановлених у справі обставин, а також враховуючи, що оспорювані свідоцтва були зареєстровані Державною службою інтелектуальної власності України 11 березня 2013 року, а з позовом про їх припинення позивач звернувся у квітні 2017 року і на час звернення позивача до суду передбачений статтею 198 Угоди про асоціацію п`ятирічний період невведення торгової марки у використання, який є обов`язковим для подання такого позову, ще не сплив, колегія суддів Верховного Суду дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги.

Інші доводи касаційної скарги не впливають на правильність висновків апеляційного суду, містять посилання на факти, що були предметом дослідження судів з наданням таким фактам відповідної правової оцінки.

Наявність обставин, за яких відповідно до частини першої статті 411 ЦПК України судові рішення судів попередніх інстанцій підлягають обов`язковому скасуванню, касаційним судом не встановлено і заявник такі не вказує.

За таких обставин суд касаційної інстанції дійшов висновку про відсутність підстав для скасування постанови апеляційного суду, оскільки суд, встановивши фактичні обставини справи, які мають значення для правильного її вирішення, ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права, що відповідно до частини третьої статті 401 ЦПК України є підставою для залишення касаційної скарги без задоволення, а постанови апеляційного суду - без змін.

Щодо судових витрат

Оскільки касаційну скаргу залишено без задоволення, підстав для нового розподілу судових витрат, понесених у зв`язку з розглядом справи у судах першої та апеляційної інстанцій, а також розподілу судових витрат, понесених у зв`язку з переглядом справи у суді касаційної інстанції, немає.

Керуючись статтею 400 ЦПК Українив редакції Закону від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIІI, статтями 401, 416 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу компанії Альпен Фарма АГ (Alpen Pharma AG), в інтересах якої діє адвокат Задорожний Роман Вікторович, залишити без задоволення.

Постанову Київського апеляційного суду від 21 жовтня 2019 року залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Судді: С. О. Карпенко В. М. Ігнатенко В. А. Стрільчук