печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1020/21-ц
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2021 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді - Козлова Р.Ю.,

при секретарі - Іваненку С.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) про визнання незаконним (недійсним) та скасувати рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про відмову у видачі патенту на винахід за заявкою №а201603823, визнати право інтелектуальної власності на винахід «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою №а201603823 та зобов`язання внести відомості до Державного реєстру патентів України на винаходи (корисні моделі),

ВСТАНОВИВ:

12 січня 2021 року позивач ОСОБА_1 через свого представника адвоката Кайдашова Віталія Сергійовича звернувся до суду з позовом до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) про визнання незаконним (недійсним) та скасувати рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про відмову у видачі патенту на винахід за заявкою №а201603823; визнання права інтелектуальної власності на винахід «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою №а201603823 та зобов`язання внести відомості до Державного реєстру патентів України на винаходи (корисні моделі).

Позовні вимоги мотивовані тим, що під час складання остаточного висновку ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (№22500/3А/20 від 07.10.2020) за заявкою №а201603823, який набув статусу рішення про відмову у видачі патенту безпідставно не врахував документи, надані Позивачем у відповідь на попередній висновок кваліфікаційної експертизи № 28813/3А/17 від 20.11.2017 та попередній висновок кваліфікаційної експертизи № 9212/3А/19 від 17.04.2019.

Позивач також в обґрунтування свого позову зазначає, що заступник начальника відділу ДП «Український інститут інтелектуальної власності» Кобець Ігор Сергійович не має спеціальних знань в області горіння твердих речовин, фізики пористих тіл, сублімації, дифузії та хімії, які б надавали йому можливість кваліфіковано та об`єктивно дослідити матеріали заявки Позивача. На підтвердження своїх доводів Позивач також посилається на надані ним висновки експертів, якими з наукової точки зору підтверджено те, що надані Позивачем уточнення можуть бути виведені явно із змісту первинних матеріалів заявки. У свою чергу відповідно до наданих Позивачем висновків, експертами встановлено та доведено, що остаточний висновок Відповідача містить недостовірну інформацію, а також не містить жодних доводів на підтвердження того, що матеріали заявки Позивача на винахід є такими, що не відповідають критеріям патентоздатності, у тому числі «Новизна» та «Винахідницький рівень». Тому Позивач вважає, що твердження Відповідача щодо відсутності у нього підстав для прийняття до уваги при кваліфікаційній експертизі додаткових матеріалів є хибними та необґрунтованими. У зв`язку з чим, Позивач просить визнати незаконним та скасувати рішення про відмову у видачі патенту на винахід за його заявкою №а201603823.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва суду від 05 березня 2021 року відкрито провадження у справі та призначено підготовче судове засідання.

09 квітня 2021 року до суду від представника Відповідача - Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України надійшов відзив на позов, відповідно до якого зазначається, що остаточним висновком про невідповідність винаходу умовам патертоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи від 07.10.2020 №22500/3А/20 було встановлено, що заявлений на реєстрацію винахід не відповідає умовам патентоздатності. Тому Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України було затверджено висновок, який набув статусу рішення про відмову у видачі патенту на винахід за заявкою №а201603823 від 11.04.2016. У зв`язку з чим представник міністерства просив суд відмовити в задоволенні позовних вимог.

21 квітня 2021 року до суду від представника Відповідача - ДП «Український інститут інтелектуальної власності» надійшов відзив на позов відповідно до якого зазначається, що Позивачем до Укрпатенту було подано заявку № а від 11.04.2016 на винахід «ІНФОРМАЦІЯ_1». За результатами формальної експертизи Повідомленням про завершення формальної експертизи від 25.07.2016 №15734/3А/16 заявка була визнана такою, що відповідає вимогам статті 12 ЗУ «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», і прийнято рішення про можливість проведення кваліфікаційної експертизи заявки на видачу патенту на винахід. За результатами кваліфікаційної експертизи заявки № а201603822, проведеної фахівцями Укрпатенту, попереднім висновком кваліфікаційної експертизи від 20.11.2017 №2881/3А/17 встановлено, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності. У свою чергу Позивачем було надано заперечення №5-2018 від 30.01.2018 на попередній висновок від 20.11.2017, в якому Позивач частково погодився з корегуванням формули, проте щодо інших тверджень експертизи зазначив, що експертиза дійшла до хибного висновку стосовно невідповідності матеріалів заявки №а 201603823 вимогам новизни та винахідницького рівня. У свою чергу Відповідач направив Позивачу другий попередній висновок кваліфікаційної експертизи від 17.04.2019 №9212/3А/19 про невідповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності, в тому числі умовам «новизна» та «винахідницький рівень». В той же час, Позивач подав додаткові матеріали та мотивоване заперечення на попередній висновок кваліфікаційної експертизи, та зазначив, що експертиза дійшла помилкового висновку стосовно невідповідності матеріалів заявки вимогам новизни та винахідницького рівня.

У зв`язку з чим, Укрпатентом був прийнятий Остаточний висновок про невідповідність винаходу умовам патетоздансоті за результатами кваліфікаційної експертизи, який після затвердження набув статус рішення від 07.10.2020 №22500/3А/20. Таким чином при проведенні експертизи заявки №а201603823 та винесенні рішення Відповідачами не було порушено жодної з вимог законодавства України щодо процедури проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності. Твердження ж Позивача, стосовно порушення експертом пункту 6.5.1.4 Правил розгляду є суб`єктивним, оціночним та таким, що не відповідає дійсності. Більш того, твердження Позивач, що у всіх документах, одержаних від Відповідача, не міститься жодної інформації стосовно порушення в матеріалах заявки визначених ч. 7 ст. 12 ЗУ «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», що в свою чергу позбавило Позивача можливості внесення до матеріалів заявки відповідних змін, є необґрунтованими, оскільки сам позивач у пункті 1.1 свого другого мотивованого заперечення №21-2019 від 30.06.2019 на попередній висновок кваліфікаційної експертизи від 30.06.2019 надає пояснення щодо вимог ясності. В обґрунтування свого відзиву на позовну заяву представник Укрпатенту також зазначає, що експертні висновки, які були складені Пославським С.О. та Краснопьоровою А.П. та долучені Позивачем до позовної заяви, не можуть вважатися належними та достатніми доказами. Оскільки вказані висновки складені не експертами, що мають спеціальні знання в сфері інтелектуальної власності. Більш того, вказані особи не мають необхідної для з`ясування відповідних обставин справи атестації, в даному випадку, за спеціальністю: «13.3 Дослідження, пов`язані із винаходами і корисними моделями» У зв`язку з чим в задоволенні позову просив відмовити.

26.04.2021 до суду від представника Позивача надійшла відповідь на відзив Укрпатенту, відповідно до якої зазначається, що Відповідач не навів жодного правового обґрунтування безпідставності доводів Позивача та, одночасно, законності свого остаточного висновку. Усі наведені у відзиві мотиви зведені до цитування приписів чинного законодавства України, без наведення будь-яких пояснень щодо застосування цих норм до спірних правовідносин та раніше наданих Відповідачами попередніх й остаточного висновку.

Також в обґрунтування позовних вимог зазначив, що Правилами розгляду прямо передбачена необхідність першочергової перевірки винаходу саме умові промислової придатності, а вже у випадку відповідності винаходу такій умові вживаються й інші заходи перевірки винаходу. Стосовно наданих експертних висновків зазнає, що якщо навіть такі документи не вважати висновками експертів, то вони беззаперечно є письмовими доказами, які у свою чергу доводять правомірність вимог Позивача. У зв`язку з чим просив суд задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 27 серпня 2021 року закрито підготовче провадження та справу призначено до судового розгляду.

У судове засідання позивач та його представник не з`явився, проте представник позивача направив заяву про розгляд справи за його відсутності в якій просив задовольнити позовні вимоги.

Представники Відповідачів до суду не з`явилися, про час та місце проведення судового засідання повідомлені належним чином. Тому, суд розглянув справу у їх відсутності, оскільки у справі достатньо матеріалів про права та взаємовідносини сторін.

Суд, дослідивши письмові докази, наявні у матеріалах справи, встановив такі обставини та відповідні їм правовідносини.

Відповідно до ч. 1 ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності згідно з ч. 1 ст. 420 ЦК України належать, зокрема, винаходи, корисні моделі, промислові зразки.

Постановою Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачено, що патент України на винахід може бути визнано недійсним у порядку, встановленому цим Законом, у разі невідповідності винаходу умовам охороноспроможності, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Судом встановлено, що заявки №а201603823 на винахід «ІНФОРМАЦІЯ_1» подана Позивачем 11.04.2016, коли діяли в Україні положення Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» в редакції від 05.12.2012 (далі - Закон); Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 №22 (далі - Правила складання); Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 05.03.2002 №197 (далі - Правила розгляду).

Експертиза заявки №а201603823 на винахід «ІНФОРМАЦІЯ_1» проведена відповідно до ст. 16 Закону, Правил складання та Правил розгляду.

Відповідно до п. 3 ст. 16 кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про видачу патенту або про відмову у видачі патенту.

07.10.2020 Мінекономрозвитку були затверджені Остаточні висновки про невідповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи (далі - Рішення), підготовлені відповідно до спеціального Закону та Правил розгляду кваліфікованим експертом Укрпатенту.

З матеріалів справи вбачається, що за результатами кваліфікаційних експертиз вказаної заявки, було встановлено, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, визначеним ч. 1 ст. 7 Закону: новизні, винахідницьому рівню та промисловій придатності.

Відповідно до п. 1 ст. 6 Закону правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Згідно з ч. 1 ст. 7 Закону винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Згідно з ч. 7 ст. 7 Закону винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки.

Частина 4 ст. 7 Закону передбачає, що рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Відповідно до Остаточного висновку від 07.10.2020 зазначено, що винахід визначається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об`єкти, що є частиною рівня техніки для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. При перевірці на відповідність критерію патентоздатності «новизна» експертом Відповідача було повторно проаналізовано відповідь №18/3А/Вх№7338 від 05.02.2018 на передуючий попередній висновок від 20.11.2017 за №28813/3А/17, в пп. 1.1 -1.3.4. та п.п. 3.1-3.3 в якій Позивач не довів суттєвість ознаки питомий об`єм електричний опір, а лише привів величину питомого об`ємного електричного опору, який знаходиться у відповідному діапазоні, безапеляційність якого, як і залежність «теплової потужності згоряння» від питомого об`ємного електричного опору, заявником вказана і у останній відповіді, тому встановлено, що найближчим до заявленого об`єкту є сухе пальне, яке розкрите у описі документа.

З урахуванням даного висновку, експертом було встановлено, що винахід є частиною рівня техніки. За таких обставин відповідно до ч. 3. ст. 7 ЗУ «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» та п. 6.5.2.1 Правил розгляду охарактеризований у належному пункті винахід визнано таким, що не є новим. Відкоригованим описом не підтверджено, що горіння сухого пального визначається електричними ефектами, як і дотримання певних умов щодо питомого об`ємного електричного опору не може призвести до зміни ходу горіння. Таким чином вказаним висновком встановлено, що є підстави повторно вважати заявлене сухе пальне таким, що не має винахідницького рівня, оскільки технічний результат згідно з формулою винаходу не досягається.

Крім того, суд звертає увагу, що на противагу остаточним висновкам про невідповідність винаходу Позивача умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи, Позивачем було надано експертні висновки за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної експертизи від 16.12.2020 та від 17.12.2020.

Відповідно до ч.1 ст. 72 ЦПК України, експертом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для з`ясування відповідних обставин справи.

Проте особи, які склали вище наведені експертні висновки - Пославський С.О. - доцент кафедри та Краснопьорова А.П. - завідуюча відділом радіохімії та радіоекології НДІ хімії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна - не мають необхідної для з`ясування відповідних обставин справи атестації за спеціальністю: «13.3 Дослідження, пов`язані із винаходами і корисними моделями» відповідно до Положень про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів, затвердженими Наказом Міністерства юстиції України від 03.03.03.2015 №301/5.

Тому в розумінні положень статей 77-80 Цивільного процесуального кодексу вказані висновки не можуть вважатися належними та достатніми доказами.

Біль того, Позивачем не надано іншого висновку на спростування остаточного висновку про невідповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи №2250/№А20 від 07.10.2020. Відповідне клопотання Позивачем під час судового розгляду не заявлене.

Враховуючи, що питання щодо відповідності винаходу Позивача умовам патентоздатності потребує спеціальних знань, якими суд не володіє, суд погоджується з доводами викладеними в остаточному висновку №2250/№А20 від 07.10.2020 про відсутність підстав для задоволення позовних вимог щодо визнання недійсними остаточного висновку про невідповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи.

Інші доводи позивача в обґрунтування позовних вимог, не спростовують наведених висновків суду.

Щодо тверджень Позивача, про порушення Відповідачами своїх дискреційних повноважень, суд зазначає таке.

Поняття дискреційних повноважень наведене у Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № R (80)2, яка прийнята Комітетом Міністрів 11 березня 1980 року на 316-й нараді, відповідно до якої під дискреційними повноваженнями слід розуміти повноваження, які адміністративний орган, приймаючи рішення, може здійснювати з певною свободою розсуду, тобто, коли такий орган може обирати з кількох юридично допустимих рішень те, яке він вважає найкращим за даних обставин.

Тобто, дискреційними є повноваження суб`єкта владних повноважень обирати у конкретній ситуації між альтернативами, кожна з яких є правомірною. Прикладом таких повноважень є повноваження, які закріплені у законодавстві із застосуванням слова «може».

Натомість, у цій справі, Позивач помилково вважає повноваження Відповідачів дискреційними. Оскільки вони не наділені повноваженнями за конкретних фактичних обставин діяти не за законом, а на власний розсуд. Безперечно, правомірним у даному випадку є лише один варіант поведінки, залежно від фактичних обставин.

Отже, повноваження Відповідачів у спірних правовідносинах не можуть вважатися дискреційними.

Більш того, Європейський суд з прав людини вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (SERYAVIN AND OTHERS v. UKRAINE, № 4909/04, § 58, ЄСПЛ, від 10 лютого 2010 р.).

Відповідно до ст. 141 ЦПК України сплачений позивачем судовий збір не відшкодовується.

На підставі викладеного, керуючись ст. 418, 459 ЦК України, Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 12, 13, 81, 141-142, 200, 263-265, 267, 273, 354, 355 ЦПК України, суд,

ВИРІШИВ:

У задоволенні позову ОСОБА_1 до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) про визнання незаконним (недійсним) та скасувати рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про відмову у видачі патенту на винахід за заявкою №а201603823, визнати право інтелектуальної власності на винахід «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою №а201603823 та зобов`язання внести відомості до Державного реєстру патентів України на винаходи (корисні моделі)- відмовити.

Повний текст рішення складено 01 жовтня 2021 року

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Апеляційна скарга подається до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд міста Києва.

Суддя