Номер провадження: 22-ц/813/2748/21
Доповідач Князюк О. В.
ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.05.2021 року м. Одеса

Одеський апеляційний суд у складі колегії:

головуючого Князюка О. В.,

суддів: Заїкіна А. П., Таварткіладзе О.М.,

за участю секретаря Дерезюк В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за апеляційною скаргою Акціонерного товариства "Фармак" подану через представника - адвоката Тесля Юлію Олексіївну на рішення Приморського районного суду м. Одеси від 17.11.2020 року за позовною заявою Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма"Дарниця" до ОСОБА_1 про визнання торговельної марки добре відомою та припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак,-

ВСТАНОВИВ:

Описова частина

Короткий зміст позовних вимог

Позивач, Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма"Дарниця", 07.07.2020 року звернувся до Приморського районного суду м. Одеси з позовом до ОСОБА_1 , уточнивши свої вимоги заявою про зміну предмету позову від 16.09.2020 року, просив:

- визнати позначення «Корвалол-Дарниця» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01 січня 2017 року на ім`я Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» (вул. Бориспільська, 13, м. Київ, 02093, ідентифікаційний код: 00481212) для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати»;

- заборонити ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) використовувати позначення «Корвалол-Дарниця», схоже з добре відомою на ім`я Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» торговельною маркою «Корвалол-Дарниця», стосовно товарів 05 класу МКТП;

- зобов`язати ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) припинити підготовку до випуску заспокійливого засобу-біодобавки (збору трав) «Корвалол-Дарниця» із нанесенням позначення, схожого із добре відомою на ім`я Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» торговельною маркою «Корвалол-Дарниця».

Позовні вимоги мотивовані тим, що Приватне акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця» є одним з лідерів фармацевтичного ринку України. Історія «Дарниці» починається з середини двадцятого століття зі створення Дарницького хіміко-фармацевтичного заводу.

У 1998 р. «Дарниця» стала лідером з реалізації лікарських засобів у натуральному вираженні. З 2019 р. «Дарниця» визначила новий вектор розвитку створення міжнародного фармацевтичного бренду, лідерство у складних генериках, розбудова повністю цифрової компанії. На сьогоднішній день продукція «Дарниці» є надзвичайно популярною серед українців: кожна сьома упаковка на аптечних полицях України це лікарські засоби «Дарниці».

Як стверджує позивач, «Дарниця» активно займається охороною своїх прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, в тому числі і знаку «Корвалол-Дарниця» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 . Останній використовується для маркування одного з найбільш популярних препаратів «Дарниці» «Корвалол-Дарниця».

Позивач стверджує, що через інтенсивне використання та просування знаку «Корвалол-Дарниця», а також завдяки широкому розповсюдженню мережі продажів, великій кількості продажів лікарського засобу, маркованого знаком «Корвалол-Дарниця», останній став добре відомим станом на 01 січня 2017 року відносно товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати».

У зв`язку із зазначеним, позивач вказує, що позначення «Корвалол-Дарниця» підпадає під вимоги ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» та відповідає таким факторам доброї відомості знака як ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства, тривалість, обсяг та географічний район використання знака, тривалість, обсяг та географічний район просування знака, тривалість та географічний район реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака, успішне відстоювання прав на знак та цінність, що асоціюється зі знаком.

Позивач вказав, що стикнувся з порушенням його прав інтелектуальної власності на добре відомий знак «Корвалол-Дарниця». Так, у квітні 2020 року позивач отримав лист від відповідача, в якому останній стверджував, що розробив рецептуру і макет упаковки для заспокійливого засобу-біодобавки (збору трав) «Корвалол-Дарниця». Відповідач запропонував продати позивачу екземпляр вказаної біодобавки «на пробу» і почати «масовий випуск» такої продукції.

Позивач листом за вих. № 0520/07-19 від 07.05.2020 р. відповів, що не вважає випуск біодобавки з позначенням «Корвалол-Дарниця» в назві та на упаковці правомірним. Відтак, позивач просив відповідача припинити підготовку до виготовлення заспокійливого засобу-біодобавки (збору трав) з використанням позначення «Корвалол-Дарниця» у назві та на упаковці, а також утриматися від порушення прав позивача в майбутньому.

Натомість, за твердженнями позивача, відповідач продовжував наполягати на доцільності випуску заспокійливого засобу-біодобавки (збору трав) «Корвалол-Дарниця» та надіслав позивачу зразок картонної упаковки для біодобавки, щоб позивач міг «оцінити» зразок сам. У листі від 15.05.2020 року відповідач також вказав, що все ж готується організувати випуск заспокійливого засобу-біодобавки (збору трав) «Корвалол-Дарниця».

На думку позивача, спірне позначення «Корвалол-Дарниця» на упаковці біодобавки за графічними, фонетичними та семантичними ознаками схоже з добре відомим в Україні знаком «Корвалол-Дарниця» настільки, що їх можна сплутати.

Крім того, внаслідок використання спірного позначення «Корвалол-Дарниця» на упаковці біодобавки у споживачів може скластися враження, що такий товар виробляється, пропонується до продажу або продається « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або її афілійованою особою за її згоди чи дозволу. Це не відповідає дійсності та може ввести споживачів в оману щодо особи, яка здійснює пропонування до продажу товарів та надання послуг

Короткий зміст рішення суду першої інстанції

Рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 17.11.2020 року позовні вимоги Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма"Дарниця" було задоволено, постановлено:

Визнати позначення «Корвалол-Дарниця» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01 січня 2017 року на ім`я Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» (вул. Бориспільська, 13, м. Київ, 02093, ідентифікаційний код: 00481212) для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати».

Заборонити ОСОБА_1 (паспорт серії НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) використовувати позначення «Корвалол-Дарниця», схоже з добре відомою на ім`я Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» торговельною маркою «Корвалол-Дарниця», стосовно товарів 05 класу МКТП.

Зобов`язати ОСОБА_1 (паспорт серії НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) припинити підготовку до випуску заспокійливого засобу-біодобавки (збору трав) «Корвалол-Дарниця» із нанесенням позначення, схожого із добре відомою на ім`я Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» торговельною маркою «Корвалол-Дарниця».

Стягнути з ОСОБА_1 (паспорт серії НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) на користь Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» (вул. Бориспільська, 13, м. Київ, 02093, ідентифікаційний код: 00481212) судовий збір у розмірі 6 306 грн. 00 коп.

Короткий зміст вимог апеляційної скарги

Не погоджуючись із вказаним судовим рішенням, 18.12.2020 року представник Акціонерного товариства "Фармак" - адвокат Тесля Юлія Олексіївна подала апеляційну скаргу, відповідно до якої просила рішення суду першої інстанції скасувати та ухвалити нове, яким у задоволенні позовних вимог Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" відмовити у повному обсязі.

Узагальнені доводи особи, що подала апеляційну скаргу та узагальнені доводи та заперечення інших учасників справи

Апелянт посилається на те, що судом першої інстанції під час розгляду вказаної справи було порушено норми матеріального та процесуального права, рішення є таким, що містить невідповідність висновків суду обставинам справи та підлягає скасуванню з наступних підстав.

Так, АТ «Фармак» є особою, яка не брала участь у справі №522/10809/20, але наділене правом на подання апеляційної скарги, як особа, відносно якої суд вирішив питання про її права, інтереси та (або) обов`язки.

Рішенням Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.06.2017 року, затв. Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.07.2017 року №1037 визнано добре відомим в Україні знак «Корвалол Corvalolum» на ім`я ПАТ «Фармак» для товарів 5 класу МКТП «фармацевтичні препарати, а саме: снодійні, заспокійливі, седативні, спазмолітичні препарати, кардіологічні лікарські засоби» станом на 1 грудня 2002 року.

У свою чергу, оскаржуваним рішенням позначення «Корвалол-Дарниця» визнано добре відомим знаком в Україні станом на 01 січня 2017 року на ім`я Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати».

Відповідно до чинного законодавства України, власник торгівельної марки, визнаної добре відомою, наділяється правом вимагати визнання недійсною реєстрації або забороняти використання торгівельної марки, що здатна викликати змішування з такою добре відомою торгівельною маркою, і використовується для ідентичних або подібних продуктів.

З метою з`ясування питання схожості знаку «Корвалол-Дарниця», визнаного добре відомим згідно оскаржуваного рішення, з добре відомим знаком «Корвалол Corvalolum», АТ «Фармак» звернувся до судового експерта ОСОБА_2 та отримав відповідний висновок №80-12/20 від 14.12.2020 року.

Щодо порушень норм матеріального права вказує, що оскаржуване рішення в частині визнання «Корвалол-Дарниця» добре відомою торгівельною маркою на ім`я позивача для товарів 05 класу МКТП прийняте в порушення норм пункту 1 статті 6 bis Паризької конвенції, ст. 25 Закону та абзацу шостого частини другої статті 6 Закону України «Про охорону прав на торгівельні марки».

Щодо порушень судом першої інстанції норм процесуального права зазначає, що АТ «Фармак» не було залучено до участі у справі.

Апелянт наголошує, що суд першої інстанції дійшов помилкового висновку про розгляд даного спору в порядку цивільного судочинства.

Суд першої інстанції, досліджуючи питання про участь відповідача у справі як фізичної особи, а не фізичної особи-підприємця, повинен був врахувати не тільки відомості про КВЕД відповідача, але й характер їх правовідносин, які мають ознаки господарських.

29 березня 2021 року на адресу Одеського апеляційного суду від Акціонерного товариства «Фармак» надійшла заява, відповідно до якої апелянт просить залучити Акціонерне товариство «Фармак» (04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 63, 00481198) до участі у справі у якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

Також 29 березня 2021 року АТ «Фармак» до суду апеляційної інстанції було подано клопотання про долучення до матеріалів справи письмових доказів та пояснення стосовно наданих у справі доказах.

31 березня 2021 року на адресу Одеського апеляційного суду від ОСОБА_1 надійшла заява про розгляд справи за його відсутності.

Представник ПАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» 01.04.2021 року на адресу Одеського апеляційного суду надав відзив на апеляційну скаргу, відповідно до якого просить апеляційну скаргу залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції - без змін.

При цьому посилаючись на те, що оскаржуване рішення прийняте при правильному застосуванні норм матеріального права.

Встановлені в оскаржуваному рішенні обставини підтверджують, що торгівельна марка «Корвалол-Дарниця» є добре відомою станом на 01.01.2017 року відносно товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» на ім`я Дарниці, а отже суд правильно застосував пункт другий ст. 25 Закону про знаки.

З огляду на предмет та підстави позову у цій справі, доказуванню підлягають саме обставини доброї відомості торгівельної марки позивача «Корвалол-Дарниця» та порушення відповідачем прав на вказану добре відому торгівельну марку.

Позивач наголошує, що спір у даній справі не може вплинути на права або інтереси апелянта та суд першої інстанції в оскаржуваному рішенні не вирішив питання про права, свободи та інтереси та (або) обов`язки апелянта, оскільки:

-торгівельна марка «Корвалол-Дарниця» не є схожою настільки, що їх можна сплутати зі знаком «Корвалол Corvalolum»;

-у зв`язку з цим, надання правової охорони торгівельній марці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не зумовлюватиме введення в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари під цією торгівельною маркою.

Таким чином, визнання торгівельної марки «Корвалол-Дарниця» добре відомою не порушує прав АТ «Фармак» на знак «Корвалол Corvalolum», оскільки оскаржуваним рішенням АТ «Фармак» ані наділено новими правами, ані покладено на нього нові обов`язки, ані змінено його наявні права та/або обов`язки, ані позбавлено певних прав та/або обов`язків у майбутньому.

06 квітня 2021 року на адресу Одеського апеляційного суду від Акціонерного товариства «Фармак» надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи письмових доказів.

22 квітня 2021 року від АТ «Фармак» на адресу Одеського апеляційного суду надійшли письмові пояснення стосовно відзиву ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» на апеляційну скаргу.

22 квітня 2021 року від ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» на адресу Одеського апеляційного суду надійшли заперечення проти клопотань на пояснень АТ «Фармак».

23 квітня 2021 року від ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» на адресу Одеського апеляційного суду надійшли заперечення проти висновку експерта «205 складеного 19 лютого 2021 року.

18 травня 2021 року від АТ «Фармак» на адресу Одеського апеляційного суду надійшли письмові пояснення з метою узагальнення своєї позиції по справі.

Надходження апеляційної скарги до суду апеляційної інстанції

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 18.01.2021 року справу за позовом Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма" Дарниця" до ОСОБА_1 про визнання торговельної марки добре відомою та припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак - повернуто до Приморського районного суду м. Одеси для вирішення питання про усунення виявлених недоліків в оформленні справи.

11 лютого 2021 року справу повернуто до Одеського апеляційного суду та передано головуючому судді Князюку О.В.

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 18.02.2021 року провадження у справі за апеляційною скаргою Акціонерного товариства "Фармак" поданою через представника - адвоката Тесля Юлію Олексіївну на рішення Приморського районного суду м. Одеси від 17.11.2020 року за позовною заявою Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма"Дарниця" до ОСОБА_1 про визнання торговельної марки добре відомою та припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак було відкрито.

Ухвалою від 18.02.2021 року вказану цивільну справу було призначено до розгляду у загальному порядку.

01 квітня 2021 року ухвалою Одеського апеляційного суду було відмовлено Акціонерному товариству «Фармак» (04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 63, 00481198) у задоволенні клопотання про залучення його в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, до участі у справі за позовною заявою Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма"Дарниця" до ОСОБА_1 про визнання торговельної марки добре відомою та припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак.

28 травня 2021 року на адресу Одеського апеляційного суду від представника АТ «Фармак» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, в якому він посилається на неможливість прибуття до судового засідання у зв`язку з запровадженням карантину просить відкласти розгляд справи. Також зауважує, що не має технічної можливості взяти участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Відомостей на підтвердження перебування 28 травня 2021 року представника апелянта на лікарняному адвокатом Ю.О. Тесля до клопотання долучено не було. Відомостей щодо неможливості взяти участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції до клопотання долученно не було.

Щодо посилань представника апелянта ОСОБА_3 у клопотанні про відкладення розгляду справи на неможливість прибуття до судового засідання у зв`язку з запровадженням карантину, колегія суддів зазначає наступне.

Згідно з Указом Президента України від 13 березня 2020 року № 87/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» з подальшими змінами, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» з метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19: 1 з подальшими змінами, на усій території України з 12 березня 2020 року установлено карантин.

Рада суддів України рекомендувала у період з 16 березня 2020 року встановити особливий режим роботи судів України, а саме: роз`яснити громадянам можливість відкладення розгляду справ у зв`язку із карантинними заходами.

Апеляційний суд розглядає цивільні справи, які не віднесені до справ, зазначених у ч. ч. 1, 2 ст. 369 ЦПК України, у відсутності учасників справи та осіб, які не залучалися до участі у справі судом першої інстанції, за наявності відомостей про їх повідомлення про дату, час і місце розгляду справи. У разі відсутності таких даних, а також у разі подання заяви (заяв) про бажання прийняти участь у справі особисто, суд відкладає судове засідання на іншу дату.

Статтею 372 ЦПК України передбачено, що апеляційний суд відкладає розгляд справи в разі неявки у судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про вручення йому судової повістки або за його клопотанням, коли повідомлені ним причини неявки буде визнано поважними.

Неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

Таким чином, законодавець передбачив, що явка до апеляційного суду належним чином повідомленого учасника справи не є обов`язковою. Апеляційний суд може розглянути справу за відсутності її учасників. Апеляційний суд може відкласти розгляд справи у разі, коли причини неявки належним чином повідомленого учасника справи будуть визнані апеляційним судом поважними. Таким чином, з врахуванням конкретної ситуації по справі, вирішення питання про розгляд справи або відкладення розгляду справи віднесено до дискреційних повноважень апеляційного суду.

Згідно із ч. 2 ст. 372 ЦПК України, неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

Виходячи з вищевказаного, враховуючи передбачені діючим процесуальним законодавством строки розгляду справи, тривалий розгляд справи, баланс інтересів учасників справи у її якнайшвидшому розгляді, освідомленість учасників справи про розгляд справи, а також те, що учасники справи реалізували своє процесуальне право щодо участі у судовому засіданні під час розгляду справи та висловили свою процесуальну позицію, тобто створення апеляційним судом під час розгляду даної справи умов для реалізації її учасниками принципу змагальності сторін, наявності у справі достатніх матеріалів для її розгляду по суті, колегія суддів ухвалила відхилити клопотання представника апелянта ОСОБА_3 про відкладення розгляду справи.

Представник ПАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» - Короза Д.С. у судовому засіданні заперечував щодо задоволення апеляційної скарги, вважаючи рішення суду першої інстанції законним та обгрунтованим.

Мотивувальна частина

Застосовані норми права та висновки апеляційного суду за результатами розгляду апеляційної скарги

Колегія суддів, заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення учасників справи, перевіривши наведені в апеляційній скарзі доводи, перевіривши матеріали справи в межах апеляційного оскарження, вважає, що апеляційне провадження підлягає закриттю на підставі наступного.

Згідно зі статтею 5 ЦПК України, здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

У випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного, невизнаного або оспореного права, свободи чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону.

Статтею 10 ЦПК України визначено, що суд при розгляді справи керується принципом верховенства права.

Суд розглядає справи відповідно до Конституції України, законів України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Суд застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України, та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Забороняється відмова у розгляді справи з мотивів відсутності, неповноти, нечіткості, суперечливості законодавства, що регулює спірні відносини.

Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників (частина перша статті 1 ЦК України).

Відповідно до частини першої статті 17 ЦПК України учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов`язки, мають право, зокрема, на апеляційний перегляд справи.

У частині першій статті 352 ЦПК України визначено, що учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов`язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково.

Вказана стаття визначає коло осіб, які наділені процесуальним правом на апеляційне оскарження судового рішення і які поділяються на дві групи учасники справи, а також особи, які участі у справі не брали, але судове рішення стосується їх прав, інтересів та (або) обов`язків.

На відміну від оскарження судового рішення учасниками справи, особа, яка не брала участі у справі, має довести наявність у неї правового зв`язку зі сторонами спору або безпосередньо судовим рішенням через обґрунтування наявності таких критеріїв: вирішення судом питання про її право, інтерес, обов`язок, і такий зв`язок має бути очевидним та безумовним, а не ймовірним. Разом із тим, судове рішення, оскаржуване особою, яка не брала участі у справі, повинно безпосередньо стосуватися прав, інтересів та обов`язків цієї особи, тобто судом має бути розглянуто й вирішено спір про право у правовідносинах, учасником яких на момент розгляду справи та ухвалення рішення судом першої інстанції є заявник, або в рішенні міститься судження про права та обов`язки цієї особи у відповідних правовідносинах, або рішення впливає на права та обов`язки такої особи.

Згідно з частиною четвертою статті 263 ЦПК України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

У постанові Верховного Суду у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 05 вересня 2019 року у справі № 638/2304/17 (провадження № 61-2417сво19) зазначено, що аналіз частини першої статті 352 ЦПК України дозволяє зробити висновок, що ця норма визначає коло осіб, які наділені процесуальним правом на апеляційне оскарження судового рішення і які поділяються на дві групи учасники справи, а також особи, які участі у справі не брали, але судове рішення стосується їх прав, інтересів та (або) обов`язків.

При цьому судове рішення, оскаржуване не залученою особою, повинно безпосередньо стосуватися прав, інтересів та обов`язків цієї особи, тобто судом має бути розглянуто й вирішено спір про право у правовідносинах, учасником яких на момент розгляду справи та прийняття рішення судом першої інстанції є скаржник, або міститься судження про права та обов`язки цієї особи у відповідних правовідносинах. Рішення є таким, що прийняте про права та обов`язки особи, яка не була залучена до участі у справі, якщо в мотивувальній частині рішення містяться висновки суду про права та обов`язки цієї особи, або у резолютивній частині рішення суд прямо вказав про права та обов`язки таких осіб. У такому випадку рішення порушує не лише матеріальні права осіб, не залучених до участі у справі, а й їх процесуальні права, що витікають із сформульованого в пункті 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод положення про право кожного на справедливий судовий розгляд при визначенні його цивільних прав і обов`язків.

Касаційним судом у Постанові від 02.07.2020 р., справа 760/23323/17-ц, наголошено на тому, що приймаючи до розгляду апеляційну скаргу особи, яка подала апеляційну скаргу та яка не брала участі у справі під час розгляду справи судом першої інстанції, суд апеляційної інстанції не перевірив доводів позивача а також доводів самої апеляційної скарги щодо того, чи порушено його права оскаржуваним рішенням суду першої інстанції.

Так, у відзиві на апеляційну скаргу позивач наголошує, що спір у даній справі не може вплинути на права або інтереси апелянта та суд першої інстанції в оскаржуваному рішенні не вирішив питання про права, свободи та інтереси та (або) обов`язки апелянта.

Суд апеляційної інстанції закриває апеляційне провадження, якщо після відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою, подану особою з підстав вирішення судом питання про її права, свободи, інтереси та (або) обов`язки, встановлено, що судовим рішенням питання про права, свободи, інтереси та (або) обов`язки такої особи не вирішувалося (пункт 3 частини першої статті 362 ЦПК України).

Перевіряючи доводи Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма"Дарниця", а також доводи самої апеляційної скарги АТ «Фармак» щодо того, чи порушено його права оскаржуваним рішенням суду першої інстанції, яким визнано, позначення «Корвалол-Дарниця» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01 січня 2017 року на ім`я Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» (вул. Бориспільська, 13, м. Київ, 02093, ідентифікаційний код: 00481212) для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати», апеляційний суд дійшов висновку, що права АТ «Фармак» вказаним рішенням не порушені.

Так, з матеріалів справи вбачається, що предметом розгляду є визнання позначення «Корвалол-Дарниця» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01 січня 2017 року на ім`я Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» (вул. Бориспільська, 13, м. Київ, 02093, ідентифікаційний код: 00481212) для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати»; заборона ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) використовувати позначення «Корвалол-Дарниця», схоже з добре відомою на ім`я Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» торговельною маркою «Корвалол-Дарниця», стосовно товарів 05 класу МКТП; зобов`язання ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) припинити підготовку до випуску заспокійливого засобу-біодобавки (збору трав) «Корвалол-Дарниця» із нанесенням позначення, схожого із добре відомою на ім`я Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» торговельною маркою «Корвалол-Дарниця».

Оскаржуючи в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції АТ «Фармак» посилається на те, що є особою, яка не брала участь у справі №522/10809/20, але наділене правом на подання апеляційної скарги, як особа, відносно якої суд вирішив питання про її права, інтереси та (або) обов`язки.

При цьому вказує, що Рішенням Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.06.2017 року, затв. Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.07.2017 року №1037 визнано добре відомим в Україні знак «Корвалол Corvalolum» на ім`я ПАТ «Фармак» для товарів 5 класу МКТП «фармацевтичні препарати, а саме: снодійні, заспокійливі, седативні, спазмолітичні препарати, кардіологічні лікарські засоби» станом на 1 грудня 2002 року.

Колегія суддів вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до п. 3 ч.1 статті 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно п. 5 ч.2 статті 6 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» підстави для відмови в наданні правової охорони не можуть одержати правову охорону також позначення, які: можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу

Відповідно до ч. 3 статті 6 зазначеного закону не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з:

-торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

-торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

-торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції щодо неспоріднених товарів і послуг, якщо використання торговельної марки іншою особою щодо таких неспоріднених товарів і послуг свідчитиме про зв`язок між ними і власником добре відомої торговельної марки та може завдати шкоди інтересам такого власника;

-комерційними найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до НОІВ заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

-знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку;

-торговельними марками, що використовуються іншою особою в іноземній державі, якщо заявка подана від свого імені агентом чи представником такої особи в розумінні статті 6 septies Паризької конвенції без дозволу такої особи і відсутні докази, що обґрунтовують таке подання, за наявності заперечення такої особи.

Судом встановлено, що ПАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» є власником знаку для товарів і послуг «Корвалол-Дарниця» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , реєстрація торговельної марки «Корвалол-Дарниця» є діючою і не скасована.

Відповідно до чинного законодавства України, власник торгівельної марки, визнаної добре відомою, наділяється правом вимагати визнання недійсною реєстрації або забороняти використання торгівельної марки, що здатна викликати змішування з такою добре відомою торгівельною маркою, і використовується для ідентичних або подібних продуктів.

У свою чергу, оскаржуваним рішенням позначення «Корвалол-Дарниця» визнано добре відомим знаком в Україні станом на 01 січня 2017 року на ім`я Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати».

Відповідно до ч.ч.1, 3 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності (995_123) та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Порядок визнання Апеляційною палатою знака добре відомим в Україні встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Приписами ч. 2 ст. 25 Закону встановлено, що при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

-ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

-тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

-тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

-тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним; свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

-цінність, що асоціюється зі знаком.

Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності затверджено наказом Міністерства освіти і науки України №228 від 25.04.2005р. (далі Порядок), в якому наявний тотожний до статті 25 вищевказаного закону перелік факторів - а саме у п. 6.4.12.,

Також відповідно до ст. 2 Спільної рекомендації про положення щодо охорони промислової власності та Генеральною асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на 34 сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29.09.1999 р. при визначенні знака добре відомим мають бути взяті до уваги будь-які обставини (фактори), на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим. Компетентний орган розглядає надану йому інформацію про підтвердження наявності факторів, зазначених у підпункті (b) пункту (1) статті 2 Спільної резолюції.

Згідно пункту 3.2.3 Порядку, фактичні дані, які підтверджують добру відомість знака стосовно товарів і/або послуг, щодо яких він використовується, на вказану в заяві дату повинні бути представлені відомостями, що містяться у відповідних документах.

Ці відомості мають підтверджувати наявність факторів, якщо вони є доречними, визначених у пункті 2 статті 25 Закону.

Відтак, з огляду на предмет і підстави позову у даній справі, доказуванню підлягають саме обставини щодо доброї відомості торговельної марки позивача «Корвалол-Дарниця» (відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності затверджено наказом Міністерства освіти і науки України №228 від 25.04.2005 р.) та порушення відповідачем ОСОБА_4 прав на вказану добре відому торговельну марку.

З огляду на зазначене, колегія суддів не вбачає будь-яких порушення прав ПАТ «Фармак» у вказаному судовому процесі, оскільки заявлені позовні вимоги, та процедура перевірки при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні не передбачає необхідності встановлення обставин на які посилається представник апелянта у поданій скарзі, а саме встановлення схожості з іншими знаками настільки, що їх можна сплутати, та судовим рішенням не встановлено обов`язків чи будь-яких питань щодо прав та інтересів ПАТ «Фармак».

Таким чином не має значення, чи існує позначення "Корвалол Corvalolum" як добре відомий знак, оскільки така обставина не впливає на законність та обґрунтованість рішення Приморського районного суду м. Одеси від 17.11.2020 року.

ПАТ «Фармак» не позбавлене права звернутись до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів, як власник знаку «Корвалол Corvalolum» та відстоювати свої інтереси в інших судових провадженнях.

Колегія звертає увагу, що між Приватним акціонерним товариством «Фармацевтична фірма «Дарниця» та Акціонерним товариством «Фармак» наявні судові спори, що вирішуються за правилами господарського судочинства.

Зокрема, справа № 910/13908/17, в рамках якої, Публічне акціонерне товариство "Фармак" (далі - позивач, ТОВ "Фармак") звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (далі - відповідач-1), Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач-2) та Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" (далі - відповідач-3, ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця") про визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів та послуг.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 11.07.2018, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 26.12.2018 та постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 26.03.2019 у задоволенні позову Публічного акціонерного товариства "Фармак" про визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "Корвалол-Дарниця" відмовлено повністю.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 24.05.2021 року вказану справу направлено до Господарського суду міста Києва для вирішення питання про перегляд рішення Господарського суду міста Києва від 11.07.2018 за нововиявленими обставинами.

Справа №910/17792/17, з якої вбачається, що у жовтні 2017 року ПАТ ФФ Дарниця звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - ПАТ Фармак, про визнання недійсними рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.06.2017 про визнання добре відомим в Україні знака Корвалол Corvalolum на ім`я ПАТ Фармак для товарів класу 5 Міжнародної класифікації товарів та послуг (далі - МКТП) фармацевтичні препарати, а саме: снодійні, заспокійливі, седативні, спазмолітичні препарати, кардіологічні лікарські засоби станом на 01.12.2002, та наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.07.2017 № 1037 Про затвердження рішення Апеляційної палати щодо заяви про визнання знака Корвалол Corvalolum добре відомим в Україні, зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України виключити знак Корвалол Corvalolum із переліку знаків, визнаних добре відомими в Україні, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені Промислова власність.

Постановою Верховного Суду від 02.06.2020 року вищезазначену справу направлено на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Твердження апелянта, що позивач виключно після розгляду даної цивільної справи може звернутись із вимогами щодо визнання недійсним свідоцтва на знак ОСОБА_5 на ім`я ПАТ Фармак є виключно його припущенням, що спростовується матеріалами справи.

Виходячи із зазначеного колегія дійшла висновку, що посилання заявника на ймовірність оскарження його свідоцтва України не можуть підтвердити чи спростувати відповідність позначення «Корвалол-Дарниця» умовам надання правової охорони встановлених частиною другою статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», які є доречними при визнанні знаків добре відомими.

Апеляційний суд, на виконання вимог процесуального закону, відкрив апеляційне провадження у справі за апеляційною скаргою представника Акціонерного товариства "Фармак" подану через представника - адвоката Тесля Юлію Олексіївну, яке не брало участі у справі, належним чином дослідив доводи апеляційної скарги та встановив, що обставини щодо вирішення місцевим судом питання про права, інтереси, свободи та (або) обов`язки особи, яка не була залучена до участі у справі, не підтвердились.

Зазначене узгоджується із висновком Верховного суду, що викладений у Постанові від 14 квітня 2021 року за результатами розгляду справи 760/23323/17-ц, а також, раніше викладеному висновку Верховного суду від 02 липня 2020 року в рамках розгляду справи за позовом публічного акціонерного товариства «Фармак» до ОСОБА_6 , Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання знака (торгівельної марки) добре відомим в Україні, зобов`язання вчинити дії та за апеляційною скаргою ОСОБА_7 на рішення Солом`янського районного суду міста Києва від 11 жовтня 2018 року.

За результатами розгляду вказаної цивільної справи судом касаційної інстанції спочатку акцентовано увагу суду апеляційної інстанції на необхідність перевірки доводів сторін з питання чи порушено права апелянта оскаржуваним судовим рішенням та скасовано постанову Київського апеляційного суду від 26.02.2019 року, а згодом Верховний Суд погодився з висновком апеляційного суду, яким відхилено доводи апеляційної скарги щодо порушення прав апелянта ухваленим рішенням, оскільки суд апеляційної інстанції відповідно до норм цивільного процесуального законодавства в межах відкритого апеляційного провадження належним чином дослідив питання щодо вирішення чи невирішення місцевим судом питання про права та інтереси особи, яка не брала участі у справі, але подала апеляційну скаргу на рішення суду. Оскільки такі обставини не підтвердилися, апеляційний суд обґрунтовано закрив апеляційне провадження у справі на підставі пункту 3 частини першої статті 362 ЦПК України.

Таким чином, за результатами даного апеляційного перегляду, судом не встановлено наявності у Акціонерного товариства "Фармак" інтересу, який може полягати у встановленні того, чи буде у зв`язку з прийняттям судового рішення з даної справи апелянта наділено новими правами, та чи буде покладено на нього нові обов`язки, або змінено його наявні права та/або обов`язки, а також те, наскільки участь цієї особи є важливою та чи можливе без неї правильне вирішення спору.

Виходячи із вищезазначеного, доводи апеляційної скарги щодо порушення прав апелянта ухваленим рішенням, колегією суддів не приймаються.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 362 ЦПК України, суд апеляційної інстанції закриває апеляційне провадження, якщо після відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою, поданою особою з підстав вирішення судом питання про її права, свободи, інтереси та (або) обов`язки, встановлено, що судовим рішенням питання про права, свободи, інтереси та (або) обов`язки такої особи не вирішувалося.

Керуючись п. 3 ч. 1 ст. 362 ЦПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Апеляційне провадження за апеляційною скаргою Акціонерного товариства "Фармак" поданою через представника - адвоката Тесля Юлію Олексіївну на рішення Приморського районного суду м. Одеси від 17.11.2020 року за позовною заявою Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма"Дарниця" до ОСОБА_1 про визнання торговельної марки добре відомою та припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак закрити.

Ухвалу суду апеляційної інстанції може бути оскаржено у касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня її проголошення.

Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

Повний текст складено 03 червня 2021 року.

Головуючий: О. В. Князюк

Судді: А. П. Заїкін

О.М. Таварткіладзе