Справа № 589/3234/20
Провадження № 2/589/303/21
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2021 року Шосткинський міськрайонний суд Сумської області в складі:

головуючого судді Литвинко Т.В.

за участю секретаря судового засідання Афанасенко Т.Л.

позивача ОСОБА_1

відповідача ОСОБА_2

представника відповідача ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення матеріальної шкоди, завданої внаслідок порушення прав на знак для товарів і послуг, -

ВСТАНОВИВ:

18 вересня 2020 року ОСОБА_1 звернувся до суду з вищезазначеним позов, в якому просить стягнути з відповідача матеріальну шкоду, завдану в результаті порушення його прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 в розмірі 155 175,70 грн.

В обґрунтування позовних вимог зазначено, що позивач ОСОБА_1 є офіційним і ексклюзивним власником виключних прав на знак для товарів і послуг на підставі Свідоцтва України НОМЕР_1 від 26 квітня 2010 року по відношенню до товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для пакування: насіння соняшника очищене; насіння соняшника смажене; насіння гарбуза очищене; насінна гарбуза смажене згідно поданої 10 серпня 2009 року заявки за номером m 2009 09897. Порушуючи права інтелектуальної власності позивача на знак для товарів та послуг, відповідач з грудня 2008 року по травень 2011 року незаконно та безпідставно використовувала у своїй господарській діяльності зображення мишеняти, чим завдала матеріальну шкоду у розмірі 155 175,70 грн.

У відзиві на позов, ОСОБА_2 просить суд відмовити у задоволенні позову. Зазначає, що використання нею у господарській діяльності зображення мишеняти не є незаконним, оскільки сторони тривалий час вели спільну господарську діяльність, під час якої використовували спірне зображення мишеняти. Про те, що позивач зареєстрував право на товарний знак мишеняти їй не було відомо та він не забороняв його використовувати, жодних претензій не висловлював. З 2009 року, після припинення спільної діяльності, відповідач у своїй господарській діяльності почала використовувати інші зображення мишеняти, на які отримала відповідні свідоцтва. Крім того, відповідач зазначає, що висновки експертиз, якими обґрунтовано позов не можуть бути використані як докази у даній справі, оскільки експертизи призначалися у межах кримінального провадження. Посилається відповідач також на те, що рішення ВГСУ вже було вирішено питання про стягнення з відповідача компенсації за порушення авторських прав, що виключає собою стягнення збитків.

У відповіді на відзив позивач вказує, що є неправдивими твердження відповідача про те, що вона не порушувала права позивача на знак для товарів, оскільки висновком експертизи підтверджено, що зображення, яке нанесене на упаковці ПП ОСОБА_2 , є схожим до ступеню змішування із зображенням, право на яке належить позивачу, що може призвести споживачів в оману. Також зазначає, що договорами про спільну діяльність не передбачалося право відповідачки використовувати твір, майнові права на який належали позивачу. З 2008 року він почав на упаковках товару ставити знак ТМ, який попереджав конкурентів і споживачів про охорону торгівельної марки, а з 2010 року - охоронний знак R у колі. Зазначає також позивач про те, що в даному випадку його право на відшкодування матеріальної шкоди не обмежується тими обставинами, що рішенням суду стягнуто компенсацію на його користь за порушення відповідачем авторського права, оскільки в даному випадку позивач захищає своє право на товарний знак, який він не дозволяв використовувати відповідачу.

У запереченні на відповідь на відзив відповідач, крім тих пояснень, які виклав у попередній заяві по суті справи, вказує, що в його діях відсутній склад порушення права інтелектуальної власності. Окремо надав заяву про застосування наслідків пропуску позовної давності.

Від позивача надійшла заява із запереченням на заяву про застосування наслідків позовної давності, де він зазначає, що на спірні відносини не розповсюджується позовна давність, оскільки вони стосуються особистих немайнових прав.

Суд, заслухавши сторони, представника відповідача, дослідивши матеріали справи, прийшов до наступного висновку.

Із постанови Вищого господарського суду України прийнятої 13 січня 2015 року у справі №18/89-10 за позовом ФОП ОСОБА_1 до ФОП ОСОБА_2 про захист авторських прав та стягнення 266400 грн та зустрічним позовом ФОП ОСОБА_2 до ФОП ОСОБА_1 про визнання права попереднього користувача на торговельну марку вбачається, що 04.05.2007 за авторським договором ОСОБА_4 передав ОСОБА_1 всі майнові права на збірку творів образотворчого мистецтва "Ескізи та малюнки мишеня, декількох мишенят, ескізи та малюнки упаковок для обробленого та необробленого соняшникового насіння із зображенням мишеня" , а саме: на відтворення (тиражування) цієї збірки творів у будь-якій матеріальній формі; запис збірки творів та/або будь-якої її частини для тимчасового або постійного зберігання; комерційне чи некомерційне розповсюдження в електронній формі (включаючи цифрову), оптичній чи іншій матеріальній формі тощо; використання збірки творів та/або будь-якої її частини для власних потреб; розповсюдження збірки творів та/або будь-якої її частини.

ОСОБА_1 з 04.05.2007 мав право використовувати відчужені йому виключні майнові права на відповідні твори, у тому числі в своїй господарській діяльності - як фізична особа-підприємець, та забороняти таке використання іншим особам.

26.04.2010 позивач отримав Свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 у вигляді зображення мишеняти із насінням соняшника у лівій лапці по відношенню до товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: насіння соняшника очищене; насіння соняшника смажене; насіння гарбуза очищене; насіння гарбуза смажене згідно поданої позивачем 10.08.2009 заявки за номером m 2009 09897. Права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заяви (ч. 1 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Вказаним вище рішенням також встановлено, що ОСОБА_2 до 2010 року використовувала твори, які охороняються укладеним фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 та ОСОБА_4 авторським договором про передачу (відчуження) майнових прав від 04.05.2007, а також використовувала знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 .

За результатами розгляду справи, дії фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 , що полягають у використанні творів, які охороняються укладеним ФОП ОСОБА_1 та ОСОБА_4 авторським договором про передачу (відчуження) майнових прав від 04.05.2007, а також дії щодо використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 визнано такими, що порушують право ОСОБА_1 на зазначені об`єкти інтелектуальної власності; заборонено ФОП ОСОБА_2 , використовувати для товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків: насіння соняшника очищене; насіння соняшника смажене; насіння гарбуза очищене; насіння гарбуза смажене, - знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 і твори за авторським договором про передачу (відчуження) майнових прав від 04.05.2007, укладеним ОСОБА_1 та ОСОБА_4 .

Рішенням Апеляційного суду Сумської області від 03 лютого 2016 року стягнуто зі ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 3000 грн моральної шкоди за порушення прав інтелектуальної власності.

Також встановлено, що Шосткинським ВП ГУПН в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 229 КК України № 0000110 за фактом того, що ФОП ОСОБА_2 без дозволу власника права на об`єкти інтелектуальної власності незаконно відтворює, копію та імітує на упаковках з товаром малюнок мишеняти, право власності на який має ФОП ОСОБА_1 .

Згідно висновку судової експертизи в сфері інтелектуальної діяльності від 27 листопада 2015 року, проведеної у кримінальному провадженні № 0000110, зображення, нанесене на упаковці (яка виготовлена 02.01.11, 01.05.11) зі смаженим насінням «ІНФОРМАЦІЯ_1» (виробник ПП ОСОБА_2 ), є схожим до ступеню змішування зі знаком для товарів в послуг за свідоцтвом № НОМЕР_1 , що може призвести до введення в оману споживача щодо виробника.

Відповідно до висновку за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 14 липня 2017 року у кримінальному провадженні № 0000110, розмір збитків завданий власнику свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 , в результаті використання зображення, нанесеного на упаковці зі смаженим насінням «ІНФОРМАЦІЯ_1» (виробник ПП ОСОБА_2 ) складає 155 175,70 грн. Предметом дослідження, зокрема, були упаковки товару, придбаного у 2009-2010 роках, документи, які стосуються відвантаженої плівки, контрольної закупівлі (накладні, листи).

Згідно висновку експертів за результатами судової експертизи в сфері інтелектуальної власності від 16 грудня 2019 року у розумінні ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» застосування зображення нанесеного на упаковці зі смаженим насінням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виробник ПП ОСОБА_2 ) у її діяльності з реалізації продукції може вважатися використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 , зареєстрованому 26 квітня 2010 року.

Крім того судом досліджено фотокартки упаковок з товаром насіння обох сторін, накладних по придбаним товарам насіння та листи щодо відвантаження плівки, дані з яких використовувалися при проведенні експертиз та постановленні вищезазначеного рішення господарського суду.

Відносини, які виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні регулюються Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а також нормами ЦК України.

Відповідно до ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі ст. 420 ЦК України до об`єктів права інтелектуальної власності належать, зокрема, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Згідно з ч. 1 ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Частиною 2 ст. 495 ЦК України встановлено, що майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Згідно з приписами ст. 426 ЦК України особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» ( в редакції на час виникнення спірних відносин) використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет; знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака).

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Відповідно до ст. 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

З огляду на викладені норми закону та встановлені судом обставини, є обґрунтованими вимоги позову про стягнення з відповідача матеріальної шкоди, завданої внаслідок порушення прав інтелектуальної власності, оскільки дослідженими доказами доведено факт порушення з боку відповідача права позивача на використання торговельної марки (знаку для товарів та послуг), внаслідок якого позивачу завдано збитків.

Доводи відповідача про те, що ОСОБА_2 , використовуючи спірний об`єкт інтелектуальної власності позивача, діяла правомірно, перевірялася під час розгляду справи господарським судом, та не знайшли свого підтвердження. Зокрема у рішенні зазначено, що безпідставними є посилання ФОП ОСОБА_2 на умови договорів про спільну діяльність, оскільки не передбачалося, що спірні майнові права інтелектуальної власності є внеском учасників, предметом зобов`язань або створювалися за цими правочинами. Крім того, не встановлено обставин, що ФОП ОСОБА_2 використовувала зображення мишеняти - відповідні об`єкти інтелектуальної власності, якими володіє позивач, за згодою позивача та до укладання останнім Авторського договору від 04.05.2007. Не спростовані ці висновки за результатами досліження відповідних договорів відповідачем і в судовому засіданні.

Наявність у відповідача свідоцтв виданих у 2011 році на зображення мишеняти не спростовує факт неправомірного використання зображення, власником свідоцтва на яке є позивач.

Не заслуговують на увагу і доводи відповідача про те, що не можуть бути використані як докази висновки експертиз, проведених у межах кримінального провадження, та надані позивачем на обстоювання своєї позиції.

Кримінальне провадження № 0000110, як було зазначено вище, стосується розслідування факту незаконного використання знака мишеняти, право на яке належить позивачу.

Висновками вищезазначених експертиз встановлено факти порушення прав інтелектуальної власності позивача щодо правовідносин, які є предметом даного спору. Вказані висновки підготовлено атестованими судовими експертами, які попереджені про кримінальну відповідальність.

Як зазначених Верховний Суд у своїй постанові № 461/3675/17 висновок експерта у кримінальному провадженні є допустимим доказом, якщо експертиза проведена у кримінальному провадженні містила інформацію щодо предмета доказування у цивільному провадженні та була проведена атестованими експертами, незважаючи на те, що на момент розгляду справи вирок у кримінальній справі не ухвалений.

А тому, суд вважає, що позивачем надані висновки експертів з дотримання вимог ст. 12, 81, 89, 102 ЦПК України.

Крім того, відповідач, заперечуючи проти висновків експерта, не надав доказів на його спростування, не скористався правом на заявлення клопотання про призначення відповідної експертизи у цій справі, не ставив перед судом питання про виклик у судове засідання експертів, які проводили експертизу.

Посилання відповідача на те, що рішенням ВГСУ вже було вирішено питання про стягнення з відповідача компенсації за порушення авторських прав, що виключає собою стягнення збитків, не заслуговують на увагу, оскільки даний спір виник з підстав, зазначених у ст. 16, 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Поряд з цим, суд вважає слушними доводи відповідача про те, що в даній справі є підстави для застосування наслідків позовної давності.

Відповідно до ч. 1 ст. 256 ЦК України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Частиною 1 ст. 257 Цивільного кодексу України визначено, що загальна позовна давність встановлюється тривалістю в три роки.

Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила. (ч. 1 ст. 261 ЦК України).

Згідно ч. 4 ст. 267 ЦК України сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Як встановлено судом, про порушення свої прав інтелектуальної власності позивач довідався більш ніж як за три роки до подачі даного позову: в 2010 році він звернуся з позовом до господарського суду, де повідомляв про відомі йому обставини порушення його прав, в а 2015 році була порушена кримінальна справа, в межах якої позивач також повідомляв про порушення його прав.

З огляду на вказані норми закону в даній справі слід застосувати наслідки спливу позовної давності.

Твердження позивача про те, що на дані відносин не розповсюджуються позовна давність є безпідставними.

Так, позивач посилається на положення п. 1 ч. 1 ст. 268 ЦК України, яка передбачає, що позовна давність не поширюється на вимогу, що випливає із порушення особистих немайнових прав, крім випадків, встановлених законом.

Поряд з цим, згідно ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності становлять як особисті немайнові права інтелектуальної власності, так і майнові права інтелектуальної власності.

Об`єктом права інтелектуальної власності зокрема, є торговельні марки (знаки для товарів і послуг) (ст.. 420 ЦК України).

Згідно ст. 495 ЦК України право на використання торговельної марки є майновим правом інтелектуальної власності.

Відповідно, визначене в ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» право власника свідоцтва на відшкодування заподіяних збитків в результаті посягання, визначено в ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», є майновим правом особи.

А отже до даних правовідносин позовна давність підлягає застосуванню, що тягне за собою відмову у задоволенні позову.

Керуючись ст. ст. 12, 13, 81, 89, 141, 263-265, 280-283 ЦПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Відмовити у задоволенні позову ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення матеріальної шкоди, завданої внаслідок порушення прав на знак для товарів і послуг.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення суду може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення шляхом подачі апеляційної скарги до Сумського апеляційного суду через Шосткинський міськрайонний суд Сумської області.

Повний текст рішення складено 24.05.2021 року.

Суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області Т.В.Литвинко