КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
апеляційне провадження №22-ц/824/1710/2021
справа №760/4267/17
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2021 року м.Київ

Київський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

судді-доповідача Поліщук Н.В.

суддів Лапчевської О.Ф., Шкоріної О.І.,

за участю секретарів судового засідання Голопапи Д.І., Дроздовій Ж.В., Чепур Н.К.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду справу за апеляційною скаргою ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 на рішення Солом`янського районного суду міста Києва від 21 лютого 2019 року, ухваленого під головуванням судді Оксюти Т.Г.

у справі за позовом Общества с ограниченной ответственностью "Фитокосметик" (Російська Федерація) до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним договору передачі виключних майнових прав, визнання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 недійсними та зобов`язання вчинити дії,-

встановив:

В березні 2017 року Общество с ограниченной ответственностью "Фитокосметик" (Російська Федерація) звернулось до суду з позовом, уточненим в ході розгляду справи, та просить ухвалити рішення, яким:

Визнати недійсним договір передачі виключних майнових прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 .

Визнати свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 недійсним повністю.

Зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомити в офіційному бюлетені "Промислова власність" про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 та внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 .

Визнати свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 недійсним повністю.

Зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомити в офіційному бюлетені "Промислова власність" про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 та внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 .

Визнати свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3 недійсним повністю.

Зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомити в офіційному бюлетені "Промислова власність" про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3 та внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3 .

Вимоги обґрунтовує тим, що позивач є власником знаку для товарів і послуг "ФК" (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания)) згідно свідоцтва Російської Федерації № НОМЕР_4 від 19 квітня 2007 року для певних товарів 3, 35 класів МКТП:

Із використанням цього знаку тривалий час випускає косметичну продукцію, яка, зокрема, широко реалізовується на території України.

Поряд з цим, позивачу стало відомо про реєстрацію за ОСОБА_2 прав на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України:

- № НОМЕР_1 від 25 лютого 2009 року (заявка m200716022 від 25 вересня 2007 року)

;

- №НОМЕР_2 від 25 жовтня 2016 року (заявка m201409088 від 02 липня 2014 року)

;

- №НОМЕР_3 від 25 січня 2017 року (заявка m201411544 від 13 серпня 2014 року)

.

Позивач зазначає, що знаки за оспорюваними свідоцтвами є схожими із знаком, права на який належать позивачу.

При цьому, ОСОБА_2 тривалий час був імпортером продукції, виробником якої є позивач, та під час подання заявки m200716022 вказував, що є представником виробника (імпортером), але дозволу на реєстрацію знака, в тому числі і на власне ім`я, не отримував (стаття 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності).

Щодо вимог в частині визнання недійсним договору передачі виключних майнових прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 вказує, що відповідно до цього договору ОСОБА_2 передав свої права на користь ОСОБА_3 , проте оскільки свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 є недійсним, права на охоронюваний цим свідоцтвом знак не могли бути передані.

Рішенням Солом`янського районного суду міста Києва від 21 лютого 2019 року позовні вимоги задоволено, вирішено:

Визнати недійсним договір передачі виключних майнових прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 .

Визнати свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 недійсним повністю.

Зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 та внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_5 .

Визнати свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 недійсним повністю.

Зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 та внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 .

Визнати свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3 недійсним повністю.

Зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3 та внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3 .

Стягнути з ОСОБА_2 на користь Общество с ограниченной ответственностью "Фитокосметик"суму судового збору 5600 грн., витрати пов`язані з направленням документів в сумі 117,50 грн., та витрати за проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності в сумі 13728 грн.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь Общество с ограниченной ответственностью "Фитокосметик"суму судового збору 5600 грн., витрати пов`язані з направленням документів в сумі 117,50 грн., та витрати за проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності в сумі 13728 грн.

Не погодившись з ухваленим рішенням, ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 подано апеляційну скаргу, у якій просить рішення скасувати, у задоволенні позову відмовити.

В апеляційній скарзі посилається на те, що рішення суду ґрунтується виключно на позиції позивача, а його аргументи викладені вибірково.

Зазначає, що судом не враховано, що ОСОБА_2 02 червня 2006 року, тобто до дати подання позивачем заявки у своїй країні, подано заявку m200608011 на знак для товарів та послуг, за якою видно свідоцтво України № НОМЕР_6 від 10 вересня 2007 року:

.

При цьому позивачем не ставиться під сумнів правомірність використання зазначеного знаку.

Вказує, що у зв`язку із реєстрацією знаку за свідоцтвом України № НОМЕР_6 та реєстрацію знаку за свідоцтвом України № НОМЕР_1 ОСОБА_2 на підставі згоди позивача отримав право на реєстрацію подальших торгових марок.

Зазначає про відсутність доказів на підтвердження розірвання агентських відносин, а лист від 15 вересня 2014 року підписаний не ОСОБА_2 .

Посилається на те, що судом не вирішено його заяви про застосування позовної давності. Вказує, що позивач з 2007/2008 року був ознайомлений з проведенням реєстрації знака за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , оскільки надавав на це згоду. Обґрунтованих посилань на строки, в які позивачу стало відомо про порушення його прав, ним не вказано.

Щодо примірників доказів із продукцією (каталоги, фото, зразки, договори) зазначає, що такі є особистими документами позивача, використання яких на території України не підтверджено, а відтак вони не свідчать про порушення прав позивача.

Щодо даних фіскальних органів вказує, що вони не містять інформації про наявність договірних відносин до 25 вересня 2007 року; містить відомості про отримання ним поставок, починаючи з 2009 року та від іншої особи.

Щодо наявності агентських відносин вказує, що позивач на власний розсуд зазначив на упаковці продукції ОСОБА_2 як його агента.

Окрім того, мотивуючи незгоду з висновком судової експертизи, скаржник зазначає, що експерт не має досвіду в проведенні досліджень, змінює предмет дослідження, вирішує питання права, робить припущення без належних фактичних даних. Висновок містить неузгодженості та порушення Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, зокрема, експерт вийшов за межі предмету доказування й ґрунтував свій висновок на інформації ДФС України стосовно поставки товару на митну територію України, надав цьому документу власне обґрунтування, чого не мав права робити, оскільки це питання права та не досліджувалося судом. Також скаржник вказує на відсутність доказів (соціологічних досліджень) про відомість позивача на ринку України та неврахування обставин подання ОСОБА_2 першої заявки. Скаржник зазначає, що експертом здійснено заміну понять - ототожнення поняття "комерційне найменування" й "знак для товарів та послуг" та здійснено подальший аналіз на підставі норм права, що відносяться до знака для товарів та послуг; вирішено питання права, зокрема експерт вирішив, що поставки товару відбулися до дати подачі першої оспорюваної заявки, а також, на твердження скаржника, експерт вийшов за межі своєї компетенції, стверджуючи, що позивач ввозив продукцію на територію України (що не підтверджено довідкою ДФС), продукція реалізовувалася на території України в 2007 році (про що докази відсутні), позивач набув прав на позначення на території України (що не відповідає дійсності).

Представником позивача - адвокатом Ортинською М.Ю. подано відзив, у якому просить апеляційну скаргу залишити без задоволення, а рішення без змін. Зазначає, що позивач про реєстрацію знака із словесною частиною "ІНФОРМАЦІЯ_2" дізнався 18 серпня 2014 року, замовивши інформаційний пошук. Позицію суду першої інстанції уважає законною і обґрунтованою.

Представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України - Тюріна Л.А. у відзиві підтримала апеляційну скаргу, просить скасувати рішення суду та ухвалити нове про відмову у задоволенні позову. У відзиві вказує про порушення, допущені, на її думку, експертом при складанні Висновку №085/18, зокрема звертає увагу, що експерт вийшов за межі предмету доказування й ґрунтував свій висновок інформацією ДФС України стосовно поставки товару на митну територію України, надав цьому документу власне обґрунтування, чого не мав робити, оскільки це питання права. Зазначає також, що експерт необґрунтовано дійшов висновку щодо відомості позивача на ринку України, наявності прав позивача на позначення "фитокосметик" на території України на дату подання першої заявки скаржника, спотворення предмету дослідження.

Постановою Київського апеляційного суду від 16 вересня 2019 року апеляційну скаргу ОСОБА_2 залишено без задоволення, а рішення Солом`янського районного суду міста Києва - без змін.

Додатковою постановою Київського апеляційного суду від 12 листопада 2019 року стягнуто з ОСОБА_2 на користь Общества с ограниченной ответственностью "Фитокосметик" (Російська Федерація) 25465,53 грн. витрат на професійну правничу допомогу.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 25 листопада 2020 року постанову Київського апеляційного суду від 16 вересня 2019 року та додаткову постанову Київського апеляційного суду від 12 листопада 2019 року скасовано, справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

Згідно частини 5 статті 411 ЦПК України висновки суду касаційної інстанції, в зв`язку з якими скасовано судові рішення, є обов`язковими для суду першої чи апеляційної інстанції під час нового розгляду справи.

В судовому засіданні представник відповідача ОСОБА_4 доводи апеляційної скарги підтримав із викладених в ній підстав.

Представник позивача проти доводів апеляційної скарги заперечував, посилаючись на законність та обґрунтованість рішення суду першої інстанції.

Інші учасники справи в судове засідання не з`явились, про дату, час і місце розгляду справи повідомлялись судом належним чином.

Відповідно до статті 372 ЦПК України колегія суддів ухвалила розглянути справу за відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення осіб, які з`явились в судове засідання, розглянувши справу в межах доводів апеляційної скарги, перевіривши законність і обґрунтованість ухваленого по справі судового рішення, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до частин 1 та 2 статті 367 ЦПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

Відповідно до статті 263 ЦПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Відповідно до статті 420 ЦК України до об`єктів права інтелектуальної власності належать, зокрема, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до статті 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг) , що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Згідно статті 493 ЦК України суб`єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом (стаття 494 ЦК України).

Згідно з вимогами статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Згідно частин першої-четвертої статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до частини другої, третьої статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть одержати правову охорону позначення, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Згідно з положеннями статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, Країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів.

Відповідно до частини другої, п`ятої статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Частиною першою статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Установлено, що ООО "Фитокосметик" з 21 січня 2003 року зареєстровано в Російській Федерації.

На підставі договору №01/10 від 01 жовтня 2003 року на замовлення позивача розроблений і затверджений фірмовий логотип найменування компанії із використанням зображення:

Згідно із свідоцтвом Російської Федерації позивач є власником на знак для товарів і послуг № НОМЕР_4 "ФК" (заявка № від 05 червня 2006 року), зареєстрованого 19 квітня 2007 року зі строком дії до 05 червня 2016 року.

Перевіряючи наявність у позивача станом на день звернення із цим позовом до суду майнових прав інтелектуальної власності на вказану торговельну марку, апеляційним судом прийнято від представника позивача інформацію із відкритого Реєстру товарних знаків і знаків обслуговування Російської Федерації (Реєстр товарних знаков и обслуживания Российской Федерации), розміщеного на офіційному вебсайті Федерального інституту промислової власності (ФІПС) щодо дійсності свідоцтва №324762 до 05 червня 2026 року, оскільки ця інформація має значення для вирішення питання надання правової охорони вказаному знаку.

Згідно даних довідки ТОВ "Реєстратор Доменов" (Російська Федерація) від 25 листопада 2014 року, з 28 липня 2006 року ООО "Фитокосметик" є адміністратором домена "FITOCOSMETIC.RU" .

Позивач є виробником певної продукції і товарів 3 класу та послуг 35 класів МКТП із відповідним маркуванням такої продукції і товарів.

В матеріалах справи міститься укладений у простій письмовій формі договір (без зазначення дати його укладення) про передачу прав по заявці на знак для товарів і послуг, укладений між ООО "Фітокосметік" та ОСОБА_2 , відповідно до якого ТОВ "Фітокосметік" передало право на заявку №m200608011 від 02 червня 2006 року на реєстрацію знаку "ФК", ОСОБА_2 підтвердив згоду стати власником вказаної заявки на безоплатній основі та зобов`язався сплатити необхідні збори за внесення змін до вказаної заявки, а також подати необхідні документи до УКРПАТЕНТу.

Згідно із Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №НОМЕР_6 від 10 вересня 2007 року на ім`я ОСОБА_2 зареєстровано знак "ФК".

25 вересня 2007 року ОСОБА_2 через патентного повіреного в Україні ОСОБА_5 подав заявку №m200716022 щодо реєстрації за ним прав на комбінований знак для товарів 3 класу та послуг 35 класів МКТП.

25 лютого 2009 року на ім`я ОСОБА_2 згідно заявки №m200716022 (дата подання - 25 вересня 2007 року) Державною службою інтелектуальної власності України зареєстровано знак для товарів та послуг "ІНФОРМАЦІЯ_4" (комб.) для товарів 3 класу та послуг 35 класів МКТП та видано свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 .

02 липня 2014 року ОСОБА_2 подав заявку №m201409088 про реєстрацію знаку "ІНФОРМАЦІЯ_2", а 13 серпня 2014 року ОСОБА_2 подав заявку №m201411544 про реєстрацію знаку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

Рішенням Державної служби інтелектуальної власності України від 08 жовтня 2015 року ОСОБА_2 відмовлено у реєстрації знаку "ІНФОРМАЦІЯ_2" за заявкою №m201409088 і заявкою №m201411544 .

Рішенням Апеляційної Палати ДСІВ від 15 липня 2016 року попереднє рішення скасовано та зареєстровано, за умови сплати заявником адміністративного збору, на ім`я ОСОБА_2 знак "ІНФОРМАЦІЯ_2", на підставі чого він отримав свідоцтво України на знак для товарів та послуг № НОМЕР_2 .

Рішення обґрунтовано тим, що заявником ОСОБА_2 скорочено перелік товарів 03 та послуг 35 класів МКТП, заявнику ОСОБА_2 були видані Свідоцтво України № НОМЕР_6 на знак та Свідоцтво України № НОМЕР_1 , ОСОБА_2 фактично здійснював діяльність стосовно реалізації продукції з використанням знаку, внаслідок активного і тривалого використання позначення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " стало відомим споживачу, а відповідно до договору про передачу права власності №19752 від 10 червня 2016 року ОСОБА_2 передав права на вищезазначені Свідоцтва - ОСОБА_3 .

Також на ім`я ОСОБА_2 згідно заявки №m201411544 зареєстровано знак для товарів та послуг за Свідоцтвом України № НОМЕР_3 " ОСОБА_6 ".

24 червня 2016 року до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг внесені зміни про власника свідоцтва № НОМЕР_1 . Права на знак для товарів та послуг були передані ОСОБА_3 .

Знак для товарів і послуг "ФК" за свідоцтвом Російської Федерації на знак для товарів і послуг № НОМЕР_4 та знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_4" (комб.) за свідоцтвом України № НОМЕР_1 зареєстровані для однакової групи товарів послуг МКТП - товарів 3 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП.

Відповідно до договору про передачу виключних майнових прав на знаки для товарів та послуг від 10 березня 2016 року ОСОБА_2 відступив, а ОСОБА_3 набула усіх прав та обов`язків на знаки для товарів і послуг за Свідоцтвами України № НОМЕР_6 , НОМЕР_1 .

Звертаючись до суду за захистом своїх прав, позивач вказував, що є власником права на знак для товарів і послуг "ФК" на території Російської Федерації за свідоцтвом № НОМЕР_4 від 19 квітня 2007 року; продукція позивача є відомою в Російській Федерації, Україні та за її межами, відтак знак для товарів і послуг позивача, який наноситься на відповідну продукцію та іншим чином використовується, широко відомий в Україні; ОСОБА_2 , будучи дистриб`ютором позивача без дозволу останнього здійснив реєстрацію на своє ім`я знаків для товарів і послуг за свідоцтвами № НОМЕР_1 , №НОМЕР_2, №НОМЕР_3; таким чином позивач уважає, що дії ОСОБА_2 є порушенням пункту 1 статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, яка, зокрема, передбачає: якщо агент чи представник того, хто є власником знака в одній з країн Союзу, подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знака від свого власного імені в одній чи в декількох таких країнах, власник має право перешкоджати реєстрації чи вимагати її скасування або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент чи представник не подасть докази, що виправдовують його дію.

Разом з тим, установлено, що згідно свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 10 вересня 2007 року №НОМЕР_6 за ОСОБА_2 зареєстровано право на знак для товарів і послуг, аналогічний знаку, зареєстрованому на території Російської Федерації за свідоцтвом № НОМЕР_4 від 19 квітня 2007 року. Вказана реєстрація була здійснена на підставі заявки №m200608011, яка подана 02 червня 2006 року, тобто раніше, ніж подана заявка ТОВ "Фітокосметік" у Російській Федерації.

Цей знак позивачем не оспорюється, азгідно пункту 1 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" саме з датою подання заявки на знак пов`язується виникнення прав, які випливають із свідоцтва про право власності на знак.

Позивачем не спростовано право інтелектуальної власності відповідача ОСОБА_2 на торговельну марку згідно свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 10 вересня 2007 року №НОМЕР_6 та правомірність його використання у сфері господарювання.

Доводи позивача про те, що дії ОСОБА_2 є порушенням пункту 1 статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, апеляційний суд уважає безпідставними та не підтвердженими належними доказами з огляду на таке.

Стаття 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року передбачає юридичні механізми захисту прав власника знаку в одній країні Союзу по відношенню до агента чи представника такого власника. Для застосування цих механізмів повинно бути установлено: наявність факту виникнення в особи права власності на знак в одній із країн Союзу, тобто в країні, що приєдналася до Паризької конвенції; наявність особи, що по відношенню до власника знака виступає агентом чи представником; відсутність дозволу власника на реєстрацію від імені агента або представника відповідного знака.

За наявності вказаних вище кваліфікуючих є підстави застосування положень статті 6 septies Паризької конвенції. Зокрема на підставі пункту "а" частини 1 статті 19 Закону, тобто невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони, свідоцтво на спірний знак може бути визнано судом недійсним повністю або частково. У цьому випадку застосуванню підлягає частина 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", відповідно до якої не можуть отримати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

В пункті 77 постанови Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17 жовтня 2012 року "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності" роз`яснено, що зі змісту статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року випливає, що у тлумаченні термінів "агент" і "представник" судам слід виходити не з вузького юридичного значення цих термінів, притаманного галузям цивільного чи господарського права, а з такого їх значення, яке охоплювало б і поширювачів продукції контрагента, які перебувають з ним у певних договірних правовідносинах.

Проте позивачем не надано доказів на підтвердження факту агентських відносин чи відносин представництва між позивачем та ОСОБА_2 , які виникли до дати подачі заявки на реєстрацію знака. Зокрема, матеріали справи не містять будь-яких даних щодо укладення між цими особами договорів, які давали б підстави для висновку, що ОСОБА_2 мав статус комерційного (торгового) представника та на правовідносини сторін поширюється дія статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року.

Надані позивачем фотознімки упаковок продукції, як і наявні в матеріалах справи дані фіскальних органів не можуть уважатися належними та допустимими доказами для вирішення цього спору, оскільки не містять об`єктивних даних для встановлення правовідносин сторін, які мають бути підтверджені певними засобами.

З цих же підстав апеляційний суд відхиляє посилання позивача на підтвердження факту агентських відносин на дані листа патентного повіреного в Україні ОСОБА_5 , оскільки відсутність даних про договірні відносини та час їх виникнення унеможливлює поширення на відносини сторін статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року.

Окрім того, апеляційний суд погоджується з доводами скаржника про те, що дані висновку експерта №085/18 від 30 серпня 2018 року судової експертизи у сфері інтелектуальної власності є неприйнятними для вирішення цієї справи з огляду на таке.

Згідно цього висновку експертом установлено, що:

- знак для товарів і послуг (торговельна марка) за свідоцтвом України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг є таким, що може ввести в оману щодо особи, що виробляє товар або надає послуги;

- знак для товарів і послуг (торговельна марка) за свідоцтвом України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг є таким, що може ввести в оману щодо особи, що виробляє товар або надає послугу;

- знак для товарів і послуг (торговельна марка) за свідоцтвом України № НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг є таким, що може ввести в оману щодо особи, що виробляє товар або надає послугу .

З дослідницької частини висновку експерта убачається, що для вирішення вказаних питань експертом визначалось:

- чи є такими самими або спорідненими товари та послуги, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із товарами та послугами, які надаються або видами діяльності, що здійснює общество с ограниченной ответственностью " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

- чи є схожими знак для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 з вирізняльною частиною фірмового найменування " общество с ограниченной ответственностью "Фитокосметик".

Апеляційний суд вказує, що торговельна марка індивідуалізує товари та послуги певного суб`єкта серед товарів та послуг інших суб`єктів, а комерційне найменування індивідуалізує самого суб`єкта - учасника цивільного обороту в процесі здійснення ним діяльності з виробництва та (або) реалізації товарів, надання послуг.

Разом з тим, звертаючись до суду із цим позовом, позивачем не вказувалось на порушення права на комерційне найменування та позивач в обґрунтування позовних вимог не посилався на тотожність або схожість знаку настільки, що його можна сплутати з комерційним (фірмовим) найменуванням.

Відтак дані висновку експерта №085/18 від 30 серпня 2018 року судової експертизи у сфері інтелектуальної власності не мають доказового навантаження для вирішення цієї справи.

Установлене дає підстави для висновку про те, що позивачем не доведено наявність підстав для застосування положень статті 6 septies Паризької конвенції, а також не доведено невідповідність знаків умовам правової охорони із визначених позивачем підстав.

З огляду на наведене, апеляційний суд дійшов висновку про те, що позивачем не доведено наявність порушеного права, яке підлягало б захисту, не доведено належними та допустимими доказами факт порушення прав позивача внаслідок видачі оспорюваних свідоцтв, отже позовні вимоги в частині визнання свідоцтв на знак для товарів і послуг недійсними не підлягають задоволенню.

Вимоги в частині визнання недійсним договору передачі виключних майнових прав на знак для товарів і послуг та в частині зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вчинити певні дії є похідними від вимог про оспорювання свідоцтв на знак для товарів і послуг, відтак також не підлягають задоволенню.

Питання застосування позовної давності апеляційний суд не вирішує, оскільки підставою для відмови в задоволенні позовних вимог є їх недоведеність.

Відповідно до статті 376 ЦПК України недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими, неправильне застосування норм матеріального справа є підставами для скасування судового рішення та ухвалення нового рішення.

Керуючись ст.ст. 259, 268, 367, 374, 376, 381-384, 390 ЦПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 задовольнити.

Рішення Солом`янського районного суду міста Києва від 21 лютого 2019 року скасувати та ухвалити нове судове рішення наступного змісту.

В задоволенні позову Общества с ограниченной ответственностью "Фитокосметик" (Російська Федерація) до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним договору передачі виключних майнових прав, визнання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 недійсними та зобов`язання вчинити дії- відмовити.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили з дня її прийняття, касаційна скарга на постанову може бути подана протягом тридцяти днів з дня її проголошення безпосередньо до Верховного Суду. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст постанови складено 23 березня 2021 року.

Суддя-доповідач Н.В. Поліщук

Судді О.Ф. Лапчевська

О.І. Шкоріна