КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
апеляційне провадження №22-ц/824/1682/2021
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2021 року м.Київ

Київський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

судді-доповідача Поліщук Н.В.

суддів Соколової В.В., Шкоріної О.І.,

за участю секретарів судового засідання Голопапи Д.І., Дроздової Ж.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду справу за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Печерського районного суду міста Києва від 21 лютого 2020 року, ухваленого під головуванням судді Козлова Р.Ю.

у справі за позовом Fratelli Martini Secondo Luigi S.p.a (Італія) ( Фрателлі Мартіні Секондо Луіджі ) до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, ОСОБА_1 , третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю "ТД Ресурс" про визнання недійсним патенту на промисловий зразок,-

встановив:

У вересні 2017 року Fratelli Martini Secondo Luigi S.p.a (Італія) (Фрателлі Мартіні Секондо Луіджі ) звернулося до суду з позовом про визнання недійсним патенту України НОМЕР_1 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_3", що виданий на ім`я ОСОБА_1 повністю; зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно визнання патенту України на промисловий зразок № НОМЕР_1 від 10 січня 2017 року недійсним повністю та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Вимоги обґрунтовані тим, що позивач є одним з найбільших виробників винної продукції в Італії, яку виробляє з 1947 року та поставляє в більш ніж в 50 країн, зокрема в Україну.

Позивач є власником знаку для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за міжнародною реєстрацією №1115473 від 08 березня 2012 року, який охороняється в Україні щодо товарів та послуг 33 та 43 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП).

Знак "ІНФОРМАЦІЯ_1" використовується на продукції позивача в Україні з 2006 року, що реалізується у багатьох магазинах та супермаркетах.

10 січня 2017 року на підставі заявки № s 2016 00285 від 29 лютого 2019 року Державною службою інтелектуальної власності України на ім`я ОСОБА_1 видано патент України № НОМЕР_1 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_3".

Позивач уважає зазначений патент недійсним, оскільки він не відповідає умовам патентоспроможності та виданий з порушенням прав позивача.

Так, вказує, що промисловий зразок не відповідає ознакам новизни, оскільки сукупність його суттєвих ознак була загальновідома до дати подання заявки.

Окрім того, на промисловому зразку використовуються словесні позначення " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за формою та стилем написання схоже із знаком для товарів і послуг, який належить та використовується позивачем (ІНФОРМАЦІЯ_1 Asti) і можуть ввести споживача в оману.

Рішенням Печерського районного суду міста Києва від 21 лютого 2020 року позовні вимоги задоволено, вирішено:

Визнати недійсним повністю патент України НОМЕР_1 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_3", який виданий на ім`я ОСОБА_1 .

Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно визнання патенту України на промисловий зразок № НОМЕР_1 від 10 січня 2017 року недійсним повністю та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Фрателлі Мартіні Секондо Луіджі С.п.А. (Fratelli Martini Seconno Luigi S.p.A.) судовий збір у розмірі 3200 грн., витрати на проведення експертизи у розмірі 40040 грн. та витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 11100 грн.

Не погодившись з ухваленим рішенням, ОСОБА_1 подано апеляційну скаргу, у якій просить рішення скасувати, у задоволенні позову відмовити.

Посилається на те, що в описовій частині рішення суд доходить висновку, що промисловий зразок відповідає критеріям новизни, але в мотивувальній частині вказує протилежне.

Зазначає, що промисловий зразок та знак для товарів і послуг не є схожими між собою і позивачем не надано доказів того, що будь-який споживач придбав товар із розміщеним на ньому промисловим зразком і відповідно були б підстави стверджувати, що омана щодо товару мала фактичне місце.

Вказує, що вина, які маркуються промисловим зразком є відмінними за смаком, ароматом та виглядом від тих, які маркуються знаком для товарів і послуг та їх неможливо сплутати.

Щодо рішення в частині стягнення судових витрат зазначає, що розрахунок судових витрат був поданий у день проголошення рішення та він об`єктивно був позбавлений можливості клопотати про їх зменшення.

У зв`язку із цим, не вдаючись до обґрунтувань своєї позиції про розмір заявлених до стягнення судових витрат, скаржник вказує, що такі є завищеними та непропорційні по відношенню до предмету спору.

Представник позивача у відзиві на апеляційну скаргу посилається на те, що у справі проведено судову експертизу, яка підтвердила обґрунтованість заявлених у цій справі вимог.

Доводи апеляційної скарги про відмінність промислового зразку та знаку для товарів і послуг вважає безпідставними.

Щодо доводів скарги в частині вирішення питання про судові витрати зазначає, що позивачем понесені витрати на оплату правової допомоги у зв`язку із захистом своїх прав у цьому спорі та суду подані докази на підтвердження цих обставин.

В судовому засіданні представник відповідача ОСОБА_1 та третьої особи ТО "ТД Ресурс" - адвокат Петренко К.Л. доводи апеляційної скарги підтримав.

Представник позивача адвокат Галака І.О. проти доводів апеляційної скарги заперечувала, посилаючись на законність та обґрунтованість рішення суду першої інстанції.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення осіб, які з`явились в судове засідання, розглянувши справу в межах доводів апеляційної скарги, перевіривши законність і обґрунтованість ухваленого по справі судового рішення, апеляційний суд дійшов висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає з огляду на таке.

Відповідно до частин 1 та 2 статті 367 ЦПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

Відповідно до статті 263 ЦПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Судом першої інстанції установлено, що Fratelli Martini Secondo Luigi S.p.a є власником знака для товарів і послуг (торговельної марки) "ІНФОРМАЦІЯ_1" за міжнародною реєстрацією №1115473 від 08 березня 2012 року, який охороняється в Україні щодо товарів і послуг згідно МКТП: клас 33: вина; ігристі вина; клас 43: послуги щодо забезпечування їжею та напоями; тимчасове житло та реалізовує на території України вина під цим знаком для товарів та послуг.

В свою чергу, 10 липня 2017 року Державною службою інтелектуальної власності України на підставі заявки №s 2016 00285 від 29 лютого 2016 року здійснено реєстрацію на ім`я ОСОБА_1 прав на промисловий зразок " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та видано патент № НОМЕР_1 .

Згідно із висновком експерта за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності №3507/18-53/23875/19-53 від 23 серпня 2019 року на підставі ухвали суду у цій справі установлено:

Суттєвими ознаками промислового зразка за патентом України № НОМЕР_1 від 10.01.2017, за заявкою № s 2016 00285 від 29.02.2016 р., є сукупність ознак, зазначена у п. 4.1 Дослідницької частини цього Висновку;

У етикетці продукції позивача, а саме етикетці ігристого вина Asti, виробника компанії Фрателі Мартіні Секондо Луїджі С.п.А. , не використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_1 ;

Промисловий зразок за патентом України № НОМЕР_1 серед сукупності суттєвих ознак містить позначення " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке схоже до ступеню сплутування із знаком для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_2 , який був раніше зареєстрований в Україні на ім`я позивача;

Відповідно до наданих на дослідження матеріалів справи, сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_1 не була загальнодоступною в світі до дати подання заявки до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності", а саме до 29.02.2016р;

Відповідно до наданих на дослідження матеріалів справи, промисловий зразок за патентом України N s 33629 від 10.01.2017, за заявкою №s 2016 00285 від 29.02.2016 р., відповідає умові патентоздатності "новизна".

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив з того, що промисловий зразок за патентом України № НОМЕР_1 серед сукупності суттєвих ознак містить позначення " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке схоже до ступеню сплутування із знаком для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_2 , який був раніше зареєстрований в Україні на ім`я позивача.

В частині вирішення питання про судові витрати, суд першої інстанції виходив з того, що позивачем такі витрати понесені та у зв`язку із задоволенням позову їх слід стягнути з відповідача ОСОБА_1 .

Суд апеляційної інстанції погоджується з такими висновками суду першої інстанції.

Статтею 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (тут і далі в редакції на час виникнення спірних правовідносин) унормовано, що патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом;

б) наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці;

в) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Згідно статті 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Відповідно до вигляду промислового зразка, він включає в собі слово "CANTRI", що робить його схожими до ступеню сплутування під час використання на одних і тих саме товарах зі знаком для товарів та послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", власником якого є позивач.

Зазначена обставина також знайшла своє відображення у дослідженнях судової експертизи, що проведена у цій справі.

Висновки експерта логічні, кореспондуються з предметом спору, при цьому апеляційна скарга не містить доводів, які могли б поставити під сумнів висновки про схожість елементу промислового зразка із знаком для товарів та послуг.

Доводи апеляційної скарги з посиланням на відмінність зовнішніх та смакових особливостей напоїв та доводи про те, що не надано доказів того, що будь-який споживач придбав товар із розміщеним на ньому промисловим зразком і відповідно були б підстави стверджувати, що омана щодо товару мала фактичне місце - безпідставні, оскільки охорона прав власника знаку для товарів та послуг є такою, що діє у реальному та в майбутньому часі, та має на меті убезпечити споживача від придбання продукції іншого виробника, яка має схожий зовнішній вигляд і може ввести споживача в оману щодо особи виробника.

Щодо доводів скарги в частині, що в описовій частині рішення суд доходить висновку, що промисловий зразок відповідає критеріям новизни, але в мотивувальній частині вказує протилежне, суд апеляційної інстанції зазначає таке.

Висновки суду про задоволення позову ґрунтуються на встановлених обставинах використання в елементах промислового зразка слова, яке є схожим зі знаком для товарів та послуг, що відповідно до підпункту "в" частини 1 статті 25 "Про охорону прав на промислові зразки" є підставою для визнання його недійсним.

Відсутність новизни може бути окремою підставою для визнання патенту недійсним відповідно до підпункту "а" частини 1 статті 25 "Про охорону прав на промислові зразки". Судовою експертизою, яку власне і цитував суд, встановлено, що відповідно до наданих на дослідження матеріалів справи, промисловий зразок за оспорюваним патентом відповідає умові патентоздатності "новизна". Тобто, при вирішенні справи суд не керувався визначеними підпунктом "а" частини 1 статті 25 "Про охорону прав на промислові зразки" підставами для визнання патенту недійсним.

Щодо доводів скарги в частині вирішення питання про судові витрати, суд апеляційної інстанції зазначає наступне.

Згідно із статтею 133 ЦПК України витрати на професійну правничу допомогу входять до складу судових витрат.

Згідно із статтею 137 ЦПК України:

1. Витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

2. За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

3. Для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

4. Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:

1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);

2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);

3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;

4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

5. У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами.

6. Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Відповідно до частини 8 статті 141 ЦПК України:

Розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.

На підтвердження витрат про надання правничої допомоги надано Договір №19/01-19(І) про надання правничої (правової) допомоги від 27 серпня 2019 року, укладен7ий між адвокатом Галакою І.О. та позивачем; прибутковий касовий ордеру №55 від 16 січня 2020 року, згідно якого адвокатом Галакою І.О. від позивача прийнято 11100 грн. на виконання Договору №19/01-19(І) про надання правничої (правової) допомоги від 27 серпня 2019 року, а також заяву про попередній орієнтований розрахунок судових витрат, що складаються з 11100 грн. витрат на правничу допомогу (включає: аналіз матеріалів справи; складання клопотання про залучення третьої особи, засвідчення додатків, направлення сторонам по справі; письмові пояснення щодо відзиву, засвідчення додатків, направлення сторонам; складання попереднього (орієнтованого) розрахунку судових витрат; засвідчення додатків участь у засіданні).

Скаржник, заявляючи про те, що витрати на правничу допомогу є завищеними та непропорційними по відношенню до предмету спору, жодним чином не обґрунтовує своєї позиції та не наводить доводи щодо неспівмірності таких витрат.

З огляду на наведене, суд апеляційної інстанції не убачає підстав для зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката.

Порушень норм процесуального права, які давали б підстави для скасування рішення суду, колегією суддів не установлено.

Відповідно до статті 375 ЦПК України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Керуючись ст.ст. 259, 268, 367, 374, 375, 381-384, 390 ЦПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 залишити без задоволення, а рішення Печерського районного суду міста Києва від 21 лютого 2020 року - без змін.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили з дня її прийняття, касаційна скарга на постанову може бути подана протягом тридцяти днів з дня її проголошення безпосередньо до Верховного Суду. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст постанови складено 05 березня 2021 року.

Суддя-доповідач Н.В. Поліщук

Судді В.В. Соколова

О.І. Шкоріна