печерський районний суд міста києва
Справа № 757/207/21-ц
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2021 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Козлова Р.Ю.;

секретар судового засідання Іваненко С.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Парфумерно-виробнича компанія "АВАЛОН+" до ОСОБА_1 , Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) про визнання недійсним повністю патента України на промисловий зразок № 41026 від 27.01.2020 року та № 41027 від 27.01.2020 року та зобов`язати внести відомості про визнання патентів недійсними та опублікувати інформацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власності",

ВСТАНОВИВ:

06 січня 2021 року представник позивач ТОВ "Парфумерно-виробнича компанія "АВАЛОН+" - Максеменюк Д.В. звернувся до суду з позовом до ОСОБА_1 , ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - Украпетент), про визнання недійсним повністю патента України на промисловий зразок № 41026 від 27.01.2020 року та № 41027 від 27.01.2020 року та зобов`язання внести відомості про визнання патенту недійсним та опублікувати інформацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власності".

Позовні вимоги мотивовані тим, що згідно з розміщеної в офіційний базах даних інформації Позивач отримав пріоритет на використання торгівельної марки за свідоцтвом №243813 від 24.11.2016 р. (дата подання заявки), та за свідоцтвом № НОМЕР_1 від 27.06.2017 р. В свою чергу Відповідач-1 отримав пріоритет на використання промислових зразків за патентами №41026 та №41027 від 27.01.2020 р. (дата видачі патентів). Тому зазначені патенти видано внаслідок подання Відповідачем-1 заявок із порушення прав інтелектуальної власності Позивача. У зв`язку з чим, вказані промислові зразки не відповідають умовам надання правової охорони. Більш того, на розгляді в Укрпатенті перебуває заявка на торгівельну марку №m201906905 від 26.03.2019, яка подана ТОВ «Парфум Бар Україна» в якому ОСОБА_1 є одним із засновників. Відповідно до вказаної заявки, заявник просить зареєструвати кольорове словесне позначення «THE BEST FRAGRANCE COLLECTION OF THE WORLD» для окремих товарів 3 класу МКТП. Також на розгляді у Відповідача-2 перебуває заявка на торгівельну марку №m201922053 від 18.07.2019 р., яка подана ТОВ «Парфум Бар Україна», якою заявник просить зареєструвати кольорове комбіноване позначення, в тому числі, для окремих товарів 3 класу МКТП та заявка на торгівельну марку №m201922211 від 18.07.2019 р., яка подана ТОВ «Парфум Бар Україна» для окремих товарів 3 класу МКТП. Зазначені вище позначення подані на реєстрацію компанією Відповідача-1, включають торгівельні марки Позивача за свідоцтвами №243813 від 25.06.2018 р. та/або №256913 від 10.04.2019 р. Тому Позивач вважає, що в діях Відповідача-1 вбачаються наміри і надалі продовжувати порушення його права інтелектуальної власності. У зв`язку з чим просить задовольнити його позовні вимоги у повному обсязі.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва суду від 25 березня 2021 року відкрито провадження у справі та призначено підготовче судове засідання.

14 травня 2021 року до суду від представника відповідача ДП «Український інститут інтелектуальної власності» надійшов відзив на позов відповідно до якого зазначається, що під час проведення експертизи заявки, заявлений промисловий зразок не перевіряється на відповідність умові патентозданості - новизні. Відповідно до положень чинного законодавства України промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи, або якщо заявлено пріоритет, до додати її пріоритету. Тому при проведенні експертизи заявки на промисловий зразок, заявлений об`єкт не перевіряється на відповідність умові патентоспроможності - новизні, тому Відповідач-2 вважає , що доказом щодо того, що промислові зразки етикетки «РВ-2» та «РВ» за патентами України №№41026, 41027 не відповідають умовам патентоспроможності, може бути висновок відповідної судової експертизи. Таким чином, патенти України №№ 41026 , 41027 на промислові зразки були видані відповідно до порядку, встановленого законодавством про охорону прав на промислові зразки, а Відповідач-2, приймаючи рішення про видачу патентів не порушив жодної з вимог законодавства України, та діяв у відповідності із законодавством України, а тому у задоволені позову представник Відповідача-2 просив відмовити.

07 червня 2021 від представника Позивача до суду надійшла відповідь на відзив відповідно до якої він погоджується з викладеним у відзиві висновком Відповідача-2, щодо того, що Укрпатент приймаючи рішення про видачу патентів не порушив жодної з вимог законодавства. Оскільки саме Відповідач-1 порушив права Позивача на належні йому торгівельні марки, подавши заявки на промислові зразки №s201901607 і №s201901608 від 16.07.2019. Тому позовні вимоги до Відповідача-2 є похідними від вимог до Відповідача-1. Разом з цим, Позивач, зазначає, що ним подано до суду висновок судового експерта, який є належним доказом обґрунтованості заявлених позовних вимог.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 21 вересня 2021 року закрито підготовче провадження та справу призначено до судового розгляду.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 11 листопада 2021 року закрито провадження в частині стягнення з ОСОБА_1 судових витрат.

У судове засідання позивач не з`явився, проте через свого представник направив заяву про розгляд справи за його відсутності в якій також просив задовольнити позовні вимоги.

Відповідач-1 до суду не з`явився через свого представник направив заяву про визнання позовних вимог із врахування відмови Позивача від позовних вимог в частині стягнення з нього судових витрат.

Представник Укрпатент до суду не з`явився, про час та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином. Тому, суд розглянув справу у його відсутності, оскільки у справі достатньо матеріалів про права та взаємовідносини сторін.

Згідно з ч. 4 ст. 206 ЦПК України у разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову.

Суд, дослідивши письмові докази, наявні у матеріалах справи, встановив такі обставини та відповідні їм правовідносини.

Судом встановлено, що 27.01.2020 р. Відповідач-1 отримав два патенти на промислові зразки №41026 та № 41027: Патент №41026 «Етикетка «РВ-2», Патент №41027 «Етикетка «РВ».

Згідно з приписом абзацу шостого пункту 3 постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 року №3770-ХІІ «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», свідоцтво СРСР чи патент України може бути визнано недійсним у порядку, встановленому цим Законом, у разі невідповідності промислового зразка умовам охороноспроможності, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Станом на день подання Відповідачем-1 заявки на промисловий зразок, діяла редакція Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» в редакції від 05.12.2012 року (далі - Закон №3688-XII).

Згідно з ч.1 ст.5 Закону №3688-XII, правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Відповідно до ст.6 Закону №3688-XII, промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим.

Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок.

Як вбачається з матеріалів справи, Відповідач-1 подав заявки на реєстрацію промислових зразків 16.07.2019 року.

У пункті 8.1.4.1 Правил складання і подання заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002 року №110, закріплено, що суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на зображеннях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями. Ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака. Для розкриття суті промислового зразка описується сукупність його суттєвих ознак, відображених на зображеннях, з посиланням на них (а також на креслення загального вигляду, ергономічну схему, карту, якщо вони є в матеріалах заявки).

Як встановлено судом, 24.11.2016 року Позивач подав заявку №m201626118 на знак для товарів і послуг, яка зареєстрована для окремих товарів 3 класу МКТП, включаючи парфумерні вироби, парфуми (свідоцтво №243813 від 25.06.2018).

Також за Позивачем зареєстрована торгівельна марка за свідоцтвом № НОМЕР_1 від 10.04.2019 р. (заявка №m201714165 від 27.06.2017р.), зареєстрована для окремих товарів 3 класу МКТП, включаючи парфумерні вироби, парфюмерно-косметичні препарати, парфуми.

Промислові зразки за Патентом №41026 «Етикетка «РВ-2», та Патентом №41027 «Етикетка «РВ» включає позначення, що є схожим до ступеня сплутування зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 .

Згідно з ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 21.05.2015 року, права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Відповідно до ч.5 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 21.05.2015 року, свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: - зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; - зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; - позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; - позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Отже, наявність зареєстрованих патентів України № 41026, №41027 позбавляє Позивача виключних прав забороняти використовувати даний об`єкт інтелектуальної власності, що порушує права Позивача як власника знаків для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 .

Більш того, в матеріалах справи міститься висновок експерта №76-04/21 складений ОСОБА_2 , за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 19 квітня 2021.

У своєму висновку експерт вказала, що матеріали справи містять відомості за якими сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №41027 стала загальнодоступною у світі до подання заявки №s201901608, а саме до 16.07.2019, та відомості за якими сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №41026 стала загальнодоступною у світі до подання заявки №s201901607, а саме до 16.07.2019. Також вказаним висновком встановлено, що у зображенні промислових зразків за патентом №41027 та патентом №41026 використано знак для товарів і послуг за свідоцтвами України №256913 та №243813.

Зі змісту наданого висновку вбачається, що експертизу проведено ОСОБА_2 , яка має вищу юридичну освіту, спеціальну вищу освіту з інтелектуальної власності, науковий ступінь кандидата юридичних наук, кваліфікацію судового експерта з питань дослідження об`єктів інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.4 «Дослідження, пов`язані з промисловим зразками» (свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта №1964, видане Центральною експертно-кваліфікаційною комісією Міністерства юстиції України від 30.11.2018 року, дійсне до 30.11.2021), 13.6 «Дослідження пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів та послуг), географічними зазначеннями» (свідоцтво про присвоєння кваліфікації (підтвердження кваліфікації) судового експерта №1771, видане Центральною експертно-кваліфікаційною комісією Міністерства юстиції України від 27.05.2016, дійсне до 12.04.2022 року), стаж експертної роботи з 2003 року, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності з 2005 року. Про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого за ст. 384 Кримінального кодексу України експерт попереджений. Таким чином наданий Позивачем висновок експерта у повній мірі відповідає вимогам процесуального закону.

Відповідно до ст. 110 ЦПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 89 цього Кодексу.

За змістом ч. 1 та ч. 2 ст. 89 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Права інтелектуальної власності, зокрема на корисну модель, визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом (ч. 1 ст. 469 ЦК України).

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом; б) наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці; в) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Суд вважає, що необхідно визнати недійсним повністю патент України №41026 та №41027 на промисловий зразок, власником якого є ОСОБА_1 , оскільки вказаний патент видано з порушенням прав інших осіб, а сам патент не відповідає умовам патентоспроможності визначеним ч.1 ст.6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» в редакції від 05.12.2012 року, зокрема, умові «новизна».

Відповідно до п.2.2. Положення про Державний реєстр патентів України на винаходи, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 12 квітня 2001 року №290, у процесі ведення реєстру до нього вносяться, в тому числі, відомості щодо визнання патенту недійсним повністю або частково, які в силу п.1.3. вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Оскільки спірні патенти визнано недійсними повністю, тому необхідно зобов`язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно визнання недійсними патентів України №41026 та №41027 та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Статтею 81 ЦПК України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 142 ЦПК України та ч. 3 ст. 7 Закону України «Про судовий збір» у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.5, 6, 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст.ст.12, 13, 76, 81, 89, 106, 141, 158, 259, 263, 265, 268, 273 ЦПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Парфумерно-виробнича компанія "АВАЛОН+" до ОСОБА_1 , Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) про визнання недійсним повністю патента України на промисловий зразок № 41026 від 27.01.2020 року та № 41027 від 27.01.2020 року та зобов`язати внести відомості про визнання патентів недійсними та опублікувати інформацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власності", - задовольнити.

Визнати недійсним повністю патент України на промисловий зразок №41026 від 27.01.2020 р., власником якого є громадянин України ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_5 ) від дати публікації відомостей про його видачу.

Визнати недійсним повністю патент України на промисловий зразок №41027 від 27.01.2020 р., власником якого є громадянин України ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_5 ) від дати публікації відомостей про його видачу.

Зобов`язати Державне підприємство «Інститут інтелектуальної власності» внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості про визнання патентів №41026, №41027 недійсними (повністю) та опублікувати інформацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Повернути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Парфумерно-виробнича компанія "АВАЛОН+" (Код ) з державного бюджету 50% судового збору, сплаченого 24 грудня 2020 року відповідно до платіжного доручення №836 в сумі 6306,00 грн., тобто у розмірі 3153,00 коп.

Повернути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Парфумерно-виробнича компанія "АВАЛОН+" (Код ) з державного бюджету 50% судового збору, сплаченого 24 грудня 2020 року відповідно до платіжного доручення №837 в сумі 1051,00 грн., тобто у розмірі 525,50 коп.

Повне рішення складено 23 листопада 2021 року.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Апеляційна скарга подається до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд міста Києва.

Суддя