П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2021 року місто Київ

справа № 760/8998/21

провадження №22-ц/824/14774/2021

Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ: судді-доповідача - Шкоріної О.І., суддів - Поліщук Н.В., Соколової В.В., за участю секретаря судового засідання - Онопрієнко К.С.,

сторони:

позивач - Общєства с огранічєнной отвєтствєнностью «Етуаль - Фарма»

відповідач - ОСОБА_1

відповідач - ОСОБА_2

відповідач - ДП «Український інститут інтелектуальної власності»

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві апеляційну скаргу Общєства с огранічєнной отвєтствєнностью «Етуаль - Фарма»

на рішення Солом`янського районного суду м.Києва від 2 липня 2021 року, ухвалене у складі судді Українця В.В.,

у справі за позовом Общєства с огранічєнной отвєтствєнностью «Етуаль - Фарма» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» про визнання недійсним патенту, зобов`язання вчинити дії,

В С Т А Н О В И В:

У квітні 2021 року позивач ООО «Етуаль - Фарма» звернувся до суду з позовом до відповідачів про визнання недійсним патенту, зобов`язання вчинити дії.

Позов обґрунтовано тим, що общество є відомим в Республіці Білорусь виробником та імпортером лікарських препаратів, зокрема, засобів ля лікування артрологічні захворювань, що включають сіль хонроїтину сульфату, та найближчим часом планує здійснювати продаж вказаних лікарських засобів на території України.

За результатами пошуку проведеного по відкритій спеціалізованій базі ДП «Український інститут інтелектуальної власності» - «Винаходи ( корисні моделі) в Україні») ООО «Етуаль-Фарма» на території України був виявлений патент України № 115856 від 26 грудня 2017 року на винахід «Засіб для лікування астрологічних захворювань», власником якого є фізична особа ОСОБА_1 .

2 березня 2021 року позивач звернувся до уповноваженого представника ОСОБА_1 про надання на безоплатній основі ліцензії на використання винаходу «Засіб для лікування астрологічних захворювань» за патентом України № 115856 від 26 грудня 2017 року на території України.

У отриманій відповіді було повідомлено, що ОСОБА_1 відмовляється надавати на безоплатній основі ООО «Етуаль-Фарма» таку ліцензію на використання винаходу. Також зазначено, що на території України у всіх судових спорах, в тому числі й стосовно порушення прав інтелектуальної власності ОСОБА_1 на винахід « Засіб для лікування астрологічних захворювань » за патентом України № 115856, на підставі ліцензійного договору від 25 січня 2021 року представляє ОСОБА_2 .

Позивач вважає такі дії ОСОБА_1 неправомірними, оскільки лікарські засоби з діючою речовиною «хондроїтин сульфат» безперешкодно використовуються та схвалені для медичного застосування у всьому світі вже більше 40 років, а відповідна лікарська форма «розчину для внутрішньом`язових ін`єкцій» - понад 20 років.

За таких обставин, ООО «Етуаль-Фарма» вважає винахід «Засіб для лікування артрологічних захворювань» за патентом України № 115856 від 26 грудня 2017 року таким, що не відповідає умовам патентоздатності, передбаченими ст.7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Він не є новим, , оскільки відомості що є частиною рівня техніки винаходу за цим патентом стали відомі в світі задовго до 19 жовтня 2015 року - дати подачі заявки, на підставі якої був виданий патент України 115856. Він не має винахідницького рівня, є таким, що явно випливає з рівня техніки до дати подання заявки на отримання патенту на винахід і є очевидним для фахівця, та не є промислово придатним, оскільки в описі до патенту відсутні відомості, які підтверджують можливість отримання заявленого в п.1 формули винаходу, у всьому діапазоні зазначених ознак.

Рішенням Солом`янського районного суду м.Києва від 2 липня 2021 року відмовлено у задоволенні позову ООО «Етуаль-Фарма» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ДП «Український інститут інтелектуальної власності» про визнання недійсним патенту, зобов`язання вчинити дії.

Не погоджуючись з зазначеним рішенням, позивач подав апеляційну скаргу, в який просить рішення суду скасувати і ухвалити нове судове рішення, яким позов задовольнити. В апеляційній скарзі посилається на те, що рішення винесене судом з порушенням норм процесуального права та неправильним застосуванням норм матеріального права. Зокрема, посилається на, що суд першої інстанції неправомірно не застосував ст.7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» до спірного винаходу, та виніс незаконне оскаржуване рішення, яким відмовив у визнанні його недійсним.

У відзиві на апеляційну скаргу, представник відповідача ОСОБА_1 - адвокат Шум О.М. проти доводів апеляційної скарги заперечувала і просила рішення суду першої інстанції залишити без змін. У відзиві зазначає про те, що твердження апелянта про невідповідність винаходу за оскаржуваним патентом умові патентоздатності «новизна» є надуманими та такими, що не відповідають дійсності. Твердження апелянта про невідповідність винаходу за оскаржуваним патентом умовам патентоздатності «винахідницький рівень» та «промислова придатність» є жодним чином не обґрунтованими. Судом першої інстанції були досліджені всі наявні в матеріалах справи докази, на підставі оцінки і дослідження яких, було винесене правильне, законне і обґрунтоване оскаржуване рішення. Твердження апелянта про невідповідність винаходу за оскаржуваним патентом умовам патентоздатності встановлених ст.7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» є такими, що не відповідають дійсності та спростовуються матеріалами справи.

Інші учасники справи правом на подання відзиву на апеляційну скаргу не скористались.

В судове засідання ОСОБА_2 , представник ДП «Український інститут інтелектуальної власності» двічі не з`явились, про день та час розгляду справи повідомлялись за адресами, зазначеними в матеріалах справи, судове повідомлення про дату, час і місце розгляду справи державному підприємству направлено було на адресу електронної пошти, причини своєї неявки відповідачі суду не повідомили, у зв`язку з чим колегія суддів вважала за можливе розглянути справу у їх відсутність відповідно до вимог ч.2 ст.372 ЦПК України.

В судовому засіданні представник позивача адвоката Максимчук О.А. апеляційну скаргу підтримав і просив її задовольнити.

Представник відповідача ОСОБА_1 - адвокат Шум О.М. проти доводів апеляційної скарги заперечувала і просила рішення суду першої інстанції як законне і обґрунтоване залишити без змін.

Заслухавши доповідь судді Шкоріної О.І., вислухавши пояснення позивача та її представника, перевіривши законність і обґрунтованість ухваленого у справі рішення в межах доводів апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом установлено, що ООО «Етуаль-Фарма» є виробником та імпортером лікарських препаратів в Республіці Білорусь, в тому числі, засобів для лікування астрологічних захворювань, що включають сіль хондроїтину сульфату.

ООО «Етуаль-Фарма» планує здійснювати продаж на території України засобів для лікування астрологічних захворювань, що включають сіль хондроїтину сульфату власного виробництва.

Судом також установлено, що на ім`я ООО «Діамед-Фарма» було зареєстровано винахід «Засіб для лікування астрологічних захворювань» за патентом України № 115856 від 26 грудня 2017 року ( заявка № а201708602 з датою пріоритету від 19 жовтня 2015 року.

Відповідно до бібліографічних даних патенту України № 115856 на даний час власником зазначеного патенту є відповідач ОСОБА_1 .

На підставі ліцензійного договору від 25 січня 2021 року відповідач ОСОБА_2 має виключну ліцензію на використання винаходу «Засіб для лікування астрологічних захворювань» за патентом України № 115856, та відповідно до п.3.2.4 ліцензійного договору є уповноваженою особою на врегулювання всіх судових спорів на території України щодо цього патенту.

Також судом установлено, що датою пріоритету заявки на винахід за патентом України № 115856 від 26 грудня 2017 року «Засіб для лікування астрологічних захворювань» відповідно до Паризької конвенції є 19 жовтня 2015 року.

Висновком експерта № 29-ОВМ/18 за результатами експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 3 червня 2021 року, складеного атестованим судовим експертом Оцалюком В.М. , на замовлення сторони відповідача ОСОБА_1 , встановлено: 1. Винахід за патентом України № 115856 від 26 грудня 2017 року «Засіб для лікування астрологічних захворювань» відповідає умові патентоздатності «новизна» відповідно до наданих матеріалів. 2.Винахід за патентом України № 115856 від 26 грудня 2017 року «Засіб для лікування астрологічних захворювань» відповідає умові патентоздатності «винахідницький рівень» відповідно до наданих матеріалів. 3. Винахід за патентом України № 115856 від 26 грудня 2017 року « засіб для лікування астрологічних захворювань» відповідає умові патентоздатності «промислова придатність» відповідно до наданих матеріалів.

У висновку експертизи зазначено, що при її проведенні було досліджено джерела інформації, які можуть містити відомості про об`єкт дослідження, які стали загальнодоступними до дати пріоритету заявки до Установи, а саме до 19 жовтня 2015 року.

Експертом порівняно сукупність ознак, наведених у незалежному пункті формули винаходу за патентом України № 115856 з ознаками об`єктів, відомості про які виявлено в матеріалах цієї справ, і, які стали загальнодоступними у світі до дати пріоритету - 19 жовтня 2015 року заявки на винахід, а саме: у відомостях, що містяться в: інтернет-публікації « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інтернет - публікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; джерелі Шкарина Т.Н . Анализ і стандартизація хондроитинсульфата натрия: автореферат дис.канд.фарм.наук: 15.00.02/ Т.Н.Шкарина ; ін.-т стандартизации и контроля лек.средств.-Москва, 2009; витягу з реєстру лікарських засобів Росії стосовно препарату «ІНФОРМАЦІЯ_1», публікаціях патентів: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6; публікаціях заявок: ER2596796, US4А1, WO 2005/087226 А1; витягу з Європейської Фармакопеї 7.0 щодо Хондроїтин Сульфат Содіуму ; «Структура макромолекул в рас творах», В.Н.Цветков , В.Е.Эскин С.Я. Френкель, Издательство «Наука», Москва, 1964, с.105 та 142; джерелі Biochem J . (1971) 122, 487-485, Properties of Fractionated Chondroitin Sulphate from Ox Nasal Septa by Ake Wasterson; реєстраційному посвідченні на лікарській засіб «Drastop» в Грузії.

Експертом було встановлено, що до найбільш близькими за технічною суттю та наявним набором суттєвих ознак є технічні рішення описані в наступних документах Інтернет-публікації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Інтернет-публікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », публікації патенту НОМЕР_1 . У них описуються фармацевтичні композиції для лікування астрологічних захворювань, що містить як активний інгредієнт натрієву сіль хондроїтину сульфату та допоміжні агенти та мають склад подібний до описаного в патенті України на винахід № 115856 від 26 грудня 2017 року.

У досліджених документах стосовно рівня техніки, експертом встановлено, що така ознака незалежного пункту формули як використання Na-сіль хондроїтину сульфату з характеристичною в`язкістю (3), яка дорівнює 0,01-0,05 м3/кг відсутня.

За результатами такого порівняння, встановлено, що винахід за патентом України № 115856 «Засіб для лікування астрологічних захворювань», відповідає умові патентоздатності «новизна», оскільки з рівня техніки не відома уся сукупність ознак незалежного пункту 1 формули винаходу за патентом України № 115856 «Засіб для лікування астрологічних захворювань».

Для визначення відповідності оспорюваного патенту умовам патентоздатності винахідницький рівень, експертом було проведено визначення відомості відрізняльних ознак патенту України на винахід № 115856 від 26 грудня 2017 року з документа рівня техніки, що складали рівень техніки на дату подання заявки на видачу зазначеного патенту.

Експертом зазначено про неочевидність технічного рішення описаного в патенті України на винахід № 115856 від 26 грудня 2017 року «Засіб для лікування астрологічних захворювань» та невідомість впливу сукупності ознак заявленого винаходу на досягнутий технічний результат, оскільки в документах рівня техніки відсутні відомості, що б вказували на можливість зменшення побічних проявлень, що виникають при використанні відомих препаратів хондроїтин сульфату натрію, за рахунок підбору фракції хондроїтин сульфату натрію з певною характеристичною в`язкістю, що обумовлює зменшення таких побічних проявлень.

За результатом дослідження, експертом встановлено, що досліджувані документи, які складають рівень техніки, не містили інформацію щодо можливості використання хондроїтин сульфату натрію з певною характеристичною в`язкістю для одержання лікарського засобу для лікування астрологічних захворювань, що позбавлений таких проявів як болючість ін`єкцій, виникнення ущільнень та геморагій в місці ін`єкції і, в окремих випадках, інфільтратів, і запропоноване технічне рішення згідно з патентом України на винахід № 115856 від 26 грудня 2017 року «Засіб для лікування астрологічних захворювань» явно не випливає з наданих на дослідження матеріалів, що на дату пріоритету становили рівень техніки, а відтак є неочевидним для фахівця в даній галузі техніки.

За таких обставин, експерти дійшов до висновку, що винахід за патентом України № 115856 «Засіб для лікування астрологічних захворювань» від 26 грудня 2017 року відповідає умові патентоздатності «винахідницький рівень», оскільки є неочевидним для фахівця в даній галузі техніки.

Експертом встановлено, що у первинних матеріалах заявки описані засоби і методи, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований в 1 незалежному пункті та 2-4 залежних пунктах формули винаходу. Первинними матеріалами заявки підтверджена реалізація вказаного заявником призначення винаходу за патентом України № 115856. Врахувавши зазначене, експерт прийшов до висновку, що патент України на винахід № 115856 від 26 грудня 2017 року «Засіб для лікування астрологічних захворювань» відповідає умові патентоздатності «промислова придатність».

Ухвалюючи рішення про відмову у задоволенні позовних вимог, суд першої інстанції виходив із недоведеності позовних вимог. Винахід «засіб для лікування астрологічних захворювань" за патентом України № 115856 від 27 грудня 2017 року відповідає критеріям патентоздатності «новизна» «винахідницький рівень», та «промислова придатність». При цьому, суд першої інстанції вважав за можливе в основу рішення покласти висновок експерта № 29-ОВМ/18 за результатами експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 3 червня 2021 року, оскільки висновок проведений відповідно до Закону України «Про судову експертизу» кваліфікованим та атестованим судовим експертом, висновок експертизи відповідає вимогам ст.102 ЦПК України - містить докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові.

Такі висновки суду першої інстанції ґрунтуються на встановлених обставинах, судом першої інстанції вірно застосовані норми матеріального права до спірних правовідносин.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (в редакції чинній на час виникнення спірних правовідносин) правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності та моралі та відповідає умовам патентоздатності. Об`єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) налається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штамм мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Згідно з ч.ч.1-5 ст.7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» ( в редакції чинній на час виникнення спірних правовідносин) винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і промислово придатним. Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною. Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об`єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україна патенту ( у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання ( а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

Відповідно до п. «а» ч.1 ст.33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисній моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею7 цього Закону.

Встановивши, що винахід за патентом України № 115856 «Засіб для лікування астрологічних захворювань» відповідає умовам патентоздатності, а саме: «новизна», оскільки з рівня техніки не відома уся сукупність ознак незалежного пункту 1 формули винаходу; «винахідницький рівень», оскільки є неочевидним для фахівців в даній галузі техніки; «промислова придатність», оскільки первинними матеріалами заявки підтверджена реалізація вказаного заявником призначення винаходу, суд першої інстанції дійшов правильного висновку про відсутність підстав для визнання патенту України № 115856 від 27 грудня 2017 року недійсним.

Відповідно до ст.ст.12, 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Позивачем не спростовано належними та допустимими доказами висновок експерта № 29-ОВМ/18 за результатами експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 3 червня 2021 року, який суд обґрунтовано поклав до основи рішення.

Доводи апеляційної скарги зводяться до переоцінки доказів та незгоди з висновками суду. Посилання апелянта на не застосування судом першої інстанції положень ст.7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» є безпідставним.

Відповідно до ст.375 ЦПК України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Беручи до уваги всі встановлені судом факти і відповідні їм правовідносини, належність, допустимість і достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності, суд апеляційної інстанції приходить до висновку про законність та обґрунтованість рішення суду, ухваленого в даній справі, підстави до скасування якого відсутні.

Керуючись ст.ст. 367, 374, 375, 381-384, 390 ЦПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу Общєства с огранічєнной отвєтствєнностью «Етуаль - Фарма» залишити без задоволення.

Рішення Солом`янського районного суду м.Києва від 2 липня 2021 року залишити без змін.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили з дня її прийняття, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повної постанови шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до суду касаційної інстанції.

Повна постанова складена 10 грудня 2021 року.

Суддя-доповідач: О.І. Шкоріна

Судді Н.В.Поліщук

В.В.Соколова