Справа № 331/6402/15-ц
Провадження № 2/331/15/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2021 року місто Запоріжжя

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя, у складі:

головуючої судді Антоненко М.В.

секретаря Федорової К.Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Приватного підприємства-фірма «Дарьял», Пубілчного акціонерного товариства «Завод Універсальне обладнання», ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору Державна служба інтелектуальної власності України про встановлення факту порушення прав за патентом та припинення порушення прав власника патенту та за зустрічним позовом Приватного підприємства-фірма «Дарьял» до ОСОБА_1 про визнання недійсним патенту № 45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу»,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Жотвневого районного суду м. Запоріжжя перебуває цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до Приватного підприємства-фірма «Дарьял», Пубілчного акціонерного товариства «Завод Універсальне обладнання», ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору Державна служба інтелектуальної власності України про встановлення факту порушення прав за патентом та припинення порушення прав власника патенту та за зустрічним позовом Приватного підприємства-фірма «Дарьял» до ОСОБА_1 про визнання недійсним патенту № 45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу».

Приватне підприємство-фірма «Дарьял» звернулось до суду із клопотанням про проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності корисних моделей за патентами України НОМЕР_2 та НОМЕР_1.

В клопотанні зазначено, що в обґрунтування ї позовної вимоги про визнання патенту № 54880 позивач ОСОБА_1 вказав, що корисні моделі НОМЕР_2 та НОМЕР_1 мають тотожні незалежні формули. Формула корисної моделі за патентом НОМЕР_1 повторює кожну ознаку корисної моделі за патентом НОМЕР_2, а саме: алюміній, кальцій, титан та залізо. З аналізу викладеного вбачається неможливість використання патенту на корисну модель № НОМЕР_1 без порушення прав власника патенту на корисну модель № НОМЕР_2 . Відповідачі по справі до позивача, як власника патенту № НОМЕР_2 за наданням дозволу, передбаченого ч. 2 ст. 30 Закону України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» не зверталися, чим порушують його права.

На виконання ухвали Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 21.03.2016р. у справі №331/6402/15-ц Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності була проведена судова експертиза об`єктів інтелектуальної власності та наданий Висновок експерта №120/16 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у цивільній справі №331/6402/15-ц від 15 вересня 2016 року.

По висновку експертизи на перше питання експерт зазначив:

«У незалежному пункті формули корисної моделі «Дріт для позапічної обробки рідких металів» за патентом України НОМЕР_1 (власники - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ) в інтервалі вмісту елементів (%мас): кальцій 18-30, титан 10-18, алюміній 51-65 наявні усі суттєві ознаки незалежного пункту формули 1 корисної моделі «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу» за патентом України НОМЕР_2 (власник - ОСОБА_1 )».

У висновку експерта №120/16 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у цивільній справі №331/6402/15-ц від 15 вересня 2016 року, складеному Науково- дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності вказано:

«Незалежний пункт формули винаходу «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу» за патентом України НОМЕР_2 від 25.08.2009р. викладено у наступній редакції:

1. Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу, що складається з металевої оболонки і наповнювача у вигляді механічної суміші алюмінію і кальцію заданого фракціонованого виду, який відрізняється тим, що наповнювач додатково містить титановмісний матеріал при наступному співвідношенні провідних елементів, % мас.: кальцій 15-30; титан 10-30; алюміній - решта.

2. Порошковий дріт за п.1, який відрізняється тим, що алюміній в наповнювачі знаходиться у вигляді сплавів алюмінію.

3. Порошковий дріт за п.1, який відрізняється тим, що титан в наповнювачі знаходиться у вигляді феротитану, титану губчастого окремо або їх суміші будь-якої пропорції».

При дослідженні формули винаходу експерт не взяв до уваги суттєві обставини:

Станом на 16.09.2015р. - на дату відкриття провадження по справі №331/6402/15-ц формула корисної моделі за патентом НОМЕР_2 мала наступну редакцію:

«1. Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу, що складається з металевої оболонки і наповнювача у вигляді механічної суміші алюмінію і кальцію заданого фракціонованого їзду, який відрізняється тим, що наповнювач додатково містить титановмісний матеріал при наступному співвідношенні провідних елементів, % мас. :

АДРЕСА_1 дріт за п. 1, який відрізняється тим, що алюміній в наповнювачі знаходиться у вигляді сплавів алюмінію.

3. Порошковий дріт за п. 1, який відрізняється тим, що титан в наповнювачі знаходиться у вигляді феротитану, титану губчастого окремо або їх суміші будь-якої пропорції».

Станом на 10.03.2016р. - на дату публікації в Офіційному бюлетені «Промислова власність» №5 від 10.03.2016р. повідомлення про припинення дії патенту НОМЕР_2 частково, що підтверджується випискою з Державного реєстру патентів України на корисні моделі від 04.04.2016р. №8339/2 Державної служби інтелектуальної власності України, формула корисної моделі за патентом НОМЕР_2 містить редакцію:

«1. Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу, що складається з металевої оболонки і наповнювача у вигляді механічної суміші алюмінію і кальцію заданого фракціонованого виду, який відрізняється тим, що наповнювач додатково містить титановмісний матеріал при наступному співвідношенні провідних елементів, % має:

Кальцій 15-30 Титан 10- 30 Алюміній решта.

при цьому, титан в наповнювачі знаходиться у вигляді феротитану, титану губчастого окремо або їх суміші будь-якої пропорції.

2. Порошковий дріт за п. 1, який відрізняється тим, що алюміній в наповнювачі знаходиться у вигляді сплавів алюмінію».

Незалежний пункт формули корисної моделі «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу» за патентом України НОМЕР_2 з 10.03.2016р. був частково припинений на підставі Заяви власника про припинення дії патенту частково, про що опубліковано в Офіційному бюлетені «Промислова власність» №5 від 10.03.2016р.

Таким чином, висновок експерта №120/16 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у цивільній справі №331/6402/15-ц від 15 вересня 2016 року на перше питання стосується формули корисної моделі «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу» за патентом ОСОБА_1 НОМЕР_2, яка на момент проведення експертизи була нечинною з 10.03.2016р.

Тому, ПП-Фірма «Дарьял» вважає, що в відповідності до ч.1 ст.103 ЦПК України для з`ясування обставин, що мають значення для справи №331/6402/15-ц. необхідно призначити судову експертизу по перевірці суттєвих ознак незалежного пункту діючої з 10.03.2016р. формули корисної моделі Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу» за патентом України НОМЕР_2 у незалежному пункті формули корисної моделі «Дріт для позапічної обробки рідких металів» за патентом України НОМЕР_1.

В відповідності до ч.3 ст.103 ЦПК України ПП-Фірма «Дарьял» має право запропонувати судового експерта. Згідно абз.1 ст.7 Закону України «Про судову експертизу» судово-експертну діяльність у кримінальному провадженні здійснюють державні спеціалізовані установи, а в інших випадках - також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом.

Отже, призначити судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності корисних моделей за патентами України НОМЕР_2 та НОМЕР_1 можливо судовому експерту, який не є працівником державних спеціалізованих установ. Згідно відомостей «Реєстру атестованих судових експертів» за спеціальністю «13.3 Дослідження, пов`язані з зинаходами і корисними моделями» судово-ексіїертну діяльність здійснює експерт ОСОБА_7 .

Посилаючись на вищенаведені обставини, відповідач ПП-фірма «Дарьял» просить суд призначити у справі №331/6402/15-ц судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності корисних моделей за патентами України НОМЕР_2 та НОМЕР_1, виконання якої доручити судовому експерту за спеціальністю «13.3 Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями» ОСОБА_7 за його місцезнаходженням: АДРЕСА_2 .

На вирішення судової експертизи поставити питання:

1. Чи наявні усі суттєві ознаки незалежного пункту діючої з 10.03.2016р. формули корисної моделі «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу» за патентом України НОМЕР_2 у незалежному пункті формули корисної моделі «Дріт для позапічної обробки рідких металів» за патентом України №54880?

2. Чи відповідає формула корисної моделі «Дріт для позапічної обробки рідких металів» за патентом України НОМЕР_1 умові патентоздатності «новизна» відносно корисної моделі «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу» за патентом України №45938?

У судовому засіданні представники ПП-фірма «Дарьял» клопотання підтримали.

ОСОБА_1 та його представник в судовому засіданні проти клопотання заперечували, вважали, що проведення експертизи призвести до затягування розгляду справи.

Суд, заслухавши думку сторін, дослідивши матеріали справи, приходить до наступних висновків.

Статтею 103 ЦПК України визначено, що суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 року № 4038-ХІІ судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду.

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Згідно з п. 4 ст. 129 Конституції України однією з основних засад судочинства є змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод таке конституційне право повинно бути забезпечене судовими процедурами, які повинні бути справедливими.

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України від 30.05.1997 року № 8, судова експертиза як один із засобів доказування сприяє всебічному, повному й об`єктивному дослідженню обставин справи по встановленню законних та обґрунтованих рішень.

Відповідно до п.1.8. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5 ( z0705-98), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.11.98 за № 705/3145, із останніми змінами та доповненнями, експертизи та дослідження проводяться фахівцями, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності і внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів.

З метою повного, об`єктивного та всебічного з`ясування усіх обставин справи, враховуючи, що суд не є фахівцем у сфері винаходів і корисних моделей, при цьому, рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим, прийнятим на підставі оцінки доказів за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, суд вважає, що у справі необхідно призначити судову будівельно-технічну експертизу.

Суд погоджується із обґрунтуванням призначення такої експертизи, які зазначені в клопотанні ПП-фірма «Дарьял», зокрема, першим питанням, яке відповідач за первісним позовом просить поставити на вирішення експертизи та приходить до висновку про необхідність поставлення експерту питання щодо суттєвих ознак незалежного пункту діючої з 10.03.16 р. формули корисної моделі, яке стосується предмету доказування та змісту позовних вимог.

Друге питання, запропоноване в клопотанні стосовно відповідності формули корисної моделі за патентом України НОМЕР_1 умові патентоздатності «новизна» відносно корисної за патентом України НОМЕР_2, не має відношення до предмету спору та доказування як за первісним позовом, так і за зустрічним, в зв`язку з чим відхиляється судом.

Відповідно до ч.3 ст.102 ЦПК України, при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. Суд з урахуванням обставин справи має право визначити експерта чи експертну установу самостійно.

Серед спеціалізованих експертних установ Міністерства юстиції України щодо проведення експертиз з питань інтелектуальної власності діє Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26).

В матеріалах справи (т.2 а.с.118-140) міститься висновок від 15.09.2016 року Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності № 120/16 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Будь-яких сумнівів в законності, незалежності, об`єктивності і повноти даного експертного дослідження сторони по справі не висловили, а тому, враховуючи, що сторони не досягли згоди щодо особи експерта (експертної установи), суд вважає за необхідне доручити виконання експертизи експертам Науково-дослідномого центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (б-р Л.Українки, 26, м. Київ, 01133).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 103, 253, 101 ЦПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання представника відповідача Приватного підприємства-фірма «Дарьял» про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності корисних моделей за патентами України НОМЕР_2 та НОМЕР_1, задовольнити частково.

Призначити у справі за позовом ОСОБА_1 до Приватного підприємства-фірма «Дарьял», Пубілчного акціонерного товариства «Завод Універсальне обладнання», ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору Державна служба інтелектуальної власності України про встановлення факту порушення прав за патентом та припинення порушення прав власника патенту та за зустрічним позовом Приватного підприємства-фірма «Дарьял» до ОСОБА_1 про визнання недійсним патенту № 45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металлу судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності корисних моделей, виконання якої доручити експертам Науково-дослідномого центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (б-р Л.Українки, 26, м. Київ, 01133)

На вирішення судової експертизи поставити питання:

-Чи наявні усі суттєві ознаки незалежного пункту діючої з 10.03.2016р. формули корисної моделі «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу» за патентом України НОМЕР_2 у незалежному пункті формули корисної моделі «Дріт для позапічної обробки рідких металів» за патентом України №54880?

В решті клопотання відмовити у зв`язку з необґрунтованістю.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.

Направити експертам копію ухвали, матеріали цивільної справи.

Витрати по оплаті вартості експертизи покласти на Приватне підприємство-фірма «Дарьял» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 002, м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 53 тел: , ел.пошта: dагуаl@dагуаl.соm.uа).

Провадження по справі зупинити на час проведення експертизи.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 15 днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції .

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга подається учасниками справи до або через відповідні суди за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Суддя: М.В. Антоненко