Справа № 175/2009/21
Провадження № 2-о/175/40/21
РІШЕННЯ

іменем України

16 серпня 2021 року Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді Новік Л.М.

за участю секретаря Сапай О.Г.,

розглянувши у відкритому засіданні в залі суду смт. Слобожанське цивільну справу за заявою ОСОБА_1 , заінтересовані особи: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про встановлення факту, що має юридичне значення, -

ВСТАНОВИВ:

Заявник ОСОБА_1 звернувся до суду із заявою заінтересовані особи: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про встановлення факту, що має юридичне значення.

З урахуванням уточнених вимог заявник посилається на те, що починаючи з 2005 року він здійснював діяльність з виробництва, розповсюдження, поширення і продажу на території України акумуляторних батарей під торговельною маркою FORSE, використовуючи візуальне оформлення акумуляторних батарей у жовтому, чорному та білому кольорах, де основний колір корпусу батареї жовтий, з двома паралельними чорними смугами, із написом «FORSE». Протягом 2005-2009 років заявником укладались договори з іншими суб`єктами господарюваннями, проводилась діяльність з рекламування виробленої продукції акумуляторних батарей в профільних журналах, участь у виставках тощо. Протягом 2008-2018 років заявником сумісно з заінтересованими особами було зареєстровано в Україні знаки для товарів і послуг згідно свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №93754 від 25.06.2008 р., № 96334 від 10.09.2008 р., № 105777 від 27.04.2009 р., № 137013 від 25.06.2008 р., № 209812 від 10.03.2016 р., а також патент України № 36271 від 12.02.2018 року на промисловий зразок «Акумуляторна батарея», кольорами якого є жовтий, чорний та білий.

Внаслідок такої діяльності заявника використані ним для виробництва, розповсюдження, поширення і продажу на території України акумуляторних батарей торговельні марки за свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг № № 93754, 96334, 105777, 137013, 209812 для товарів 9 класу МКТП акумуляторних батарей, а також використане ним згідно патенту України на промисловий зразок «Акумуляторна батарея» №36271 позначення для товарів 9 класу МКТП акумуляторних батарей, що складається з напису «FORSE» та візуального оформлення акумуляторної батареї у жовтому, чорному та білому кольорах, де основний колір корпусу батареї жовтий, з двома паралельними чорними смугами, станом на 01.01.2009 року набули ознак доброї відомості на території України. Чинним законодавством України, а також положеннями міжнародних договорів щодо охорони прав інтелектуальної власності визначено особливий порядок охорони прав інтелектуальної власності на добре відомі торговельні марки, отже встановлення факту доброї відомості на території України станом на 01.01.2009 року використаних заявником торговельних марок має юридичне значення, оскільки впливає на порядок та обсяг правової охорони його прав інтелектуальної власності стосовно таких торговельних марок. Наведене зумовило заявника звернутися до суду з вказаною заявою.

Ухвалою суду від 15 червня 2021 року, заяву прийнято до розгляду та відкрито окреме провадження у справі.

В судовому засіданні представник заявника уточнені вимоги заяви підтримав в повному обсязі, просив їх задовольнити, посилаючись на обставини, викладені в поданій заяві.

Заінтересована особа ОСОБА_2 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення заяви підтримав.

Представник заінтересованої особи ОСОБА_3 - ОСОБА_4 в судовому засіданні проти заяви та її задоволення не заперечував.

Суд, дослідивши матеріали справи, письмові докази, заслухавши пояснення сторін, доходить наступного висновку.

Судом встановлено, що починаючи з 2005 року заявник здійснював діяльність з виробництва, розповсюдження, поширення і продажу на території України акумуляторних батарей, використовуючи візуальне оформлення акумуляторної батареї у жовтому, чорному та білому кольорах, де основний колір корпусу батареї жовтий, з двома паралельними чорними смугами, та позначених написом «FORSE».

Вказана обставина підтверджується письмовими доказами, в тому числі копіями договору поставки від 04.03.2005 року та специфікацій до нього і додаткових угод, договору поставки від 09.08.2005 року, копіями видаткових накладних, податкової накладної, копіями аркушів журналів АвтоЕксперт.

Крім того, обставини стосовно того, що починаючи з 2005 року заявник використовував в інтересах своєї діяльності під час розповсюдження акумуляторних батарей Forse на території України, досліджувались Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська під час розгляду цивільної справи №932/1932/21 та встановлені рішенням суду від 16 квітня 2021 року, яке набрало законної сили 17 травня 2021 року.

Відповідно до ч.4 ст.82 ЦПК України, обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Матеріалами справи також підтверджується, що протягом 2007-2015 років заявник сумісно з заінтересованими особами отримав свідоцтва України на знаки для товарів і послуг № № 93754, 96334, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також у 2018 році патент України № 36271 на промисловий зразок «Акумуляторна батарея», згідно бібліографічних даних якого кольорами промислового зразка є жовтий, чорний та білий.

Згідно висновків експертного дослідження № СЕ-19/104-21/19358-ІВ від 26.07.2021 року встановлено, що торговельні марки за свідоцтвами України № № 93754, 96334, 105777, 137013, 209812 є марками однієї серії торговельних марок, та викликають асоціацію із товарами (виробами), виготовленими з використанням промислового зразка «Акумуляторна батарея» за патентом України № 36271.

Також висновком експертного дослідження № СЕ-19/104-21/19358-ІВ від 26.07.2021 року встановлено, що торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_4 відповідає критеріям (ознакам) добре відомої торговельної марки з 01.01.2009 року для товарів 9 класу МКТП.

Суд бере до уваги той факт, що торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_5 була зареєстрована для товарів та послуг 1, 3, 4, 7, 12 та 39 класів МКТП, проте погоджується з висновком експерта № СЕ-19/104-21/19358-ІВ про те, що торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_5 в ході її використання набула розрізняльної здатності для товарів 9 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП), а саме акумуляторів електричних для транспортних засобів, враховуючи фактичний обсяг та сферу її використання, однорідність товарів 9 класу (акумулятори електричні для транспортних засобів) і товарів 7 та 12 класів МКТП, що відображено в експертному дослідженні (стор. 35, 36).

Відповідно до ст. 4 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Ст. 293 ЦПК України визначено, що окреме провадження - це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав, свобод та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

Відповідно до ст. 315 ЦПК України, у судовому порядку можуть бути встановлені факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

Відповідно до ч.1 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення» № 5 від 31.03.1995 року суд розглядає в порядку окремого провадження справи про встановлення фактів, якщо згідно з законом такі факти породжують юридичні наслідки, тобто від них залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян.

Питання прав інтелектуальної власності на знаки для товарів та послуг, порядку та обсягу їх правового захисту регулюється Конституцією України, Цивільним кодексом України, законами України, міжнародними договорами України.

Основними нормативно-правовими актами з питань захисту прав інтелектуальної власності на знаки для товарів та послуг України є Цивільний кодекс України та Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а також Паризька конвенція про охорону промислової власності 20.03.1883 року (набула чинності для України 25 грудня 1991 року).

Частиною 1 статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом. Торговельна марка може бути визнана добре відомою незалежно від реєстрації її в Україні.

Тобто, визнання добре відомою використаної заявником торговельної марки породжує для заявника конкретні юридичні наслідки, які полягають у виникненні прав на охорону такої торговельної марки в порядку і в обсязі згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

При цьому законом прямо передбачена можливість визнання торговельної марки добре відомою в судовому порядку. Враховуючи, що за своєю правовою природою визнання торговельної марки добре відомою є встановленням факту доброї відомості певної торговельної марки станом на конкретний час, що відповідає змісту, обсягу та меті окремого провадження згідно положень ЦПК України, суд доходить висновку щодо доцільності вирішення даної справи в порядку окремого провадження.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для визнання торговельної марки добре відомою, необхідно зазначити, що саме поняття «добре відомий знак» безпосередньо не закріплено ані в національному, ані в міжнародному законодавстві.

Посібник для суддів з інтелектуальної власності [Бенедисюк І.М. та ін. Київ: К.І.С., 2018. 424 с.] містить наступне визначення: «З аналізу чинного законодавства України можна зробити висновок, що добре відомий знак - це знак (торговельна марка), який відомий відповідному сектору суспільства в Україні як знак певної особи, якому надана правова охорона згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції.».

У Методиці судово-експертного дослідження знаків для товарів і послуг (торговельних марок): звіт НДР (заключ.) [МЮУ, КНДІСЕ; кер. Г.В. Прохоров-Лукін; викон.: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ін., КНДІСЕ; НДЦСЕПІВ; НДІІВ АПрНУ. 0108U005823. - К.: КНДІСЕ, 2009] зазначено: «Аналіз літератури та нормативно-правових актів дає підстави для такого визначення: під добре відомим розуміється знак для товарів і послуг (торговельна марка), що охороняється на території України на підставі державної реєстрації або на підставі міжнародного договору (угоди) України, а також позначення, що використовується на території України як знак для товарів і послуг без відповідної реєстрації, який внаслідок інтенсивного використання набув широку відомість в Україні серед відповідних груп споживачів стосовно товарів (послуг) визначеного виробника.».

Тобто, добре відома торговельна марка це марка, яка відома широкому колу осіб у відповідному секторі суспільства завдяки її тривалого використання для позначення певних товарів (послуг).

Відповідно до статті 2 Спільної рекомендації відносно положень про охорону добре відомих знаків, прийнятої Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року, при визначенні марки добре відомою мають бути взяті до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що марка є добре відомою.

Зокрема, розглядається інформація про наявність факторів, встановлених пунктом 2 статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», які є доречними.

Виходячи з викладеного, при вирішені запитання, чи відповідає торговельна марка критеріям (ознакам) добре відомої торговельної марки, доречним є дослідження, зокрема, наступних критеріїв:

- ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним.

Наявні у справі докази у своїй сукупності, в тому числі матеріали та висновки експертного дослідження № СЕ-19/104-21/19358-ІВ від 26.07.2021 р. повною мірою свідчать про відповідність використаного заявником позначення для товарів 9 класу МКТП акумуляторних батарей вищенаведеним критеріям станом на 01.01.2009 року, а отже і про наявність підстав для задоволення поданої заяви в частині встановлення факту доброї відомості такого позначення із зазначеної дати.

Оскільки протягом 2008-2016 року заявником було зареєстровано ряд знаків для товарів та послуг за свідоцтвами України № № 93754, 96334, 105777, 137013, 209812, які згідно висновку експерта № СЕ-19/104-21/19358-ІВ від 26.07.2021 р. відносяться до однієї серії торговельних марок, суд погоджується з твердженням заявника стосовно того, що визначення взаємопов`язаності вказаних торговельних марок до однієї серії шляхом встановлення факту їх належності до однієї серії торговельних марок є необхідною передумовою для належного захисту прав інтелектуальної власності та охоронюваних законом інтересів заявника. При цьому законом не визначено позасудового порядку встановлення факту належності торговельних марок за окремими свідоцтвами України на знак для товарів і послуг до однієї серії торговельних марок. Враховуючи викладене, суд доходить висновку щодо наявності правових підстав для задоволення поданої заяви у відповідній частині.

Факт відповідності торговельної марки за свідоцтвом України № 93754 критеріям (ознакам) добре відомої торговельної марки з 01.01.2009 року для товарів 9 класу МКТП підтверджується як іншими наявними у матеріалах справи письмовими доказами, так і матеріалами експертного дослідження № СЕ-19/104-21/19358-ІВ від 26.07.2021 р., з обґрунтуванням та висновками якого погоджується також суд. При цьому, враховуючи встановлений факт належності торговельних марок за свідоцтвами України № № 93754, 96334, 105777, 137013, 209812 до однієї серії торговельних марок, суд вважає доведеним також факт доброї відомості на території України з 01.01.2009 року для товарів 9 класу МКТП використаних заявником торговельних марок за свідоцтвами України № № 93754, 96334, 105777, 137013, 209812, що свідчить про наявність підстав для задоволення поданої заяви також у частині встановлення саме факту, що має юридичне значення, щодо визнання зазначених торговельних марок добре відомими в Україні для товарів 9 класу МКТП з 01.01.2009 року.

Матеріалами справи також підтверджується використання заявником починаючи з 2005 року саме певного візуального оформлення акумуляторних батарей у жовтому, чорному та білому кольорах, де основний колір корпусу батареї жовтий, з двома паралельними чорними смугами. Крім того, висновком експертного дослідження №СЕ-19/104-21/19358-ІВ від 26.07.2021 р., з яким погоджується суд, також підтверджується, що товари, марковані торговельними марками за свідоцтвами України № № 93754, 96334, 105777, 132274, 137013, 209812 викликають асоціацію із товарами (виробами), виготовленими з використанням належного заявникові промислового зразка «Акумуляторна батарея» за патентом України № 36271. Враховуючи, що патент України № НОМЕР_6 на промисловий зразок «Акумуляторна батарея» отримано заявником лише 12.02.2018 року, проте фактичне використання позначення заявником розпочалось ще з 2005 року, а станом на 01.01.2009 року таке позначення вже набуло ознак доброї відомості на території України, суд вбачає підстави також для задоволення вимоги в частині визнання факту, що має юридичне значення, а саме, добре відомим в Україні з 01.01.2009 року використаного заявником позначення для товарів 9 класу МКТП акумуляторних батарей, що складається з напису «FORSE» та візуального оформлення акумуляторної батареї у жовтому, чорному та білому кольорах, де основний колір корпусу батареї жовтий, з двома паралельними чорними смугами згідно патенту України на промисловий зразок «Акумуляторна батарея» № 36271.

Таким чином, розглядаючи заяву, суд надає правову оцінку наявним в матеріалах справи доказам доброї відомості використаних заявником торговельних марок на території України станом на 01.01.2009 року.

З урахуванням викладеного, а також з огляду на те, що для реалізації заявником своїх прав інтелектуальної власності необхідним є саме встановлення фактів, що мають юридичне значення, а не визнання права, як зазначено у заяві, і саме ці факти мають для заявника юридичне значення, суд вважає, що заявлені вимоги підлягають частковому задоволенню.

Враховуючи, що при подачі заяви до суду заявником сплачено судовий збір лише за одну заявлену вимогу у розмірі 454,00 грн. Після надання уточненої заяви, заявник просив встановити три факти, що мають юридичне значення, при цьому судовий збір за кожну вимогу не сплатив. Відповідно до вимог ст. 141 ЦПК України суд вважає за необхідне витрати по сплаті судового збору покласти на заінтересованих осіб.

Керуючись ст. ст. 258-259, 263-265, 268, 293, 294, 315, 352, 354-355 ЦПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Вимоги ОСОБА_1 , заінтересовані особи: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про встановлення факту, що має юридичне значення задовольнити частково.

Встановити факт, що має юридичне значення, а саме факт належності торговельних марок за свідоцтвами України №№ 93754, 96754, 96334,105777, 137013, 209812 до однієї серії торгівельних марок.

Встановити факт, що має юридичне значення, а саме, що використані ОСОБА_1 торговельні марки за свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг № № 93754, 96334, 105777, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 для товарів 9 класу МКТП акумуляторних батарей, добре відомими в Україні з 01.01.2009 року.

Встановити факт, що має юридичне значення, а саме, що використане ОСОБА_1 позначення для товарів 9 класу МКТП акумуляторних батарей, що складається з напису «FORSE» та візуального оформлення акумуляторної батареї у жовтому, чорному та білому кольорах, де основний колір корпусу батареї жовтий, з двома паралельними чорними смугами згідно патенту України на промисловий зразок «Акумуляторна батарея» № 36271 добре відомим в Україні з 01.01.2009 року.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 витрати по сплаті судового збору у розмірі 227,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_1 витрати по сплаті судового збору у розмірі 227,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави (отримувач коштів: ГУК у м. Києві/м.Київ/22030106, код за , банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), рахунок отримувача UA0026001, код класифікації доходів бюджету: 22030106, судовий збір у розмірі 454,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави (отримувач коштів: ГУК у м. Києві/м.Київ/22030106, код за , банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), рахунок отримувача UA0026001, код класифікації доходів бюджету: 22030106, судовий збір у розмірі 454,00 грн.

На рішення протягом тридцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду може бути подано апеляційну скаргу.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкриті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя: Л.М. Новік