Справа № 463/5627/20
Провадження № 2/463/271/21
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2021 року Личаківський районний суд м. Львова

в складі: головуючого - судді Нора Н.В.

при секретарі - Заверуха О.Б.

з участю представника позивача - ОСОБА_1

представника відповідача ОСОБА_2 - ОСОБА_3

представника відповідача ОСОБА_2 - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження в залі суду в м. Львові справу за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_2 , Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» про визнання патенту України на корисну модель недійсним, -

в с т а н о в и в:

Позивач звернувся до суду із позовом до відповідачів про визнання патенту України на корисну модель недійсним. Позовні вимоги у встановленому законом порядку уточнив, в кінцевому просить визнати недійсними права інтелектуальної власності на корисну модель, що засвідчуються патентом України на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_3» № НОМЕР_1 від 25.08.2016 р., власником якого є ОСОБА_6 , та патент України на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_3» № НОМЕР_1 від 25.08.2016 р., власником якого є ОСОБА_6 та зобов`язати Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (, місцезнаходження: вул. Глазунова, 1, Kиїв-42, 01601) внести зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі стосовно визнання недійсними прав інтелектуальної власності на корисну модель, що засвідчуються патентом України на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_3» № НОМЕР_1 від 25.08.2016 р., та патенту України » № НОМЕР_1 від 25.08.2016 р., про що здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність». Також просить судові витрати покласти на відповідача ОСОБА_2 . Позовні вимоги обґрунтовує тим, що відповідач ОСОБА_2 , використовуючи патент України на корисну модель № НОМЕР_1 від 25.08.2016 р. «ІНФОРМАЦІЯ_3» створює перешкоди у здійсненні господарської діяльності позивача, який є конкурентом на ринку, звернувся в органи поліції з заявою про вчинення позивачем кримінального правопорушення за ст. 177 КК України (порушення прав, що випливає з патенту). Стверджує, що патент України на корисну модель № НОМЕР_1 від 25.08.2016 р. «ІНФОРМАЦІЯ_3», належний відповідачу, слід визнати недійсним, оскільки вказаний патент не відповідає умова патентоздатності (зокрема, відсутні новизна та промислова придатність), а також наявності у формулі корисної моделі ознак, яких не було у поданій заявці.

У судовому засіданні представник позивача ОСОБА_1 , позовні вимоги підтримав по наведеним вище мотивам, просить позов задоволити.

Представники відповідача ОСОБА_2 у судовому засіданні проти позову заперечили, вважають що патент України на корисну модель № НОМЕР_1 від 25.08.2016 р. «ІНФОРМАЦІЯ_3» отримано законно, у порядку, передбаченому законом, і вимоги щодо патентоздатності корисної моделі, що передбачені законом, дотримані. Отже просять вимоги відхилити.

Первісний відповідач 2 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України проти задоволення позову заперечило, відзначило, що оспорюваний патент видано на підставах та в порядку, що передбачені законом.

Позивачем було подано клопотання про заміну Відповідача-2 Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" у зв`язку із функціональним правонаступництвом.

Ухвалою суду від 26 січня 2021 клопотання позивача задоволено, замінено Відповідача-2 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" у зв`язку із функціональним правонаступництвом.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши зібрані у справі докази, вирішуючи спір в межах заявлених позовних вимог та на підставі наданих доказів, суд приходить до висновку, що позов слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 129 Конституції України основними засадами судочинства є рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод таке конституційне право повинно бути забезпечене судовими процедурами, які повинні бути справедливими.

У судовому засіданні встановлено, що відповідач ОСОБА_2 є власником патенту України на корисну модель № НОМЕР_1 від 25.08.2016 р. «ІНФОРМАЦІЯ_3». З патенту України на корисну модель № НОМЕР_1 від 25.08.2016 р. вбачається, що формулою корисної моделі за цим патентом № НОМЕР_1 є: 1. Гравірувальний верстат, який містить блок керування та станину у вигляді профілів, зібраних у прямокутну раму на регульованих ніжках, на якій кріпиться система лінійних переміщень та приводів осей X та Y та Z, що містить ударну головку, щонайменше три каретки з рейковими напрямними, кулько-гвинтові пари та кабелеукладачі, з`єднані із кроковими двигунами, який 30 відрізняється тим, що гвинт кулько-гвинтової пари осі Y, поперечні профілі станини з одного боку разом з ніжками та гвинтом осі Y дещо виступають за межі конструкції рами, при цьому один кінець гвинта впирається в кулько-гвинтову пару, який за допомогою двигуна приводить в рух гайку на гвинті, яка в свою чергу кріпиться до перехідної пластини, що жорстко і перпендикулярно закріплена до іншої пластини, котра з`єднана з кареткою з рейковим 35 напрямними на боковому рамному профілі станини із екструдованого алюмінієвого профілю, а блок керування виконаний на базі електронної плати з процесором, системою вводу-виводу та містить сенсорний екран і вихід на USB. 2. Гравірувальний верстат за п. 1, який відрізняється тим, що ударна головка з`єднана із безколекторним двигуном. 40 3. Гравірувальний верстат за п. 1, який відрізняється тим, що блок керування має вбудований гучномовець.

Позивач, ОСОБА_5 , є співвласником патенту України на корисну модель № НОМЕР_2 від 10.06.2019 р. «ІНФОРМАЦІЯ_4». Позивач зареєстрований як фізична особа - підприємець, основним видом діяльності позивача є виробництво ручних електромеханічних та пневматичних інструментів (КВЕД 28.24), що засвідчується даними з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

З ініціативи відповідача було розпочато кримінальне провадження № 0001880 від 11.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 177 КК України (незаконне використання корисної моделі). Слідчі дії в рамках вказаного кримінального провадження спрямовані на встановлення порушення позивачем прав інтелектуальної власності відповідача, що випливають з патенту України на корисну модель № НОМЕР_1 від 25.08.2016 р. У 2019 р. відповідач ОСОБА_2 звернувся зі скаргою до Антимонопольного комітету України щодо порушення позивачем законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Встановлено, що такі дії відповідача ОСОБА_2 , створюють перешкоди позивачу щодо використання власних технологічних розробок, перешкоджають його господарській діяльності як суб`єкта господарювання.

До матеріалів справи долучено Висновок судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 25-ОВМ/18 від 04 вересня 2020 р.

На вирішення експертного дослідження були поставлені наступні запитання:

1. Чи відповідає корисна модель за патентом України № НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_5», зареєстрована в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі від 25.08.2016 р., умові патентоздатності «новизна»?

2. Чи відповідає корисна модель за патентом України № НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_5», зареєстрована в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі від 25.08.2016 р., умові патентоздатності «промислова придатність»?

Об`єктами дослідження була корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_5» за патентом України № НОМЕР_1 від 25.08.2016 р.

Згідно із Законом України «Про судову експертизу» та чинним процесуальним законодавством експертиза проводилась судовим експертом ОСОБА_7 , що має вищу технічну освіту в галузі хімії (освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст), юридичну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр) та вищу освіту у сфері інтелектуальної власності (освітньо-кваліфікаційний рівень - менеджер-маркетолог інтелектуальної власності), є атестованим судовим експертом за спеціальністю 13.3 „Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями" (Свідоцтво Міністерства юстиції України № 1863 від 10 лютого 2017 року, видане на підставі рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України). Строк дії до 10 лютого 2023 року. Стаж експертної роботи з 2017 року. Стаж роботи в галузі захисту об`єктів інтелектуальної власності з 1997 року. Судовий експерт Оцалюк Валентин Михайлович обізнаний про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку за ст. 384 КК України.

Відповідно до цього висновку експерта № 25-ОВМ/18, складеного за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 04 вересня 2020 року судовим експертом Оцалюком В.М.:

- корисна модель за патентом України № НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_5», зареєстрована в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі від 25.08.2016 р., не відповідає умові патентоздатності «новизна»;

- корисна модель за патентом України № НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_5», зареєстрована в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі від 25.08.2016 р., не відповідає умові патентоздатності «промислова придатність».

Так, експерт вказує, що всі ознаки об`єкта корисної моделі за незалежним пунктом 1 патенту України № НОМЕР_1 від 25.08.2016 р. «ІНФОРМАЦІЯ_3» були відомі до дати подання заявки на корисну модель за патентом України № НОМЕР_1 , а саме до 11.07.2016 р. з джерела рівня техніки, а саме: Д1 - YouTube [online] ОСОБА_2 Станок гравировальный ІНФОРМАЦІЯ_6 третьего поколения, URL: ІНФОРМАЦІЯ_1 (Дата публікації ІНФОРМАЦІЯ_7 р.). Вказана обставина відповідачем ОСОБА_8 не заперечувалася. Відтак, корисна модель за патентом України № НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_5», зареєстрована в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі від 25.08.2016 р., не відповідає умові патентоздатності «новизна».

Цей факт підтверджується і іншими доказами по справі. Так, з матеріалів заявки на корисну модель за патентом України на корисну модель № НОМЕР_1 від 25.08.2016 р., які було отримано від Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», вбачається, що заявка на отримання патенту на корисну модель була подана відповідачем 11.07.2016 р. Це вбачається і з опису до патенту України на корисну модель № НОМЕР_1 від 25.08.2016 р.

У висновку експертизи щодо умов патентоздатності патенту № НОМЕР_1 від 21.01.2020 р., який складено Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності», також вказано джерела інформації, з яких беруться відомості про рівень техніки, який враховується при визначенні новизни корисної моделі. Так, у висновку вказано 8 джерел, серед яких є і джерело, зазначене у Висновку експертизи № 25-ОВМ/18, від 04.09.2020 р., - «ОСОБА_2 Станок гравировальный ІНФОРМАЦІЯ_6 третьего поколения, URL: ІНФОРМАЦІЯ_1 (Дата публікації ІНФОРМАЦІЯ_2 )». Відповідно до Висновку експертизи щодо умов патентоздатності патенту № НОМЕР_1 від 21.01.2020 р., який складено Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності», ці джерела відповідають вимогам п. 6.5.2.1.Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затв. Наказом Міністерства освіти і науки № 197 від 15.03.2002 р., стосовно того, що відомості, які розкриті у цих документах, стали загальнодоступними до дати подання заявки на корисну модель(11.07.2016 р.) відповідачем.

Факт розкриття інформації відповідачем ІНФОРМАЦІЯ_7 р. про технічне рішення, на яке в подальшому ним було отримано патент України на корисну модель № НОМЕР_1 від 25.08.2016 р., підтверджується також і Висновком патентного повіреного України Черкашина І.В. (висновок експертизи об`єктів інтелектуальної власності) від 06.07.2020 р., який міститься в матеріалах, справи щодо Патенту України на корисну модель № НОМЕР_1 від 25.08.2016 р. Відповідно до п. 11 Положення про представників у справах інтелектуальної власності, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. N 545 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 р. N 938) патентний повірений як проводити науково-дослідні роботи, частиною яких є патентні дослідження. Тому патентний повірений може надавати висновки щодо проведених патентних досліджень.

Таким чином, відповідач ОСОБА_2 розмістив інформацію, в якій було розкрито всі ознаки об`єкта корисної моделі за патентом України № НОМЕР_1 від 25.08.2016 р. «ІНФОРМАЦІЯ_3» до дати подання заявки на корисну модель за патентом України № НОМЕР_1, ще ІНФОРМАЦІЯ_7 р. (мережа Інтернет, веб-сайт YouTube [online] ОСОБА_2 Станок гравировальный ІНФОРМАЦІЯ_6 третьего поколения, URL: ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Натомість дата подання заявки на корисну модель, за результатами розгляду якої відповідачем 1 було отримано патент України на корисну модель № НОМЕР_1 від 25.08.2016 р. «ІНФОРМАЦІЯ_3», - 11.07.2016 р.

Відповідно до ч. 6 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (в редакції, чинній на момент подання заявки на корисну модель відповідачем) на визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Таким чином, новизна корисної моделі за патентом України на корисну модель № НОМЕР_1 від 25.08.2016 р. «ІНФОРМАЦІЯ_3», як умова патентоздатності - відсутня.

Корисна модель за патентом України № НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_5», зареєстрована в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі від 25.08.2016 р., не відповідає умові патентоздатності «промислова придатність».

Як вбачається з Висновку судової експертизи № 25-ОВМ/18, від 04.09.2020 р., у первинних матеріалах заявки корисної моделі не описані засоби і методи, за допомогою яких можливе здійснення корисної моделі в тому вигляді, як вона охарактеризована в 1-му незалежному пункті формули корисної моделі. Конструктивне виконання заявленого верстата неможливо встановити, яким чином можна здійснити заявлений верстат, в якому один кінець гвинта впирається в кулько-гвинтову пару, де гвинт є складовою частиною кулько-гвинтової пари; також незрозуміло, на яку величину «виступає кульково-гвинтова пара разом з ніжками» відносно рами станка. Відтак, корисна модель за патентом України № НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_5», зареєстрована в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі від 25.08.2016 р., не відповідає умові патентоздатності «промислова придатність».

Про це також свідчить і Висновок експертизи щодо умов патентоздатності патенту № НОМЕР_1 від 21.01.2020 р., який складено Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності». Зокрема, з нього вбачається, що незалежний пункт 1 формули запатентованої корисної моделі містить недоліки, експертиза має підстави вважати, що відповідно до п.6.5.1.1. (b) у матеріалах заявки відсутні засоби і методи, за допомогою яких можливе здійснення винаходу у тому вигляді, як він охарактеризований у будь-якому пункті формули. За таких обставин, відповідно до п. 6.5.1.3. Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затв. Наказом Міністерства освіти і науки № 197 від 15.03.2002 р., охарактеризовану у формулі корисну модель визнано як таку, що не відповідає умові промислової придатності.

Встановлено, що формула корисної моделі за патентом України № НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_5», зареєстрована в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі від 25.08.2016 р. містить недоліки та не базується на описі.

Зокрема, експерт у висновку № 25-ОВМ/18, від 04.09.2020 р., аналізуючи ознаки корисної моделі за патентом України на корисну модель № НОМЕР_1 від 25.08.2016 р., вказує, що гвинтові передачі за видом тертя у них діляться на:передачі ковзання;передачі кочення, які за виконанням тіл кочення діляться на:кулько-гвинтові передачі кочення; ролико-гвинтові передачі кочення. За рахунок обертання гвинта (1) кулько-гвинтової передачі (КГП) за допомогою, наприклад, двигуна (непоказаний) розташованого на одному з його кінців, забезпечується поступальний рух гайки (2) вздовж гвинта. При цьому інший кінець може бути закріплений у підшипнику. Тобто, ознака корисної моделі за патентом України на корисну модель № НОМЕР_1 від 25.08.2016 р. «один кінець гвинта впирається в кулько-гвинтову пару» не має сенсу, оскільки, гвинт не може впиратись сам у себе (кулько-гвинтову пару). Кінці гвинта (кулько-гвинтової пари) можуть бути закріплені в підшипнику(ах) або двигуні.

Експерт у висновку № 25-ОВМ/18, від 04.09.2020 р. наголошує, що ознака О2 формули корисної моделі є неясною та незрозумілою, що суперечить вимогам пп. 7.1.2 та 7.1.5 Правил [3]. Разом з тим, в описі до патенту України на корисну модель № НОМЕР_1 від 25.08.2016 р. зазначається, що «при цьому один кінець гвинта 11 впирається в опорний підшипник КГП осі Y (на рисунку не показано). Іншим кінцем гвинт 11 впирається в підшипник всередині продовженого профілю протилежної станини рами 1 і через кабелеукладач 12 (на рисунку не показано) з`єднується з кроковим двигуном 13.». Тому є розбіжності між описом та формулою корисної моделі та неясність формули корисної моделі. Про це експерт вказує в описовій частині висновку.

Це підтверджено і Висновком експертизи щодо умов патентоздатності патенту № НОМЕР_1 від 21.01.2020 р., який складено Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності». З п. 2.3.2. вказаного висновку вбачається, що у частині незалежного пункту 1 вказано, що «один кінець гвинта (з формули в цілому слідує, що в даному випадку мається на увазі гвинт кулько-гвинтової пари осі Y) впирається в кулько-гвинтову пару». По-перше, вищенаведена ознака не розкрита в описі корисної моделі, а отже, формула не базується на описі (п. 7.1.4. Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затв. Наказом Міністерства освіти і науки № 197 від 15.03.2002 р.). По-друге, з вищенаведеного виразу неможливо встановити, про яку кулько-гвинтову пару йде мова, осі X чи Z, що порушує вимогу щодо ясності формули (п.7.1.2. Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затв. Наказом Міністерства освіти і науки № 197 від 15.03.2002 р.). Крім того, враховуючи охарактеризоване у незалежному пункті 1 конструктивне виконання заявленого верстата, неможливо встановити, яким чином можна здійснити заявлений верстат, в якому б гвинт кулько-гвинтової пари осі Y впирався в кулько-гвинтову пару чи то осі Х, чи то Z. Опис на креслення також не мають щодо цього ніяких даних (п.2.3.2. висновку експертизи щодо умов патентоздатності патенту № НОМЕР_1 від 21.01.2020 р., який складено Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності»).

Відповідно до п. 7.1.3. Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затв. Наказом Міністерства освіти і науки № 22 від 22.01.2001 р., формула винаходу (корисної моделі) визнається такою, що виражає суть винаходу (корисної моделі), якщо вона містить сукупність його (її) суттєвих ознак, достатню для досягнення зазначеного заявником технічного результату.

Відповідно до ч. 8 ст. 12 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати його суть, базуватися на описі і викладатися у визначеному порядку ясно і стисло.

Вказані вимоги закону є недотриманими, що є підставою для визнання патенту недійсним на підставі ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

При ухваленні рішення суд також керується наступними нормативними актами, які унормовують відносини щодо визнання недійсним патенту на корисну модель.

Відповідно до ст. 3 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) загальними засадами цивільного законодавства є, зокрема, судовий захист цивільного права та інтересу.

Відповідно до ч. 1 ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України) кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Тому позивач має право на звернення до суду з метою захисту своїх порушених прав.

Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» об`єктом корисної моделі, правова охорона якій надається згідно з цим Законом, може бути пристрій або процес (спосіб).

Відповідно до ч. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» пріоритет, авторство і права на винахід та корисну модель засвідчуються патентом.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент (патент на винахід, патент на секретний винахід, патент на корисну модель, патент на секретну корис модель) - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і права на винахід (корисну модель).

Відповідно до ч. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу або корисної моделі. Тлумачення формули здійснюється в межах опису винаходу, корисної моделі та відповідних креслень.

Відповідно до ч. 7 ст. 12 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» опис винаходу (корисної моделі) повинен викладатися у визначеному порядку і розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі.

Відповідно до ч. 8 ст. 12 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати його суть, базуватися на описі і викладатися у визначеному порядку ясно і стисло.

Відповідно до п. «а», «б» ч. 1 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону, у разі наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці (в редакції закону на момент подання позову).

Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» права на винахід (корисну модель) можуть бути визнані в судовому порядку недійсними повністю або частково у разі:

а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону;

б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці;

в) порушення вимог частини другої статті 37 цього Закону;

г) державної реєстрації винаходу (корисної моделі) внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб (чинна редакція закону).

Відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

Законом встановлено дві умови патентоздатності корисної моделі: новизна і промислова придатність.

Відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Відповідно до ч. 5 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (в редакції закону на момент подання позову) рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

Відповідно до ч. 6 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (в редакції закону на момент подання позову) на визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов`язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цієї частини.

Відповідно до ч. 8 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (в редакції закону на момент подання позову) винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Корисна модель за патентом України № НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_5», зареєстрована в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі від 25.08.2016 р., не відповідає умовам патентоздатності «новизна» та «промислова придатність», що підтверджується Висновком судової експертизи № 25-ОВМ/18, складеного за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 04 вересня 2020 року судовим експертом Оцалюком В.М., Висновком експертизи щодо умов патентоздатності патенту № НОМЕР_1 від 21.01.2020 р., який складено Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності», Висновком патентного повіреного України Черкашина І.В. (висновок експертизи об`єктів інтелектуальної власності) від 06.07.2020 р.

Відповідно до ч. 5 ст. 33-2 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» висновок НОІВ щодо відповідності умовам патентоздатності може бути залучено особою, яка подавала клопотання, у разі звернення до суду або до Апеляційної палати з метою визнання недійсними прав на корисну модель.

Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) виконує функції НОІВ. Розпорядженням Кабінету Міністрів України "Про національний орган інтелектуальної власності" від 13.10.2020 №1267-р, на виконання підпункту 1 пункту 7 розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності", визначено, що Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ).

У п. 3.2. Статуту Укрпатенту вказано, що він уповноважений діяти як заклад експертизи в межах повноважень, визначених зокрема і Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Тому висновок експертизи щодо умов патентоздатності патенту № НОМЕР_1 від 21.01.2020 р., який складено Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності», у відповідності до вимог ч. 5 ст. 33-2 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» є належним засобом доказування у справі про визнання патенту на корисну модель недійсним.

При проведенні цієї експертизи Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» керувалося Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затв. Наказом Міністерства освіти і науки № 197 від 15.03.2002 р.

Відповідно до п. 9.3. Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затв. Наказом Міністерства освіти і науки № 197 від 15.03.2002 р., експертиза запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності проводиться в порядку, установленому пунктами 6.4, 6.5.1 і 6.5.2 цих Правил, в обсязі опублікованих формули і опису до деклараційного патенту. При цьому власнику деклараційного патенту не надсилаються повідомлення, запити та рішення, передбачені цими пунктами. Відповідно до п. 9.4. Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затв. Наказом Міністерства освіти і науки № 197 від 15.03.2002 р., експертний висновок за результатами експертизи надсилається особі, яка подала клопотання.

Матеріалами справи підтверджено невідповідність запатентованої відповідачем корисної моделі (патент України на корисну модель № НОМЕР_1 від 25.08.2016 р.) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», та наявність у формулі запатентованої відповідачем корисної моделі (патент України на корисну модель № НОМЕР_1 від 25.08.2016 р.) ознак, яких не було у поданій заявці, зокрема, в описі корисної моделі.

Права на винахід (корисну модель) засвідчує патент (відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»). Тому визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними можливе шляхом визнання патенту на корисну модель недійсним.

Відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» при визнанні прав на винахід (корисну модель) недійсними повністю або частково в судовому порядку НОІВ повідомляє про це у Бюлетені. Тому позовна вимога про зобов`язання Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" внести зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі стосовно визнання недійсними прав інтелектуальної власності на корисну модель, що засвідчуються патентом України на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_3» № НОМЕР_1 від 25.08.2016 р., та патенту України » № НОМЕР_1 від 25.08.2016 р., про що здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність», підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 4 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» права на винахід (корисну модель), визнані недійсними повністю або частково в судовому порядку, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі).

Докази, надані відповідачем, судом до уваги не беруться, оскільки вони не стосуються предмету спору, або ж не спростовують доводів та доказів, наданих позивачем. Зокрема, висновки судових експертиз, надані відповідачем, не стосуються предмету спору оскільки не засвідчують відсутність підстав для визнання недійним патенту на корисну модель № НОМЕР_1 від 25.08.2016 р., а стосуються можливого вчинення позивачем дій, які можуть порушувати права відповідача, що випливають з оспорюваного патенту.

Вказані висновки суду узгоджуються з позицією Верховного Суду. Так, у Постанові КГС ВС від 27.08.2019 у справі № 910/6996/18 вказано, що патент України на корисну модель має бути визнаний недійсним, якщо корисна модель не відповідає умові патентоздатності «новизна» станом на дату подання заявки, а сукупність суттєвих ознак корисної моделі стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки, що має місце і у справі, яка розглядається.

У Постанові КГС ВС від 21.07.2020 у справі № 910/19256/16, Постанові КГС ВС від 26.11.2020 р. у справі № 910/2318/16 вказано, що питання щодо відсутності патентоздатності винаходу має вирішуватися з урахуванням тих самих критеріїв перевірки новизни, що й питання стосовно її наявності. Критерії перевірки новизни, вимоги до формули і порядок проведення (зміст) експертизи по суті визначені Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197. Висновок щодо відповідності винаходу умовам патентоздатності не може суперечити приписам цих Правил. Висновок судової експертизи № 25-ОВМ/18, складений за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 04 вересня 2020 року судовим експертом Оцалюком В.М., Висновок експертизи щодо умов патентоздатностіпатенту № НОМЕР_1 від 21.01.2020 р., який складено Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності», Висновок патентного повіреного України Черкашина І.В. (висновок експертизи об`єктів інтелектуальної власності) від 06.07.2020 р. складені на основі критеріїв перевірки новизни та промислової придатності, вимог до формули і порядку проведення експертизи, які визначені Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197.

У Постанові КГС ВС від 19.12.2019 у справі № 910/13040/17 вказано, що зі змісту Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» убачається, що особа, яка просить суд визнати патент недійсним, не обов`язково має бути власником іншого патенту на винахід, корисну модель та протиставляти власний патент патенту відповідача, що має місце і у справі, яка розглядається.

Враховуючи вищенаведене, суд приходить до висновку про задоволення позову в цілому.

При цьому, у відповідності до вимог ст. 141 ЦПК України з відповідача ОСОБА_2 на користь позивача слід стягнути судовий збір в розмірі 1681,60 грн.

До завершення судових дебатів у відповідності до вимог ч. 8 ст. 141 ЦПК України повноважний представник позивача заявив клопотання про надання додаткового часу для подання доказів про розмір витрат на правову допомогу та на проведення судової експертизи, які поніс позивач у зв`язку з розглядом справи. У зв`язку з цим, на даний час питання про компенсацію понесених позивачем витрат на правову допомогу та на проведення судової експертизи не вирішується.

Керуючись ст.ст. 12, 13, 263-265 ЦПК України, ст.ст. 11, 15, 16 ЦК України, Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», суд -

в и р і ш и в:

Позов - задоволити.

Визнати недійсними права інтелектуальної власності на корисну модель, що засвідчуються патентом України на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_3» № НОМЕР_1 від 25.08.2016 р., власником якого є ОСОБА_6 , та патент України на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_3» № НОМЕР_1 від 25.08.2016 р., власником якого є ОСОБА_6 .

Зобов`язати Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (, місцезнаходження: вул. Глазунова, 1, Kиїв-42, 01601) внести зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі стосовно визнання недійсними прав інтелектуальної власності на корисну модель, що засвідчуються патентом України на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_3» № НОМЕР_1 від 25.08.2016 р., та патенту України » № НОМЕР_1 від 25.08.2016 р., про що здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Стягнути з ОСОБА_2 (місце проживання: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ) на користь ОСОБА_5 (місце проживання: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ) на відшкодування сплаченого судового збору 1681,60 грн.

Дата складення повного судового рішення - 27.09.2021 року.

На рішення суду може бути подана апеляційна скарга протягом 30 днів з часу складання повного судового рішення до Львівського апеляційного суду або через місцевий суд до Львівського апеляційного суду. Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено в день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження рішення суду, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя: Нор Н. В.