Номер провадження: 22-ц/813/2748/21
Головуючий у першій інстанції Бондар В.Я.
Доповідач Князюк О. В.
ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

01.04.2021 року м. Одеса

Одеський апеляційний суд у складі колегії:

головуючого Князюка О. В.,

суддів: Заїкіна А. П., Погорєлової С.О.,

за участю секретаря Дерезюк В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за апеляційною скаргою Акціонерного товариства "Фармак" поданою через представника - адвоката Тесля Юлію Олексіївну на рішення Приморського районного суду м. Одеси від 17.11.2020 року за позовною заявою Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма"Дарниця" до ОСОБА_1 про визнання торговельної марки добре відомою та припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак,-

ВСТАНОВИВ:

ІІ.ОПИСОВА ЧАСТИНА

Позивач, Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма"Дарниця", 07.07.2020 року звернувся до Приморського районного суду м. Одеси з позовом до ОСОБА_1 , уточнивши свої вимоги заявою про зміну предмету позову від 16.09.2020 року, просив:

- визнати позначення «Корвалол-Дарниця» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01 січня 2017 року на ім`я Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» (вул. Бориспільська, 13, м. Київ, 02093, ідентифікаційний код: 00481212) для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати»;

- заборонити ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) використовувати позначення «Корвалол-Дарниця», схоже з добре відомою на ім`я Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» торговельною маркою «Корвалол-Дарниця», стосовно товарів 05 класу МКТП;

- зобов`язати ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) припинити підготовку до випуску заспокійливого засобу-біодобавки (збору трав) «Корвалол-Дарниця» із нанесенням позначення, схожого із добре відомою на ім`я Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» торговельною маркою «Корвалол-Дарниця».

Позовні вимоги мотивовані тим, що Приватне акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця» є одним з лідерів фармацевтичного ринку України. Історія «Дарниці» починається з середини двадцятого століття зі створення Дарницького хіміко-фармацевтичного заводу.

У 1998 р. «Дарниця» стала лідером з реалізації лікарських засобів у натуральному вираженні. З 2019 р. «Дарниця» визначила новий вектор розвитку створення міжнародного фармацевтичного бренду, лідерство у складних генериках, розбудова повністю цифрової компанії. На сьогоднішній день продукція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є надзвичайно популярною серед українців: кожна сьома упаковка на аптечних полицях України це лікарські засоби « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як стверджує позивач, « ОСОБА_2 » активно займається охороною своїх прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, в тому числі і знаку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 . Останній використовується для маркування одного з найбільш популярних препаратів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Позивач стверджує, що через інтенсивне використання та просування знаку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також завдяки широкому розповсюдженню мережі продажів, великій кількості продажів лікарського засобу, маркованого знаком «Корвалол-Дарниця», останній став добре відомим станом на 01 січня 2017 року відносно товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати».

У зв`язку із зазначеним, позивач зазначає, що позначення «Корвалол-Дарниця» підпадає під вимоги ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» та відповідає таким факторам доброї відомості знака як ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства, тривалість, обсяг та географічний район використання знака, тривалість, обсяг та географічний район просування знака, тривалість та географічний район реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака, успішне відстоювання прав на знак та цінність, що асоціюється зі знаком.

Позивач вказав, що стикнувся з порушенням його прав інтелектуальної власності на добре відомий знак «Корвалол-Дарниця». Так, у квітні 2020 року позивач отримав лист від відповідача, в якому останній стверджував, що розробив рецептуру і макет упаковки для заспокійливого засобу-біодобавки (збору трав) «Корвалол-Дарниця». Відповідач запропонував продати позивачу екземпляр вказаної біодобавки «на пробу» і почати «масовий випуск» такої продукції.

Позивач листом за вих. № 0520/07-19 від 07.05.2020 р. відповів, що не вважає випуск біодобавки з позначенням «Корвалол-Дарниця» в назві та на упаковці правомірним. Відтак, позивач просив відповідача припинити підготовку до виготовлення заспокійливого засобу-біодобавки (збору трав) з використанням позначення «Корвалол-Дарниця» у назві та на упаковці, а також утриматися від порушення прав позивача в майбутньому.

Натомість, за твердженнями позивача, відповідач продовжував наполягати на доцільності випуску заспокійливого засобу-біодобавки (збору трав) «Корвалол-Дарниця» та надіслав позивачу зразок картонної упаковки для біодобавки, щоб позивач міг «оцінити» зразок сам. У листі від 15.05.2020 року відповідач також вказав, що все ж готується організувати випуск заспокійливого засобу-біодобавки (збору трав) «Корвалол-Дарниця».

На думку позивача, спірне позначення «Корвалол-Дарниця» на упаковці біодобавки за графічними, фонетичними та семантичними ознаками схоже з добре відомим в Україні знаком «Корвалол-Дарниця» настільки, що їх можна сплутати.

Крім того, внаслідок використання спірного позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на упаковці біодобавки у споживачів може скластися враження, що такий товар виробляється, пропонується до продажу або продається «Дарницею» або її афілійованою особою за її згоди чи дозволу. Це не відповідає дійсності та може ввести споживачів в оману щодо особи, яка здійснює пропонування до продажу товарів та надання послуг

Рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 17.11.2020 року позовні вимоги Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма"Дарниця" було задоволено, постановлено:

Визнати позначення «Корвалол-Дарниця» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01 січня 2017 року на ім`я Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» (вул. Бориспільська, 13, м. Київ, 02093, ідентифікаційний код: 00481212) для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати».

Заборонити ОСОБА_1 (паспорт серії НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) використовувати позначення «Корвалол-Дарниця», схоже з добре відомою на ім`я Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» торговельною маркою «Корвалол-Дарниця», стосовно товарів 05 класу МКТП.

Зобов`язати ОСОБА_1 (паспорт серії НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) припинити підготовку до випуску заспокійливого засобу-біодобавки (збору трав) «Корвалол-Дарниця» із нанесенням позначення, схожого із добре відомою на ім`я Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» торговельною маркою «Корвалол-Дарниця».

Стягнути з ОСОБА_1 (паспорт серії НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) на користь Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» (вул. Бориспільська, 13, м. Київ, 02093, ідентифікаційний код: 00481212) судовий збір у розмірі 6 306 грн. 00 коп.

Не погоджуючись із вказаним судовим рішенням, 18.12.2020 року представник Акціонерного товариства "Фармак" - адвокат Тесля Юлія Олексіївна подала апеляційну скаргу, відповідно до якої просила рішення суду першої інстанції скасувати та ухвалити нове, яким у задоволенні позовних вимог Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" відмовити у повному обсязі.

Учасники справи у судове засідання не з`явилися. Про дату, час і місце розгляду справи сповіщені належним чином. Причини неявки не повідомили. Заяв, клопотань не надали.

Згідно із ч. 2 ст. 372 ЦПК України, неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

Виходячи з вищевказаного, враховуючи строки розгляду справи, баланс інтересів сторін у якнайскорішому вирішені питання щодо розгляду справи по суті, усвідомленість її учасників про розгляд справи, колегія суддів ухвалила розглянути справу за відсутності її учасників.

При цьому посилаючись на те, що судом першої інстанції під час розгляду вказаної справи було порушено норми матеріального та процесуального права, рішення є таким, що містить невідповідність висновків суду обставинам справи та підлягає скасуванню з наступних підстав.

Так, АТ «Фармак» є особою, яка не брала участь у справі №522/10809/20, але наділене правом на подання апеляційної скарги, як особа, відносно якої суд вирішив питання про її права, інтереси та (або) обов`язки.

Рішенням Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.06.2017 року, затв. Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.07.2017 року №1037 визнано добре відомим в Україні знак « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ПАТ «Фармак» для товарів 5 класу МКТП «фармацевтичні препарати, а саме: снодійні, заспокійливі, седативні, спазмолітичні препарати, кардіологічні лікарські засоби» станом на 1 грудня 2002 року.

У свою чергу, оскаржуваним рішенням позначення «Корвалол-Дарниця» визнано добре відомим знаком в Україні станом на 01 січня 2017 року на ім`я Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати».

Відповідно до чинного законодавства України, власник торгівельної марки, визнаної добре відомою, наділяється правом вимагати визнання недійсною реєстрації або забороняти використання торгівельної марки, що здатна викликати змішування з такою добре відомою торгівельною маркою, і використовується для ідентичних або подібних продуктів.

З метою з`ясування питання схожості знаку «Корвалол-Дарниця», визнаного добре відомим згідно оскаржуваного рішення, з добре відомим знаком «Корвалол Corvalolum», АТ «Фармак» звернувся до судового експерта ОСОБА_3 та отримав відповідний висновок №80-12/20 від 14.12.2020 року.

Щодо порушень норм матеріального права вказує, що оскаржуване рішення в частині визнання «Корвалол-Дарниця» добре відомою торгівельною маркою на ім`я позивача для товарів 05 класу МКТП прийняте в порушення норм пункту 1 статті 6 bis Паризької конвенції, ст. 25 Закону та абзацу шостого частини другої статті 6 Закону України «Про охорону прав на торгівельні марки».

Щодо порушень судом першої інстанції норм процесуального права зазначає, що АТ «Фармак» не було залучено до участі у справі.

Апелянт наголошує, що суд першої інстанції дійшов помилкового висновку про розгляд даного спору в порядку цивільного судочинства.

Суд першої інстанції, досліджуючи питання про участь відповідача у справі як фізичної особи, а не фізичної особи-підприємця, повинен був врахувати не тільки відомості про КВЕД відповідача, але й характер їх правовідносин, які мають ознаки господарських.

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 18.01.2021 року справу за позовом Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" до ОСОБА_1 про визнання торговельної марки добре відомою та припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак було повернуто до Приморського районного суду м. Одеси для вирішення питання про усунення виявлених недоліків в оформленні справи.

11 лютого 2021 року справу повернуто до Одеського апеляційного суду та передано головуючому судді Князюку О.В.

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 18 лютого 2021 року провадження у справі за апеляційною скаргою Акціонерного товариства "Фармак" поданою через представника - адвоката Тесля Юлію Олексіївну на рішення Приморського районного суду м. Одеси від 17.11.2020 року за позовною заявою Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" до ОСОБА_1 про визнання торговельної марки добре відомою та припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак було відкрито, справу призначено до розгляду.

29 березня 2021 року на адресу Одеського апеляційного суду від Акціонерного товариства «Фармак» надійшла заява, відповідно до якої апелянт просить залучити Акціонерне товариство «Фармак» (04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 63, 00481198) до участі у справі у якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

ІІІ. МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

Судова колегія розглянувши клопотання Акціонерного товариства "Фармак", заслухавши доповідь судді доповідача, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи апеляційної скарги приходить наступного.

Відповідно до ст. 2 Цивільного процесуального кодексу України завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням цивільного судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 53 ЦПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї зі сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення суду може вплинути на права та обов`язки осіб, що не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 365 ЦПК України суддя-доповідач у порядку підготовки справи до апеляційного розгляду з`ясовує питання про склад учасників судового процесу. У разі встановлення, що рішення суду першої інстанції може вплинути на права та обов`язки особи, яка не брала участі у справі, залучає таку особу до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору.

Норми п. 1 ч. 1 ст. 365 ЦПК України поширюються на випадки коли особа, на права та обов`язки якої може вплинути судове рішення, не бере участі у справі. У той же час, Акціонерне товариство «Фармак» оскаржило рішення суду першої інстанції, скориставшись правом, передбаченим ч. 1 ст. 352 ЦПК України.

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 18 лютого 2021 року провадження у справі за апеляційною скаргою Акціонерного товариства "Фармак" поданою через представника - адвоката Тесля Юлію Олексіївну на рішення Приморського районного суду м. Одеси від 17.11.2020 року за позовною заявою Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" до ОСОБА_1 про визнання торговельної марки добре відомою та припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак було відкрито, справу призначено до розгляду.

Відповідно до ч. 3 ст. 352 ЦПК України після відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою особи, яка не брала участі у справі, але суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси та (або) обов`язки, така особа користується процесуальними правами і несе процесуальні обов`язки учасника справи.

За таких обставин, апеляційний суд приходить до висновку про відсутність підстав для залучення АТ «Фармак» до участі у справі в якості третьої особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 381 ЦПК України процедурні питання, пов`язані з рухом справи, зокрема, клопотання та заяви учасників справи, вирішуються судом апеляційної інстанції шляхом постановлення ухвал в порядку, визначеному цим Кодексом для постановлення ухвал суду першої інстанції.

ІV. РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

Керуючись статтями 53, 352, 365, 381 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Відмовити Акціонерному товариству «Фармак» (04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 63, 00481198) у задоволенні клопотання про залучення його в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, до участі у справі за позовною заявою Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма"Дарниця" до ОСОБА_1 про визнання торговельної марки добре відомою та припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст судового рішення складено 07 квітня 2021 року.

Головуючий: О. В. Князюк

Судді: С.О. Погорєлова

А.П. Заїкін