Дата документу 17.03.2021 Справа № 336/6708/20
ЗАПОРІЗЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Єдиний унікальний № 336/6708/20 Головуючий у 1-й інстанції: Дмитрюк О.В.
Провадження №22-ц/807/1077/21 Суддя-доповідач: Подліянова Г.С.
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2021 року

м. Запоріжжя

Запорізький апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

головуючого, судді-доповідача суддів: за участю секретаря Подліянової Г.С., Гончар М.С., Маловічко С.В., Остащенко О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 , представника адвоката Черкашина Івана Івановича на ухвалу Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від 18 січня 2021 року про забезпечення позову у справі за позовом ОСОБА_2 до фізичної особи підприємця ОСОБА_1 , фізичної особи підприємця ОСОБА_3 , третя особа - Товариство з обмеженою відповідальністю «Лакомка 2010», про припинення порушення прав інтелектуальної власності та заборону вчинення певних дій,-

ВСТАНОВИВ:

В листопаді 2020 року ОСОБА_2 звернулася до суду з позовом до фізичної особи підприємця ОСОБА_1 , фізичної особи підприємця ОСОБА_3 , третя особа - Товариство з обмеженою відповідальністю «Лакомка 2010» про припинення порушення прав інтелектуальної власності та заборону вчинення певних дій.

Позов обгрунтовує тим, що з 20 червня 2018 року є власником належним чином зареєстрованого і діючого знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , правова охорона на який поширюється на товари 29 класу МКТП (зокрема на такий товар: насіння соняшникове смажене), а також інші товари, споріднені з ними.

З інформації, що міститься у відкритому доступі на офіційному сайті ДП «Український інститут промислової власності» База даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг», даний обєкт інтелектуальної власності за свідоцтвом України № НОМЕР_1 діє на території України до 05 жовтня 2029 року.

Таким чином, ОСОБА_2 має право використовувати та забороняти використовувати Торговельну марку іншим особам для товарів, для яких вона зареєстрована, а також для інших товарів, споріднених з ними, а саме: торговельну марку за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , для товарів 29 класу МКТП, для яких даний знак зареєстрований (зокрема для товару: насіння соняшникове смажене).

ОСОБА_2 , користуючись виключним правом використовувати належну їй на праві власності торговельну марку, надала ТОВ «Лакомка 2010» відповідно до укладених ліцензійних договорів право на використання таких об`єктів, зокрема: Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , зареєстрований для товарів і послуг 29 класу МКТП; Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 , зареєстрований для товарів і послуг 29 класу МКТП.

Виробництво упаковки для даної продукції здійснюється на підставі Договору №1/29-12 від 29 грудня 2017 року укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «ВК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Лакомка 2010».

Отже, торговельну марку за свідоцтвом України № НОМЕР_1 на законних підставах використовує Товариство з обмеженою відповідальністю «Лакомка 2010», в рамках укладених ліцензійних договорів.

У вересні 2020 року ОСОБА_2 стало відомо про використання Фізичною особою підприємцем ОСОБА_1 без належних правових підстав її торговельної марки та пропонування до продажу/продаж цих товарів Фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 .

Товари виробництва ТОВ ОСОБА_1 є такими самими та/або спорідненими з товарами, для яких зареєстрована торговельна марка ОСОБА_2 , та позначення нанесене на дані товари є схожим із торговельною маркою позивача і внаслідок такого використання дане позначення може бути сплутано з торговельною маркою, зокрема, викликати асоціації з нею.

Оскільки позначення нанесене на товари ФОП ОСОБА_1 є схожим із Торговельною маркою ОСОБА_2 , їх використання без дозволу останньої, та оскільки використання ФОП ОСОБА_1 даного позначення позбавляє ОСОБА_2 виключного права забороняти використовувати дане позначення, що призводе до порушення прав інтелектуальної власності.

ОСОБА_2 стверджує, що не надавала жодних дозволів ТОВ ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_3 на використання торговельної марки, а тому таке використання є незаконним і порушує права позивача на вказаний об`єкт інтелектуальної власності.

Таким чином, факт реалізації неоригінального товару - насіння соняшникового смаженого «Лускунчик-Смакунчик» виробництва ФОП ОСОБА_1 та продажу товару ФОП ОСОБА_3 , підтверджується документально, у зв`язку з чим, ОСОБА_2 звернулася до суду за захистом діючих прав на належні на праві особистої власності відповідні знаки для товарів і послуг та просила суд:

зобов`язати Фізичну особу-підприємця ОСОБА_1 та Фізичну особу-підприємця ОСОБА_3 припинити порушення прав інтелектуальної власності ОСОБА_2 на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25 листопада 2010 року, зареєстрований для товарів 29 класу МКТП; заборонити Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_1 та Фізичній особі підприємцю ОСОБА_3 використовувати (виробництво,зберігання, пропонування до продажу, рекламування та продаж товарів) позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші позначення, схожі до ступеню змішування із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25 листопада 2010 року, зареєстрованого для товарів 29 класу МКТП, майнові права на який належать ОСОБА_2 .

В січні 2021 року ОСОБА_2 подала заяву про забезпечення позову.

Вважає, що для забезпечення можливості належного виконання рішення суду у даній справі (у випадку задоволення позовних вимог), ефективного захисту та поновлення її порушених прав та інтересів, необхідно терміново вжити заходи для забезпечення позову, а саме: заборонити Фізичній особіпідприємцю ОСОБА_1 , Фізичній особі- підприємцю ОСОБА_3 вводити в цивільний обіг (в тому числі, виготовляти, продавати, міняти, пропонувати до закупівлі за результатами закупівельної процедури, вчиняти інші дії, спрямовані на реалізацію) на території України товари, марковані позначенням у вигляді напису « ОСОБА_4 », яке є схожим з торговельною маркою за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25 листопада 2010 року, зареєстрованої для товарів 29 класу МКТП.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від 18 січня 2021 року заяву позивача ОСОБА_2 про забезпечення позову, задоволено.

До набрання рішенням суду законної сили заборонено фізичній особі - підприємцю ОСОБА_1 , Фізичній особі - підприємцю ОСОБА_3 вводити в цивільний обіг (в тому числі виготовляти, продавати, міняти, пропонувати до закупівлі за результатами закупівельної процедури, вчиняти інші дії, спрямовані на реалізацію) на території України товари, марковані позначенням у вигляді напису « ОСОБА_4 », яке є схожим з торгівельною маркою за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.11.2010р., зареєстрованої для товарів 29 класу МКТП.

Не погоджуючись з ухвалою суду першої інстанції, представник Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 , адвокат Черкашин Іван Іванович, подав апеляційну скаргу, в якій посилаючись на неповне з`ясування обставин, що мають значення для вирішення справи, порушення норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права, просить скасувати ухвалу Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від 18 січня 2021 року та ухвалити нове судове рішення, яким відмовити в задоволенні заяви про забезпечення позову в повному обсязі.

Апеляційна скарга мотивована тим, що суд першої інстанції не взяв до уваги, що в провадженні Заводського районного суду м. Запоріжжя з 21 серпня 2019 року перебуває справа за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсними договорів відчуження торгівельної марки, промислового зразка, скасування записів стосовно реєстрації прав власника, внесення відомостей до Державних реєстрів, свідоцтв, патентів України. Тобто, на день постановлення оскаржуваної ухвали про забезпечення позову вже існував спір між тими самими сторонами щодо прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 . Крім того, судом не враховано, що торговельна марка «Лускунчик-Смакунчик» є спільною сумісною власністю подружжя ОСОБА_1 та ОСОБА_5 . В ході ведення господарської діяльності ФОП ОСОБА_1 та ОСОБА_5 було створено та зареєстровано на ім`я останньої два знаки для товарів і послуг № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , які містили в своєму складі назву « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Знак № НОМЕР_2 містить у своєму складі зображення пташки на фоні квітки соняшника з написом великими літерами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а знак № НОМЕР_1 фактично є частиною попередньго знаку і представляє собою виключно напис « ОСОБА_6 » без будь-яких зображень. 01 липня 2017 року між ФОП ОСОБА_1 та ОСОБА_5 укладено ліцензійний договір, відповідно до якого ФОП ОСОБА_1 отримав невиключну ліцензію на право використання знаку для товарів і послуг № НОМЕР_2 , термін дії якого сторони погодили на 50 років. 04 жовтня 2018 року за ОСОБА_2 зареєстровано право власності на знаки для товарів і послуг № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , при цьому дія ліцензійного договору на право використання ФОП ОСОБА_1 знаку для товарів і послуг № НОМЕР_2 , не припинено. Оскаржувана ухвала, якою заборонено відповідачам вводити в цивільний оборот ( в тому числі, продавати, міняти пропонувати до закупівлі за результатами закупівельної процедури, вчиняти інші дії, спрямовані на реалізацію) на території України товари, марковані позначенням у вигляді напису « ОСОБА_7 », яке є схожим з торговельною маркою за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.11.2010 року, зареєстрованої для товарів 29 класу МКТП, за своїм змітом є тотожнім з позовними вимогами в даній справі. Суд першої інстанції фактично задовольнив позовні вимоги і заборонив використовувати знак для товарів і послуг, що не є допустимим відповідно до ч. 10 ст. 150 ЦПК України.

Відповідно до відзивів на апеляційну скаргу, представник ОСОБА_2 , адвокат Самар Т.Г., директор ТОВ «Лакомка 2010» Горлов Д.О., зазначають, що під час розгляду справи судом першої інстанції надано належну правову оцінку правовідносинам, які склалися між сторонами, з`ясовано їх правову природу та як наслідок ухвалено обгрунтоване та законне судове рішення, а доводи апеляційної скарги є безпідставними та необгрунтованими. В зв`язку з наведеним, просять апеляційну скаргу залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін.

Заслухавши суддю - доповідача, пояснення учасників апеляційного розгляду, перевіривши законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції та обставини справи в межах доводів апеляційної скарги і вимог, заявлених в суді першої інстанції, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню.

Згідно з ст. 367 ЦПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 374 ЦПК України суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Відповідно до ст. 379 ЦПК України підставами для скасування ухвали суду, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції є: неповне з`ясування судом обставин, що мають значення для справи; недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції вважає встановленими; невідповідність висновків суду обставинам справи; порушення норм процесуального права чи неправильне застосування норм матеріального права, які призвели до постановлення помилкової ухвали.

Відповідно до частини першої, другої та п`ятої статті 263 ЦПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.

Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Оскаржуване судове рішення не відповідає в повній мірі зазначеним вимогам закону.

Задовольняючи заяву про забезпечення позову, суд першої інстанції виходив з того, що запропоновані позивачем заходи забезпечення позову є співмірними з предметом позову, існує конкретний зв`язок між заходами забезпечення позову і предметом позову, і такі заходи забезпечать реальне відновлення порушеного права і спроможні забезпечити фактичне виконання судового рішення у разі задоволення позову.

З такими висновками суду першої інстанції колегія суддів не може повністю погодитись.

Статею 10 ЦПК України визначено, що суд при розгляді справи керується принципом верховенства права.

Суд розглядає справи відповідно до Конституції України, законів України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Суд застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України, та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Відповідно до частини першої статті 2 ЦПК України завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Згідно зі статтею 5 ЦПК України, здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

Одним з механізмів забезпечення ефективного юридичного захисту є передбачений національним законодавством України інститут вжиття заходів до забезпечення позову.

Статтею 124 Конституції України визначений принцип обов`язковості судових рішень, який із огляду на положення статей 18, 153 ЦПК України поширюється також на ухвалу суду про забезпечення позову.

Відповідно до частини другої статті 149 ЦПК України забезпечення позову допускається на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача.

Відповідно до ст. 150 ЦПК України, позов забезпечується: 1) накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачеві і знаходяться у нього чи в інших осіб; 1-1) накладенням арешту на активи, які є предметом спору, чи інші активи відповідача, які відповідають їх вартості, у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави;2) забороною вчиняти певні дії; 3) встановленням обов`язку вчинити певні дії, у разі якщо спір виник із сімейних правовідносин;4) забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві чи виконувати щодо нього інші зобов`язання;5) зупиненням продажу арештованого майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту;6) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується боржником у судовому порядку;8) зупиненням митного оформлення товарів чи предметів;9) арештом морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги;10) іншими заходами у випадках, передбачених законами, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Відповідно до частини третьої статті 150 ЦПК України види забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

Заходи забезпечення позову повинні застосовуватись лише у разі необхідності та бути співмірними із заявленими вимогами, оскільки безпідставне забезпечення позову може привести до порушення прав і законних інтересів інших осіб.

Співмірність передбачає співвідношення судом негативних наслідків від вжиття заходів забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, з майновими наслідками заборони відповідачу здійснювати певні дії.

Ці обставини є істотними і необхідними для забезпечення позову.

Інститут забезпечення позову являє собою сукупність встановлених законом заходів, що вживаються судом за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, якщо у них існують побоювання, що виконання ухваленого у справі рішення виявиться у майбутньому утрудненим чи неможливим.

Забезпечення позову є тимчасовим обмеженням і його значення полягає в тому, що ним захищаються законні інтереси позивача на той випадок, коли відповідач буде діяти недобросовісно або коли невжиття заходів забезпечення позову може потягти за собою неможливість виконання судового рішення. Крім цього, інститут забезпечення позову захищає в рівній мірі інтереси як позивача, так і відповідача.

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов`язання після пред`явлення вимоги чи подання позову до суду, наприклад, реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації. Саме лише посилання в заяві на потенційну можливість ухилення відповідача від виконання судового рішення без наведення відповідного обґрунтування не є достатньою підставою для задоволення відповідної заяви.

Розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд (суддя) має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам. При встановленні зазначеної відповідності слід враховувати, що вжиті заходи не повинні перешкоджати господарській діяльності юридичної особи або фізичної особи, яка здійснює таку діяльність і зареєстрована відповідно до закону як підприємець. Вирішуючи питання про забезпечення позову, суд має брати до уваги інтереси не тільки позивача, а й інших осіб, права яких можуть бути порушені у зв`язку із застосуванням відповідних заходів.

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 15 вересня 2020 року в справі №753/22860/17 (провадження № 14-88цс20) зазначено, що "конкретний захід забезпечення позову буде домірним позовній вимозі, якщо при його застосуванні забезпечується: збалансованість інтересів сторін та інших учасників судового процесу під час вирішення спору; можливість ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача без порушення або безпідставного обмеження прав та охоронюваних інтересів інших учасників справи чи осіб, що не є її учасниками; можливість виконання судового рішення у разі задоволення вимог, які є ефективними способами захисту порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача".

При встановленні відповідності заходів забезпечення позову позовним вимогам слід враховувати, що вжиті заходи не повинні перешкоджати господарській діяльності юридичної особи або фізичної особи, яка здійснює таку діяльність і зареєстрована відповідно до закону як підприємець. Вирішуючи питання про забезпечення позову, суд має брати до уваги інтереси не тільки позивача, а й інших осіб, права яких можуть бути порушені у зв`язку із застосуванням відповідних заходів.

Вирішуючи питання про забезпечення позову, суд має враховувати, наскільки конкретний захід, який пропонується вжити, пов`язаний з предметом позову, наскільки він співмірний із позовною вимогою, і яким чином цей захід фактично реалізує мету його вжиття.

Конкретний захід забезпечення позову буде домірним позовній вимозі, якщо при його застосуванні забезпечується: збалансованість інтересів сторін та інших учасників судового процесу під час вирішення спору; можливість ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача без порушення або безпідставного обмеження прав та охоронюваних інтересів інших учасників справи чи осіб, що не є її учасниками; можливість виконання судового рішення у разі задоволення вимог, які є ефективними способами захисту порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача.

Такі висновки наведені у постанові Великої Палати Верховного Суду від 15 вересня 2020 року у справі № 753/22860/17 (провадження № 14-88цс20).

Частиною десятою статті 150 ЦПК України встановлена заборона вжиття заходів забезпечення позову, які за змістом є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, якщо при цьому спір не вирішується по суті.

Установлено, що предметом позову в даній цивільній справі заявлено про припинення відповідачами порушення прав інтелектуальної власності ОСОБА_2 на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.11.2010 року, зареєстований для товарів 29 класу МКТП та заборонити відповідачам використовувати (виробництво, зберігання, пропонування до продажу, рекламування та продаж товарів) позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші позначення, схожі до ступенню змішування із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом НОМЕР_3 від 25.11.2010 року зареєстпрованого для товарів 29 класу МКТП, майнові права на який належить ОСОБА_2 .

В апеляційній скарзі представник ОСОБА_1 , адвокат Черкашин І.І. зазначає, що задовольняючи заяву про забзпечення позову, суд першої інстанції не взяв до уваги, що викладені вимоги в заяві про забезпечення позову є тотожними з позовними вимогами в даній цивільній справі, а відповідно до ч. 10 статті 150 ЦПК України встановлена заборона вжиття заходів забезпечення позову, які за змістом є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, якщо при цьому спір не вирішується по суті. Проте, суд першої інстанції оскаржуваною ухвалою фактично задовольнив позовні вимоги і заборонив використовувати знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 .

Водночас, представник ОСОБА_2 , адвокат Самар Т.Г. зазначає, що згідно резолютивної частини оскаржуваної ухвали, відповідачам заборонено виключно введення в цивільний обіг товарів, маркованих позначенням у вигляді напису « ОСОБА_8 », яке є схожим з торгівельної маркою за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.11.2010 року, зареєстрованої для товарів 29 класу МКТП.

Зміст позовних вимог спрямований на повне припинення порушення прав інтелектуальної власності ОСОБА_2 на конкретний та визначений об`єкт права інтелектуальної власності (торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 ) та заборони саме використання позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших позначень, схожих до ступеню змішування із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.11.2010р., зареєстрованого для товарів 29 класу МКТП.

Введення в цивільний обіг продукції є складовою частиною використання торговельної марки.

Так, відповідно до ст.1 ЗаконуУкраїни « Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» про торговельні марки, торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб; свідоцтво - свідоцтво України на торговельну марку. Згідно ст.492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), шо виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

При цьому, відповідно до ч.1 ст.495 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Відповідно до ч.4 ст.16 Закону про торговельні марки, використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано. упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку. нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування і`ї в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Таким чином, використання торговельної марки є більш охоплюючим та вжиті заходи забезпечення позову щодо заборони введення в цивільний обіг товарів, які порушують права інтелектуальної власності ОСОБА_2 , є тільки одним його із складових.

Проте, задовольняючи заяву про забезпечення позову, суд першої інстанції не вмотивував належним чином підстави застосування заходів забезпечення позову у вигляді заборони фізичній особі-підприємцю ОСОБА_1 та фізичній особі-підприємцю ОСОБА_3 вводити в цивільний обіг ( в тому числі виготовляти, продавати, міняти, пропонувати до закупівлі за результатами закупівельної процедури, вчиняти інші дії, спрямовані на реалізацію) на території України товари, марковані позначенням у вигляді напису « ОСОБА_9 », яке є схожим з торгівельною маркою за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.11.2010, зареєстованої для товарів 29 класу МКТП. При цьому, суд першої інстанції не надав належної оцінки тому, чи є запропоновані заходи забезпечення позову за змістом тотожними п.2 позовних вимог з урахуванням спеціального законодавства у сфері інтелектуальної власності, а саме ст. ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товароів і послуг», ст. ст. 492, 495 ЦК України.

В апеляційній скарзі представник ОСОБА_1 , адвокат Черкашин І.І. зазначає, що ФОП ОСОБА_1 на законних підставах належить ліцензія на використання знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході ведення спільної господарської діяльності ФОП ОСОБА_1 та його колишньою дружиною було створено і зареєстровано на ім`я останньої два знаки для товарів і послуг № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 . Обидва знаки містили в своєму складі назву « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Знак № НОМЕР_2 містив у своєму складі зображення пташки на фоні квітки соняшника з написом великими літерами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і саме його використовує ФОП ОСОБА_1 .. Знак № НОМЕР_1 фактично є частиною попереденього знаку і представляє собою виключно напис « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без будь-яких зображень.

01.07.2017 року між ФОП ОСОБА_1 та його колишньою дружиною, яка на той час була власником знаків для товарів і полуг № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , укладено ліцензійний договір, відповідно до п. 2.1 якого ФОП ОСОБА_1 отримав невиключну ліцензію на право використання знаку для товарів і послуг № НОМЕР_2 ( зображення пташки на фоні квітки соняшника з написом великими літерами « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Термін дії ліцензійного договору сторони погодили на 50 років.

Проте, задовольняючи заяву про забезпечення позову, якою заборонено відповідачам вводити в цивільний обіг ( в тому числі, продавати, міняти, пропонувати до закупівлі за результатами закупівельної процедури, вчиняти інші дії, спрямовані на реалізацію) на території України товари, марковані позначенням у вигляді напису « ОСОБА_6 », яке є схожим з торговельною маркою за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.11.2010 року, зареєстованої для товрів 29 класу МКТП, суд першої інстанції в оскаржуваній ухвалі не навів мотивів, в чому схожість та відміність торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.11.2010 року, зареєстрованої для товарів 29 класу МКТП з іншим знаком для товарів і послуг № НОМЕР_2 , яку має право використовувати ФОП ОСОБА_1 відповідно до ліцензійного договору від 01.07.2017 року.

Встановлення зазначених обставин має значення для правильного вирішення питання про забезпечення позову у цій справі у вищезазначений спосіб та з`ясування обставин, що вжиття таких заходів будуть (не будуть) перешкоджати господарській діяльності ФОП ОСОБА_1 , який в своїй господарській діяльності використовує ліцензійний знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 (зображення пташки на фоні квітки соняшника з написом великими літерами « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який, на його думку є складовою частиною знаку № НОМЕР_2 .

З огляду на зазначене, колегія суддів приходить до висновку, що судом першої інстанції при постановлені оскаржуваної ухвали неповно з`ясовано обставини, що мають значення для справи, суд не здійснив оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів, не з`ясував співмірність виду забезпечення позову, який просив застосувати позивач, позовним вимогам, не встановив чи заходи забезпечення позову за своїм змістом є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, не оцінив рівноцінність заходів забезпечення позову змісту заявлених позовних вимог, не навів мотивів збалансованості інтересів сторін спору, та, що саме такий захід забезпечення позову можливий ефективно захистити або поновити порушені чи оспорювані права або інтереси позивача без порушення або безпідставного обмеження прав та охоронюваних інтересів відповідачів, жодним чином не обґрунтував необхідність вжиття таких заходів, пославшись лише на загальні норми процесуального права та доводи заявника.

При таких обставинах, постановляючи спірну ухвалу суд першої інстанції дійшов передчасного висновку про задоволення заяви ОСОБА_2 про забезпечення позову у вищезазначений спосіб, а саме, до набрання рішення суду законної сили заборонити фізичній особі - підприємцю ОСОБА_1 , Фізичній особі - підприємцю ОСОБА_3 вводити в цивільний обіг (в тому числі виготовляти, продавати, міняти, пропонувати до закупівлі за результатами закупівельної процедури, вчиняти інші дії, спрямовані на реалізацію) на території України товари, марковані позначенням у вигляді напису « ОСОБА_4 », яке є схожим з торгівельною маркою за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.11.2010р., зареєстрованої для товарів 29 класу МКТП.

Відповідно до ст. 379 ЦПК України підставами для скасування ухвали суду, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції є неповне з`ясування судом обставин, що мають значення для справи, порушення норм процесуального права чи неправильне застосування норм матеріального права, які призвели до постановлення помилкової ухвали.

З врахуванням наведеного, оскаржувану ухвалу не можна вважати законною та обґрунтованою у зв`язку з чим, вона підлягає скасуванню з направленням справи для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Аргументи апеляційної скарги частково є виправданими.

З урахуванням роз`яснень п. 37 постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 25 вересня 2015 року №10 "Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах", питання розподілу сум судового збору, пов`язаного з розглядом цієї апеляційної скарги, підлягає вирішенню судом першої інстанції за результатами розгляду ним справи згідно із загальними правилами ЦПК України.

Керуючись ст.367, 368, 374,379,381,382,383,384, 390 ЦПК України, апеляційний суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу скаргу Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 , представника адвоката Черкашина Івана Івановича задовольнити частково.

Ухвалу Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від 18 січня 2021 року скасувати. Справу направити для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття, проте може бути оскаржена до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складання повного тексту судового рішення.

Повна постанова складена 22 березня 2021 року.

Головуючий, суддя Суддя Суддя

Подліянова Г.С. Гончар М.С. Маловічко С.В.