Справа №464/2495/19
пр № 2/464/105/21
УХВАЛА

08 лютого 2021 року Сихівський районний суд міста Львова

у складі: головуючого - судді Дулебка Н.І.,

за участі: секретаря судового засідання - Цуняк А.М.,

представника позивача - ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Львові цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Веліт Контракт», за участі третьої особи - ОСОБА_2 , про встановлення факту порушення прав інтелектуальної власності та зобов`язання вчинити певні дії, -

встановив:

У провадженні Сихівського районного суду м. Львова перебуває цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Веліт Контракт», за участі третьої особи - ОСОБА_2 , про встановлення факту порушення прав інтелектуальної власності та зобов`язання вчинити певні дії. Позов обґрунтовано тим, що позивач ОСОБА_1 та третя особа ОСОБА_2 є співвласниками патенту України № НОМЕР_1 на корисну модель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та патенту України № НОМЕР_2 на корисну модель « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказаними патентами захищені технологічний процес виготовлення будівельного матеріалу та сировинний склад матеріалу, відтак усіма виключними майновими правами на території України володіють позивач та третя особа. Однак, позивачеві з відкритих джерел стало відомо, що відповідачем здійснюється виробництво та реалізація продукції під торговим знаком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іменованої «мінеральним утеплювачем «ІНФОРМАЦІЯ_3» або «теплоізоляційними ніздрювато-бетонними плитами «ІНФОРМАЦІЯ_3», або плитами теплоізоляційними ніздрюватобетонними ІНФОРМАЦІЯ_4, яка, на переконання позивача, отримана у спосіб та за складом, що передбачені його запатентованими технічними рішеннями, що вимагає відповідного реагування.

Представник позивача заявив клопотання, викладене у письмовій заяві від 28.12.2020, про призначення експертизи об`єктів інтелектуальної власності з метою вирішення питань щодо наявності відмінностей між продукцією відповідача та корисною моделлю, правову охорону якій надано патентом України на корисну модель № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та щодо того, чи використано у продукті відповідача кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули корисної моделі за вищевказаним патентом, або ознаку, еквівалентну їй. Проведення експертизи пропонує доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності. Підтримав письмовий текст клопотання та додаткові пояснення (Т. 2 а.с. 91-92, 109-137).

Представник відповідача проти задоволення клопотання позивача заперечив. Підтримав клопотання про призначення експертизи, викладене у письмовій заяві від 02.03.2020. Заперечив також щодо доручення проведення експертизи Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності, оскільки йому відомі випадки надання такою установою необґрунтованих висновків. Вважає, що проведення експертизи необхідно доручити експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. Підтримав письмовий текст клопотання від 02.03.2020 та заперечення на клопотання позивача від 28.12.2020 (Т. 2 а.с. 7-9, 95-99).

В судове засідання від 08.02.2021 представник відповідача не з`явився з невідомих суду причин, про дату, час та місце розгляду був повідомлений належним чином. Враховуючи тривалість розгляду клопотань про призначення експертизи, неодноразові оголошення перерв в судовому засіданні для ознайомлення сторін з матеріалами справи та надання можливості подати письмові пояснення, суд вирішив продовжувати розгляд клопотань за відсутності представника відповідача.

Третя особа ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце засідання повідомлений належним чином. Судом проведено судове засідання за його відсутності.

Заслухавши думку представників сторін, суд прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 76 ЦПК України, одним з доказів, на підставі яких суд встановлює наявність, або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи, є висновки експертів.

Згідно з положеннями ст. 103 ЦПК України, суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності.

Враховуючи те, що дослідження обставин, про які заявлено сторонами, входять до предмета доказування у справі та для з`ясування таких обставин безумовно необхідні спеціальні знання, а також з метою повного, об`єктивного та безпосереднього дослідження доказів, у справі необхідно призначити судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

Крім цього, судом взято до уваги наступне.

Постановою Львівського апеляційного суду від 05.11.2020 скасовано ухвалу Сихівського районного суду м. Львова від 02.03.2020 про призначення експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Зокрема, судом апеляційної інстанції зазначено, що відповідно до резолютивної частини ухвали Сихівського районного суду м. Львова від 02 березня 2020 року судом було обрано для проведення експертизи в якості експертної установи Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності, яка була зазначена у клопотанні позивача, однак відповідач просив визначити експертною установою Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. Жодних обґрунтувань та мотивів вибору саме цієї експертної установи судом в оскаржуваній ухвалі не наведено.

Крім того, при виборі питань, які ставляться на вирішення експертизи, суд першої інстанції надав перевагу питанням, які викладені у клопотанні представника ОСОБА_1 - ОСОБА_3 , не зазначивши мотивів відхилення питань, які ставив у клопотанні про призначення експертизи скаржник.

Згідно з вимогами частин 3 - 5 ст. 103 ЦПК України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. Суд з урахуванням обставин справи має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Враховуючи вищенаведене, колегія суддів дійшла висновку, що оскаржувана ухвала не відповідає вказаним вимогам процесуального закону, відтак апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю «Веліт Контракт» частково задоволено, ухвалу Сихівського районного суду м. Львова від 02 березня 2020 року скасовано та направлено справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

В ході повторного розгляду питання щодо призначення експертизи об`єктів інтелектуальної власності враховано вищевказані висновки суду апеляційної інстанції та суд дійшов висновку, що з метою забезпечення принципу змагальності сторін, ухвалення законного і обґрунтованого судового рішення, необхідно задовольнити клопотання обох сторін, а саме призначити експертизу з врахуванням усіх запропонованих сторонами питань.

Незважаючи на задоволення клопотань обох сторін та призначення експертизи за усіма запропонованими сторонами питаннями, суд, відповідно до положень ст. 103 ЦПК України, самостійно визначає експертну установу, оскільки згоди щодо цього питання сторонами не досягнуто.

Судом встановлено, що Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності створено відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 р. № 984-р. Центр належить до сфери управління Міністерства юстиції України та уповноважений здійснювати судово-експертну діяльність у сфері інтелектуальної власності, є державною спеціалізованою установою, що здійснює судово-експертну діяльність та повністю утримується за рахунок коштів державного бюджету. Зона територіального обслуговування поширюється на всю територію України.

На виконання своїх завдань, Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності здійснює серед іншого судові експертизи і експертні дослідження, пов`язані з об`єктами права інтелектуальної власності, в тому числі з винаходами і корисними моделями (експертна спец. 13.3) та промисловими зразками (експертна спец. 13.4).

У зв`язку з тим, що жодних підстав для недовіри експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності не встановлено, суд дійшов висновку, що проведення експертизи можливо доручити вказаній установі.

Враховуючи наведене, а також те, що відсутня необхідність проведення експертизи кількома експертними установами, доручення проведення експертизи також іншій експертній установі, в тому числі Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, є неможливим.

Якщо висновок експерта буде визнано неповним або неясним, необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви в його правильності, судом може бути призначена відповідно додаткова та/або повторна експертиза, яка може бути доручена тій або іншій, в тому числі запропонованій сторонами, експертній установі.

Витрати за проведення експертизи необхідно покласти на кожну із сторін в частині тих питань, які ними запропоновані.

Крім цього, необхідно звернути увагу на те, що у разі ухилення учасника справи від подання експертам необхідних матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, якщо без цього провести експертизу неможливо, суд залежно від того, хто із цих осіб ухиляється, а також яке для них ця експертиза має значення, може визнати факт, для з`ясування якого експертиза була призначена, або відмовити у його визнанні.

У випадку ненадання експерту необхідних матеріалів, документів для проведення експертизи, часткової неоплати вартості експертизи, таку необхідно проводити у тій частині, в якій можливо надати висновок на підставі наявних матеріалів, документів та здійсненої оплати її вартості.

Провадження у справі на часпроведення експертизи необхідно зупинити.

Керуючись статтями 76, 103, 104 ЦПК України, -

ухвалив:

Клопотання представника позивача та представника відповідача про призначення експертизи - задовольнити.

Призначити у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Веліт Контракт», за участі третьої особи - ОСОБА_2 , про встановлення факту порушення прав інтелектуальної власності та зобов`язання вчинити певні дії, судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої поставити наступні питання:

1.Чи є, відповідно до матеріалів справи, відмінності між продукцією відповідача «ІНФОРМАЦІЯ_6», або «ІНФОРМАЦІЯ_5», або «ІНФОРМАЦІЯ_7» (виробник ТОВ «Веліт Контракт», ), корисною моделлю, правову охорону якій надано патентом України на корисну модель № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 »?

2.Чи використано, відповідно до матеріалів справи, у продукті під торговими назвами «ІНФОРМАЦІЯ_6», або «ІНФОРМАЦІЯ_5», або «ІНФОРМАЦІЯ_7» (виробник ТОВ «Веліт Контракт», ) кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули корисної моделі за патентом № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або ознаку, еквівалентну їй?

3.Чи використовувало ТОВ «Веліт Контракт» () при виготовленні продукції «ІНФОРМАЦІЯ_5» та «ІНФОРМАЦІЯ_7» кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули корисної моделі до дати подання заявки за патентом НОМЕР_4?

4.Чи використовувало ТОВ «Веліт Контракт» () при виготовленні продукції «ІНФОРМАЦІЯ_5» та «ІНФОРМАЦІЯ_7» кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули корисної моделі до дати подання заявки за патентом НОМЕР_5?

Проведення експертизи доручити експерту (експертам) Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26), яких попередити про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України за надання завідомо неправдивого висновку та за відмову без поважних причин від виконання покладених на обов`язків.

Надати експерту (експертам) матеріали цивільної справи № 464/2495/19.

Витрати за проведення експертизи покласти:

-щодо запитань 1, 2 - на позивача ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 );

-щодо запитань 3, 4 - на відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «Веліт Контракт» (79066, м. Львів, вул. Сихівська, 8/87, , додаткова поштова адреса: м. Львів, пр. Чорновола, 63, 5 поверх, к. 17, тел. НОМЕР_6).

У разі ухилення учасника справи від подання експертам необхідних матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, якщо без цього провести експертизу неможливо, суд залежно від того, хто із цих осіб ухиляється, а також яке для них ця експертиза має значення, може визнати факт, для з`ясування якого експертиза була призначена, або відмовити у його визнанні.

У випадку ненадання експерту необхідних матеріалів, документів для проведення експертизи, часткової неоплати вартості експертизи, таку проводити у тій частині, в якій можливо надати висновок на підставі наявних матеріалів, документів та здійсненої оплати її вартості.

Провадження усправі на час проведення експертизи - зупинити.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду через Сихівський районний суд м. Львова протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Повний судове рішення складено 11.02.2021.

Головуючий Дулебко Н.І.