Постанова

Іменем України

16 червня 2021 року

м. Київ

справа № 264/4263/18

провадження № 61-12632св20

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду:

головуючого - Червинської М. Є.,

суддів: Бурлакова С. Ю. (суддя-доповідач), Жданової В. С., Зайцева А. Ю., Коротенка Є. В.,

учасники справи:

позивач - ОСОБА_1 ,

відповідач - ОСОБА_2 ,

розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу ОСОБА_2 на рішення Іллічівського районного суду м. Маріуполя від 15 травня 2020 року у складі судді Литвиненко Н. В.

та постанову Донецького апеляційного суду від 22 липня 2020 року у складі колегії суддів: Принцевської В. П., Баркова В. М., Лопатіної М. Ю.,

ВСТАНОВИВ:

1. Описова частина

Короткий зміст позовних вимог

У серпні 2018 року ОСОБА_1 звернувся до суду із позовом до ОСОБА_2 про припинення порушення прав на зареєстрований знак для товарів і послуг.

Позовна заява обґрунтована тим, що 23 листопада 2016 року він звернувся

із заявкою m 201626064 про реєстрацію знака для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі - ДП «Укрпатент»). 25 вересня 2017 року ДП «Укрпатент» зареєструвало вказане позначення та видало на його ім`я свідоцтво на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Цей знак зареєстровано за таким класом Міжнародної класифікації товарів

і послуг (далі - МКТП): 35 клас: демонстрування товарів; послуги з порівнювання цін; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); публікування рекламних текстів; рекламування; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в магазинах роздрібної торгівлі; сприяння продажам (посередництво).

15 грудня 2016 року ОСОБА_2 також звернулась до ДП «Укрпатент»

із заявою про реєстрацію знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2», та 25 липня 2017 року на її ім`я видане свідоцтво на знак для товарів

і послуг № НОМЕР_2 за 29, 43 класами МКТП.

Позивач вважає, що відповідач використовує зареєстровану торгову марку

не для виробництва товарів групи 29 класу МКТП, а для здійснення роздрібної торгівлі продуктами харчування різного асортименту та побутової хімії, а також здійснює під цією торговою маркою рекламування товарів, систематично розміщує в засобах масової інформації рекламні тексти, що вимагає наявності реєстрації цього торгового знака за 35 класом МКТП, якої він не має.

Вважає, що відповідач незаконно використовує знак для товарів і послуг

за свідоцтвом № НОМЕР_2 та позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» під час розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту продовольчих товарів, яке дає змогу покупцям зручно оглядати та купувати

ці товари в магазинах роздрібної торгівлі, а також представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу, розміщення в мережі Інтернет на вебсторінках та вебсайтах інформації щодо асортименту продовольчих товарів, що дозволяє покупцям зручно оглядати, купувати, замовляти ці товари і отримувати необхідну інформацію про ці товари.

Просив заборонити відповідачу та будь-яким іншим особам здійснювати використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2», зареєстрованої за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 , щодо надання послуг

за класом 35 МКТП в магазинах торгової мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розміщення реклами в інтернеті.

Короткий зміст рішень судів першої та апеляційної інстанцій

Рішенням Іллічівського районного суду м. Маріуполя від 15 травня 2020 року, залишеним без змін постановою Донецького апеляційного суду від 22 липня 2020 року, позов задоволено частково. Заборонено ОСОБА_2 здійснювати використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2», зареєстрованої за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 , щодо надання послуг

за класом 35 МКТП в магазинах торговельної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

та розміщення реклами в мережі інтернет. Вирішено питання судових витрат.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився суд апеляційної інстанції, дійшов висновку, що відповідач не надала належних та допустимих доказів про вчинення значної та серйозної підготовки саме з її боку починаючи з 2014 року для використання нею торгівельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2»,

що не доводить наявності в неї права попереднього користувача на даний знак.

Рух справи у суді касаційної інстанції

Ухвалою Верховного Суду від 21 вересня 2020 року відкрито касаційне провадження у справі № 264/4263/18 та витребувано її з Іллічівського районного суду м. Маріуполя.

Узагальнені доводи касаційної скарги

У серпні 2020 року ОСОБА_2 подала до Верховного Суду касаційну скаргу,

у якій, посилаючись на неправильне застосування судом норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просила скасувати оскаржувані судові рішення та ухвалити нове рішення про відмову у задоволенні позову.

Касаційна скарга мотивована тим, що зважаючи на предметну юрисдикцію, характер правовідносин у справі, зміст та предмет позову, справа підлягає розгляду у порядку господарського судочинства, з цього приводу немає висновку Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах.

Також заявник зазначає, що, суди порушили норми процесуального права,

що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, а саме: суд необґрунтовано відхилив клопотання про витребування, дослідження або огляд доказів або інше клопотання (заяву) учасника справи щодо встановлення обставин, які мають значення для правильного вирішення справи; суд встановив обставини, що мають суттєве значення, на підставі недопустимих доказів.

Доводи інших учасників справи

Інші учасники справи не скористались своїм правом на подання до суду своїх заперечень щодо змісту і вимог касаційної скарги, відзиву на касаційну скаргу

до касаційного суду не направили.

Фактичні обставини справи, встановлені судом

Суд установив, що 23 листопада 2016 року ОСОБА_1 звернувся із заявкою

m 201626064 про реєстрацію знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» до ДП «Укрпатент».

25 вересня 2017 року ДП «Укрпатент» зареєструвало вказане позначення

та видало на ім`я ОСОБА_1 свідоцтво на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за № НОМЕР_1 . Цей знак зареєстровано

за 35 класом МКТП: демонстрування товарів; послуги з порівнювання цін; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); публікування рекламних текстів; рекламування; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в магазинах роздрібної торгівлі; сприяння продажам (посередництво).

15 грудня 2016 року ОСОБА_2 звернулась до ДП «Укрпатент» із заявою про реєстрацію знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2», 25 липня 2017 року на її ім`я видане свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2

за 29, 43 класами МКТП.

Згідно з висновком експерта від 25 жовтня 2019 року № 25-26 знак для товарів

і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_2

від 25 липня 2017 року є схожим зі знаком для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25 вересня 2017 року настільки, що їх можна сплутати, і є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послугу.

2. Мотивувальна частина

Позиція Верховного Суду

Відповідно до частин першої, другої статті 2 ЦПК України завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням цивільного судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Згідно з частиною третьою ЦПК України, провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.

Згідно з частиною другою статті 389 ЦПК України підставами касаційного оскарження судових рішень, а саме рішення суду першої інстанції після апеляційного перегляду справи та постанови суду апеляційної інстанції, крім судових рішень, визначених у частині третій цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права виключно у таких випадках: 1) якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку;

2) якщо скаржник вмотивовано обґрунтував необхідність відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду та застосованого судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні; 3) якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах; 4) якщо судове рішення оскаржується з підстав, передбачених частинами першою, третьою статті 411 ЦПК України. Підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 2, 3 частини першої статті 389 ЦПК України, є неправильне застосування судом норм матеріального права

чи порушення норм процесуального права.

Перевіривши доводи касаційної скарги, а також матеріали справи, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню.

Мотиви і доводи, з яких виходить Верховний Суд, та застосовані норми права

Відповідно до частин першої, третьої статті 13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу,

в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору

на власний розсуд. Таке право мають також особи, в інтересах яких заявлено вимоги, за винятком тих осіб, які не мають процесуальної дієздатності.

Причиною даного спору є питання про те, чи є з боку відповідача порушення прав позивача як власника зареєстрованої торговельної марки дії щодо розпорядження та використання іншої зареєстрованої торгівельної марки, володільцем якої він є, при тому, що використання якою здійснюється іншою особою.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що позивач є володільцем прав інтелектуальної власності на торговельну марку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 35 класом МКТП, що охороняється свідоцтвом на знак для товарів та послуг від 25 вересня 2017 року № НОМЕР_1 , а відповідач є володільцем прав

на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2» за 29, 43 класами МКТП,

що охороняється свідоцтвом на знак для товарів та послуг від 25 липня 2017 року № НОМЕР_2 . Таким чином, позивач і відповідач є самостійними володільцями прав інтелектуальної власності на власні торговельні марки і самостійно здійснюють права інтелектуальної власності, що випливають із відповідних охоронних документів. Свідоцтва на знак для товарів та послуг як відповідача, так і позивача визнані недійсними не були. При цьому, відповідач отримала свідоцтво раніше ніж позивач.

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 3, статей 12, 426, 492, 495 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) особа здійснює свої цивільні права, у тому числі майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку, вільно, на власний розсуд. Як позивач, так і відповідач мають право

на власні дії відносно власних торгових марок відповідно, одночасно частини перша - друга статті 13 ЦК України встановлює правило, за яким права інтелектуальної власності особа здійснює у межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства. При здійсненні своїх прав особа зобов`язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб.

Оскільки позивач просив заборонити відповідачу та будь-яким іншим особам здійснювати використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2», зареєстрованої за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 , щодо надання послуг за класом 35 МКТП в магазинах торгової мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розміщення реклами в інтернеті, тобто позивач просив суд заборонити відповідачу здійснювати власні цивільні права (права інтелектуальної власності) відносно торговельної марки, що йому ж і належить, а не торговельної марки позивача.

Визначальним для правильного вирішення цієї справи є відповідь на питання: хто використовує торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» та яким чином відбувається використання вказаної торговельної марки?

Відповідно до статті 426, 495 ЦК України, частини четвертої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» (в редакції закону

на час розгляду справи у суді першої інстанції) використанням знака для товарів та послуг визнається: 1) нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); 2) застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; 3) застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. При цьому знак для товарів

та послуг визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до частини другої статті 157 Господарського кодексу України (далі - ГК України) використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні,

у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній

з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Статтею 495 ЦК України передбачено, що право на використання торговельної марки, виключне право дозволяти використання торговельної марки

та виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, є майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, які належать володільцю відповідного свідоцтва.

Відповідно до частини другої статті 426, частини першої статті 495 ЦК України, стаття 157 ГК України, частини п`ятої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків правомірного використання торговельної марки без його дозволу, у тому числі: 1) зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; 2) зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари

чи надає послуги; 3) позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання

ці позначення і знак можна сплутати; 4) позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів та послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Водночас пунктом 6 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» встановлено, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється зокрема на: 1) здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки;

2) використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв`язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його

в цивільний оборот.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій,

що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Частиною другою статті 16 ЦК України встановлено способи захисту порушених цивільних прав, серед яких, зокрема, передбачено й припинення дій,

що порушують право.

Разом з тим, частиною першою статті 48 ЦПК України визначено, що сторонами в цивільному процесі є позивач і відповідач. Відповідач - це особа, яка має безпосередній зв`язок зі спірними матеріальними правовідносинами,

та, на думку позивача, порушила, не визнала або оспорила його права, свободи

чи інтереси і тому притягується до участі у цивільній справі для відповіді

за пред`явленими вимогами.

За результатами розгляду справи суд приймає рішення, в якому, серед іншого, робить висновок про задоволення позову чи відмову в задоволенні позову, вирішуючи питання про права та обов`язки сторін (позивача та відповідача).

Згідно зі статтю 51 ЦПК України суд першої інстанції має право за клопотанням позивача до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи

за правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання залучити до участі у ній співвідповідача. Якщо позов подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, суд до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання

за клопотанням позивача замінює первісного відповідача належним відповідачем, не закриваючи провадження у справі.

Після спливу строків, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, суд може залучити до участі у справі співвідповідача або замінює первісного відповідача належним відповідачем виключно у разі, якщо позивач доведе, що не знав

та не міг знати до подання позову у справі про підставу залучення такого співвідповідача чи заміну неналежного відповідача.

Про залучення співвідповідача чи заміну неналежного відповідача постановляється ухвала. За клопотанням нового відповідача або залученого співвідповідача розгляд починається спочатку.

Для правильного вирішення питання щодо визнання відповідача неналежним недостатньо встановити відсутність у нього обов`язку відповідати за даним позовом. Установлення цієї обставини є підставою для ухвалення судового рішення про відмову в позові. Для визнання відповідача неналежним, крім названої обставини, суд повинен мати дані про те, що обов`язок відповідати

за позовом покладено на іншу особу. Визнати відповідача неналежним суд може тільки в тому випадку, коли можливо вказати на особу, що повинна виконати вимогу позивача, тобто належного відповідача.

Статтею 175 ЦПК України встановлено, що викладаючи зміст позовної заяви, саме позивач визначає коло відповідачів, до яких він заявляє позовні вимоги.

У постанові від 17 квітня 2018 року у справі № 523/9076/16-ц Велика Палата Верховного Суду вказала, що пред`явлення позову до неналежного відповідача не є підставою для відмови у відкритті провадження у справі, оскільки заміна неналежного відповідача здійснюється в порядку, визначеному ЦПК України.

За результатами розгляду справи суд відмовляє в позові до неналежного відповідача та приймає рішення по суті заявлених вимог щодо належного відповідача.

Тобто, визначення відповідачів, предмета і підстав спору є правом позивача. Натомість, встановлення належності відповідачів й обґрунтованості позову -

є обов`язком суду, який виконується під час розгляду справи, а не на стадії відкриття провадження.

Пред`явлення позову до неналежного відповідача є самостійною підставою для відмови в задоволенні позову.

Звертаючись до суду із вказаним позовом у серпні 2018 року, позивач просив суд заборонити відповідачу та будь-яким іншим особам здійснювати використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2», зареєстрованої за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 , стосовно надання послуг за класом 35 МКТП в магазинах торговельної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

та розміщення реклами в інтернеті.

Однак заявлені позивачем вимоги безпосередньо стосуються прав та обов`язків Товариства з обмеженою відповідальністю «Атік Агро» (далі - ТОВ «Атік Агро»), оскільки відповідно до умов ліцензійного договору від 01 вересня 2017 року про передачу прав на використання торговельної марки, укладеного між

ОСОБА_2 і ТОВ «Атік Агро», ліцензіату надається право на використання торговельної марки на території України.

Разом з тим ТОВ «Атік Агро» до участі у цій справі не залучене, позивач заяв

чи клопотань про залучення ТОВ «Атік Агро» як співвідповідача не заявляв,

що є самостійною підставою для відмови у задоволенні позову.

Висновки суду по суті вирішення спору про обґрунтованість або необґрунтованість позовних вимог мають бути зроблені за належного суб`єктного складу її учасників.

Верховний Суд у постанові від 28 жовтня 2020 року у справі № 761/23904/19 вказав, що визначення позивачем у позові складу сторін у справі (позивача

та відповідача) має відповідати реальному складу учасників спору у спірних правовідносинах та має на меті ефективний захист порушених прав (свобод, інтересів) особи, яка вважає, що вони порушені, із залученням необхідного кола осіб, які мають відповідати за позовом. Незалучення до участі у справі особи

як співвідповідача за умови наявності обов`язкової процесуальної співучасті

є підставою для відмови у задоволенні позову через неналежний суб`єктний склад.

Відповідно до статті 412 ЦПК України підставами для скасування судових рішень повністю або частково і ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни рішення є неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права.

Щодо стягнення судових витрат

Частиною тринадцятою статті 141 ЦПК України передбачено, що якщо суд касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює розподіл судових витрат.

ОСОБА_2 сплачено 1 409,60 грн судового збору за подання касаційної скарги та за подання апеляційної скарги 352,40 грн. Тому з ОСОБА_1

на користь ОСОБА_2 у порядку статті 141 ЦПК України підлягають стягненню судові витрати, понесені у зв`язку з переглядом справи у судах апеляційної та касаційної інстанцій, в розмірі 1 760,00 грн.

Керуючись статтями 141, 400, 409, 412, 416 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу ОСОБА_2 задовольнити.

Рішення Іллічівського районного суду м. Маріуполя від 15 травня 2020 року

та постанову Донецького апеляційного суду від 22 липня 2020 року скасувати,

у задоволенні позову відмовити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 1 760,00 грн судових витрат, понесених у зв`язку з переглядом справи у судах апеляційної та касаційної інстанцій.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною

і оскарженню не підлягає.

Головуючий Судді:М. Є. Червинська С. Ю. Бурлаков В. С. Жданова А. Ю. Зайцев
Є. В. Коротенко