провадження № 22-ц/824/4904/2021 суддя-доповідач у суді ІІ інстанції Березовенко Р.В.
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2021 року м. Київ

Київський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати в цивільних справах:

головуючого судді -Березовенко Р.В.,
суддів:Лапчевської О.Ф., Нежури В.А.,

з участю секретаря Мариненко Я.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві цивільну справу за апеляційною скаргою ОСОБА_1 , поданою представником - адвокатом Ортинською Марією Юрієвною, на рішення Печерського районного суду міста Києва від 27 листопада 2020 року в справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЙТ КОНВЕРС ЛТД» до ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про дострокове припинення дії Свідоцтв на знаки для товарів і послуг повністю,-

В С Т А Н О В И В:

14 травня 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАЙТ КОНВЕРС ЛТД» звернулося до Печерського районного суду міста Києва з позовом до ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про дострокове припинення повністю дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 27.08.2013 р. щодо всіх товарів і послуг, для яких зареєстровано знак, дострокове припинення повністю дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 від 27.08.2013 р. щодо всіх товарів і послуг, для яких зареєстровано знак, зобов`язання Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про дострокове припинення свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 27.08.2013 р. та № НОМЕР_2 від 27.08.2013 р. та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» або іншому чинному офіційному виданні державної системи правової охорони інтелектуальної власності, про що видати наказ.

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЙТ КОНВЕРС ЛТД» обґрунтовані тим, що ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у 2013 році зареєстрували знаки для товарів і послуг за свідоцтвами № НОМЕР_1 від 27.08.2013 р. (заявка № m201214067 від 14.08.2012 р.) та № НОМЕР_2 від 27.08.2013 р. (заявка № m201214066 від 14.08.2012 р.) для товарів і послуг 9 та 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг. Означені свідоцтва є чинними, втім відповідачі ОСОБА_2 та ОСОБА_1 не здійснювали фактичне використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_1 від 27.08.2013 р. та № НОМЕР_2 від 27.08.2013 р. на території України впродовж останніх п`яти років щодо усіх зазначених у свідоцтвах товарів та послуг, що є підставою для дострокового припинення їхньої дії в Україні. До того ж з метою виробництва та продажу продукції та надання послуг під вищенаведеними марками позивачем 23.07.2018 р. і 19.02.2019 р. було подано до Державного підприємства «Український інститут промислової власності» заявки про реєстрацію марок № m201817222, № m201903768 та № m201903769 щодо товарів і послуг 9 та 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, однак відповідачем ОСОБА_1 було подано мотивовані заперечення проти реєстрації позивачем марок за заявками № m201817222, № m201903768 та № m201903769 з огляду на тотожність заявлених торговельних марок з раніше зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , зареєстрованих на ім`я відповідачів ОСОБА_2 та ОСОБА_1 . При проведенні експертизи заявки № m201817222 на реєстрацію торговельної марки 02.06.2020 р. Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» направляв позивачу Повідомлення про можливу відмову в реєстрації марки за заявкою № m 201817222 відносно усього переліку товарів та послуг, яка була подана товариством. Однією з підстав можливої відмови в реєстрації зазначеної марки Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» зазначало мотивоване заперечення, подане 24.03.2020 р. патентним повіреним Ортинською М.Ю. від ОСОБА_1 , проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони.

Рішенням Печерського районного суду міста Києва від 27 листопада 2020 року позов Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЙТ КОРВЕРС ЛТД» до ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про дострокове припинення дії Свідоцтв на знаки для товарів і послуг задоволено. Достроково припинено повністю дію Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 27.08.2013 р. щодо всіх товарів і послуг, для яких зареєстровано знак. Достроково припинено повністю дію Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 від 27.08.2013 р. щодо всіх товарів і послуг, для яких зареєстровано знак. Зобов`язано Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести до Державного реєстру Свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про дострокове припинення Свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 27.08.2013 р. та № НОМЕР_2 від 27.08.2013 р. та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» або іншому чинному офіційному виданні державної системи охорони інтелектуальної власності, про що видати наказ.

Не погодившись із вказаним судовим рішенням, ОСОБА_1 , через представника - адвоката Ортинську Марію Юріївну,подав апеляційну скаргу.

В апеляційній скарзі апелянт, посилаючись на порушення норм матеріального та процесуального права, невідповідність висновків суду обставинам справи, що мають значення для справи, які суд вважав встановленими, просив рішення суду першої інстанції скасувати та ухвалити нове, яким відмовити в задоволенні позовних вимог в повному обсязі. При цьому, зазначає, що, враховуючи пункт 4 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва. Також апелянт не погоджується з висновками суду першої інстанції щодо відсутності підстав для ототожнення комерційного найменування ТОВ «ЛАЙТ КОНВЕРС ЛТД» та оспорюваних торговельних марок. При цьому, апелянт вказує на те, що комерційне найменування «ЛАЙТ КОНВЕРС ЛТД», комп`ютерні програми «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та оспорювані торговельні марки мають схожі риси, які проявляються у наявності в усіх них спільних словесних частин «ІНФОРМАЦІЯ_2» та/або «ІНФОРМАЦІЯ_6». Апелянт вважає за можливе вказати, що розмежування необхідно проводити залежно від характеру використання по відношенню до кожного наданого доказу та у контексті із переліком товарів та послуг, для яких оспорювані торговельні марки зареєстровані, чого не було здійснено судом. Просить врахувати положення статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг». Крім того, зазначає, що судом першої інстанції не прийнято до уваги та не досліджено докази, які підтверджують використання оспорюваних торговельних марок. Разом з тим, посилаючись на обставини, викладені у відзиві, апелянт звертає увагу суду апеляційної інстанції на те, що відповідач не мав змоги здійснити використання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 27.08.2013 р. та № НОМЕР_2 від 27.08.2013 р. по відношенню до 9 класу МКТП, а саме антен, у зв`язку із законодавчими обмеженнями щодо регулювання частот.

В ухвалі про відкриття апеляційного провадження сторонам було надано строк для подачі відзиву на апеляційну скаргу.

25 лютого 2021 року до суду надійшов відзив відповідача ОСОБА_2 , поданий представником - адвокатом Коваленком Олександром Дмитровичем, згідно якого відповідач просив апеляційну скаргу залишити без задоволення, рішення суду першої інстанції без змін. При цьому зазначив, що доводи апеляційної скарги не відповідають обставинам справи, апелянтом невірно застосовано норми матеріального права. Також вказує на те, що будь-яких договорів на використання торговельної марки між власниками свідоцтв та третьою особою, в тому числі позивачем, не укладалося. Відповідачі не здійснювали фактичного використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_1 від 27.08.2013 р. та № НОМЕР_2 від 27.08.2013 р. на території України впродовж останніх п`яти років щодо усіх зазначених у Свідоцтвах товарів та послуг. Крім того, наголошує, що матеріали справи не містять будь-яких доказів, що невикористання товарного знаку було обумовлене саме поважними причинами.

02 березня 2021 року до суду надійшов відзив позивача, Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЙТ КОНВЕРС ЛТД», поданий представником - адвокатом Коваль Марією Сергіївно, згідно якого позивач просив апеляційну скаргу залишити без задоволення, рішення суду першої інстанції без змін. При цьому, вказував на те, що апелянт неправильно тлумачить норми матеріального права, зокрема, пункт 4 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг». Оскільки таке застосування вказаної норми суперечить статті 1107 Цивільного кодексу України. Наголошує, що у разі недодержання письмової форми договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, такий договір є нікчемним. Крім того, позивач критично ставиться до посилань апелянта на те, що використання торговельної марки за свідоцтвом № НОМЕР_1 здійснюється на основі договору щодо використання комп`ютерних програм, у назвах яких наявні спільні словесні частини, оскільки укладений договір про право користування, продажу програми «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_1» стосується права на використання зазначених комп`ютерних програм як об`єктів авторського права і не має будь-якого відношення до надання чи отримання права на використання саме знаків для товарів і послуг. Позивач повністю погодившись з висновком суду першої інстанції, посилаючись на пункт 71 Постанови Пленуму Вищого Господарського Суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності», наголошує на тому, що апелянтом не долучено жодних доказів на підтвердження використання оспорюваних знаків. Щодо доводу апелянта про неможливість здійснення використання торговельних марок за зазначеними свідоцтвами у зв`язку з законодавчими обмеженнями, зазначає, що будь-яких доказів, які б свідчили про підготовку відповідачем антен до виробництва суду не надано.

У судовому засіданні представник апелянта, адвокат Падох Оксана Іванівна, просила апеляційну скаргу задовольнити, рішення суду першої інстанції скасувати та ухвалити нове судове рішення, яким відмовити в задоволенні позовних вимог в повному обсязі.

Представник позивача, адвокат Коваль Марія Сергіївна, в судовому засіданні просила відмовити в задоволенні апеляційної скарги.

Інші учасники справи належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, до суду не з`явилися, однак їх неявка згідно вимог ч. 2 ст. 372 ЦПК України не перешкоджає розгляду справи.

21 квітня 2021 року ухвалою Київського апеляційного суду залучено до участі у справі - Національний орган інтелектуальної власності в особі ДП «Український інститут інтелектуальної власності» правонаступником процесуальних прав та обов`язків Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Перевіривши законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених у суді першої інстанції, колегія суддів вважає за необхідне апеляційну скаргу залишити без задоволення, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 376 ЦПК України підставами для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни судового рішення є: неповне з`ясування обставин, що мають значення для справи, невідповідність висновків, викладених у рішенні суду, обставинам справи, порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права.

Відповідно до ст. 263 ЦПК Українирішення суду повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються, як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Судом першої інстанції встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_1 є власниками свідоцтв України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які зареєстровані для товарів 9 класу та послуг 42 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг. Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛАЙТ КОНВЕРС ЛТД» з метою виробництва та продажу продукції 19.02.2019 р. було подано заявки на реєстрацію торговельних марок та для товарів 9 класу та послуг 42 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Надані суду документи свідчать про те, що представник позивача провів дослідження та перевірку щодо використання торговельних марок за свідоцтвами України № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , звернувшись до компетентних органів із відповідними запитами, за відомостями Асоціації Торгової нумерації України «ДжіЕс1 Україна» станом на 14.04.2020 р. у реєстрі відсутні записи про товарні позиції класу 9 Міжнародної класифікації товарів і послуг у складі назв та (або) описів яких є позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_5».

Листи Асоціації «ДжіЕсІ Україна» № 052/01 та № 053/01 від 22.04.2020 р. про відсутність записів про товарні позиції суб`єктів господарювання-асоційованих членів Асоціації «ДжіЕс1 Україна» та у складі назв або описів яких є словесні позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_5», можуть свідчити лише про те, що відповідачами ОСОБА_2 та ОСОБА_1 не отримувалися штрихові коди (ідентифікаційні номери GSP для товарів класу 9 Міжнародної класифікації товарів і послуг), а не сам факт відсутності продажу товарів із використанням спірних торговельних марок, оскільки жодним законодавчим або нормативно-правовим актом України не встановлено обов`язкової вимоги щодо штрихового кодування всіх товарів, які реалізуються в Україні.

Згідно листів Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» від 18.03.2020 р. № 280/24 та № 279/24 відомості щодо видачі ліцензій на використання торговельних марок за свідоцтвами України № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 до Державного Реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг України не вносились.

Суд першої інстанції не прийняв до уваги посилання відповідача ОСОБА_1 на невикористання торговельних марок за зазначеними свідоцтвами у відношенні товарів «ІНФОРМАЦІЯ_7» класу 9 Міжнародної класифікації товарів і послуг у зв`язку з законодавчими обмеженнями та критично поставився до посилань, що використання торговельних марок згідно свідоцтв України № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 здійснювалось з дозволу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЙТ КОНВЕРС ЛТД» та за його з відповідачем ОСОБА_2 контролю на підставі укладеного договору на право користування, продажу програми «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_3» між позивачем та відповідачами, оскільки на підтвердження факту використання знаку власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив з того, що позивачем доведено належними доказами свої вимоги, а відповідачами не спростовано їх обґрунтованість.Зокрема, факт того, що відповідач ОСОБА_1 був засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Лайт Конверс ЛТД» не свідчить про будь-які відносини між ним, як одним із співвласників свідоцтв України № НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , та позивачем Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛАЙТ КОНВЕРС ЛТД», докази того, що майнові права на зазначені торговельні марки були внесені до статутного капіталу товариства, відсутні. Крім того, у справі відсутні будь-які докази, що відповідачі надавали Товариству з обмеженою відповідальністю «Лайт Конверс ЛТД» права на використання саме торговельних марок за свідоцтвами України № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 на підставі ліцензійного договору або будь-якого іншого договору. Посилання ОСОБА_1 на укладений договір про право користування, продажу програми «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_3» стосується права на використання зазначених комп`ютерних програм як об`єктів авторського права і не має відношення до надання/отримання права на використання саме торговельних марок. Суд першої інстанції вважав безпідставними твердження відповідача ОСОБА_1 про фактичне використання оспорюваних торговельних марок і ототожнення такого використання з використанням Товариством з обмеженою відповідальністю «Лайт Конверс ЛТД», який є самостійним суб`єктом господарської діяльності, власного комерційного (фірмового) найменування під час ведення господарської діяльності. В ході розгляду справи не встановлено наявність перешкод у відповідачів щодо використання торговельних марок за свідоцтвами України № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , суду відповідачами, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 не було надано будь-яких доказів на підтвердження наявності обставин, що перешкоджають використанню торгівельних марок незалежно від волі власників свідоцтв, як і не надано доказів і можливості введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання марки особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтв.

З вказаними висновками суду першої інстанції колегія суддів погоджується повною мірою, виходячи з такого.

Відносини, що виникають у зв`язку із набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг регулюються Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а також Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, яка ратифікована Україною та набула чинності у повному обсязі 1 вересня 2017 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 18 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання.

Такими поважними причинами, зокрема є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Таким чином, при достроковому припиненні дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, обов`язок доведення факту використання знака покладений на власника відповідного знаку.

Згідно з п. 4 ст. 16 Закону, використанням знака визнається нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Аналіз вищенаведених норм Закону дає підстави стверджувати, що, виходячи з правової сутності знака для товарів і послуг, умовою належного його використання є безпосереднє та фактичне використання саме стосовно товарів і послуг, для яких цей знак зареєстровано.

Однак, жодних доказів безпосереднього та фактичного використання товарів і послуг, для яких ці знаки зареєстровано, апелянтом не надано.

Відповідно до ч. 8 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Згідно з роз`ясненнями Пленуму Вищого господарського суду України, що містяться у п. 71 постанови від 17 жовтня 2012 року № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності», на підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числі зазначених у ч.4 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо). Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання. При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду. Саме лише укладення договорів ( у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва ( доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що повинно ґрунтуватися на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жоден доказ не має для суду наперед встановленого значення. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Таким чином, дострокове припинення повністю дії свідоцтв на знаки для товарів і послуг потребує всебічного, повного та об`єктивного дослідження усіх обставин справи.

Позивач повинен у сукупності довести факт недобросовісного використання відповідачем своїх прав на знаки за свідоцтвами України; а відповідач - безпосереднє та фактичне використання або зазначити поважні причини невикористання зазначеного знаку протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтв або від іншої дати після цієї публікації стосовно товарів і послуг, для яких він зареєстрований. У відповідності до положень ч.1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Апелянт вказує на те, що відповідно до пункту 4 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» використанням знака власником свідоцтва вважається, також, використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Однак, колегія суддів критично оцінює даний довід апелянта, враховуючи таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 426 Цивільного кодексу України способи використання об`єкта права інтелектуальної власності визначаються Цивільним кодексом України та іншим законом.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 424 Цивільного кодексу України одним із майнових прав інтелектуальної власності є виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності.

Відповідно до частини 2 статті 495 Цивільного кодексу України майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Використанням торговельної марки у сфері господарювання, відповідно до ч. 2 ст. 157 ГК України, визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Відповідно до п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається:

-нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

-застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

-застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Згідно пункту 4 частини 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" для цілей цього пункту використанням торговельної марки власником свідоцтва вважається також використання її з дозволу власника свідоцтва іншою особою.

Відповідно до статті 197 Угоди про асоціацію якщо протягом п`яти років з дати завершення процедури реєстрації власник не розпочинає реальне використання торговельної марки для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована на відповідній території, або якщо таке використання призупинено протягом безперервного п`ятирічного періоду, то стосовно торговельної марки можуть бути запроваджені санкції, передбачені цим Підрозділом, якщо відсутні належні причини для її невикористання.

Нижченаведене також вважається використанням у розумінні пункту 1:

a) використання торговельної марки у формі, що відрізняється елементами, які не змінюють розпізнавальну здатність марки в тому вигляді, як вона була зареєстрована;

b) проставлення торговельної марки на товари або їхню упаковку лише з метою експорту.

Використання торговельної марки з дозволу власника або будь-якою іншою особою, яка має право використовувати колективну торговельну марку або гарантійну чи сертифікаційну марку, розглядається як використання власником в розумінні пункту 1.

Тож, суб`єкт права на торговельну марку зобов`язаний, згідно з вимогами Закону, використовувати належне йому право на марку щодо товарів чи послуг, для яких вона зареєстрована. Уповноважена особа може реалізувати дане право як безпосередньо шляхом маркування виробленої продукції чи при надані послуг, так і через передачу (надання) права на її застосування іншому суб`єкту на підставі відповідних ліцензійних договорів.

Відповідно до ч. 8 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Надання такого дозволу згідно абзацу 5 ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" також вважається використанням знака власником свідоцтва.

Аналіз вказаних правових норм дає змогу дійти висновку про те, що саме надання дозволу власника свідоцтва на використання знака іншій особі може розглядатися як використання торговельної марки власником свідоцтва, за умови використання торговельної марки такою особою.

Згідно частини 1 статті 1107 Цивільного кодексу України розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів:

1) ліцензія на використання об`єкта права інтелектуальної власності;

2) ліцензійний договір;

3) договір про створення за замовленням і використання об`єкта права інтелектуальної власності;

4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;

5) інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

Відповідно частини 2 статті 1107 Цивільного кодексу України договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності укладається у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності такий договір є нікчемним.

Враховуючи вищевикладене, апелянтом не надано жодного письмового доказу, який би підтверджував реалізацію ним одного із майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку, а саме: виключного права дозволяти використання торговельної марки. Колегія суддів критично оцінює посилання апелянта на усну домовленість між позивачем та відповідачами про надання змоги використовувати оспорювані торгівельні марки у господарській діяльності позивача, вважає їх неналежним доказом використання зазначеного знаку апелянтом. Крім того, факт укладення домовленості в усній формі щодо використання оспорюваних торговельних марок заперечується позивачем.

Колегія суддів погоджується з висновками суду першої інстанції про те, що посилання ОСОБА_1 на укладений договір про право користування, продажу програми «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3» стосується права на використання зазначених комп`ютерних програм як об`єктів авторського права і не має відношення до надання/отримання права на використання саме торговельних марок.

Одним із доводів апеляційної скарги є твердження апелянта щодо можливості ототожнення комерційного найменування та торговельної марки.

Однак, колегія суддів вважає вказаний висновок апелянта помилковим, зважаючи на таке.

Згідно части 1 статті 489 Цивільно кодексу України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

Найменуванням юридичної особи є назва, яка індивідуалізує юридичну особу в сукупності його прав і обов`язків як самостійного суб`єкта права. Таке найменування є для юридичної особи тим самим, що для фізичної особи її ім`я. Його виникнення слід пов`язувати з датою державної реєстрації юридичної особи. Фірмовим (комерційним) найменуванням є назва, якою юридична особа або громадянин, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, позначають себе на ринку і яка використовується для їх ідентифікації в господарських (комерційних) відносинах (Оглядовий лист року Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об`єкти інтелектуальної власності» № 01-06/521 від 28.02.2017 р.).

Можна зробити висновок, що комерційне найменування - це найменування, яке дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

Відповідно до статті 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Аналіз вказаних правових норм дає змогу виокремити відмінні риси даних понять, які вказують на неможливість їх ототожнення. Зокрема, як торговельна марка, так і комерційне найменування є об`єктами інтелектуальної власності та засобами індивідуалізації, що застосовуються у підприємницькій діяльності. Однак, об`єктом комерційного найменування є словесне позначення, структура якого включає вказівку на організаційно-правову форму та використовується для позначення суб`єкта Натомість, об`єктом торговельної марки можуть бути слова, літери, цифри, зображувальні елементи, будь-які інші позначення чи їх комбінації, що застосовується для позначення об`єкта (товарів чи послуг).

Крім того, в обґрунтування вимог апеляційної скарги, апелянт наголошує на тому, що він не мав змоги здійснити використання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 27.08.2013 р. та № НОМЕР_2 від 27.08.2013 р. по відношенню до 9 класу МКТП, а саме антен, у зв`язку із законодавчими обмеженнями щодо регулювання частот. Однак, колегія суддів вважає правильним висновок суду першої інстанції щодо відсутності перешкод у відповідачів щодо використання торговельних марок за свідоцтвами України, оскільки не було надано будь-яких доказів на підтвердження наявності обставин, що перешкоджають використанню торгівельних марок незалежно від волі власників свідоцтв, як і не надано доказів і можливості введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання марки особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтв.

За правилами ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування (ч.1 ст.77 ЦПК України), а доказування не може ґрунтуватися на припущеннях (ч.6 ст.81 ЦПК України).

При цьому, належність доказів - правова категорія, яка свідчить про взаємозв`язок доказів з обставинами, що підлягають встановленню, як для вирішення всієї справи, так і для здійснення окремих процесуальних дій.

Правила допустимості доказів визначають легітимну можливість конкретного доказу підтверджувати певну обставину в справі. Правила допустимості доказів встановлені з метою об`єктивності та добросовісності у підтвердженні доказами обставин у справі, виходячи з того, що нелегітимні засоби не можуть використовуватися для досягнення легітимної мети, а також, враховуючи те, що правосудність судового рішення, яке було ухвалене з урахуванням нелегітимного доказу, завжди буде під сумнівом.

Допустимість доказів є важливою ознакою доказів, що характеризує їх форму та означає, що обставини справи, які за законом повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами.

Згідно з ч. 2 ст. 77 ЦПК України, предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч. 2 ст. 43 ЦПК України обов`язок надання усіх наявних доказів до початку розгляду справи по суті покладається саме на осіб, які беруть участь у справі.

Враховуючи наведені норми права, суд апеляційної інстанції критично оцінює посилання апелянта на додаток № 14, поданий до відзиву на позовну заяву, як доказ, що підтверджує поважні причини невикористання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 27.08.2013 р. та № НОМЕР_2 від 27.08.2013 р. по відношенню до 9 класу МКТП, а саме антен, оскільки він є неналежним.

Крім того, колегія суддів враховує правовий висновок Верховного Суду № 524/3490/17-ц від 27.03.2019 року, згідно якого: «Із урахуванням того, що доводи касаційної скарги є ідентичними доводам позовної заяви та апеляційної скарги заявника, яким судами надана належна оцінка, Верховний Суд доходить висновку про відсутність необхідності повторно відповідати на ті самі аргументи заявника. При цьому судом враховано усталену практику Європейського суду з прав людини, який неодноразова відзначав, що рішення національного суду повинно містити мотиви, які достатні для того, щоб відповісти на істотні аспекти доводів сторін (рішення у справі Руїз Торія проти Іспанії). Це право не вимагає детальної відповіді на кожен аргумент, використаний стороною, більше того, воно дозволяє судам вищих інстанції просто підтримати мотиви, наведені судами нижчих інстанцій, без того, щоб повторювати їх».

Переглядаючи справу, колегія суддів дійшла висновку, що суд першої інстанції, дослідивши всебічно, повно, безпосередньо та об`єктивно наявні у справі докази, оцінив їх належність, допустимість, достовірність, достатність і взаємний зв`язок у сукупності, з`ясував усі обставини справи, на які сторони посилалися, як на підставу своїх вимог і заперечень, і з урахуванням того, що відповідно до ст.2 ЦПК України завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичної особи, ухвалив законне та обґрунтоване рішення про задоволення позову, з дотриманням норм матеріального та процесуального права.

Отже, доводи апеляційної скарги, колегією суддів розцінюються критично і до уваги не приймаються, оскільки зводяться лише до переоцінки доказів та тлумачення норм права на розсуд апелянта, однак при цьому не ґрунтуються на нормах діючого законодавства та жодним чином не спростовують висновків суду, викладених в рішенні.

Таким чином, доводи апеляційної скарги про незаконність та необґрунтованість оскаржуваного судового рішення, порушення судом норм матеріального права при його ухваленні, на переконання апеляційного суду, не знайшли свого підтвердження під час розгляду справи.

Відповідно до ст. 375 ЦПК України, суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що рішення суду першої інстанції відповідає фактичним обставинам справи, ґрунтується на наявних у справі доказах, ухвалене з дотриманням норм матеріального і процесуального права і не може бути скасоване з підстав, викладених в апеляційній скарзі.

Керуючись ст.ст. 374, 375, 381, 382, 383, 384 ЦПК України, Київський апеляційний суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 , подану представником - адвокатом Ортинською Марією Юрієвною, залишити без задоволення.

Рішення Печерського районного суду міста Києва від 27 листопада 2020 року залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду протягом тридцяти днів у випадках, передбачених статтею 389 Цивільного процесуального кодексу України.

Головуючий: Р.В. Березовенко

Судді: О.Ф. Лапчевська

В.А. Нежура