Постанова

Іменем України

09 грудня 2020 року

м. Київ

справа № 754/5784/18

провадження № 61-3857св20

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду:

головуючого -Ступак О. В.,
суддів:Гулейкова І. Ю. (суддя-доповідач), Усика Г. І.,Погрібного С. О., Яремка В. В.,

учасники справи:

позивач - «Мері Кей Інк.»,

відповідачі: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Приватне підприємство «Фріхост»,

розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційні скарги ОСОБА_2 та Приватного підприємства «Фріхост» на постанову Київського апеляційного суду від 22 січня 2020 року у складі колегії суддів: Музичко С. Г., Болотова Є. В., Лапчевської О. Ф.,

ВСТАНОВИВ:

Короткий зміст позовних вимог та рішень судів

У травні 2018 року «Мері Кей Інк.» звернулося до суду з позовом до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Приватного підприємства «Фріхост» (далі - ПП «Фріхост») про зобов`язання вчинити дії та припинити порушення прав інтелектуальної власності.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що 17 жовтня 1995 року позивачем зареєстровано в Україні знак для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому надано правову охорону за свідоцтвом України № НОМЕР_1 для товарів та послуг 3 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП). Єдиною уповноваженою особою на використання торгової марки позивача є дочірня компанія позивача - підприємство із 100 % іноземною інвестицією ТОВ «Мері Кей (Україна) Лімітед». Іншим особам права використання торгової марки позивачем не надано. У березні 2017 року позивачем виявлено, що в мережі Інтернет зареєстровано доменне ім`я «ІНФОРМАЦІЯ_2», що закріплене за вебсайтом «ІНФОРМАЦІЯ_13». Зокрема, за адресою вебсайту розміщено інтернет-магазин, за допомогою якого здійснюється продаж косметичних засобів та аксесуарів з використанням торгової марки позивача, що є порушенням його права інтелектуальної власності.

На підставі вищенаведеного та з урахуванням заяви про зміну предмету позову, позивач просив суд зобов`язати ОСОБА_1 припинити порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в мережі Інтернет та у доменних іменах шляхом заборони ОСОБА_1 використовувати позначення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у мережі Інтернет та в доменних іменах, в тому числі в доменних іменах та на вебсайтах, а також на вебсайті за адресою доменного імені: « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; зобов`язати ОСОБА_1 припинити використання позначень за знаком для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у будь-який спосіб, що порушує виключне майнове право «Мері Кей Інк.» (юридичної особи, яка створена та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства Сполучених Штатів Америки, юридична адреса якої: 75001, Даллас Паркуей, 16251, Еддісон, штат Техас, Сполучені Штати Америки) на знак для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; зобов`язати ОСОБА_2 припинити використання позначень за знаком для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у будь-який спосіб, що порушує виключне майнове право «Мері Кей Інк.» (юридичної особи, яка створена та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства Сполучених Штатів Америки, юридична адреса якої: 75001, Даллас Паркуей, 16251, Еддісон, штат Техас, Сполучені Штати Америки) на знак для товарів та послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2; зобов`язати ПП «Фріхост» здійснити переделегування доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_7» на користь «Мері Кей Інк.» (місцезнаходження: 75001, Даллас Паркуей, 16251, Еддісон, штат Техас, Сполучені Штати Америки, ідентифікаційний код: , адреса електронної пошти: , тел.: 1-800-627-9529) та вказати такі відомості в записі даного доменного імені: «Мері Кей Інк.», адреса: 75001, Даллас Паркуей, 16251, Еддісон, штат Техас, Сполучені Штати Америки, E-mail: , тел.: 1-800-627-9529 .

Рішенням Деснянського районного суду міста Києва від 09 серпня 2019 року в задоволенні позову «Мері Кей Інк.» відмовлено.

Відмовляючи у задоволенні позову, суд першої інстанції виходив із принципу вичерпання прав позивача відповідно до пункту шостого статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», недоведеності порушення прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку, оформленого свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 від 30 вересня 2015 року, відсутності доказів недобросовісного виконання підприємницької діяльності ОСОБА_2 як фізичною особою-підприємцем, зареєстрованою згідно з чинним законодавством. Недоведеності порушення виключного майнового права позивача та завдання йому будь-якої шкоди внаслідок дій відповідача.

Постановою Київського апеляційного суду від 22 січня 2020 року апеляційну скаргу «Мері Кей Інк.» задоволено. Рішення Деснянського районного суду міста Києва від 09 серпня 2019 року скасовано. Позов «Мері Кей Інк.» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ПП «Фріхост» про зобов`язання вчинити дії та припинити порушення прав інтелектуальної власності задоволено. Зобов`язано ОСОБА_1 припинити порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в мережі Інтернет та у доменних іменах шляхом заборони ОСОБА_1 використовувати позначення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у мережі Інтернет та в доменних іменах, в тому числі в доменних іменах та на вебсайтах, а також на вебсайті за адресою доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Зобов`язано ОСОБА_1 припинити використання позначень за знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у будь-який спосіб, що порушує виключне майнове право «Мері Кей Інк.» на знак для товарів та послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Зобов`язано ОСОБА_2 припинити використання позначень за знаком для товарів та послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у будь-який спосіб, що порушує виключне майнове право «Мері Кей Інк.» на знак для товарів та послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2. Зобов`язано ПП «Фріхост» здійснити переделегування доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_7» на користь корпорації «Мері Кей Інк.» та вказати наступні відомості в записі даного доменного імені: компанія «Мері Кей Інк.», адреса: 75001, Даллас Паркуей, 16251, Еддісон, штат Техас, Сполучені Штати Америки, e-mail: , тел.: 1-800-627-9529. Стягнуто з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ПП «Фріхост» на користь «Мері Кей Інк.» судовий збір за подачу позову та апеляційної скарги по 5 873,00 грн.

Скасовуючи рішення суду першої інстанції та ухвалюючи нове судове рішення про задоволення позову, апеляційний суд виходив із того, що розміщення знаку для товарів та послуг на вебсайті з метою реклами та в доменному імені є окремим видом використання торговельної марки, про що свідчить реєстрація знаку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 35 класом МКТП, яке підлягає окремому захисту і не пов`язане із введенням у цивільний оборот товару, тому принцип вичерпання прав до спірних правовідносин не підлягає застосовуванню.

Апеляційний суд дійшов висновку про те, що позивач є власником знаку для товарів і послуг, який є графічним і містить словесне позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, позивачу належить виключне право на використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та виключне право перешкоджати неправомірному використанню такої торговельної марки. Розміщення словесного позначення в доменному імені здійснюється з метою привернення уваги споживача, тобто з метою реклами, що є виключною компетенцією правовласника. Таким чином, для вчинення іншою особою дій щодо такого використання необхідним є отримання відповідного дозволу, а відповідачі ОСОБА_1 і ОСОБА_2 такого дозволу не отримали.

Також апеляційний суд дійшов висновку про те, що чинним законодавством України не передбачено, який саме спосіб захисту має бути застосований в справі про порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в доменному імені, тому вимога позивача про зміну статусу доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_7» шляхом переделегування його на користь позивача є належним способом захисту.

Єдиним документом, яким регулюються відносини в сфері саме процедури делегування (передачі в користування доменного імені певній особі, внесення будь-яких змін до запису про це доменне ім`я тощо) доменних імен є «Регламент публічного домену», розроблений спільно адміністратором домену в зоні UA - ТОВ «Хостмайстер», адміністраторами публічних доменів та реєстраторами. Відповідно до вказаного Регламенту змінити статус доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_7» шляхом переделегування його на користь позивача, може виключно ПП «Фріхост», як реєстратор цього доменного імені, тому позовні вимоги до нього щодо переделегування доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_7» на користь позивача підлягають задоволенню.

Короткий зміст та узагальнюючі доводи касаційних скарг, позиції інших учасників справи

11 лютого 2020 року ОСОБА_2 подала до Верховного Суду касаційну скаргу на постанову Київського апеляційного суду від 22 січня 2020 року, в якій, посилаючись на неправильне застосування апеляційним судом норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просить скасувати оскаржуване судове рішення та направити справу для повторного розгляду до суду апеляційної інстанції з метою дослідження обставин, що мають значення для правильного вирішення справи. До касаційної скарги заявник додала заяву про зупинення виконання та дії оскаржуваного судового рішення апеляційного суду.

Касаційна скарга мотивована тим, що апеляційний суд:

- неповно з`ясував обставини справи;

- неправомірно відхилив клопотання ПП «Фріхост» про закриття провадження у справі на підставі пункту 4 статті 247 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), пункту 16 частини першої Перехідних положень ГПК України, оскільки статус заявника як фізичної особи-підприємця є загальновідомим встановленим фактом, який не був спростований позивачем і був ним визнаний;

- не врахував, що заявник, використовуючи торгову марку позивача, не здійснює рекламування товару, а рекламує власну діяльність, що не є порушенням прав інтелектуальної власності позивача;

- не звернув увагу на те, що поточна судова практика підтримує необхідність застосування принципу вичерпання прав на торгову марку та фактично дозволяє використовувати в інтернет-торгівлі торгові марки щодо товарів, які були придбані ріселлерами;

- проігнорував те, що з моменту введення позивачем товару під товарним знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1» та початку реалізації вказаного товару на території України через «незалежних» консультантів з краси, тобто з 17 жовтня 1995 року, позивач вичерпав свої права на знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» та має право на його захист лише у випадках порушення його права у вигляді реалізації винними особами підробленого товару з написом, ідентичним товарному знаку або близькому до нього, або реалізації простроченого товару, що може завдати збитків власнику торгового знаку. У свою чергу, придбання оригінального товару у позивача та подальша його реалізація на території України не є порушенням прав позивача на товарний знак та не може завдавати останньому збитків;

- застосовуючи «Регламент публічного домену» для вирішення спору, не дослідив природу регулювання вказаного домену, який відповідно до розділу 1 «Основні положення», лише описує основні принципи роботи сервісу WHOIS, що забезпечує надання публічної інформації про доменні імена, їх реєстраторів та реєстрантів, адміністративних та технічних контактів. Положення цього Регламенту не є нормативною базою, яка регулює цей процес;

- не надав належну оцінку тому, що вимога позивача про зобов`язання ПП «Фріхост» здійснити переделегування доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_2» на користь компанії «Мері Кей Інк.» (США) є неналежним способом захисту, оскільки він не передбачений ані статтею 16 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), ані Законом України «Про телекомунікації», ані будь-яким іншим нормативно-правовим актом;

- не врахував положення Регламенту особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені «UA», та факт належності доменного імені відповідача «ІНФОРМАЦІЯ_7» до зони «COM.UA», а не «UA».

13 березня 2020 року ПП «Фріхост» подало до Верховного Суду касаційну скаргу на постанову Київського апеляційного суду від 22 січня 2020 року, в якій, посилаючись на неправильне застосування апеляційним судом норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просить скасувати оскаржуване судове рішення у частині розгляду позовних вимог до нього і залишити в силі судове рішення суду першої інстанції у відповідній частині; розгляд справи проводити в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін. До касаційної скарги заявник додав заяву про зупинення виконання та дії оскаржуваного судового рішення апеляційного суду.

Касаційна скарга мотивована тим, що апеляційний суд:

- не звернув увагу на те, що заявник є надавачем послуг з реєстрації доменних імен, і виконує технічні функції з реєстрації та делегування доменних імен, тому не може бути відповідачем у справі щодо порушення реєстрантом ( ОСОБА_2 ) прав інтелектуальної власності позивача;

- не надав належної оцінки тому, що заявник не завдав жодної шкоди позивачу;

- не врахував, що виключне право не використання доменного імені має економічну цінність, а відповідно є правом власності в змісті статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;

- проігнорував те, що переделегування доменного імені фактично є позбавленням права власності реєстранта ( ОСОБА_2 ) на нього;

- не надав належну оцінку тому, що ОСОБА_1 є лише формальним відповідачем та власником доменного імені;

- не звернув увагу на те, що спір у цій справі не може розглядатися в порядку цивільного судочинства, оскільки відповідач ОСОБА_2 є фізичною особою -підприємцем (далі - ФОП), а заявник є юридичною особою.

18 травня 2020 року представник «Мері Кей Інк.» - Зорін О. В. подав до Верховного Суду відзиви на касаційні скарги ОСОБА_2 та ПП «Фріхост», в яких, посилаючись на їх необґрунтованість, просить залишити такі касаційні скарги без задоволення, а оскаржуване судове рішення апеляційного суду - без змін.

21 травня 2020 року до Верховного Суду надійшло повторне клопотання ОСОБА_2 про зупинення виконання та дії постанови Київського апеляційного суду від 22 січня 2020 року.

Рух справи у суді касаційної інстанції

Згідно з протоколами автоматизованого розподілу судової справи між суддями Верховного Суду від 02 та 13 березня 2020 року касаційні скарги ОСОБА_2 та ПП «Фріхост» на постанову Київського апеляційного суду від 22 січня 2020 року передано на розгляд судді-доповідачу Гулейкову І. Ю.

Ухвалою Верховного Суду від 15 квітня 2020 року відкрито касаційне провадження у цій справі за касаційною скаргою ОСОБА_2 на постанову Київського апеляційного суду від 22 січня 2020 року на підставі пунктів 1, 4 частини другої статті 389 ЦПК України, витребувано матеріали справи № 757/5784/18 із Деснянського районного суду міста Києва, встановлено учасникам справи строк для подачі відзиву на касаційну скаргу. Цією ж ухвалою відмовлено в задоволенні заяви ОСОБА_2 про зупинення виконання та дії оскаржуваного судового рішення.

Ухвалою Верховного Суду від 15 квітня 2020 року поновлено ПП «Фріхост» строк на касаційне оскарження постанови Київського апеляційного суду від 22 січня 2020 року, відкрито касаційне провадження у цій справі за касаційною скаргою ПП «Фріхост» на постанову Київського апеляційного суду від 22 січня 2020 року на підставі пункту 3, 4 частини другої статті 389 ЦПК України, встановлено учасникам справи строк для подачі відзиву на касаційну скаргу. Цією ж ухвалою відмовлено в задоволенні заяви ПП «Фріхост» про зупинення виконання та дії оскаржуваного судового рішення.

05 травня 2020 року матеріали справи № 754/5784/18 надійшли до Верховного Суду.

Ухвалою Верховного Суду від 03 червня 2020 року відмовлено у задоволенні повторної заяви ОСОБА_2 про зупинення виконання та дії оскаржуваної постанови Київського апеляційного суду від 22 січня 2020 року.

Ухвалою Верховного Суду від 30 листопада 2020 року відмовлено у задоволенні клопотання ПП «Фріхост» про розгляд справи за участю сторін; справу № 754/5784/18 призначено до судового розгляду колегією у складі п`яти суддів у порядку спрощеного позовного провадження.

Позиція Верховного Суду

Згідно з частиною третьою статті 3 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України) провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.

Частиною другою статті 389 ЦПК України передбачено, що підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права виключно у таких випадках: 1) якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку; 2) якщо скаржник вмотивовано обґрунтував необхідність відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду та застосованого судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні; 3) якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах; 4) якщо судове рішення оскаржується з підстав, передбачених частинами першою, третьою статті 411 цього Кодексу. Підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 2, 3 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.

Відповідно до частини першої статті 400 ЦПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, перевіряє правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.

Згідно з частиною першою статті 402 ЦПК України у суді касаційної інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи судом першої інстанції в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи з урахуванням статті 400 цього Кодексу.

Вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи касаційних скарг, Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду, дійшов висновку, що касаційні скарги ОСОБА_2 та ПП «Фріхост» підлягають задоволенню частково з огляду на таке.

Фактичні обставини справи

Судами попередніх інстанцій встановлено, що позивач «Мері Кей Інк.» з 1995 року є власником знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується свідоцтвом № НОМЕР_1 . Свідоцтво діє з 17 жовтня 1995 року по 17 жовтня 2025 року.

При цьому єдиною уповноваженою юридичною особою, яка має право використовувати торгову марку позивача в Україні, є дочірня компанія позивача - підприємство зі 100 % іноземною інвестицією - Товариство з обмеженою відповідальністю «Мері Кей (Україна) Лімітед».

Висновком експертного дослідження від 05 березня 2018 року № 19/9-1/1/1-ЕД/18, проведеного Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром Міністерства внутрішніх справ України підтверджено наявність у мережі Інтернет зареєстрованого доменного імені: «ІНФОРМАЦІЯ_2», що закріплене за вебсайтом «ІНФОРМАЦІЯ_13».

Доменне ім`я використовується для функціонування вебсайту, за допомогою якого здійснюється продаж косметичних засобів та аксесуарів.

Для встановлення факту існування доменного імені та розповсюдження продукції позивача з використанням його торгової марки за вказаним доменним іменем, позивачем було ініційовано експертне дослідження у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до висновку експертного дослідження від 06 квітня 2018 року № 19/9-3/07(ІВ)-ЕД/18, проведеного Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром Міністерства внутрішніх справ, встановлено таке:

- доменне ім`я «ІНФОРМАЦІЯ_2», яке включає в себе словесні елементи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожими настільки, що їх можна сплутати;

- позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зазначені в доменному імені «ІНФОРМАЦІЯ_2», та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожими настільки, що їх можна сплутати;

- доменне ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке включає в себе словесні елементи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які зазначені в доменному імені «ІНФОРМАЦІЯ_2» є такими, що можуть ввести в оману щодо особи - правовласника знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , та товару, який пропонується до продажу правовласником під цим знаком для товарів та послуг.

Відповідно до листа ПП «Фріхост» від 15 березня 2018 року доменне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстроване ПП «Фріхост» в інтересах клієнта на підставі заявки клієнта, відповідно до оплати ним рахунку-договору. Домен зареєстрований без порушення правил доменної зони, оскільки на момент реєстрації домен був вільний. Доменне ім`я є власністю клієнта. Володільцем є ОСОБА_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до листа від 27 березня 2017 року ПП «Фріхост» повідомив позивача на запит про те, що доменне ім`я «ІНФОРМАЦІЯ_7» зареєстроване ПП «Фріхост» в інтересах клієнта на підставі заявки клієнта, відповідно оплати ним рахунку-договору. Домен зареєстрований без порушення правил доменної зони, оскільки на момент реєстрації домен був вільний. Доменне ім`я є власністю клієнта. При реєстрації домена володілець домена вказав такі дані: ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_1 .

У відповідь на адвокатське звернення від 30 жовтня 2017 року, ТОВ «Компанія Ефект» повідомила позивача, про те, що підприємство справді обслуговує вебсайт ІНФОРМАЦІЯ_8 і є його розробником. Роботи по цьому сайту виконувались на замовлення фізичної особи ОСОБА_5 , яка є власником вказаного сайту та замовляє послуги через дилера ФОП ОСОБА_6 . З документів, що підтверджують особу власника сайту, надано: звірену факс-копію анкети на реєстрацію доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_7». Завірені банком платіжне доручення та меморіальні ордери, які підтверджують зарахування коштів, сплачених ОСОБА_5 на рахунок дилера ФОП ОСОБА_6 .

За твердженням позивача реалізація та продаж продукції під торговою маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1» може здійснюватися виключно чинним незалежним консультантом, тобто особою, яка діє відповідно до укладеної угоди з підприємством та повністю ознайомлена із порядком придбання та реалізації продукції під торговою маркою позивача. Реалізація продукції з використанням торгової марки особами, які не є незалежними консультантами або втратили такий статус, - заборонена та становить порушення прав позивача.

Відповідно до службової записки від 13 березня 2018 року, складеної на виконання запиту «Mary Kay Inc.» щодо ідентифікації незалежного консультанта краси, вбачається, що незалежний консультант на ім`я ОСОБА_5 в базі даних товариства відсутня. В той же час підприємством повідомлено, що ним було виявлено схожість між даними заяви на реєстрацію доменного імені, що заповнена ОСОБА_5 та угодою від 11 грудня 2014 року № 4629498, що була укладена із незалежним консультантом ОСОБА_2 . Також повідомлено, що вказана угода була розірвана 25 листопада 2015 року з його ініціативи у зв`язку із неналежним виконанням обов`язків незалежним консультантом ОСОБА_2 .

З метою підтвердження факту того, що угода, яка підписана ОСОБА_2 , та заява на реєстрацію доменного імені, що підписана від імені ОСОБА_7 , виконані однією особою, 22 березня 2018 року позивачем ініційоване почеркознавче дослідження, проведення якого доручено Київській незалежній судово-експертній установі.

Відповідно до висновку почеркознавчого дослідження від 02 квітня 2018 року № 2478, «Буквено-цифрові записи, зображення яких міститься в графах копії Реєстрації доменного імені від 18 жовтня 2016 року, та буквено-цифрові записи в графах анкети (яка складена від імені ОСОБА_2 ) від 11 грудня 2014 року (крім цифрових записів «4629498» у верхньому правому куті, «473» в середній лівій частині та « 1796934 » в графі: «Ваш попередній консультант»), складених від імені ОСОБА_5 , виконані однією особою».

Тобто вбачається, що ОСОБА_2 і є особою, яка зареєструвала доменне ім`я, а також замовила розробку вебсайту, власником якого вона є. При цьому, очевидно, що ОСОБА_2 було використано дані неіснуючої особи - ОСОБА_5 .

Додатковим підтвердженням факту використання даних неіснуючої особи є відповідь Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації на адвокатський запит № LD-342/11-17, де зазначено про те, що громадянка ОСОБА_5 не зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ,

05 березня 2018 року позивачем повторно відправлено адвокатський запит до ПП «Фріхост» з метою оновлення інформації про власника доменного імені. У відповідь на даний запит позивачем було отримано лист від 15 березня 2018 року № 15/03 із якого слідує, що новим власником доменного імені є: ОСОБА_1 . При цьому контактні дані частково змінені, а саме зазначено новий контактний номер телефону - « НОМЕР_6 » та адресу електронної пошти - « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». А адреса була залишена без змін - АДРЕСА_1 .

Звертаючись до суду із цим позовом, позивач вказував на те, що реєстрація та використання вебсайту з доменним найменуванням «ІНФОРМАЦІЯ_7» в мережі Інтернет, за допомогою якого здійснюється продаж косметичних засобів та аксесуарів із застосуванням торгової марки позивача, є порушенням його прав інтелектуальної власності.

Відмовляючи у задоволенні позову, суд першої інстанції виходив із принципу вичерпання прав позивача відповідно до пункту шостого статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», недоведеності порушення прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку, оформленого свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 від 30 вересня 2015 року, відсутності доказів недобросовісного виконання підприємницької діяльності ОСОБА_2 як фізичною особою-підприємцем, зареєстрованої згідно з чинним законодавством. Недоведеності порушення виключного майнового права позивача та завдання йому будь-якої шкоди внаслідок дій відповідача.

Скасовуючи рішення суду першої інстанції та ухвалюючи нове судове рішення про задоволення позову, апеляційний суд виходив із того, що розміщення знаку для товарів та послуг на вебсайті з метою реклами та в доменному імені є окремим видом використання торговельної марки, про що свідчить реєстрація знаку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 35 класом МКТП, яке підлягає окремому захисту і не пов`язане із введенням у цивільний оборот товару, тому принцип вичерпання прав у цій справі не підлягає застосовуванню.

Апеляційний суд дійшов висновку про те, що позивач є власником знаку для товарів і послуг, який є графічним і містить словесне позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, позивачу належить виключне право на використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та виключне право перешкоджати неправомірному використанню такої торговельної марки. Розміщення словесного позначення в доменному імені здійснюється з метою привернення уваги споживача, тобто з метою реклами, що є виключною компетенцією правовласника. Отже, для вчинення іншою особою дій щодо такого використання необхідним є отримання відповідного дозволу, а відповідачі ОСОБА_1 і ОСОБА_2 такого дозволу не отримали.

Також апеляційний суд дійшов висновку про те, що чинним законодавством України не передбачено, який саме спосіб захисту має бути застосований в справі про порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в доменному імені, тому вимога позивача про зміну статусу доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_7» шляхом переделегування його на користь позивача є належним способом захисту. Єдиним документом, яким регулюються відносини в сфері саме процедури делегування (передачі в користування доменного імені певній особі, внесення будь-яких змін до запису про це доменне ім`я тощо) доменних імен є «Регламент публічного домену», розроблений спільно адміністратором домену в зоні UA - ТОВ «Хостмайстер», адміністраторами публічних доменів та реєстраторами. Відповідно до вказаного Регламенту змінити статус доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_7» шляхом переделегування його на користь позивача, може виключно ПП «Фріхост», як реєстратор цього доменного імені, тому позовні вимоги до нього щодо переделегування доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_7» на користь позивача підлягають задоволенню.

Верховний Суд не може погодитись із вказаними висновками судів попередніх інстанцій з огляду на таке.

Мотиви, з яких виходить Верховний Суд, та їх нормативно-правове обґрунтування

Щодо правосуб`єктності ОСОБА_1 як відповідача у справі

Відповідно до статті 25 ЦК України здатність мати цивільні права та обов`язки (цивільну правоздатність) мають усі фізичні особи. Цивільна правоздатність фізичної особи виникає у момент її народження. У випадках, встановлених законом, охороняються інтереси зачатої, але ще не народженої дитини. У випадках, встановлених законом, здатність мати окремі цивільні права та обов`язки може пов`язуватися з досягненням фізичною особою відповідного віку. Цивільна правоздатність фізичної особи припиняється у момент її смерті

У статті 26 ЦК України визначено, що усі фізичні особи є рівними у здатності мати цивільні права та обов`язки. Фізична особа має усі особисті немайнові права, встановлені Конституцією України та цим Кодексом. Фізична особа здатна мати усі майнові права, що встановлені цим Кодексом, іншим законом. Фізична особа здатна мати інші цивільні права, що не встановлені Конституцією України, цим Кодексом, іншим законом, якщо вони не суперечать закону та моральним засадам суспільства. Фізична особа здатна мати обов`язки як учасник цивільних відносин.

Згідно з частиною першою статті 42 ЦПК України у справах позовного провадження учасниками справи є сторони, треті особи.

У статті 46 ЦПК України визначено, що здатність мати цивільні процесуальні права та обов`язки сторони, третьої особи, заявника, заінтересованої особи (цивільна процесуальна правоздатність) мають усі фізичні і юридичні особи.

Частиною першою статті 47 ЦПК України передбачено, що здатність особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов`язки в суді (цивільна процесуальна дієздатність) мають фізичні особи, які досягли повноліття, а також юридичні особи.

Системний аналіз вказаних норм права, а також положень частин першої, другої, четвертої статті 25, частини першої статті 26 ЦК України та частини другої статті 48 ЦПК України, дозволяє дійти висновку про те, що на момент звернення із позовом до суду відповідач у справі має бути фізичною або юридичною особою, яка існує. В іншому випадку провадження у справі не може бути відкрито, а відкрите - підлягає закриттю, оскільки справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства (пункт 1 частини першої статті 255 ЦПК України).

Відповідно до частини першої статті 48 ЦПК України сторонами в цивільному процесі є позивач і відповідач.

Аналіз вказаних норм процесуального права, а також положень частин першої, другої, четвертої статті 25, частини першої статті 26 ЦК України та частини другої статті 48 ЦПК України дозволяє дійти висновку про те, що на момент звернення із позовом до суду відповідач у справі повинен мати цивільну процесуальну правосуб`єктність. В іншому випадку провадження у справі не може бути відкрито, а відкрите - підлягає закриттю, оскільки справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства (пункт 1 частини першої статті 255 ЦПК України).

При цьому норма статті 255 ЦПК України є імперативною. Тобто за наявності підстав, визначених пунктами 1-8 частини першої статті 255 ЦПК України, незалежно від кількості процесуальних дій, які були вчинені судами та учасниками судового процесу під час розгляду справи, суд зобов`язаний закрити провадження у справі.

Судами попередніх інстанцій у цій справі встановлено та вбачається із матеріалів справи, що ОСОБА_1 (до зміни найменування - ОСОБА_5 ) є неіснуючою особою дані якої використані ОСОБА_2 з метою реєстрації спірного доменного найменування «ІНФОРМАЦІЯ_7», розробки вебсайту «ІНФОРМАЦІЯ_2» та реалізації косметичних товарів та аксесуарів під торговою маркою позивача через цей вебсайт.

Отже, ОСОБА_1 не є фізичною чи юридичною особою та не наділена цивільною процесуальною правосуб`єктністю.

Тому суд першої інстанції не повинен був відкривати провадження у справі за позовом «Мері Кей Інк.» в частині позовних вимог до ОСОБА_1 , як неіснуючої особи. А, відкривши провадження у справі, суд повинен був його закрити на підставі пункту 1 частини першої статті 255 чинного ЦПК України.

Апеляційний суд на вказане порушення норм процесуального права судом першої інстанції уваги не звернув та переглянув справу в апеляційному порядку по суті.

З урахування викладеного Верховний Суд дійшов до висновку про те, що рішення судів першої та апеляційної інстанцій у цій справі в частині розгляду позовних вимог «Мері Кей Інк.» до ОСОБА_1 підлягають скасуванню, а провадження у справі - закриттю на підставі пункту 1 частини першої статті 255 ЦПК України.

Щодо юрисдикції спору

Згідно зі статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Важливість визначення юрисдикції підтверджується як закріпленням у Конституції України принципу верховенства права, окремими елементами якого є законність, правова визначеність та доступ до правосуддя, так і прецедентною практикою Європейського суду з прав людини.

У рішенні від 22 грудня 2009 року у справі «Безімянная проти Росії» (заява № 21851/03) Європейський суд з прав людини наголосив, що «погоджується з тим, що правила визначення параметрів юрисдикції, що застосовуються до різних судів у рамках однієї мережі судових систем держав, безумовно, розроблені таким чином, щоб забезпечити належну реалізацію правосуддя. Заінтересовані держави повинні очікувати, що такі правила будуть застосовуватися. Однак ці правила або їх застосування не повинні обмежувати сторони у використанні доступного засобу правового захисту».

Стаття 124 Конституції України закріплює, що юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Це означає, що право особи на звернення до суду не може бути обмеженим. Тобто, юрисдикція виникає там, де є спір про право. Предметом юрисдикції є суспільні відносини, які виникають у зв`язку з вирішенням спору. Поняття юрисдикції безпосередньо пов`язано з процесуальним законодавством.

Відповідно до статті 19 ЦПК України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства.

Отже, в порядку цивільного судочинства можуть розглядатися будь-які справи, у яких хоча б одна зі сторін є фізичною особою, якщо їх вирішення не віднесено до інших видів судочинства.

Згідно з частинами першої і другої статті 4 ГПК України право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Статтею 5 ГПК України передбачено, що, здійснюючи правосуддя, господарський суд захищає права та інтереси фізичних і юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

У вирішенні питання про те, чи можна вважати правовідносини і спір господарськими, слід виходити з визначень, наведених у статті 3 Господарського кодексу України (далі - ГК України).

Під господарською діяльністю потрібно розуміти діяльність суб`єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямовану на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб`єкти підприємництва - підприємцями. Господарська діяльність може здійснюватися і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність) (частини перша і друга статті 3 ГК України).

Частина друга статті 55 ГК України визначає суб`єктами господарювання: 1) господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; 2) громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які здійснюють господарську діяльність і зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

Судами попередніх інстанцій у процесі розгляду цієї справи встановлено, що спірне доменне найменування «ІНФОРМАЦІЯ_7» використовується відповідачем ОСОБА_2 для функціонування вебсайту, за допомогою якого здійснюється продаж косметичних засобів та аксесуарів, а отже, здійснюється господарська діяльність.

З Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців вбачається, що з 17 липня 2015 року ОСОБА_2 зареєстрована як фізична особа ? підприємець і видами її діяльності є: консультування з питань комерційної діяльності й керування (основний); дослідження кон`юнктури ринку та виявлення громадської думки; роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет; роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах; інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.

У пункті 1 частини першої статті 255 ЦПК України передбачено, що суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

Вирішуючи спір, суди попередніх інстанцій зазначеного не врахували та не надали належної правової оцінки тому факту, що компанія «Мері Кей Інк.» заявила свої позовні вимоги про захист прав інтелектуальної власності до суб`єктів підприємницької діяльності: ФОП ОСОБА_2 та ПП «Фріхост», а також до неіснуючої особи - ОСОБА_1

За таких обставин оскаржувані судові рішення підлягають скасуванню із закриттям провадження у справі, оскільки даний спір не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, а належить до компетенції господарських судів України.

Крім того, оскільки процесуальні порушення, допущені судами першої та апеляційної інстанції, унеможливили встановлення всіх обставин справи та винесення законного і справедливого судового рішення, Верховний Суд не перевіряє доводи касаційної скарги по суті вирішення спору.

Висновки за результатами розгляду справи

У частинах першій і другій статті 414 ЦПК України передбачено, що судове рішення, яким закінчено розгляд справи, підлягає скасуванню в касаційному порядку повністю або частково із закриттям провадження у справі або залишенням позову без розгляду у відповідній частині з підстав, передбачених статтями 255 і 257 цього Кодексу. Порушення правил юрисдикції загальних судів, визначених статтями 19?22 цього Кодексу, є обов`язковою підставою для скасування рішення незалежно від доводів касаційної скарги.

Оскільки Верховний Суд дійшов висновку про те, що спір щодо захисту прав інтелектуальної власності за участю суб`єктів підприємницької діяльності належить до юрисдикції господарських судів, то такий спір не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

За таких обставин оскаржувані судові рішення не відповідають вимогам статті 263 ЦПК України та ухвалені з порушенням норм процесуального права, що в силу пункту 1 частини першої статті 255 ЦПК України є підставою для їх скасування із закриттям провадження у справі.

Щодо наслідків закриття провадження у справі на підставі пункту 1 частини першої статті 255 ЦПК України

Відповідно до частин третьої та четвертої статті 258 ЦПК України розгляд справи по суті судом першої інстанції закінчується ухваленням рішення суду. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку закінчується прийняттям постанови.

Колегія суддів бере до уваги, що зміни до ЦПК України, внесені Законом № 460-ІХ, пов`язані не лише з розглядом касаційних скарг, який відповідно до частини четвертої статті 258 ЦПК України завершується прийняттям постанови. Законом № 460-ІХ внесено зміни до порядку повернення справ після закінчення касаційного перегляду.

Так, за пунктом 8 Закону № 460-ІХ абзац перший частини першої статті 256 ЦПК України викладений у такій редакції: «Якщо провадження у справі закривається з підстави, визначеної пунктом 1 частини першої статті 255 цього Кодексу, суд повинен роз`яснити позивачеві, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд справи. Суд апеляційної або касаційної інстанції повинен також роз`яснити позивачу про наявність у нього права протягом десяти днів з дня отримання ним відповідної постанови звернутися до суду із заявою про направлення справи за встановленою юрисдикцією, крім випадків об`єднання в одне провадження кількох вимог, які підлягають розгляду в порядку різного судочинства. Заява подається до суду, який прийняв постанову про закриття провадження у справі».

Отже, закінчивши касаційний розгляд і закриваючи провадження у справі на підставі пункту 1 частини першої статті 255 ЦПК України, з 08 лютого 2020 року суд касаційної інстанції має роз`яснити позивачу про наявність у нього права протягом десяти днів з дня отримання ним відповідної постанови звернутися до суду із заявою про направлення справи за встановленою юрисдикцією, крім випадків об`єднання в одне провадження кількох вимог, які підлягають розгляду в порядку різного судочинства.

З огляду на те, що колегія суддів вирішила на підставі пункту 1 частини першої статті 255 ЦПК України закрити провадження у справі, вона відповідно до частини першої статті 256 ЦПК України роз`яснює позивачеві його право протягом десяти днів з дня отримання цієї постанови звернутися до Верховного Суду із заявою про направлення справи до відповідного суду господарської юрисдикції, а саме: Господарського суду міста Києва.

Керуючись статтями 255, 400, 409, 414, 416, 418, 419 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду

ПОСТАНОВИВ:

Касаційні скарги ОСОБА_2 та Приватного підприємства «Фріхост» задовольнити частково.

Рішення Деснянського районного суду міста Києва від 09 серпня 2019 року та постанову Київського апеляційного суду від 22 січня 2020 року скасувати.

Провадження у справі за позовом «Мері Кей Інк.» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Приватного підприємства «Фріхост» про зобов`язання вчинити дії та припинити порушення прав інтелектуальної власності закрити.

Повідомити «Мері Кей Інк.», що розгляд справи за її позовом до ОСОБА_2 , Приватного підприємства «Фріхост» віднесено до юрисдикції господарських судів.

Постанова суду касаційної інстанції є остаточною і оскарженню не підлягає.

ГоловуючийО. В. Ступак
Судді:І. Ю. Гулейков
С. О. Погрібний
Г. І. Усик
В. В. Яремко