УХВАЛА

Іменем України

28 жовтня 2020 року

м. Київ

справа № 760/18843/15-ц

провадження № 61-22770зно19

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду:

головуючого - Стрільчука В. А.,

суддів: Кузнєцова В. О., Олійник А. С. (суддя-доповідач), Ступак О. В., Усика Г. І.,

учасники справи:

позивач - Приватне акціонерне товариство «ХЛАДОПРОМ»,

відповідачі: ОСОБА_1 , Державна служба інтелектуальної власності України (Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України),

особа, яка подала апеляційну скаргу, - Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат»,

розглянув у порядку спрощеного позовного провадження заяву Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Верховного Суду від 06 лютого 2019 року

у справі за позовом Приватного акціонерного товариства «ХЛАДОПРОМ» до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 , про припинення порушень прав інтелектуальної власності на знаки для товарів та послуг «КАШТАН», про визнання знаку «КАШТАН» добре відомим в Україні та про відновлення становища, яке існувало до порушення прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 37310 ,

ВСТАНОВИВ:

Короткий зміст позовних вимог

15 жовтня 2015 року Приватне акціонерне товариство «ХЛАДОПРОМ» (далі - ПрАТ «ХЛАДОПРОМ»), правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «ХЛАДОПРОМ» (далі - ТОВ «ХЛАДОПРОМ») звернулося до суду з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 про припинення порушень прав інтелектуальної власності на знаки для товарів та послуг « КАШТАН », про визнання знаку «КАШТАН» добре відомим в Україні та про відновлення становища, яке існувало до порушення прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 37310 .

Позов мотивовано тим, що 08 жовтня 2015 року на адресу ПрАТ «ХЛАДОПРОМ» надійшов лист від ОСОБА_1 , у якому він запропонував придбати свої права заявника на комбінований знак «КАШТАН» для товарів 30 класу МКТП «морозиво» і послуг 35 класу МКТП «реклама морозива» та 42 класу МКТП «забезпечування морозивом» за заявкою від 08 жовтня 2015 року № m2015 17568, що подана ним до Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі - ДП «УКРПАТЕНТ»).

Оскільки позивач протягом тривалого часу використовує знак «КАШТАН» при виробництві морозива, дії ОСОБА_1 із подання ним заявки від 08 жовтня 2015 року № m2015 7568 на реєстрацію спірного позначення є недобросовісними і направлені на отримання безпідставних прибутків від продажу прав на отримання свідоцтва на знак для товарів і послуг за цією заявкою позивачу або їх конкурентам.

Позивач бажає припинити порушення свого виключного права на знак «КАШТАН», який він вважає добре відомим, шляхом зобов`язання Державної служби інтелектуальної власності України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою від 25 вересня 2015 року № m2015 7568.

Крім того, між позивачем та відповідачем ОСОБА_1 03 березня 2015 року укладено ліцензійний договір №12, за яким останньому надано право на використання знаку за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 37310 щодо всіх зареєстрованих товарів та послуг, а також покладено обов`язки, в тому числі із продовження дії свідоцтва на знак для товарів і послуг № 37310 .

Позивач дізнався, що дія свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 37310 припинена у зв`язку із несплатою збору за продовження його дії. На думку позивача, ОСОБА_1 як власник ліцензії за ліцензійним договором не виконав свої зобов`язання, передбачені пунктом 3.2.9 ліцензійного договору № 12 від 03 березня 2005 року, та не вчинив дії спрямовані на продовження строку дії вказаного свідоцтва.

У зв`язку з неотриманням клопотання про продовження строку дії свідоцтва України на знак для товарів та послуг і несплатою офіційного збору за таке продовження, Державна служба інтелектуальної власності України припинила дію свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 37310 , припинивши права інтелектуальної власності позивача на знаки, що засвідчені свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № 37310 .

Короткий зміст рішення суду першої інстанції

Рішенням Солом`янського районного суду м. Києва від 19 листопада 2015 року позов задоволено.

Визнано словесний знак для товарів і послуг «КАШТАН» добре відомим в Україні знаком ПрАТ «ХЛАДОПРОМ» відносно товару 30 класу МКТП «морозиво» станом на 29 вересня 2000 року.

Зобов`язано Державну службу інтелектуальної власності України опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання словесного знака для товарів і послуг «КАШТАН» добре відомим в Україні знаком ПрАТ «ХЛАДОПРОМ» для товару 30 класу МКТП «морозиво» станом на 29 вересня 2000 року.

Зобов`язано Державну службу інтелектуальної власності України відхилити реєстрацію знаку для товарів і послуг за заявкою від 08 жовтня 2015 року № m2015 17568 на ім`я ОСОБА_1 .

Зобов`язано Державну службу інтелектуальної власності України виконати передбачені пунктом 3.2.9 ліцензійного договору від 03 березня 2015 року №12 умови та подати до Державної служби інтелектуальної власності України клопотання про продовження строку дії свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 37310 .

Зобов`язано внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про продовження строку дії свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 37310 та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені «Промислова власність». Вирішено питання розподілу судових витрат.

Вирішуючи спір, суд першої інстанції, дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог.

Суд проаналізував та дослідив географічний район використання позивачем знака «КАШТАН», інформацію щодо поставок продукції позивача на території України. Встановлено, що протягом останніх п`ятнадцяти років переважна більшість населення Києва, Харкова, Дніпропетровська, Запоріжжя, Одеси та Львова надає перевагу саме морозиву торгової марки «КАШТАН» виробництва ПрАТ «ХЛАДОПРОМ».

Досліджено, становище позивача на ринку морозива, історію розвитку підприємства позивача, яка сягає з 1932 року, взято до уваги висновок експерта від 09 листопада 2015 року № 86 щодо критеріїв та факторів передбачених пунктом 3.2.3 Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2005 року №228 (далі - Порядок).

Короткий зміст рішення суду апеляційної інстанції

Постановою Апеляційного суду міста Києва від 07 лютого 2018 року апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» (далі - ПрАТ «Львівський холодокомбінат», заявник), задоволено. Скасовано рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 19 листопада 2015 року та ухвалено нове рішення про відмову у позові.

Постанова суду апеляційної інстанції обґрунтована тим, що згідно з пунктом 7.8 Порядку до переліку знаків, визнаних добре відомими в Україні, заносяться знаки, які визнані добре відомими за рішенням Апеляційної палати Держдепартаменту.

Згідно з пунктом 8 Порядку в офіційному бюлетені «Промислова власність» публікуються відомості про знак, визнаний добре відомим за рішенням Апеляційної палати. Отже, не передбачено обов`язку робити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомостей про визнання знаку добре відомим за рішенням суду.

Суд апеляційної інстанції встановив, що рішенням, яке оскаржується, порушені права особи ПрАТ «Львівський холодокомбінат» на користування знаку на товари і послуги «Каштан», оскільки встановлено, що особа, яка подала апеляційну скаргу, виготовляє морозиво з назвою «Львівський каштан», «Каштан зі смаком ванілі».

Короткий зміст рішення суду касаційної інстанції

06 лютого 2019 рокуВерховний Суд прийняв постанову, якою касаційні скарги ТОВ «ХЛАДОПРОМ» та ОСОБА_1 задовольнив. Постанову Апеляційного суду міста Києва від 07 лютого 2018 року скасував, рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 19 листопада 2015 року залишив в силі.

Постанова суду касаційної інстанції мотивована тим, що суд першої інстанції проаналізував положення ліцензійного договору від 03 березня 2005 року № 12, жодна із сторін не заперечувала, що такий договір було укладено. Лише наявність у матеріалах справи копії ліцензійного договору від 03 березня 2005 року № 12, якапідписана сторонами, за умови не спростування останніми факту укладення ліцензійного договору, не може бути підставою для відмови в позові.

Крім того, переглядаючи законність і обгрунтованість рішення суду першої інстанції за апеляційною скаргою ПрАТ «Львівський холодокомбінат», суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що особа, яка подала апеляційну скаргу, виготовляє морозиво з назвою «Львівський каштан», «Каштан зі смаком ванілі», а сам факт відсутності свідоцтва у цієї особи, не свідчить про відсутність факту наявності порушення її прав у зв`язку з прийняттям вищезгаданого рішення.

Однак суд апеляційної інстанції, не зазначив, які саме права цієї юридичної особи порушено визнанням знака на товари і послуги «КАШТАН» добре відомим.

Суд першої інстанції встановив обставини справи, які входять до предмета доказування та надав їм правову оцінку. Суд апеляційної інстанції здійснив переоцінку доказів у справі без належного на те мотивування та обґрунтування, не навів переконливі аргументи на спростування таких висновків суду першої інстанції.

Короткий зміст заяви про перегляд судового рішення

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 423 Цивільного процесуального кодексу (далі - ЦПК) України 13 лютого 2019 року ПрАТ «Львівський холодокомбінат» звернувся із заявою про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Верховного Суду від 06 лютого 2019 року, просило скасувати цю постанову та ухвалити нову постанову про залишення постанови Апеляційного суду м. Києва від 07 лютого 2018 року без змін.

Рух заяви про перегляд судового рішення

Ухвалою Верховного Суду від 14 лютого 2020 року відкрито провадження за заявою ПрАТ «Львівський холодокомбінат»про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Верховного Суду від 06 лютого 2019 року

У березні 2020 року справа надійшла до Верховного Суду.

Аргументи учасників справи

Доводи особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв`язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Особа, за якою позначення визнано добре відомим, користується всіма виключними правами, які надаються й власнику свідоцтва на знак для товарів і послуг (право використовувати знак, забороняти іншим або перешкоджати використовувати позначення тощо).

Законодавство встановлює імперативну заборону на реєстрацію позначень, які є тотожними або схожими до ступеня сплутування із знаками для товарів і послуг, визнаними добре відомими в Україні, тобто визнання знаку добре відомим в Україні автоматично блокує будь-яку можливість отримати правову охорону іншому позначенню, яке, наприклад, може бути сплутане з таким.

22 листопада 2019 року ПрАТ «Львівський холодокомбінат» отримало від ДП «УКРПАТЕНТ» висновок від 12 листопада 2019 року про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, згідно з яким заявлене ПрАТ «Львівський холодокомбінат» позначення «Львівські каштани» за заявкою від 27 листопада 2017 року № m201726535 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки заявлене словесне позначення для товарів 20 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком «КАШТАН» ПрАТ «ХЛАДОПРОМ», визнаним добре відомим в Україні з 29 вересня 2000 року на підставі рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 19 листопада 2015 року, яке набрало чинності 20 листопада 2015 року.

Судове рішення, яким визнано позначення «КАШТАН» добре відомим в Україні за ТОВ «ХЛАДОПРОМ» обмежує право ПрАТ «Львівський холодокомбінат» отримати правову охорону на власне позначення «Львівські каштани», оскільки за наслідками кваліфікаційної експертизи, проведеної на підставі Правил складання і подання заяви на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 року № 116, таке є схожим до ступеня сплутування із знаком, визнаним добре відомим.

Доводи інших учасників справи

У березні 2020 року ТОВ «ХЛАДОПРОМ» звернувся до Верховного Суду з відзивом на заяву ПрАТ «Львівський холодокомбінат» про перегляд постанови Верховного Суду від 06 лютого 2019 року за нововиявленими обставинами, просило заяву залишити без задоволення.

ПрАТ «Львівський холодокомбінат» помилково визначає як нововиявлену обставину той факт, що останньому відмовлено в реєстрації позначення «Львівські каштани» за заявкою від 27 листопада 2017 року, оскільки таке позначення є схожим до ступеня сплутування із знаком, визнаним добре відомим «КАШТАН».

ПрАТ «Львівський холодокомбінат» помилково визначає посилання як на нововиявлену обставину на статтю 6 Закону України від 15 грудня 1993 року № 3689-XII «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» (далі - Закон № 3689-XII), якою зазначено підстави для відмови в наданні правової охорони, скільки не можуть бути зареєстрованими знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для однорідних товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна.

Посилання ПрАТ «Львівських холодокомбінат» на статті 6, 16, 25 Закону № 3689-XII не є нововиявленими обставинами.

У березні 2020 року ОСОБА_2 звернувся до Верховного Суду із відзивом на заяву ПрАТ «Львівський холодокомбінат» про перегляд постанови Верховного Суду від 06 лютого 2019 року за нововиявленими обставинами, просив заяву залишити без задоволення.

Зазначив, що ПрАТ «Львівський холодокомбінат» помилково вважає нововиявленою обставиною рішення про відмову в реєстрації позначення на знак «Львівські каштани», оскільки рішенням Солом`янського районного суду від 19 листопада 2015 року визнано позначення «КАШТАН» добре відомим в Україні, яке було чинним на час подання заявки за № m201726535 на знак «Львівські каштани».

У липні 2020 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України звернулося до Верховного Суду із відзивом на заяву ПрАТ «Львівський холодокомбінат» про перегляд постанови Верховного Суду від 06 лютого 2019 року за нововиявленими обставинами, просило заяву залишити без задоволення, а постанову залишити в силі.

ПрАТ «Львівський холодокомбінат» вважає, що висновок ДП «УКРПАТЕНТ» від 12 листопада 2019 року № 116622/ЗМ/19 про невідповідність позначення «Львівські каштани» умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи за заявкою № m201726535 є нововиявленою обставиною. Водночас зазначений висновок не впливає на висновки суду, не містить фактичних даних на спростування фактів, покладених в основу постанови Верховного Суду від 06 лютого 2019 року.

Позиція Верховного Суду

Вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи заяви, Верховний Суд дійшов висновку про відмову в задоволенні заяви ПрАТ «Львівський холодокомбінат» про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами з таких підстав.

Заявник стверджує, що підставою для перегляду за нововиявленими обставинами постанови Верховного Суду від 06 лютого 2019 року є обставини, встановлені у наданому заявником висновку ДП «УКРПАТЕНТ» від 12 листопада 2019 року про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, згідно з якою заявлене ПрАТ «Львівський холодокомбінат» позначення «Львівські каштани» за заявкою від 27 листопада 2017 року № m201726535 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки заявлене словесне позначення для товарів 20 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком «КАШТАН» ПрАТ «Хладопром», визнаним добре відомим в Україні з 29 вересня 2000 року на підставі рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 19 листопада 2015 року

Датою відкриття нововиявлених обставин заявник вважає 22 листопада 2019 року - дату, коли заявнику стало відомо про ухвалений висновок ДП «УКРПАТЕНТ».

Підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є істотні для справи обставини, що не були встановлені судом і не були та не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи (пункт 1 частини другої статті 423 ЦПК України).

Отже, нововиявленими є лише такі обставини, які: входять до предмета доказування у відповідній справі, обґрунтовують вимоги або заперечення сторін, можуть вплинути на висновки суду про права й обов`язки її учасників або мають інше істотне значення для правильного вирішення спору; існували на час розгляду справи, рішення в якій переглядається; спростовують фактичні дані, покладені в основу такого рішення; не були встановлені судом, який ухвалював це рішення; не були та не могли бути відомі на час розгляду справи особі, яка звертається із заявою про перегляд зазначеного рішення, та стали відомими тільки після його ухвалення.

Не є нововиявленою обставина, яка ґрунтується на переоцінці доказів, які вже оцінив суд у процесі розгляду справи.

Крім того, судове рішення не може переглядатись у зв`язку з нововиявленими обставинами у разі якщо обставини, передбачені частиною другою статті 423 ЦПК України, відсутні, а також були або могли бути відомі заявникові на час розгляду справи.

Посилання в заяві про перегляд за нововиявленими обставинами на те, що ухваленим рішенням суду першої інстанції про визнання позначення «КАШТАН» добре відомим обмежується право ПрАТ «Львівський холодокомбінат» отримати правову охорону на власне позначення «Львівські каштани» не може бути підставою для перегляду постанови суду касаційної інстанції за нововиявленими обставинами, оскільки підприємство, здійснюючи господарську діяльність, самостійно визначає позначення на товар, яке відрізняється від товарів і послуг інших осіб.

Одним із основоположних аспектів верховенства права є принцип юридичної визначеності, який, inter alia, вимагає, щоби, коли суди остаточно вирішили питання, їхнє рішення не ставилось під сумнів. Цей принцип передбачає повагу до остаточності судових рішень та наполягає на тому, щоб жодна сторона не могла вимагати перегляду остаточного й обов`язкового судового рішення просто задля нового розгляду та постановлення нового рішення у справі. Відступи від цього принципу є виправданими лише тоді, коли вони обумовлюються обставинами суттєвого та неспростовного характеру (див. mutatis mutandis рішення ЄСПЛ від 9 червня 2011 року у справі «Желтяков проти України» («Zheltyakov v. Ukraine», заява № 4994/04, § 42-43)).

Висновки за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

Відповідно до частини третьої статті 429 ЦПК України за результатами перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами суд може, зокрема, відмовити в задоволенні заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами та залишити відповідне судове рішення в силі.

Згідно з абзацом першим частини четвертої статті 429 ЦПК України у разі відмови в задоволенні заяви про перегляд рішення, ухвали, постанови за нововиявленими або виключними обставинами суд постановляє ухвалу.

Зазначені заявником обставини не спростовують фактичні дані, покладені в основу постанови Верховного Суду від 06 лютого 2019 року. Такі обставини не є нововиявленими, а тому не можуть бути підставою для перегляду постанови Верховного Суду від 06 лютого 2019 року, отже, у задоволенні заяви про перегляд судового рішення необхідно відмовити.

Керуючись статтями 423, 429 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду

УХВАЛИВ:

У задоволенні заяви Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Верховного Суду від 06 лютого 2019 року у справі за позовом Приватного акціонерного товариства «ХЛАДОПРОМ» до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 про припинення порушень прав інтелектуальної власності на знаки для товарів та послуг « КАШТАН », про визнання знаку «КАШТАН» добре відомим в Україні та про відновлення становища, яке існувало до порушення прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 37310 відмовити.

Постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 06 лютого 2019 року залишити в силі.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий В. А. Стрільчук

Судді: В. О. Кузнєцов

А. С. Олійник

О. В. Ступак

Г. І. Усик