Справа №524/5476/19
Провадження №2/524/385/20
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2020 року Автозаводський районний суд м. Кременчука в складі: Головуючого - судді Андрієць Д.Д., за участю секретаря судового засідання(помічника судді) - Лобової А.Ю., представника позивача - Федоренка Р.В., представника відповідача - Радченка С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кременчуці в режимі відеоконференції цивільну справу за позовом ТДВ "НВФ"СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ" до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про визнання патенту на корисну модель недійсним в частині визначення винахідника та власника та визнання, встановлення права попереднього користування та визнання власника та винахідника,-

ВИМОГИ ПОЗИВАЧА

ТДВ "НВФ"СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ" звернулось до Автозаводського районного суду м.Кременчука із позовом, в якому просило:

- патент на корисну модель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.08.2015 визнати недійсним з 10.08.2015 в частині визначення його винахідниками ОСОБА_1 , ОСОБА_2 і власником ОСОБА_1 ;

- визнати за ТДВ "НВФ"СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ" право попереднього користування та з 10.08.2015 встановити ТДВ "НВФ"СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ" власником і винахідником патенту на корисну модель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » UA № НОМЕР_2 , зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.08.2015;

- стягнути з відповідачів судові витрати.

ПОЗИЦІЯ ПОЗИВАЧА

Свої вимоги позивач мотивував тим, що ТДВ "НВФ"СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ", яке займається розробкою і впровадженням у виробництво нових технологій металообробки нестандартних деталей, самостійно винайшло конструкцію, виготовило та ввело в експлуатацію переносний пристрій для металообробки - «Станок різьбофрезерний» і розпочала його використання. Тобто, ТДВ "НВФ"СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ" безпосередньо створило об`єкт інтелектуальної власності. З 01.07.2008 ОСОБА_1 працював на посаді головного інженера виробництва ТДВ "НВФ" СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ", а з 01.12.2008 по 19.07.2018 на посаді технічного директора. ОСОБА_2 з 01.03.2011 по 17.10.2016 працював на посаді головного конструктора.

Відповідачі у зв`язку із виконанням службових обов`язків за дорученням та з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця приймали участь в заходах з виготовлення, вдосконалення і модернізації належних підприємству верстатів і приладів для мобільної металообробки нестандартних деталей, тобто приймали участь в створенні службових винаходів. В порушення вимог ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» відповідачі не повідомляли керівництво роботодавця про які-небудь винаходи, а ОСОБА_1 ще й приховував наявну технічну документацію.

В серпні 2018 року від ОСОБА_1 надійшла претензія про нібито протиправне використання підприємством належного йому зареєстрованого в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі, в тому числі, патенту на корисну модель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » UA № НОМЕР_2 опублікований 10.08.2015, а саме «Станок різьбофрезерний». З вказаної претензії ТДВ "НВФ"СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ" дізналось про те, що розроблений і винайдений трудовим колективом товариства, лише за участю відповідачів, прилад для мобільної металообробки нестандартних деталей без відома керівництва запатентовано корисною моделлю на ОСОБА_1 , як на єдиного власника інтелектуальної власності із зазначенням винахідниками ОСОБА_1 , ОСОБА_2 .. Заявки на реєстрацію корисних моделей подано відповідачем після спливу майже двох років з моменту введення в експлуатацію підприємством верстата. При проведенні інвентаризації основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів встановлено, що станом на 01.10.2018 відсутні технічні документи та паспорти на обладнання, яке обліковується на підприємстві.

Викладені обставини, на думку позивача, свідчать про те, що патент було видано з порушенням права інших осіб - ТДВ "НВФ"СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ", оскільки саме позивач є винахідником та власником відповідного обладнання.

В судовому засіданні представник позивача підтримав позов та просив його задовольнити з підстав, викладених в позовній заяві. На запитання суду пояснив, що на даний час ТДВ "НВФ"СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ" було модернізовано відповідний верстат, який товариство продовжує використовувати в своїй роботі, однак зареєстрований патент за ОСОБА_1 порушує права товариства, оскільки останній створює перешкоди для використання переносного пристрою для металообробки. Вказав, що про порушення своїх прав позивач дізнався саме з претензії ОСОБА_1 . До цього моменту позивач не вважав свої права порушеними.

ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧА

Відповідач, ОСОБА_1 , надіслав суду відзив в якому вказав, що із позовом він не погоджується, а позовні вимоги він вважає необґрунтованими, безпідставними, протиправними, не підтвердженими належними та допустимими доказами і такими, що не підлягають задоволенню.

Вказав, що доводи позивача про те, що він був обізнаний із змістом своєї посадової інструкції є не доведеними, оскільки позивачем не було надано доказів, які б підтверджували факт його ознайомлення із змістом посадових обов`язків. Додана позивачем інструкція Технічного директора та інструкція з організації оформлення та застосування Посадових інструкцій ТОВ "НВФ"СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ" не містять його підпису. Зазначив, що позивач був зобов`язаний разом із позовною заявою подати докази, які б підтверджували те, що запатентовані корисні моделі є службовим виробом, а саме: трудові договори, посадові інструкції, в яких чітко було б зафіксовано функціональні обов`язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення корисної моделі та довести факт письмового ознайомлення з ними працівника або доручення роботодавця- видане працівникові у письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності підприємства або діяльності роботодавця і може привести до створення корисної моделі, а також докази використання відповідачем при створенні корисної моделі досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця. Вказав, що він не був ознайомлений із посадовою інструкцією, не отримував доручення роботодавця і не використовував при створенні корисних моделей досвід, виробничі знання, секрети виробництва і обладнання роботодавця, що свідчить про те, що створена ним корисна модель не є службовою. Повідомив, що корисна модель була створена в результаті спільної діяльності з ОСОБА_3 за їх ініціативою та за допомогою виключно їх розумових здібностей, вмінь та навичок. Вважає, що позивачем не було доведено використання запатентованого ним обладнання у своїй господарській діяльності. Службові записки та пояснення працівників товариства вважає неналежними доказами, оскільки працівники знаходяться у службовій залежності від директора Товариства, а відтак їх пояснення та доводи є необ`єктивними. Звертав увагу на те, що жодною чинною нормою законодавства не передбачено повноваження суду щодо встановлення права попереднього користування та визнання осіб винахідниками та власниками патенту. Вважає, що позивачем пропущено позовну давність, оскільки про порушення своїх прав позивач мав би дізнатись з 10.08.2015 - часу опублікування патенту в бюлетні.

В судовому засіданні представник відповідача проти задоволення позову заперечував з підстав, викладених у відзиві. Зазначив, що до компетенції суду не належить встановлення власників та винахідників корисної моделі та встановлення права попереднього користування.

Відповідач, ОСОБА_2 , в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, надіслав суду заяву про розгляд справи за його відсутності, проти задоволення позову заперечував.

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ ПО СПРАВІ

В судовому засіданні 16.12.2019 судом закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду.

ФАКТИЧНІ ОБСТАВИНИ, ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ

01.07.2008 ТОВ "НВФ"СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ"/правонаступником якого є ТДВ "НВФ"СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ"/ було видано наказ №4-К про призначення ОСОБА_1 на посаду головного інженера за сумісництвом з 01.07.2008.

01.12.2008 ТОВ "НВФ"СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ" видано наказ №9-К від 01.12.2008 про переведення ОСОБА_1 на посаду технічного директора на постійній основні з 01.12.2008 з правом підпису договорів і фінансових документів.

13.07.2018 видано наказ №30-к про звільнення ОСОБА_1 із займаної посади технічного директора з 19.07.2018 за власним бажанням, згідно статті 38 КЗпП України.

Відповідно до посадової інструкції технічного директора ОСОБА_1 , затвердженої наказом директора ТОВ "НВФ"СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ" №04/ОТ-10 від 09.03.2010 технічний директор організовує розроблення та введення прогресивних економічно обґрунтованих ресурсозберігаючих технологічних процесів виконання робіт, які забезпечують підвищення рівня технологічної підготовки та технічного переоснащення виробництва, скорочення розходів сировини, матеріалів, трудових затрат, поліпшення якості робіт та прискорення темпів зростання продуктивності праці; керує складанням планів впровадження нової техніки та технологій, підвищення ефективності виробництва, розробкою технологічної документації, організовує контроль за забезпеченням нею виробничих підрозділів підприємства; забезпечує удосконалення технологій виготовлення виробів, виконання робіт, впровадження досягнень науки і техніки, прогресивних базових технологій, високовиробничих, ресурсозберігаючих технологій, проектування та впровадження технологічних систем, засобів охорони навколишнього середовища, комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів, нестандартного обладнання, технологічного оснащення, пристроїв та інструментів, своєчасне освоєння проектних потужностей, дотримання нормативів використання обладнання; керує працівниками, координує та направляє їх діяльність, що забезпечує технологічну підготовку виробництва.

З 01.03.2011 ОСОБА_2 було прийнято на посаду головного конструктора ТОВ "НВФ"СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ", що підтверджується копією наказу №3-К від 01.03.2011.

01.11.2011 ОСОБА_2 було підписано зобов`язання та договір про нерозголошення комерційної таємниці

Наказом №20-К від 17.10.2016 ОСОБА_2 було звільнено із займаної посади з 17.10.2016 за власним бажанням на підставі ст.38 КЗпП України.

Відповідно до посадової інструкції головного конструктора ОСОБА_2 , затвердженої наказом директора ТОВ "НВФ"СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ" №04/ОТ-10 від 09.03.2010, його функціональними обов`язками було: керівництво створенням нових та модернізацією конструкцій виробів діючого виробництва, забезпечуючи їх високий технічний рівень, конкуренто- та патентоздатність, відповідність сучасним досягненням науки і техніки, вимогам технічної естетики та найбільш економічної технології виробництва; вживає заходів щодо удосконалення освоєння у виробництві перспективних конструкторських розробок, новітніх матеріалів, широкого впровадження науково-технічних досягнень; організовує розробку проектів нових досвідних та промислових установок, нестандартного обладнання та пристроїв у зв`язку із реконструкцією об`єктів, автоматизацією виробництва та механізацією трудомістких процесів; проводить роботу з підвищення рівня уніфікації, стандартизації та сертифікації розроблюваних конструкцій виробів; забезпечує відповідність нових та модернізованих конструкцій технічним завданням, стандартам, вимогам раціональної організації та охорони праці, нормам технічної безпеки; керує підготовкою техніко-економічних обґрунтувань ефективності нових конструкторських розробок, їх переваг в порівнянні з раніше виготовленими; організовує розробку перспективних та поточних планів впровадження та освоєння нової техніки, конструкторської підготовки виробництва, дослідних та досвідно-конструкторських робіт, контролює їх виконання; забезпечує впровадження систем автоматизованого проектування, своєчасного складання, погодження та затвердження креслень та іншої технічної документації, яка розробляється конструкторськими підрозділами; спільно із замовником здійснює розробку технічних завдань на проектування, забезпечує захист та погодження в установленому порядку розроблених ескізних, технічних та робочих проектів, надає проектні рішення на затвердження; організовує збереження згідно із діючими правилами, розмноження та своєчасне забезпечення виробництва креслень та іншої конструкторської документації; вживає заходи щодо скорочення строків освоєння нової техніки, вартості та циклу конструкторської підготовки виробництва за рахунок впровадження прогресивних методів проектування, обчислювальної та телекомунікаційної техніки, передових способів розмноження технічної документації, широкого використання в проектах стандартизованих та уніфікованих деталей та складальних одиниць; здійснює керівництво дослідними та експериментальними роботами, які проводяться в підрозділах дослідного виробництва; організовує виготовлення дослідних зразків, їх експериментальну перевірку, відпрацювання установочних партій та випуск перших промислових серій, домагаючись постійного підвищення якості та надійності виробів, рівня їх технологічності, екологічності, зниження їх собівартості, трудомісткості та матеріаломісткості; приймає участь в монтажі, випробуваннях, налагоджені та запуску нових конструкцій виробів; здійснює авторський нагляд за виготовленням виробів та їх експлуатацією; надає на затвердження зміни, які вносяться до технічної документації з конструкторської підготовки виробництва; приймає участю в роботі з атестації виробів з категорій якості, розробці пропозицій з реконструкції, технічного переозброєння, інтенсифікації виробництва, підвищенню його ефективності, забезпечує конструкторську розробку прийнятих до впровадження раціоналізаторських пропозицій та винаходів; розглядає та надає відзив та висновок щодо найбільш складних раціоналізаторських пропозицій, а також на проекти стандартів та іншу конструкторську документацію, яка надходить до підприємства від сторонніх організацій; організовує роботу з підвищення кваліфікації працівників, які здійснюють конструкторську підготовку виробництва. Керує працівниками відділу, направляє та координує діяльність підлеглих йому підрозділів.

18.02.2015 було подано заявку №u200813526 на реєстрацію патенту на корисну модель - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », опублікований 10.08.2015 в бюл.№5 (патент UA № НОМЕР_3 ), винахідники ОСОБА_1 , ОСОБА_2 і власник ОСОБА_1 ..

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, видами діяльності ТДВ "НВФ"СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ", яке є правонаступником ТОВ "НВФ"СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ" є: 28.15 Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів, 25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали(основний), 25.62 Механічне оброблення металевих виробів, 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням, 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення, 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування.

18 вересня 2018 року ТОВ "НВФ"СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ", правонаступником якого є ТДВ "НВФ"СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ" отримало претензію від ОСОБА_1 «у зв`язку з незаконним використанням корисних моделей і торгівельної марки», згідно патентів UA № НОМЕР_5 , НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12.

01 жовтня 2018 року ОСОБА_1 отримав відповідь на свою претензію від ТОВ "НВФ"СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ", що підтверджується копією відповіді за вих. 340/09 від 25.09.2018, копією опису вкладення та копією рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення.

НОРМИ ПРАВА

Відповідно до ст.418 Цивільного кодексу України(далі - ЦК України) право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

В ст.420 ЦК України визначено, що до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать: літературні та художні твори; комп`ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування напівпровідникових виробів; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці.

Суб`єктами права інтелектуальної власності є: творець (творці) об`єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до цього Кодексу, іншого закону чи договору(ст.421 ЦК України)

Відповідно до вимог ст.ст.422-424 ЦК України право інтелектуальної власності виникає (набувається) з підстав, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором. Особистими немайновими правами інтелектуальної власності є: 1) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об`єкта права інтелектуальної власності; 2) право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об`єкта права інтелектуальної власності; 3) інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Особисті немайнові права інтелектуальної власності належать творцеві об`єкта права інтелектуальної власності. У випадках, передбачених законом, особисті немайнові права інтелектуальної власності можуть належати іншим особам. Особисті немайнові права інтелектуальної власності не залежать від майнових прав інтелектуальної власності. Особисті немайнові права інтелектуальної власності не можуть відчужуватися (передаватися), за винятками, встановленими законом. Майновими правами інтелектуальної власності є: 1) право на використання об`єкта права інтелектуальної власності; 2) виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об`єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Законом можуть бути встановлені винятки та обмеження в майнових правах інтелектуальної власності за умови, що такі обмеження та винятки не створюють істотних перешкод для нормальної реалізації майнових прав інтелектуальної власності та здійснення законних інтересів суб`єктів цих прав. Майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно до закону бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи, предметом договору застави та інших зобов`язань, а також використовуватися в інших цивільних відносинах.

Згідно ст.426 ЦК України способи використання об`єкта права інтелектуальної власності визначаються цим Кодексом та іншим законом. Особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об`єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об`єкт, створений у зв`язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об`єкт. У випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на такий об`єкт можуть належати юридичній або фізичній особі, де або у якої працює працівник. Майнові права інтелектуальної власності на об`єкт, створений у зв`язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об`єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором. Особливості здійснення майнових прав інтелектуальної власності на об`єкт, створений у зв`язку з виконанням трудового договору, можуть бути встановлені законом(ст.429 ЦК України)

Згідно вимог ст.460 ЦК України корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання. Об`єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології. Законом можуть бути встановлені продукти та процеси, які не є придатними для набуття права інтелектуальної власності на них відповідно до цієї статті.

В ст.ст.462, 463 ЦК України визначено, що набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка. Умови та порядок видачі патенту встановлюються законом. Суб`єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок є: 1) винахідник, автор промислового зразка; 2) інші особи, які набули прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок за договором чи законом.

Майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: 1) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; 2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом(ст.464 ЦК України)

Згідно ч.ч.1,4 ст.465 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель спливає через десять років від дати подання заявки на корисну модель в установленому законом порядку.

Відповідно до ст.469 ЦК України права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

В ст.470 ЦК України визначено, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала винахід, корисну модель, промисловий зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано винахід, корисну модель, промисловий зразок або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Постановою Верховної ради України № 3769-XII від 23.12.1993 введено в дію Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" з 1 липня 1994 року.

Згідно ст.1 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", 3687-XII від 15.12.1993(далі - Закон №3687-XII) у ньому наведені терміни вживаються у такому значенні: винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології; службовий винахід (корисна модель) - винахід (корисна модель), створений працівником: у зв`язку з виконанням службових обов`язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше; з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця; службові обов`язки - зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов`язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення винаходу (корисної моделі); доручення роботодавця - видане працівникові у письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності підприємства або діяльності роботодавця і може привести до створення винаходу (корисної моделі); роботодавець - особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом); винахідник - людина, інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено винахід (корисну модель); патент (патент на винахід, патент на секретний винахід, патент на корисну модель, патент на секретну корисну модель) - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і права на винахід (корисну модель).

Згідно ч.ч.1,2, абз.7 ч. 4 ст.6 Закону №3687-XII, правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі та відповідає умовам патентоздатності. Об`єктом винаходу, правова охорона якому надається згідно з цим Законом, може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), процес (спосіб). Об`єктом корисної моделі, правова охорона якій надається згідно з цим Законом, може бути пристрій або процес (спосіб). Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки до НОІВ.

Право на реєстрацію службового винаходу (корисної моделі) має роботодавець винахідника, якщо інше не передбачено договором. Винахідник подає роботодавцю письмове повідомлення про створений ним службовий винахід (корисну модель) з описом, що розкриває суть винаходу (корисної моделі) достатньо ясно і повно. Якщо право на реєстрацію службового винаходу (корисної моделі) належить роботодавцю, він повинен протягом чотирьох місяців від дати одержання від винахідника повідомлення подати до НОІВ заявку на державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) або передати право на таку реєстрацію іншій особі, або прийняти рішення про збереження службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації. У цей же строк роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі) і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем. Якщо право на реєстрацію службового винаходу (корисної моделі) належить роботодавцю і він не виконає зазначених у частині третій цієї статті вимог у встановлений строк, то право на реєстрацію службового винаходу (корисної моделі) переходить до винахідника або його правонаступника. У цьому випадку за роботодавцем залишається переважне право на придбання ліцензії. Строк збереження роботодавцем чи його правонаступником службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації у разі його невикористання не повинен перевищувати чотирьох років. У протилежному випадку право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) переходить до винахідника чи його правонаступника. Спори щодо умов одержання винахідником службового винаходу (корисної моделі) винагороди та її розміру вирішуються у судовому порядку(ст.9 Закону №3687-XII)

Згідно із ч.ч.1,2,5 ст.28 Закону №3687-XII права, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі), діють від дати, наступної за датою державної реєстрації винаходу (корисної моделі). Володілець патенту має право використовувати винахід (корисну модель) на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших володільців патенту. Використанням винаходу (корисної моделі) визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди володільця патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним. Патент надає його володільцю виключне майнове право перешкоджати використанню винаходу (корисної моделі), у тому числі забороняти таке використання, крім випадків, якщо таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі).

В ч.ч.1, 2 ст.31 Закону №3687-XII визначено, що будь-яка особа, яка до дати подання до НОІВ заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу (корисної моделі), як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). Право попереднього користувача обмежується тим обсягом використання тотожного заявленому винаходу (корисної моделі) вирішення, яким воно було на дату подання заявки. Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом з підприємством чи діловою практикою або тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання. Не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання запатентованого винаходу (корисної моделі): в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що винахід (корисна модель) використовується виключно для потреб зазначеного засобу; без комерційної мети; з науковою метою або в порядку експерименту; за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням володільця патенту одразу, як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації.

Підстави визнання недійсним патенту визначені в ст.33 Закону №3687-XII. Так, положення наведеної статті передбачають, що права на винахід (корисну модель) можуть бути визнані в судовому порядку недійсними повністю або частково у разі: а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону; б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці; в) порушення вимог частини другої статті 37 цього Закону; г) державної реєстрації винаходу (корисної моделі) внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. При визнанні прав на винахід (корисну модель) недійсними повністю або частково в судовому порядку НОІВ повідомляє про це у Бюлетені. Права на винахід (корисну модель), визнані недійсними повністю або частково в судовому порядку, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі). Визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними частково здійснюється шляхом виключення незалежних пунктів формули або виключення одного чи декількох незалежних пунктів формули та підпорядкованих таким незалежним пунктам залежних пунктів, або шляхом внесення змін до незалежного (незалежних) пункту (пунктів), за умови що таке виключення та (або) зміна призводять до зменшення обсягу правової охорони, що надається державною реєстрацією. Зміни до незалежного пункту формули можуть вноситися шляхом зміни наявних у такому пункті формули ознак або внесення до нього ознак. При цьому вноситися можуть лише ознаки, наявні у підпорядкованих такому незалежному пункту залежних пунктах формули.

В ст.35 Закону №3687-XII визначено, що захист прав на винахід (корисну модель) здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв`язку з застосуванням цього Закону. Суди відповідно до їх компетенції розв`язують, зокрема, спори про: авторство на винахід (корисну модель); встановлення факту використання винаходу (корисної моделі); встановлення володільця патенту; порушення прав володільця патенту; укладання та виконання ліцензійних договорів; право попереднього користувача; компенсації.

Згідно ст.15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Відповідно до ч.1 ст.4, ч.1 ст.5 Цивільного процесуального кодексу України(далі - ЦПК України) кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів. Здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки. Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила(ст.256, 257, ч.1 ст.261 ЦК України)

Відповідно до ч.ч.2-5 ст.267, п.1 ч.1 ст.268 ЦК України заява про захист цивільного права або інтересу має бути прийнята судом до розгляду незалежно від спливу позовної давності. Позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові. Якщо суд визнає поважними причини пропущення позовної давності, порушене право підлягає захисту. Позовна давність не поширюється на вимогу, що випливає із порушення особистих немайнових прав, крім випадків, встановлених законом.

В ч.ч.1-3 ст.12 ЦПК України визначено, що цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно ст.76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Відповідно ч.1, 4 ст.77, ст.78-80 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Суд не бере до розгляду докази, що не стосуються предмета доказування. Суд не бере до уваги докази, що одержані з порушенням порядку, встановленого законом. Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів, а також інших випадків, передбачених цим Кодексом(ч.ч.1, 5-6 ст.81 ЦПК України)

ОЦІНКА СУДУ

Щодо вимог позивача про визнання недійсним патенту в частині визначення його власником ОСОБА_1 , а винахідниками ОСОБА_1 і ОСОБА_2 і визнання ТДВ "НВФ"СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ" з 10.08.2015 власником і винахідником патенту на корисну модель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , суд відзначає наступне.

За змістом ст.33 Закону №3687-XII в судовому порядку права на корисну модель можуть бути визнані недійсними в разі державної реєстрації винаходу (корисної моделі) внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Так, на обґрунтування вищенаведеної вимоги позивач вказав на те, що запатентований ОСОБА_1 та ОСОБА_2 пристрій був створений колективом ТДВ "НВФ"СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ", тобто є службовим винаходом.

Заперечуючи проти вказаних доводів відповідач ОСОБА_1 в своєму відзиві та його представник в судовому засіданні вказали на те, що позивачем не було надано суду доказів, які б підтверджували ознайомлення відповідачів з їх посадовими інструкціями або доказів щодо надання їм окремого службового доручення.

Так, суд повторює, що за змістом ст.1 Закону №3687-XII службовим винаходом (корисною моделлю)є винахід (корисна модель), створений працівником: у зв`язку із виконанням зафіксованих в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональних обов`язків працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення винаходу (корисної моделі) чи виданого працівникові у письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності підприємства або діяльності роботодавця і може привести до створення винаходу (корисної моделі), за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше та з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.

Отже, для віднесення запатентованої відповідачами корисної моделі до службової, на думку суду підлягають встановленню та доведенню такі обставини: 1) факт працевлаштування відповідачів; 2) фіксація у відповідному документі функціональних обов`язків працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення корисної моделі та в обов`язковому порядку факт ознайомлення працівника із вказаними документами або 3) факт надання у письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності підприємства або діяльності роботодавця і може привести до створення корисної моделі; 4) використання досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.

Так, подані позивачем докази підтверджують факт перебування відповідачів в трудових відносинах із ТДВ "НВФ"СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ" на час реєстрації патенту.

Також, суд погоджується із тим, що в посадових інструкціях головного конструктора та технічного директора закріплені функціональні обов`язки, що передбачають виконання робіт, які на переконання суду, могли привести до створення корисної моделі.

Разом із тим, суд погоджується із доводами відповідача ОСОБА_1 про те, що позивачем не було надано доказів, які б підтверджували факт ознайомлення відповідачів з їх посадовими інструкціями в тій редакції, яка була подана до суду. Із змісту інструкції з організації оформлення та застосування посадових інструкцій ТОВ "НВФ"СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ"(а.с.53-54), на яку посилається позивач вбачається, що датою введення в дію посадової інструкції є дата її затвердження. Однак, із вказаного доказу не можливо встановити механізм доведення до відома працівників, посадова інструкція яких вводиться в дію, про факт її(посадової інструкції) затвердження та зміст посадових обов`язків.

Відтак, суд дійшов висновку про те, що позивачем не було доведено факт ознайомлення відповідачів із їх функціональними обов`язками. За недоведеністю вказаного факту та у зв`язку із не наданням суду доказів, які б свідчили, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 виконували письмове завдання роботодавця, використовуючи при цьому досвід, секрети виробництва та обладнання роботодавця, суд дійшов висновку про відсутність підстав стверджувати про те, що запатентована корисна модель є службовою.

Крім того, суд враховує те, що подані позивачем документи, зокрема витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, наказ №2-П-і від 10.09.2018 «Про проведення інвентаризації», пояснювальна записка головного технолога підприємства від 02.11.2018, службова записка начальника виробництва підприємства, інвентаризаційний опис №1, №2 не підтверджують те, що реєстрація патенту відбулась з порушенням прав ТДВ "НВФ"СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ".

Судом враховано те, що звертаючись до суду із позовом ТДВ "НВФ"СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ" заявило вимогу про часткове визнання патенту недійсним, а саме в частині визначення власника та винахідників.

Однак, суд відзначає, що за змістом абз.2 ч.4 ст.33 Закону №3687-XII, визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними частково здійснюється шляхом виключення незалежних пунктів формули або виключення одного чи декількох незалежних пунктів формули та підпорядкованих таким незалежним пунктам залежних пунктів, або шляхом внесення змін до незалежного (незалежних) пункту (пунктів), за умови що таке виключення та (або) зміна призводять до зменшення обсягу правової охорони, що надається державною реєстрацією.

В ч.5 ст.6, ч.8 ст.12 Закону №3687-XII зазначено, що тлумачення формули здійснюється в межах опису винаходу, корисної моделі та відповідних креслень. Формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати його суть, базуватися на описі і викладатися у визначеному порядку ясно і стисло.

Із вказаної норми вбачається, що відомості про власників та винахідників винаходу(корисної моделі) не входять до формули, а тому відповідно до абз.2 ч.4 ст.33 Закону №3687-XII права на корисну модель не можуть бути визнані недійсними в частині визначення власника та винахідника.

За таких обставин, суд дійшов висновку про те, що позов в частині вимог позивача про визнання недійсним патенту в частині визначення його винахідників та власника задоволенню не підлягає.

Щодо вимог позивача про встановлення права попереднього користувача та встановлення ТДВ "НВФ"СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ" власником та винахідником корисної моделі.

Суд повторює, що відповідно до ч.2 ст.35 Закону №3687-XII суди відповідно до їх компетенції розв`язують, зокрема, спори про авторство на винахід (корисну модель); встановлення володільця патенту та право попереднього користувача.

Тобто, в разі наявності відповідного спору до компетенції суду належить встановлення права попереднього користувача та володільця патенту.

Суд повторює, що за змістом ч.1 ст.31 Закону №3687-XII будь-яка особа, яка до дати подання до НОІВ заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу (корисної моделі), як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Отже, в даній справі для встановлення права попереднього користувача доведенню підлягають такі обставини: 1) добросовісне використання в Україні технологічного (технічного) вирішення або 2) здійснення значної і серйозної підготовки для такого використання; 3) тотожність технологічного (технічного) вирішення.

На думку суду, подані позивачем документи, зокрема акт виконання робіт(надання послуг) №5 від 24.12.2013(а.с.70), податкова накладна від 24.12.2013(а.с.71), калькуляція №19 від 30.09.2013(а.с.73-74), акт №19(а.с.75), калькуляція №6 від 31.10.2013 та акт №6(а.с.76-79) калькуляція №3 від 31.12.2013 та акт №3(а.с.80-83), акт №03-004020 здачі-прийняття робіт(надання послуг) від 02.08.2013(а.с.107), наказ №21-О від 30.09.2013 про введення в експлуатацію основних засобів та визначення строків їх експлуатації(а.с.108), договір на виконання робіт №МР11/03-2013 від 19.03.2013 з додатковими угодами від 01.06.2013, 22.08.2013 від 22.11.2013(а.с.109- 116), акт виконаних робіт (надання послуг) №4 від 20.12.2013(а.с.122), податкова накладна від 20.12.2013(а.с.123), калькуляція №8 від 31.12.2013 та акт №8 (а.с.124-127) підтверджують факт добросовісного, на думку суду, використання в діяльності підприємства певного обладнання.

Щодо встановлення ознаки тотожності, суд відзначає, що в своїй претензії ОСОБА_1 надано перелік устаткування, яке відповідач вважає таким, що відповідає запатентованим ним корисним моделям, а саме на думку відповідача обладнання «Станок різьбофрезерний» відповідає обладнанню відповідно до патенту № НОМЕР_2 від 10.08.2015.

Позивачем було долучено до позову калькуляцію та акт №30 від 31.03.2018 щодо модернізації основного засобу «Верстат різьбофрезерний» (інв.№90)(а.с.117-120), акт модернізації верстата різьбофрезерного(інв.№90)від 29.06.2018(а.с.121).

Разом із тим, суд відзначає, що з поданої документації неможливо встановити відповідність складових «Верстат різьбофрезерний» складовим «Переносний пристрій для металообробки», який було запатентовано відповідачами. Сторонами не було надано суду відповідних висновки експертів, а також не заявлено відповідного клопотання під час розгляду справи.

Отже, суд відзначає, що позивачем не було доведено факт тотожності виготовленого товариством обладнання тій корисній моделі, яка було запатентована відповідачами.

У зв`язку із цим, суд дійшов до висновку про те, що позивачем не було доведено порушення його прав та необхідність судового захисту шляхом визнання права попереднього користувача та встановлення власника патенту та винахідника корисної моделі.

Відтак, позов ТДВ "НВФ"СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ" задоволенню не підлягає в повному обсязі.

В п.11 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 N 14 «Про судове рішення у цивільній справі» визначено, що встановивши, що строк для звернення з позовом пропущено без поважної причини, суд у рішенні зазначає про відмову в позові з цих підстав, якщо про застосування позовної давності заявлено стороною у спорі, зробленою до ухвалення ним рішення, крім випадків, коли позов не доведено, що є самостійною підставою для цього.

Враховуючи положення п.11 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 N 14 «Про судове рішення у цивільній справі» суд вважає за можливе не вирішувати заяву відповідача про застосування наслідків спливу строків позовної давності.

Відповідно до ст.141 ЦПК України судові витрати суд покладає на позивача.

Керуючись ст.ст. 10, 12, 81, 141, 258, 259, 263 - 265 ЦПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Позов ТДВ "НВФ"СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ" до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про визнання патенту на корисну модель недійсним в частині визначення винахідника та власника та визнання, встановлення права попереднього користування та визнання власника та винахідника - залишити без задоволення.

Судові витрати покласти на позивача.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 18.11.2020

Суддя Д.Д.Андрієць