Дата документу 11.03.2020 Справа № 2-3659/11
ЗАПОРІВЗЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Єдиний унікальний №2-3659/11 Головуючий у 1 інстанції Аппалонова Ю.В.
Провадження № 22-ц/807/5/20 Суддя-доповідач Онищенко Е.А.
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2020 року м. Запоріжжя

Колегія суддів судової палати у цивільних справах Запорізького апеляційного суду у складі:

головуючого Онищенка Е.А.

суддів: Дашковської А.В.,

Бєлки В.Ю.

за участю секретаря судового засідання Книш С.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Квас Бевериджиз» на рішення Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 17 жовтня 2016 року по справі за позовом ОСОБА_1 , правонаступником якої є ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Квас Бевериджиз», треті особи: ОСОБА_3 , Товариство з обмеженою відповідальністю «Богадар», про стягнення збитків, заподіяних порушенням майнових прав інтелектуальної власності на винахід та корисну модель, якими охороняється спосіб виробництва квасу,-

В С Т А Н О В И Л А:

У листопаді 2011 року ОСОБА_1 звернулась до суду з позовом до ТОВ «Квас Бевериджиз», третя особа: ОСОБА_3 , про стягнення збитків, заподіяних порушенням майнових прав інтелектуальної власності на винахід та корисну модель, якими охороняється спосіб виробництва квасу.

В обґрунтування позовних вимог зазначила, що вона та ОСОБА_3 у відповідності до деклараційного патенту на корисну модель № НОМЕР_1 , зареєстрованому 16.01.2006 року Державним департаментом інтелектуальної власності та патенту на винахід №92468, зареєстрованому 10.11.2010 року Державним департаментом інтелектуальної власності , є співавторами способу виробництва квасу.

ТОВ «Квас Бевериджиз» при виробництві квасу ТМ «Ярило» використовує корисну модель та патент на винахід спосіб виробництва квасу, незважаючи на ті обставини, що нею договір відповідно до ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи» не укладався і згоди на укладення з іншим власником патенту на винахід та деклараційного патенту на надання права використання вказаного патенту та корисної моделі вона не давала, чим їй було завдано збитків.

На підставі зазначеного просила стягнути з відповідача на її користь збитки у розмірі 112820800,00 грн., заподіяні порушенням майнових прав інтелектуальної власності на винахід та корисну модель, якими охороняється спосіб виробництва квасу.

Ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 10 грудня 2015 року залучено до участі у справі в якості третьої особи ТОВ «Богадар».

Рішенням Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 17 жовтня 2016 року позов задоволено частково.

Стягнуто з ТОВ «Квас Бевериджиз» на користь ОСОБА_1 9 828 100 грн. збитків за порушення прав інтелектуальної власності та судові витрати по сплаті за проведення судової експертизи у сумі 20 000 грн.

Стягнуто з ТОВ «Квас Бевериджиз» на користь держави судовий збір у сумі 1700 грн.

В решті частині вимог відмовлено.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням суду, ТОВ «Квас Бевериджиз» подало апеляційну скаргу, в якій, посилаючись на неправильне застосування норм матеріального та процесуального права, неповне з`ясування судом обставин, що мають значення для справи, просить скасувати рішення суду та ухвалити нове рішення про відмову в задоволенні позову, судовий збір стягнути з позивача.

Апеляційна скарга обґрунтована тим, що у матеріалах справи відсутні докази того, що при виробництві продукції ТОВ «Квас Бевериджиз» у спірний період (2008-2011 роки) були використані запатентований винахід та корисна модель, а саме, що при виготовленні квасу Відповідачем було використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу за патентом № 92468 та корисної моделі за патентом № 12019.

ОСОБА_1 померла ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвалою Запорізького апеляційного суду від 12 лютого 2020 року залучено на стадії апеляційного розгляду справи ОСОБА_2 , як правонаступника померлої ІНФОРМАЦІЯ_1 позивача ОСОБА_1 .

Заслухавши у засіданні апеляційного суду суддю - доповідача, пояснення учасників апеляційного розгляду, перевіривши законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції та обставини справи в межах доводів апеляційної скарги і вимог, заявлених в суді першої інстанції, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 374 ЦПК України суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право скасувати судове рішення повністю або частково і ухвалити у відповідній частині нове рішення або змінити рішення.

Згідно ч. 1 ст. 376 ЦПК України підставами для скасування судового рішення та ухвалення нового рішення або зміни судового рішення є неповне з`ясування обставин, що мають значення для справи; недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими; невідповідність висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, обставинам справи; порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права.

Відповідно до ст. 263 ЦПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.

Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню цивільного судочинства, визначеному цим Кодексом. При виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Згідно зі ст. 264 ЦПК України під час ухвалення рішення суд вирішує такі питання: чи мали місце обставини (факти), якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються; чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження; які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин; яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин; чи слід позов задовольнити або в позові відмовити; як розподілити між сторонами судові витрати; чи є підстави допустити негайне виконання судового рішення; чи є підстави для скасування заходів забезпечення позову. При ухваленні рішення суд не може виходити за межі позовних вимог.

Згідно ч.1 ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Відповідно до ч.1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим кодексом.

Згідно ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

За нормами ч. ч. 1, 2 ст. 77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч. 2 ст. 78 ЦПК України обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Відповідно до ст. 13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд. Таке право мають також особи, в інтересах яких заявлено вимоги, за винятком тих осіб, які не мають процесуальної дієздатності.

Відповідно до ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість:

1) керує ходом судового процесу;

2) сприяє врегулюванню спору шляхом досягнення угоди між сторонами;

3) роз`яснює у випадку необхідності учасникам судового процесу їхні процесуальні права та обов`язки, наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій;

4) сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом;

5) запобігає зловживанню учасниками судового процесу їхніми правами та вживає заходів для виконання ними їхніх обов`язків.

Рішення суду першої інстанції в повній мірі не відповідає зазначеним нормам процесуального права.

Частково задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив з того, що відповідачем не доведено факт того, що продукт квас «Ярило» не виготовлявся із застосуванням процесу, який охороняється патентом або відрізняється від останнього, позивач належними засобами доказування довів, що відповідач здійснював використання винаходу, що належить позивачі та третій особі та охороняється патентом України № 92468 та деклараційного патенту України № НОМЕР_1 без відповідного дозволу, способами, встановленими ст.28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Крім того, суд першої інстанції виходив з того, що факт порушення відповідачем виключних майнових прав інтелектуальної власності позивача на патент України № НОМЕР_2 «Спосіб виробництва квасу» та деклараційний патент України № НОМЕР_1 «Спосіб виробництва квасу» знайшов підтвердження в ході судового провадження, суд визнав відповідача таким, що порушив виключні майнові права позивача інтелектуальної власності на патент України № НОМЕР_2 та деклараційний патент України № НОМЕР_1 .

Проте, колегія суддів не погоджується з вказаним висновком суд першої інстанції з огляду на наступне.

Судом встановлено та з матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , у відповідності до деклараційного патенту на корисну модель № НОМЕР_1 , зареєстрованому 16.01.2006 року Державним департаментом інтелектуальної власності та патенту України на винахід №92468, зареєстрованому 10.11.2010 року Державним департаментом інтелектуальної власності, є співавторами способу виробництва квасу.

ОСОБА_1 та третій особі ОСОБА_3 , в період з 03.09.2008 року по 01.11.2011 року належали майнові та немайнові права інтелектуальної власності за винаходом «Спосіб виробництва квасу» (дата публікації відомостей про заявку за патентом України на винахід №92468 26.08.2008 р. бюлетень №16) та деклараційним патентом України на корисну модель №12019 «Спосіб виробництва ІНФОРМАЦІЯ_2 » (дата публікації відомостей про заявку за патентом на винахід №12019 16.01.2006 р. бюлетень №1).

З офіційних відомостей Державного реєстру патентів України на винахід встановлено, що патент України на винахід №92468 «Спосіб виробництва квасу» був дійсним на час ухвалення рішення.

Деклараційний патент України на корисну модель №12019 «Спосіб виробництва квасу» на теперішній час не діє, так як 01.01.2016 року сплинув 10-ти річний строк, на який надавалася охорона корисної моделі, разом із тим, у період, який охоплюється позовними вимогами - з 03.09.2008 року по 01.11.2011 року, його правова охорона діяла.

З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_1 просила суд стягнути збитки з моменту отримання тимчасової правової охорони на винахід, тобто з часу публікації відомостей у бюлетені «Промислова власність України» з 03.09.2008 року за патентом України №92468 по момент фактичного використання технології, тобто до 01.11.2011 року.

Судом першої інстанції з пояснень представника позивача та третьої особи, як власника патентів, встановлено, що протягом періоду, яким охоплюються позовні вимоги ні позивач, ні третя особа не передавали на підставі договору право власності на винахід та не укладали ліцензійного договору.

Відносини, що виникають у зв`язку з набуттям та здійсненням права власності на винаходи і корисні моделі в Україні, регулює Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" та глави 35, 39 ЦК України.

Відповідно до ст. 1 Закону винахід (корисна модель) це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. Деклараційний патент на винахід (корисну модель) це різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на винахід (корисну модель).

Формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками) це експертиза, у ході якої встановлюється належність зазначеного у заявці об`єкта до переліку об`єктів, які можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам.

Згідно зі ст. 6 Закону винаходу (корисній моделі) надається правова охорона, об`єктом якої є, зокрема, процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу. Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі).

Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі).

Пріоритет, авторство і право власності на винахід засвідчуються патентом (деклараційним патентом).

Закон передбачає право заявника на тимчасову правову охорону в обсязі формули винаходу з моменту опублікування відомостей про заявку на патент на винахід (ч. 1 ст. 21, ч. 16 ст. 16 Закону).

З моменту публікації відомостей про видачу патенту власник патенту отримує права, що випливають з патенту (ч. 1 ст. 28 Закону).

Статтею 28 Закону передбачено виключне право власника патента (деклараційного патента) використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Використанням винаходу (корисної моделі) згідно із цією нормою Закону визнається виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним. Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй. Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй. Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог: продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим; існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту. В такому разі обов`язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

Згідно із чч. 5, 7, 8 ст. 28 Закону патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається із цим Законом порушенням прав, що надаються патентом. Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору. Договір про передачу права власності на винахід (корисну модель) і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені ст. 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно із чинним законодавством України. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки (ч.ч. 1, 2 ст. 34 Закону).

Захист прав власника патенту на винахід (корисну модель) здійснюється шляхом застосування способів захисту, передбачених ст. 35 Закону та ст. 16 ЦК України.

Положеннями статті 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, віднесено винаходи, корисні моделі, промислові зразки (ст. 420 ЦК України).

Положеннями статті 425 ЦК України визначено, що особисті немайнові права інтелектуальної власності є чинними безстроково, якщо інше не встановлено законом, майнові права інтелектуальної власності є чинними протягом строків, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Згідно ст. 427 ЦК України, майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі. Умови передання майнових прав інтелектуальної власності можуть бути визначені договором.

За приписами ст. 464 ЦК України і ч.2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

В абз.4,5 ч.2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», зазначено, що використанням винаходу (корисної моделі) визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.

Згідно зі ст.462 ЦК України і ч.5 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень.

Відповідно до ч. 7 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору.

За приписами абз. 8 ч.2. ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй. Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог:

- продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим;

- існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

В такому разі обов`язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

Аналогічні роз`яснення щодо процесу доказування у справах про позадоговірне порушення патентних прав, тобто, спорів, пов`язаних із захистом інтелектуальної власності, також наведені у п. 83 Постанови Пленуму Вищого господарського суду № 12 від 17.10.2012 року «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності», у якому зазначено, що особливістю процесу доказування у справах про порушення прав інтелектуальної власності на винахід є правова презумпція, встановлена у частині другій статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". Згідно з цією нормою будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутності доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог: продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим; існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

З огляду на зазначене, за цією нормою патентовласника звільнено від доказування факту виготовлення нового продукту іншою особою із застосуванням запатентованого процесу. Тягар доказування протилежного покладається на іншу особу, яка виготовила цей продукт.

Аналізуючи вищенаведене, суд доходить до висновку, що за патентно-правовою системою охорони захист прав інтелектуальної власності надається проти будь-якого несанкціонованого використання іншою особою об`єкта права інтелектуальної власності, зокрема промислового зразка, корисної моделі, винаходу (крім передбачених законом випадків вільного використання чужих охоронюваних об`єктів) незалежно від того, чи був цей охоронюваний зразок, модель, винахід свідомо використаний іншою особою або ці об`єкти були створені іншою особою в результаті її власної творчої діяльності, але вже після публікації відомостей про видачу відповідного патенту про їх охорону. Тому будь-яке несанкціоноване використання прав інтелектуальної власності на зазначені об`єкти іншими особами є встановленим фактом позадоговірного порушення патентних прав, яке відповідно до закону не доводиться при розгляді справи.

В порушення вищезазначеного, суд першої інстанції не звернув уваги на те, що в матеріалах справи відсутні будь-які докази того, що при виробництві продукції ТОВ «Квас Бевериджиз» у спірний період (2008-2011 pp.) були використані запатентований винахід та корисна модель, а саме, що при виготовленні квасу відповідачем було використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу за патентом № 92468 та корисної моделі за патентом № НОМЕР_1 .

Згідно висновку судової експертизи № 01/05/16 від 03.06.2016 р. зазначено: «Експерт зазначає, що матеріали справи не містять інформації та експертних досліджень, які підтверджують, що спосіб виготовлення квасу, який виготовлявся Товариством з обмеженою відповідальністю «Квас Бевериджиз», порушує права на деклараційний патент № НОМЕР_1 та/чи патенту № НОМЕР_2 » (том 4, а.с. 107).

Суд першої інстанції, пославшись на презумпцію авторства, проігнорував той факт, що при розгляді подібних справ обов`язок доведення порушення прав або загрозу їх порушення, розмір шкоди та причинно-наслідковий зв`язок між завданою шкодою і діями винної особи покладається саме на позивача.

За приписами абз. 12 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 04.06.2010 р. «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав», виходячи зі змісту якого, підставою для застосування цивільної відповідальності у вигляді відшкодування збитків є наявність повного складу цивільного правопорушення: факту протиправної поведінки особи (наприклад, вчинення дій, передбачених статтями 50 та 52 Закону N 3792-ХІІ); шкоди, завданої суб`єкту авторського права і (або) суміжних прав; причинно-наслідкового зв`язку між завданою шкодою та протиправною поведінкою особи; вини особи, яка завдала шкоди.

За відсутності хоча б одного з вказаних вище елементів складу цивільного правопорушення цивільна відповідальність не настає.

Вказане свідчить про неповне з`ясування обставин, що мають значення для справи, оскільки судом не було досліджено ані кожен елемент окремо, ані весь склад цивільного правопорушення в цілому.

Згідно висновку судової експертизи в галузі економіки з питань прав інтелектуальної власності за спеціальністю 13.9. Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності від 03.06.2016 року розмір збитків завданих власникам деклараційного патенту № НОМЕР_1 та /чи патенту № НОМЕР_2 , внаслідок їх використання Товариством з обмеженою відповідальністю «Квас Бевериджиз» в період з 03.09.2008 року по 01.11.2011 року проводився сумарно за обома деклараційними патентами і складає в сумі 9 828 100 грн. без ПДВ, а зроблені експертом висновки дійсні лише у випадку доведення судом факту неправомірного використання зазначених патентів ТОВ «Квас Бевериджиз» за досліджуваний період.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 143 ЦПК України для з`ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань в галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі.

Для того, щоб дійти обґрунтованого висновку про наявність або відсутність порушення прав патентовласника, суд повинен був вичерпно з`ясувати на підставі дослідження об`єктивних доказів чи дійсно відповідач до дати подання позивачами заявки на винахід (корисну модель) використовував технологічне вирішення способу виробництва квасу, тотожне заявленому винаходу (корисної моделі), або чи здійснив значну і серйозну підготовку для такого використання; чи обмежувалося використання відповідачем цього способу тим обсягом, яким воно було на дату подання заявки позивачами.

Згідно ст. 31 Закону України Закону «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу (корисної моделі), як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).

Колегією суддів встановлено, що 2007 року ОСОБА_1 та ОСОБА_3 зверталися до Орджонікідзевського районного суду з позовом до ЗАТ "БАН" про заборону виготовлення квасу ТМ "Ярило" та про стягнення грошової суми за використання способу виробництва квасу ТМ "Ярило", захищеного деклараційним патентом на корисну модель № 12019 від 16 січня 2006 року, мотивуючи вимоги тим, що відповідно до цього деклараційного патенту вони є співавторами способу виробництва квасу, а відповідач використовує запатентований ними спосіб виробництва квасу без їхньої згоди. Посилаючись на порушення їхнього права інтелектуальної власності, просили заборонити відповідачу виготовляти та реалізовувати квас ТМ "Ярило" до отримання відповідного дозволу від них, а також стягнути на їхню користь одноразову грошову суму в розмірі 2 млн. 500 тис. грн. кожній.

Рішенням Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 13 травня 2009 року, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду Запорізької області від 16 липня 2009 року, позов було задоволено.

Ухвалою Верховного Суду України від 21.10.2009 року рішення Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 13.05.2009 року, ухвала Апеляційного суду Запорізької області від 16.07.2009 року скасовані, справа передана на новий розгляд.

Рішенням Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 15 вересня 2014 року у справі № 2-148/11 позовні вимоги ОСОБА_3 , ОСОБА_1 до ПАТ «БАН» про стягнення грошової суми за неправомірне використання об`єкта права інтелектуальної власності залишено без задоволення.

Під час апеляційного розгляду справи 22.04.2015 року ОСОБА_4 подала заяву про відмову від апеляційної скарги, де зазначено, що заявнику відомі наслідки, встановлені ч.4 ст.300 ЦПК України. Від іншого позивача ОСОБА_3 також на адресу апеляційного суду надійшла заява, згідно до якої вона не заперечує проти задоволення заяви ОСОБА_4 про відмову від апеляційної скарги. ОСОБА_3 особисто рішення суду не оскаржувала.

При новому розгляді справи №2-148/11 та зважаючи на вимоги ухвали Верховного Суду України від 21.10.2009 року, судом першої інстанції були призначені судові експертизи, провадження яких було доручено експертам Науково-дослідного Інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України та експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. На вирішення експертів були поставлені питання про використання ЗАТ «БАН» при виробництві квасу ТМ «Ярило» кожної ознаки корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за деклараційним патентом на корисну модель № 12019, та чи володіє ЗАТ «БАН» правом попереднього користування і який розмір збитків, завданих власникам деклараційного патенту № НОМЕР_1 , якщо буде встановлено, що запатентована корисна модель використовується неправомірно.

Згідно з висновком судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності №724 від 30.03.2011 року, матеріали справи не містять відомостей про факт використання ЗАТ «БАН» при виробництві квасу ТМ «Ярило» кожної ознаки корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за деклараційним патентом на корисну модель №12019; матеріали справи не містять відомостей про факт використання технологічного рішення, тотожного заявленому корисній моделі «Спосіб виробництва квасу» за деклараційним патентом № НОМЕР_1 , або здійснення ЗАТ «БАН» значної і серйозної підготовки для такого використання при виробництві квасу, до дати подання заявки на деклараційний патент на корисну модель № НОМЕР_1 ; дослідження питання №3 стосовно встановлення розміру збитків, завданих власникам деклараційного патенту № НОМЕР_1 внаслідок неправомірного використання запатентованої корисної моделі, не може бути здійснене за відсутності встановлення факту використання корисної моделі „Спосіб ІНФОРМАЦІЯ_2 " за деклараційним патентом України № НОМЕР_1 .

Відповідно висновку експертів за результатами проведення повторної комплексної комісійної експертизи у сфері у сфері інтелектуальної власності №1105/13-53/1106/13-53 від 25.04.2013 року, ЗАТ «БАН» при виробництві квасу ТМ «Ярило» не використовувалась (не використовується) кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за деклараційним патентом №12019; ЗАТ «БАН» при виробництві квасу до дати подання заявки за деклараційним патентом №12019 не використовувалось технологічне вирішення, тотожне заявленому корисній моделі, та ЗАТ «БАН» не здійснило значну і серйозну підготовку для такого використання; розмір збитків завданих власникам деклараційного патенту № НОМЕР_1 внаслідок неправомірного використання запатентованої корисної моделі не визначався з причин, вказаних у дослідницькій частині висновку.

Рішенням Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 15 вересня 2014 року у справі № 2-148/11 (2/335/1/2014) встановлено, що у відповідача існує наявність права попереднього користування, ураховуючи, що підприємство тривалий час, починаючи ще з 1946 року, здійснювало виробництво безалкогольних напоїв, в тому числі хлібного квасу. Зокрема, виробництво квасу торгівельної марки "Ярило" з використанням концентрату квасного сусла, було розпочато ще в травні 2001 року. Для вдосконалення виробництва концентрату квасного сусла та квасу ним було закуплене відповідне технологічне обладнання і протягом 2001 та наступних років накопичено значний досвід та інноваційні технології в виробництві. На заводі крім виробничих потужностей по виробництву квасу на той час було також наявне й інше обладнання - виробничо-технічна лабораторія, дільниця виробництва концентрату квасного сусла, сиропо-варочна установка, бродильні ємності, аміачно-холодильна установка, яке використовувалось кваліфікованими технологами для вдосконалення технологічних процесів.

Відповідно до ч.4 ст. 82 ЦПК України обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Крім того, рішенням Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 15 вересня 2014 року у справі № 2-148/11 (2/335/1/2014) встановлено, що відповідно до ст. 31 Закону України Закону «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» ЗАТ «БАН» до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, тому зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу (корисної моделі), як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування). Адже порушення прав має місце, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй, а це немає місця.

Висновки, викладені у вищезазначених рішеннях судів, мають істотне значення для правильного вирішення цієї справи, оскільки ОСОБА_1 та ОСОБА_3 зверталися щодо порушення своїх прав на підставі деклараційного патенту № 12019, який став попередником патенту № НОМЕР_2 .

За відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що є у вільному доступі, філія ТОВ «Квас Бевериджиз» знаходиться за адресою ЗАТ «БАН» по вул.Тамбовській, 3 у м. Запоріжжі та використовує при виробництві квасу ті ж самі потужності та технології, що й ЗАТ «БАН». ЗАТ «БАН» в 2016 році ліквідовано.

За приписами абз. 8 ч.2. ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй. Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог: продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим; існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

В такому разі обов`язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

Суд при ухваленні рішення дійшов передчасного висновку про використання відповідачем способу виробництва квасу захищеного патентом.

Не вирішивши питання про призначення експертизи з питань, які потребують спеціальних знань і проведення певних досліджень із застосуванням наукових принципів, суд при ухваленні рішення дійшов передчасного висновку про наявність підстав для часткового задоволення позовних вимог.

31 січня 2019 року на адресу апеляційного суду надійшло клопотання ТОВ «Квас Бевериджиз» про призначення комплексної судової експертизи за спеціальностями: 13.3. «Дослідження пов`язані з винаходами і корисними моделями» та 13.9. «Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності». Проведення судової експертизи доручити: За спеціальністю 13.3 - експерту ОСОБА_5 Анатолійовичу керівнику центру експертних досліджень Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України . За спеціальністю 13.9 - експерту ОСОБА_6 фахівцю Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. На вирішення експертизи просило суд винести наступні питання:За спеціальністю 13.3:

«- Чи використовувалась ТОВ «Квас Бевериджиз» при виробництві квасу торгівельної марки «Ярило» кожна ознака винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом України № 92468?

- Чи використовувалась ТОВ «Квас Бевериджиз» при виробництві квасу торгівельної марки «Ярило» кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом України № 12019?

Якщо у відповідях на вказані питання буде встановлено, що ТОВ «Квас Бевериджиз» при виробництві квасу торгівельної марки «Ярило» використовувало кожну ознаку винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом України № 92468 та кожну ознаку, що включена до незалежного пункту формули корисної моделі за патентом України № 12019» - Який розмір збитків завданий власнику патенту № НОМЕР_1 та/чи патенту № НОМЕР_2 внаслідок використання корисної моделі, захищеної патентом № НОМЕР_1 та/чи винаходу, захищеного патентом № НОМЕР_2 за період з 03.09.2009 року по 01.11.2011 року?

Ухвалою Запорізького апеляційного суду від 24 квітня 2019 року за клопотанням ТОВ «Квас Бевериджиз» призначено комплексну судову експертизу за спеціальностями: 13.3. «Дослідження пов`язані з винаходами і корисними моделями»; 13.9. «Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності».

Проведення судової експертизи доручиено за спеціальністю 13.3 - експерту ОСОБА_7 Сергію Анатолійовичу керівнику центру експертних досліджень Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (03680, м. Київ, МСП, вул. Казимира Малевича (Боженка), 11, корп. 4, 13 поверх). За спеціальністю 13.9 - експерту ОСОБА_6 фахівцю Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

На вирішення експертизи винести наступні питання за спеціальністю 13.3:

1. Чи використовувалась ТОВ «Квас Бевериджиз» при виробництві квасу торгівельної марки «Ярило» кожна ознака винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом України № 92468?

2. Чи використовувалась ТОВ «Квас Бевериджиз» при виробництві квасу торгівельної марки «Ярило» кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом України № 12019?

Якщо у відповідях на питання 1, 2 буде встановлено, що ТОВ «Квас Бевериджиз» при виробництві квасу торгівельної марки «Ярило» використовувало кожну ознаку винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом України № 92468 та кожну ознаку, що включена до незалежного пункту формули корисної моделі за патентом України № 12019:

- Який розмір збитків завданий власнику патенту № НОМЕР_1 та/чи патенту № НОМЕР_2 внаслідок використання корисної моделі, захищеної патентом № НОМЕР_1 та/чи винаходу, захищеного патентом № НОМЕР_2 за період з 03.09.2009 року по 01.11.2011року?

Експерти попереджені про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків відповідно до ст.ст. 384-385 КК України.

Згідно висновку експерта № 1267 від 20 червня 2019 року за результатами проведення комплексної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, підготовлений для використання у справі №2-3659/11, «ТОВ «Квас Бевериджиз» при виробництві квасу торгівельної марки «Ярило» не використовувалася кожна ознака, що включена до незалежного пункту формули за патентом України № 92468. ТОВ ТОВ «Квас Бевериджиз» при виробництві квасу торгівельної марки «Ярило» не використовувалася кожна ознака винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом України №12019. Дослідження за питанням 3 не проводилося через обставини, викладені у Дослідницькій частині цього висновку експерта» (Том 7, а.с. 43-55).

Згідно вищевказаного висновку, дослідженню підлягали: винахід за патентом України № 92468 від 10.11.2010 року; корисна модель за патентом України №12019 від 16.01.2006 року; спосіб виробництва ТОВ «Квас Бевериджиз» квасу торгівельної марки «Ярило» у період з 03.09.2009 року по 01.11.2011 року; інші інформаційні матеріли та документи, що містяться у наданих на дослідження матеріалах цивільної справи № 2-3659/11.

При дослідженні за питаннями 1 та 2 експертами встановлено, що ТОВ «Квас Бевериджиз» при виробництві квасу торгівельної марки «Ярило» не використовувало кожну ознаку винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом України № 92468, та кожну ознаку корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом України № 12019.

Таким чином, зважаючи на результати проведеної судової експертизи, колегія суддів вважає встановленим факт того, що ТОВ «Квас Бевериджиз» при виробництві квасу торгівельної марки «Ярило» не використовувало кожну ознаку винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом України № 92468, та кожну ознаку корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом України № 12019.

З огляду на зазначене, колегією суддів на підставі висновку експерта № 1267 від 20 червня 2019 року встановлено, що ТОВ «Квас Бевериджиз» не використовувалися способи виробництва квасу захищеного патентом.

Колегія суддів не приймає до уваги висновок експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності № 19/104/39 від 06.03.2020 року, проведений експертом Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України за заявою адвоката Желтобрюхова В.В. та наданий ним в судовому засіданні, згідно з яким, ТОВ «Квас Бевериджиз» при виробництві квасу торгівельної марки «Ярило» використовувало кожну ознаку, що включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом № 92468, розмір збитків завданий власнику патенту № НОМЕР_2 , внаслідок використання ТОВ «Квас Бевериджиз» при виробництві квасу торгівельної марки «Ярило» винаходу, захищеного патентом № НОМЕР_2 , за період з 0.09.2009 року по 01.11.2011 року, складає 9 495 320 грн. без ПДВ, виходячи з наступного.

Згідно зі статтею 57 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Пунктом 6 постанови Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 року № 14 "Про судове рішення у цивільній справі" передбачено, що, враховуючи принцип безпосередності судового розгляду (статті 159 ЦПК України), рішення може бути обґрунтоване лише доказами, одержаними у визначеному законом порядку та дослідженими у тому судовому засіданні, у якому ухвалюється рішення.

Згідно до частини четвертої статті 143 ЦПК України особи, які беруть участь у справі, мають право просити суд провести експертизу у відповідній судово-експертній установі, доручити її конкретному експерту, заявляти відвід експерту, давати пояснення експерту, знайомитися з висновком експерта, просити суд призначити повторну, додаткову, комісійну або комплексну експертизу.

Відповідно до пункту 17 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 року № 5 «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду» для з`ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд за заявою осіб, які беруть участь у справі, призначає експертизу, коли необхідність експертного висновку випливає з обставин справи і поданих доказів.

При вирішенні питання про призначення експертизи суд повинен керуватися статтями 143-150 ЦПК України, Законом України «Про судову експертизу», Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5, та враховувати роз`яснення, дані в постанові Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 року № 8 «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах, з урахуванням особливостей правового регулювання захисту конкретних суб`єктивних прав.

Висновок експертизи може бути доказом у справі лише в тому разі, коли експертиза була проведена на підставі ухвали суду відповідними судово-експертними установами. Як експерт може залучатися особа, яка відповідає вимогам, установленим Законом України «Про судову експертизу», і внесена до Державного реєстру атестованих судових експертів.

У разі коли висновок експертизи наданий стороною як додаток до позовної заяви, тобто проведений відповідною експертною установою за її клопотанням чи клопотанням її представника, то такий висновок може розцінюватися лише як письмовий доказ, який підлягає дослідженню в судовому засіданні та відповідній оцінці. Якщо стосовно цього письмового доказу в судовому засіданні виникнуть сумніви, то, виходячи з характеру матеріально-правового спору та залежно від того, яке значення має наявність у справі такої експертизи, суд повинен роз`яснити особам, які беруть участь у справі, про їх право заявити клопотання про її призначення.

Аналогічний висновок міститься у Постанові Верховного Суду від 03 квітня 2019 року м. Київ справа № 754/6442/16-ц провадження № 61-22663св18.

За змістом рішення Європейського суду з прав людини у справі «Хаджинастасиу проти Греції», національні суди повинні зазначати з достатньою ясністю підстави, на яких ґрунтується їхнє рішення, що, серед іншого, дає стороні можливість ефективно скористатися наявним у неї правом на апеляцію; у рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Кузнецов та інші проти Російської Федерації» зазначено, що ще одним завданням вмотивованого рішення є продемонструвати сторонам, що вони були почуті, вмотивоване рішення дає можливість стороні апелювати проти нього, нарівні з можливістю перегляду рішення судом апеляційної інстанції.

За таких обставин, місцевий суд не дотримався вимог матеріального та процесуального права, не з`ясував обставини, які мають значення для справи, а тому апеляційна скарга підлягає до задоволення, рішення суду першої інстанції до скасування з прийняттям постанови про відмову в задоволенні позову.

Відповідно до ч. 1 ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Згідно із ч.13 ст.141 ЦПК України якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює розподіл судових витрат.

Враховуючи, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, тому судовий збір необхідно покласти на позивача.

На підставі викладеного, керуючись п.2 ч.1 ст.374, ст.ст.376,381,382,384 ЦПК України, колегія суддів,-

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Квас Бевериджиз» задовольнити

Рішення Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 17 жовтня 2016 року у цій справі скасувати та прийняти постанову наступного змісту.

У задоволенні позову ОСОБА_1 , правонаступником якої є ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Квас Бевериджиз», треті особи: ОСОБА_3 , Товариство з обмеженою відповідальністю «Богадар», про стягнення збитків, заподіяних порушенням майнових прав інтелектуальної власності на винахід та корисну модель, якими охороняється спосіб виробництва квасу відмовити.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Квас Бевериджиз» судові витрати зі сплати судового збору за подачу апеляційної скарги у розмірі 3 105,31 грн.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття, проте може бути оскаржена безпосередньо до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складання повного судового рішення.

Повний текст судового рішення складено 16 березня 2020 року.

Головуючий

Судді: