П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2020 року місто Київ

справа № 756/17018/17

провадження №22-ц/824/2577/2020

Київський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ: судді-доповідача - Шкоріної О.І., суддів - Поліщук Н.В., Соколової В.В., за участю секретаря судового засідання - Лугового Р.В.

сторони:

позивач - ТОВ «ФК «Інвест Фінанс»

відповідач - ОСОБА_1

відповідач - Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

розглянув у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвест Фінанс»

на рішення Оболонського районного суду м. Києва від 20 серпня 2018 року, ухвалене у складі судді Диби О.В.,

у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвест Фінанс» до ОСОБА_1 , Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (тепер - Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України) про припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг,-

В С Т А Н О В И В:

У грудні 2017 року позивач ТОВ «ФК «Інвес Фінанс» звернувся до суду з позовом до ОСОБА_1 , Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг «iFinance».

В обґрунтування своїх вимог, позивач посилався на те, що 2 вересня 2013 року Клименко подав до Департаменту інтелектуальної власності заяву про реєстрацію знака для товарів і послуг «iFinance» для послуг 36 класу МКТП. 27 січня 2014 року Департамент інтелектуальної власності зареєстрував знак для товарів та послуг «iFinance» для 36 класу МКТП та видав ОСОБА_1 свідоцтво України № 181364. Однак, з моменту реєстрації знаку для товарів і послуг за свідоцтвом № НОМЕР_1 ОСОБА_1 не використовує його для послуг 36 класу МКТП в розумінні положень ч.4 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» Зокрема, для надання послуг, зазначених у 36 класі МКТП суб`єкт господарювання має бути внесений до Державного реєстру фінансових установ або реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, отримати ліцензію, але ОСОБА_1 є фізичною особою і не може надавати послуги, зазначені в 36 класі МКТП. Оскільки ОСОБА_1 володіє свідоцтвом на знак для товарів і послуг за свідоцтвом № НОМЕР_1 і добросовісно не користується правами, що випливають із свідоцтва, останній порушує законні права та інтереси позивача,який не може зареєструвати за собою знак для товарів і послуг «iFinance» відносно послуг 36 класу МКТП через його тотожність знаку за свідоцтвом № НОМЕР_1 .

Посилаючись на те, що відповідач ОСОБА_1 протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва не використовує знак, позивач на підставі ч.4 ст.18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» просив позов задовольнити.

Рішенням Оболонського районного суду м.Києва від 20 серпня 2018 року у задоволенні позовних вимог ТОВ «ФК «Інвест Фінанс» до ОСОБА_1 , Міністерства економічного розвитку і торгівлі України відмовлено.

Не погоджуючись з таким рішенням, позивач ТОВ «ФК «Інвест Фінанс» подав апеляційну скаргу, в якій просить рішення суду першої інстанції скасувати і ухвалити нове рішення, яким позов задовольнити. В апеляційній скарзі посилається на незаконність та необґрунтованість рішення суду. Зокрема, посилається на те, що відповідач не надав належних доказів використання знаку для товарів і послуг. Відповідачем не надано доказів укладення Угоди про співпрацю від 31 грудня 2013 року між ТОВ «КУА «Імідж Фінанс» та ПАТ «Енергополь-Україна», що позбавляє можливості встановити правову природу відносин між цими двома особами. Зазначення доменного імені «ifinanc.kiev.ua» на рекламних матеріалах, реєстрація доменного імені, розкриття інформації Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку не може вважатися використанням знака в розумінні ч.4 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Також не можуть вважатися доказом використання знаку укладені договори про створення інтернет-сайту, договір на технічне обслуговування і підтримку інтернет-сайту, оскільки предметом цих договорів є створення веб-сайту, а не використання знаку.

Правом на подання відзиву відповідачі не скористались.

В судове засідання представник ТОВ «ФК «Інвест Фінанс» не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення (т.2 а.с.148, 150, 151), причини своєї неявки суду не повідомили, у зв`язку з чим колегія суддів вважала за можливе розглянути справу у відсутність позивача відповідно до вимог ч.2 ст.372 ЦПК України.

В судовому засіданні представник ОСОБА_1 - адвокат Левчук Ю.О. проти доводів апеляційної скарги заперечував і просив рішення як законне і обґрунтоване залишити без змін.

Представник Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України - Фінагіна В.Б. також заперечувала проти доводів апеляційної скарги і просила її залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції як законне і обґрунтоване залишити без змін.

Заслухавши доповідь судді Шкоріної О.І., вислухавши пояснення осіб, які з`явилися в судове засідання, перевіривши законність і обґрунтованість ухваленого у справі рішення, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом установлено, що 2 вересня 2013 року ОСОБА_1 подав заяву про реєстрацію знака для товарів і послуг «iFinance» для послуг класу 36 МКТП.

27 січня 2014 року було зареєстровано знак для товарів і послуг «iFinance» для 36 класу МКТП та видано ОСОБА_1 свідоцтво України № 181364.

Зі звіту про надання патентно - інформаційних послуг за договором № 725/1 від 25 вересня 2017 року, затвердженого 9 листопада 2017 року, убачається, що за результатами пошуку щодо позначення «iFinance» відносно товарів і послуг 36 класу МКТП по базі зареєстрованих знаків та по базі поданих заявок на реєстрацію в Україні знаків для товарів і послуг ( за національною процедурою та Мадридською угодою), виявлено тотожні та схожі позначення станом на 13 жовтня 2017 року, зокрема знак для товарів і послуг «iFinance» за номером свідоцтва № НОМЕР_1 .

Крім того, судом установлено, що між ОСОБА_1 та ТОВ «Компанія з управління активами «Імідж Фінанс» 28 січня 2014 року було укладено ліцензійний договір, відповідно до змісту якого відповідач ОСОБА_1 за плату передає ТОВ «Компанія з управління активами «Імідж Фінанс» дозвіл на використання знаку для товарів і послуг «iFinance» стосовно усіх послуг зазначених у бібліографічних даних свідоцтва.

Відповідно до акту прийому-передачі права на використання знаку для товарів і послуг «iFinance» від 28 січня 2014 року відповідач ОСОБА_1 передав, а ТОВ «Компанія з управління активами «Імідж Фінанс» прийняло право на використання знаку для товарів і послуг «iFinance».

Знак «iFinance» використовується ТОВ «Компанія з управління активами «Імідж Фінанс». Вказаний знак міститься у доменному імені сайту вказаного товариства, що підтверджується сертифікатом про реєстрацію доменного імені «ifinanc.kiev.ua» від 5 березня 2018 року

Окрім цього, знак для товарів і послуг «iFinance» використовується ТОВ «Компанія з управління активами «Імідж Фінанс» у доменному імені сайту вказаного товариства «ifinanc.kiev.ua», що підтверджується інформацією, яка була подана до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 22 квітня 2016 року та 19 квітня 2017 року.

ТОВ «Компанія з управління активами «Імідж Фінанс» є фінансовим партнером ПрАТ «Енергополь - Україна», яке є забудовником ЖК «Міністерський», і інформацію про доменне ім`я сайту ТОВ «Компанія з управління активами «Імідж Фінанс», який містить знак для товарів та послуг «iFinance», рекламують у засобах масової інформації, що підтверджується актами надання послуг.

Факт розміщення реклами у засобах масової інформації також підтверджується копіями відповідних газет «Aviso» зі змісту яких убачається, що доменне ім`я « ifinanc .kiev.ua» рекламується як сайт ТОВ «Компанія з управління активами «Імідж Фінанс».

Окрім того, розміщення інформації про сайт ТОВ «Компанія з управління активами «Імідж Фінанс», яке містить знак для товарів і послуг «iFinance» підтверджується звітом про розміщення реклами на бігбордах «01.01.018-31.01.18».

Ухвалюючи рішення про відмову у задоволенні позовних вимог, суд першої інстанції виходив із того, що оскільки знак для товарів і послуг «iFinance» використовується в доменному імені сайту ТОВ «Компанія з управління активами «Імідж Фінанс» - «ifinanc.kiev.ua», яке володіє правом його використання на підставі ліцензійної угоди, підстав уважати, що ОСОБА_1 протягом трьох років не використовує знак для товарів і послуг за свідоцтвом України ; НОМЕР_1 немає.

Такий висновок суду першої інстанції відповідає встановленим обставинам і вимогам матеріального права, що регулюють спірні правовідносини.

Відносини, що виникають у зв`язку із набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг регулюються Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а також Угодою про асоціацію між України, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, яка ратифікована Україною та набула чинності у повному обсязі 1 вересня 2017 року.

Згідно з п.4 ст.18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва. Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Відповідно до ч.4 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до ч.8 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Згідно з роз`ясненнями Пленуму Вищого господарського суду України, що містяться у п . 71 постанови від 17 жовтня 2012 року № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності», на підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числі зазначених у ч.4 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо). Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання. При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду. Саме лише укладення договорів ( у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва ( доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

Отже, встановивши, що ТОВ «Компанія з управління активами «Імідж Фінанс», яке має дозвіл на використання знаку для товарів і послуг «iFinance» стосовно усіх послуг, зазначених у бібліографічних даних свідоцтва України № 181364, власником якого є ОСОБА_1 , використовує знак для товарів і послуг «iFinance» в рекламі, а саме в друкованих виданнях України, на рекламних бордах, на власному веб-сайті http://ifinanc.kiev.ua, суд першої інстанції дійшов обґрунтованого та законного висновку про відсутність підстав для дострокового припинення дії спірного свідоцтва України.

Крім того, враховуючи, що ОСОБА_1 є кінцевим беніфеціаром ТОВ «Компанія з управління активами «Імідж фінанси», яке має право використовувати знак для товарів та послуг «iFinance» на підставі ліцензійного договору, тому наявні підстави вважати, що таким чином власник свідоцтва здійснює контроль за використанням знаку.

Доводи апеляційної скарги фактично зводяться до переоцінки доказів, яким суд першої інстанції надав належну правову оцінку, а тому підлягають відхиленню.

Суд першої інстанції, розглядаючи позовні вимоги, правильно встановив обставини справи, у результаті чого ухвалив законне й обґрунтоване рішення, яке відповідає вимогам матеріального та процесуального права.

Враховуючи наведене, суд апеляційної інстанції вважає за необхідне залишити апеляційну скаргу без задоволення, а рішення суду без змін, оскільки доводи апеляційної скарги висновків суду не спростовують.

Керуючись ст.ст. 259, 268, 367, 374, 375, 381-384, 390 ЦПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвест Фінанс» - залишити без задоволення.

Рішення Оболонського районного суду м.Києва від 20 серпня 2018 року - залишити без змін.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили з дня її прийняття, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повної постанови шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до суду касаційної інстанції.

Повна постанова складена 19 лютого 2020 року.

Суддя-доповідач: О.І. Шкоріна

Судді Н.В.Поліщук

В.В.Соколова