печерський районний суд міста києва
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2020 року Печерський районний суд м. Києва

суддя Батрин О.В.

секретар судового засідання Габрись О.М.,

справа № 757/13131/18-ц

учасники справи:

позивач: Відекс Е-ЕС

відповідач 1: ОСОБА_2

відповідач 2: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

третя особа: ПП «Аллєгро-опт»

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом Відекс Е-ЕС до ОСОБА_2 , Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, третя особа Приватне підприємство «Аллєгро-опт» про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак товарів і послуг № НОМЕР_1 в частині такої категорії товарів як навушники,

представник позивача: Бажанов В.О.

представник відповідача 1: ОСОБА_4

представник відповідача 2: Мелешко В.І.

представники третьої особи: Щербакова О.С., Ланецький С.В.

ВСТАНОВИВ:

У березні 2018 року позивач Відекс Е-ЕС звернувся до суду з позовом до ОСОБА_2 , Міністерства економічного розвитку України (змінило своє найменування на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України), відповідно до якої просив:

- достроково припинити дію свідоцтва України № НОМЕР_1 від 25.12.2012 року на знак для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частково, а саме стосовно такої категорії товарів, як навушники.

- зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг про припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_1 від 25.12.2012 року частково, а саме стосовно такої категорії товарів, як навушники та опублікувати відповідні відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позовні вимоги мотивовані тим, що позивач компанія Відекс E-EC (ІНФОРМАЦІЯ_2 A/S), юридична особа за законодавством Данії є власником свідоцтва України № НОМЕР_2 від 15.11.2001 року на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для товарів 10 класу Міжнародної класифікації товарів (МКТП) та міжнародної реєстрації № 1343326 від 18.11.2016 року «ІНФОРМАЦІЯ_2» для товарів 9, 10, 35, 44 класів МКТП, що має поширення на територію України. Позивачем також було подано заявку на реєстрацію знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для товарів 9 класу МКТП від 06.11.2017 року. Водночас, позивачу стало відомо, що в Україні діє свідоцтво № НОМЕР_1 від 25.12.2012 року на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для товарів 1 та 9 класів МКТП на ім`я відповідача ОСОБА_2 . Зокрема, серед товарів 9 класу МКТП під знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» заявлені: відеокасети; компакт-диски (аудіо-відео); дискети; апаратура для записування та відтворювання звуку або зображень; друкуючі головки для струменевих принтерів; маніпулятори типу «мишка» та клавіатури комп`ютерів; навушники та гучномовці; батарейки електричні та акумулятори; веб-камери; устаткування для обробляння інформації; маніпулятори ігрові.

Позивач вважає, що ні ОСОБА_2 , ні інші особи під його контролем не здійснювали жодних дій, які визнавалися та визнаються використанням знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» на території України протягом більш, ніж п`яти років від дати після публікації відомостей про видачу даного свідоцтва для такого виду товарів як навушники на території України. Крім того, відповідач-1 ОСОБА_2 самостійно підтвердив, що він не виробляє і не реалізує навушники під знаком для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Водночас, позивач вважає, що наявність в Україні реєстрації знаку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом № НОМЕР_1 від 25.12.2012 року, власником якого є ОСОБА_2 , може призвести до введення в оману споживачів стосовно виробника відповідних товарів через схожість словесних позначень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить позивачу та «ІНФОРМАЦІЯ_1», що належить відповідачу-1.

Ухвалою суду від 25 травня 2018 року відкрито провадження у справі та призначено підготовче судове засідання на 4 липня 2018 року (т. 1 а.с. 85).

Ухвалою суду від 25 травня 2018 року відмовлено у задоволенні заяви представника позивача Дикої Н.Ю. про забезпечення позову (т. 1 а.с. 78-80, 87).

3 липня 2018 року від представника відповідача 1 ОСОБА_2 - ОСОБА_7 надійшов відзив на позовну заяву (т. 1 а.с. 94-103), відповідно до яких ОСОБА_2 є власником свідоцтва на знак для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зa свідоцтвом № НОМЕР_1 від 25.12.2012 р. Свідоцтво № НОМЕР_1 зареєстроване для наступних товарів:

- Клас 01 МКТП: Фотопапір для принтерів.

- Клас 09 МКТП: Відеокасети; компакт-диски (аудіо-відео); дискети; апаратура для записування та відтворювання звуку або зображень; друкуючі головки для струменевих принтерів; маніпулятори типу «мишка» та клавіатури комп`ютерів; навушники та гучномовці; батарейки електричні та акумулятори; веб-камери; устаткування для обробляння інформації; маніпулятори ігрові.

Вказує, що доводи позивача не відповідають дійсності, оскільки відповідно до реєстратора доменних імен на території України imena.ua та сервісу перевірки та отримання реєстраційних даних щодо власників доменних імен « WHOIS » містить, в тому числі, інформацію про зареєстрований ним домен ІНФОРМАЦІЯ_1.ua. Крім того, відповідач здійснив оплату за отримання та оплату послуг із оброблення даних про доменні імена підконтрольною йому компанією «Аллєгро-опт». Компанія ПП «Аллєгро-опт» здійснювала реалізацію товарів 09 класу МКТП, включаючи копії окремих видаткових накладних на реалізовані товари. Знак « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом № НОМЕР_1 також використовується на фірмових бланках ПП «Аллєгро-опт».

Крім того, відповідач ОСОБА_2 зазначає, що між ним та ПП «Аллєгро-опт» (власником якого є також відповідач), укладено ліцензійний договір про надання невиключного права на використання торговельної марки (знака для товарів і послуг) від 10.01.2013 р. Саме компанія «Аллєгро-опт» здійснює використання належного знака « ІНФОРМАЦІЯ_1 «за свідоцтвом № НОМЕР_1 щодо товарів 01 та 09 класів МКТП, а також здійснює реалізацію навушників торгової марки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Укладенню Угоди передував тривалий процес ведення переговорів та переддоговірної підготовки. На даний час на задній частині кожної упаковки навушників розміщено посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3, на якому можна придбати аналогічні навушники. Упаковка однієї з моделей реалізовуваних навушників надана суду.

Підтвердженням використання знаку за свідоцтвом № НОМЕР_1 для навушників також є довідки про обсяги реалізації ПП «Аллєгро-опт» навушників за період із 01.01.2015 р. по 26.06.2018 р. та копії окремих видаткових накладних. Тому, висновки позивача про те, що відповідач протягом більше п`яти років від дати публікації відомостей про державну реєстрацію свідоцтва № НОМЕР_1 в офіційному виданні «Промислова власність» не здійснював жодної з дій, які б визначалися і визнаються використанням знака для товарів і послуг, а саме для такої категорії товарів як навушники є такими, що не відповідають дійсності.

ОСОБА_2 вважає, що викладені в позовній заяві припущення позивача щодо можливого введення в оману споживачів стосовно виробника відповідних товарів через схожість словесних позначень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є суб`єктивними та такими, що не мають достатнього правового обґрунтування та фактичного підтвердження, оскільки сам факт наявності зареєстрованих свідоцтв № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 свідчить про достатній ступінь відмінності знаків. Крім того, ввести споживача в оману щодо придбання продукції, маркованої знаками, що належать позивачу відповідачу неможливо, оскільки зазначені знаки зареєстровані та використовуються для неоднорідних товарів.

3 липня 2018 року також надійшов до суду відзив на позовну заяву від представника відповідача Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України - Мелешко В.І. (т. 1 а.с. 162-165), відповідно до якого для вирішення спору щодо дострокового припинення повністю дії свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг позивач повинен довести ті обставини справи, на які він посилається як на підставу своїх вимог, а відповідач 1 повинен довести безпосереднє та фактичне використання або зазначити поважні причини невикористання зазначених знаків. У разі припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг рішення суду може вплинути на обов`язок Мінекономрозвитку стосовно внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуги та опублікування відповідних відомостей в офіційному бюлетені «Промислова власність». Зауважив, що ураховуючи те, що 1 вересня 2017 року Угода про асоціацію набула чинності у повному обсязі, до відносин щодо дострокового припинення дії свідоцтв України та міжнародних реєстрації на знаки для товарів і послуг з підстави їх невикористання, мають застосовуватися положення статті 198 Угоди про асоціацію у разі, якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом п`яти років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати.

Ухвалою суду від 25 вересня 2018 року задоволено заяву ПП «Аллєгро-опт» (т. 1 а.с. 174) та клопотання відповідача 1 ОСОБА_2 про залучення ПП «Аллєгро-опт» (т. 1 а.с. 197) в якості третьої особи без самостійних вимог на стороні відповідача (т. 1 а.с. 204).

22 серпня 2018 року від представника позивача Дикої Н.Ю. надійшла відповідь на відзив (т. 1 а.с. 181-185), відповідно до якої дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 , про яке позивач просить суд, стосується безпосередньо такої категорії товарів, як навушники, а не всіх товарів 1 та 9 класів МКТП, та надає ряд доказів (у тому числі, видаткові накладні), що не мають відношення до навушників. Проведені пошукові дослідження не підтвердили факт використання відповідачем-1 знаку для товарів і послуг № НОМЕР_1 саме для такої категорії товарів 9 класу МКТП, як навушники.

Наявність доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_3, який належить ОСОБА_2 не є доказом використання знаку для товарів і послуг № НОМЕР_1 для 1 та 9 класів МКТП в частині навушників. Позивач вважає, що оскільки на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 не реалізуються навушники під знаком для товарів і послуг № НОМЕР_1 , а тільки навушники під іншим знаком для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_5 », то використання позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_3, не може вважатися доказом використання саме знаку для товарів і послуг № НОМЕР_1 для таких товарів 9 класу МКТП, як навушники.

Стосовно відносин відповідача-1 та ПП «Аллєгро-опт» позивач зазначає, що існування ліцензійного договору про надання невиключного права на використання торговельної марки (знаку для товарів і послуг) від 10 січня 2013 року, укладеного між ПП «Аллєгро-опт» та відповідачем-1, жодним чином не є підтвердженням факту використання знаку для товарів і послуг № НОМЕР_1 для такої категорії товарів 9 класу МКТП, як навушники.

Із публічно доступної інформації слідує, що ПП «Аллєгро-опт» реалізує на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 різні товари, зокрема, навушники під знаком для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Жодної згадки про виробництво чи реалізацію відповідачем-1 чи ПП «Аллєгро-опт» навушників під знаком для товарів і послуг № НОМЕР_1 («ІНФОРМАЦІЯ_1») виявлено не було. З цього слідує, що відповідач-1 та ПП «Аллєгро-опт» можливо використовують знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 для товарів 1 класу МКТП, а також частини товарів 9 класу МКТП, окрім навушників.

Позивач вважає, що Угода від 16 жовтня 2013 року, укладена між ПП «Аллєгро-опт» та компанією HAVIT INTERNATIONAL (H. K.) CORPORATION LIMITED, не впливає на факт невикористання відповідачем-1 та підконтрольними йому особами знаку для товарів і послуг № НОМЕР_1 для таких товарів 9 класу МКТП, як навушники, оскільки відповідач-1 свідомо погодився на те, щоб підконтрольна йому компанія «Аллєгро-опт» уклала Угоду з певними обмеженнями (п. 4.11 Угоди - ПП «Аллєгро-опт» протягом наступних п`яти років з моменту підписання цієї угоди заборонено здійснювати дії з імпорту, продажу, маркетингу, реклами та обслуговування товарів, що є аналогічними продукції торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ігрові маніпулятори (джойстики), комп`ютерні миші та клавіатури, мобільні аксесуари, проводові та бездротові навушники, акустичні системи, веб-камери, мікрофони) під власними торговими марками або під торговими марками третіх сторін). У зв`язку з чим, відповідач-1 повинен був розуміти, які ризики він бере на себе з огляду на п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону знаків для товарів та послуг» якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації.

Крім того, ПП «Аллєгро-опт» зв`язано умовами Угоди з компанією HAVIT INTERNATIONAL (H. К.) CORPORATION LIMITED, не позбавляло можливості відповідача-1 здійснювати дії з імпорту, продажу, маркетингу, реклами та обслуговування навушників під знаком для товарів і послуг № НОМЕР_1 («ІНФОРМАЦІЯ_1») або вчиняти інші дії, що визнаються використанням знаку для товарів і послуг для конкретного товару.

Позивач також наголошує на тому, що нанесення назви сайту (ІНФОРМАЦІЯ_3) на упаковку навушників, які реалізуються під іншим знаком для товарів і послуг, а саме під знаком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не є і не може бути визнано фактом використання знаку для товарів і послуг № НОМЕР_1 для таких товарів 9 класу МКТП, як навушники. Довідки про обсяги реалізації ПП «Аллєгро-опт» навушників під знаком для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період із 01.01.2015 р. по 26.06.2018 р. та копії окремих видаткових накладних не мають відношення до даної справи і не можуть слугувати доказами використання відповідачем-1 знаку для товарів і послуг № НОМЕР_1 для таких товарів 9 класу МКТП, як навушники.

28 вересня 2018 року від представника ОСОБА_2 - ОСОБА_7 надійшли письмові заперечення (т. 1 а.с. 207-212), відповідно до яких відповідач надав докази використання знаку за свідоцтвом України № НОМЕР_1 для зареєстрованих класів товарів (включаючи окремі видаткові накладні на реалізовані ПП «Аллєгро-опт» товари). Наявність доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1.ua та відповідного сайту дійсно є доказом використання знаку для товарів і послуг № НОМЕР_1 для усіх товарів 1 і 9 класів МКТП, адже доменне ім`я реєструється не для кожної окремої категорії товарів, а для всього їх комплексу, заявленого при реєстрації знаку для товарів і послуг. Заперечує щодо твердження позивача про те, що існування ліцензійного договору про надання невиключного права на використання торговельної марки (знака для товарів і послуг) від 10.01.2013р., укладеного між ПП «Аллєгро-опт» та відповідачем-1, жодним чином не є підтвердженням факту використання знаку для товарів і послуг № НОМЕР_1 для такої категорії товарів 9 класу, як навушники, оскільки ліцензійний договір укладено для використання ПП «Аллєг-ро-опт» знаку за свідоцтвом № НОМЕР_1 по всіх зареєстрованих у 1 та 9 класах МКТП товарах, включаючи навушники. Угода між ПП «Аллєгро-опт» та HAVIT INTERNATIONAL (Н.К.) CORPORATION LIMITED суттєво обмежує відповідача та його компанію у реалізації товарів під знаком для товарів та послуг за свідоцтвом № НОМЕР_1 . Проте, значна частина реалізовуваної ПП «Аллєгро-опт» продукції виготовлена названим китайським партнером. Тому укладена Угода від 16. 10.2013р. є вигідною та дозволяє компанії тримати свої позиції на ринку. До того ж названа Угода початково була укладена лише на 1 рік. Тож не становила жодної загрози знаку для товарів та послуг за свідоцтвом № НОМЕР_1 . Наразі дія Угоди від 16.10.2013р. продовжена. Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» зареєстровано у формі словесного знака. Тому, його розміщення у формі доменного імені на упаковках навушників є одним із способів використання знака, передбачених Законом. Довідки про обсяги реалізації ПП «Аллєгро-опт» навушників під знаком для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії відповідних видаткових накладних підтверджують факт виконання компанією «Аллєгро-опт» договору, укладеного з компанією НА VIT INTERNATIONAL (H.K.) CORPORATION LIMITED.

Позивач у своїй позовній заяві жодним чином не вказав і не обґрунтував наявність охоронюваного законом інтересу та/або порушеного права в частині товарів 09 класу МКТП, а саме навушників, для яких зареєстроване ОСОБА_2 свідоцтво на знак № НОМЕР_1 , що змушує його звертатися до суду. Крім того, не зазначено в чому полягає вчинене відповідачем порушення прав та/або законних інтересів позивача, якщо таке порушення взагалі існує. Тому, звернення позивача до суду з вимогою щодо дострокового припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_1 від 25.12.2012р. частково, а саме щодо навушників, на думку відповідача 1, є необґрунтованим.

Також суду надано пояснення третьої особи ПП «Аллєгро-опт» (т. 1 а.с. 221-228), які за своїм змістом є аналогічними відзиву та письмовим запереченням відповідача 1.

22 грудня 2019 року від представника позивача Бойчук О.Я. надійшла відповідь на відзив (т. 2 а.с. 38-42), відповідно до якої позивач вважає, що твердження та документи, які надав відповідач-1 у своєму відзиві та додатках до нього, не підтверджують факт використання знаку для товарів і послуг № НОМЕР_1 для таких товарів 9 класу МКТП, як навушники, і, відповідно, не можуть вважатися доказами використання знаку для товарів і послуг № НОМЕР_1 для навушників. Позивач також наголошує на тому, що намагався врегулювати спір із відповідачем-1 у досудовому порядку, проте, відповідач-1 не погодився на мирне врегулювання конфлікту та у листі-відповіді № 1 від 27.07.2017 відповідач-1 зазначив, що ніколи не використовував знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 для навушників та не має наміру використовувати знак « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своїй діяльності для реалізації навушників.

2 січня 2020 року від представника відповідача ОСОБА_2 - ОСОБА_7 надійшла відповідь на пояснення третьої особи (т. 2 а.с. 47-49), відповідно до якої ПП «Аллєгро-опт» здійснюється використання знаку «ІНФОРМАЦІЯ_1» у своїй діяльності для реалізації навушників.

21 січня 2020 року від представника позивача Бажанова В.О. надійшла відповідь на пояснення третьої особи (т. 2 а.с. 52-56), яка за своїм змістом є аналогічною поясненням позивача, викладеним в позові, відповіді на відзив.

У судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги.

Відповідач ОСОБА_2 , його представник та представник третьої особи позовні вимоги не визнали.

Представник відповідача 2 до судового засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за їх відсутності. Тому суд розглянув справу у його відсутність, оскільки у справі достатньо матеріалів про права та взаємовідносини сторін.

Суд, заслухавши пояснення учасників справи, дослідивши письмові докази, наявні у матеріалах справи, встановив такі обставини та відповідні їм правовідносини.

Відповідно до ч. 1 ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності згідно з ч. 1 ст. 420 ЦК України належать, зокрема, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до п. 1.5 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності» у застосуванні законів про охорону прав інтелектуальної власності слід враховувати одночасне вживання в них деяких відмінних один від одного, але тотожних за своїм правовим змістом термінів, якими визначають окремі об`єкти права інтелектуальної власності, як-то «знаки для товарів і послуг» і «торговельні марки».

Відповідно до ст. 492 ЦК України та ч. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Відповідно до п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру («Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг»), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Судом встановлено, що Компанія ВІДЕКС E-EC (ІНФОРМАЦІЯ_2 A/S), юридична особа за законодавством Данії є власником свідоцтва України № НОМЕР_2 від 15.11.2001 року на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для товарів 10 класу Міжнародної класифікації товарів МКТП та міжнародної реєстрації № 1343326 від 18.11.2016 року «ІНФОРМАЦІЯ_2» для товарів 9, 10, 35, 44 класів МКТП, що має поширення на територію України (т. 1 а.с. 53-56).

Позивачем також було подано заявку на реєстрацію знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для товарів 9 класу МКТП від 06.11.2017 року (т. 1 а.с. 56-57).

Крім того, що в Україні діє свідоцтво № НОМЕР_1 від 25.12.2012 року на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для товарів 1 та 9 класів МКТП на ім`я ОСОБА_2 (т. 1 а.с. 58, 104-106). Зокрема, серед товарів 9 класу МКТП, ним заявлені: відеокасети; компакт-диски (аудіо-відео); дискети; апаратура для записування та відтворювання звуку або зображень; друкуючі головки для струменевих принтерів; маніпулятори типу «мишка» та клавіатури комп`ютерів; навушники та гучномовці; батарейки електричні та акумулятори; веб-камери; устаткування для обробляння інформації; маніпулятори ігрові (т. 1 а.с. 58).

Згідно з ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути: припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

-обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

-можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Аналіз вказаних норм Закону дозволяє зробити висновок, що при достроковому припиненні дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, обов`язок доведення факту використання знака покладений на власника відповідного знаку.

Згідно з ч. 4 ст. 16 Закону використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу пропонування його для продажу; продаж імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

-застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги. для якої знак зареєстровано/

-застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Згідно зі ст. 1 цього Закону знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Аналіз наведених норм Закону дає підстави стверджувати, що, виходячи з правової сутності знака для товарів і послуг, умовою належного його використання є безпосереднє та фактичне використання саме стосовно товарів і послуг, для яких цей знак зареєстровано.

Відповідно до ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона досилається як на підставу своїх вимог і заперечень,

Отже, для вирішення спору щодо дострокового припинення повністю дії свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг, позивач повинен довести ті обставини справи, на які він посилається як на підставу своїх вимог, а відповідач 1 - безпосереднє та фактичне використання або зазначити поважні причини невикористання зазначених знаків.

Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII ратифікована Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), від 21.03.2014 та від 27.06.2014.

Відповідно до ст. 157 Угоди про асоціацію цілями цієї Глави, зокрема, є досягнення належного та афективного рівня охорони і захисту прав інтелектуальної власності.

Згідно зі ст. 158 Угоди про асоціацію для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають, зокрема, торговельні марки.

Статтею 198 Угоди про асоціацію встановлено, що сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п`ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохтисячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п`ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв`язку з тим, то власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

Аналогічну норму містить і ч. 2 ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 р, відповідно до якої для подання вимоги про скасування знака надається строк не менше п`яти років, що вираховується від дати реєстрації знака.

Статтею 9 Конституції України встановлено, що чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Згідно зі ст. 10 ЦК України чинний міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, є частиною національного цивільного законодавства України. Якщо у чинному міжнародному договорі України, укладеному у встановленому законом порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені відповідним актом цивільного законодавства, застосовуються правила відповідного міжнародного договору України.

Порядок укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України з метою належного забезпечення національних інтересів, здійснення цілей, завдань і принципів зовнішньої політики України, закріплених у Конституції України та законодавстві України встановлює Закон України «Про міжнародні договори України» (далі - Закон про міжнародні договори).

Стаття 19 Закону України «Про міжнародні договори» встановлює, що чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Аналогічне положення міститься у ст. 3 Закону - якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору.

Тому, враховуючи, що 1 вересня 2017 року Угода про асоціацію набула чинності у повному обсязі до відносин щодо дострокового припинення дії свідоцтв України та міжнародних реєстрації на знаки для товарів і послуг з підстави їх невикористання, мають застосовуватися положення статті 198 Угоди про асоціацію.

З урахуванням ст. 198 Угоди про асоціацію, дія свідоцтва України та міжнародної реєстрації може бути достроково припинена у разі, якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом п`яти років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати.

Позивач стверджує, що відповідач-1 ОСОБА_2 не використовує зареєстрований знак для товарів і послуг більше п`яти років від дати публікації про видачу свідоцтва, що є підставою для прийняття рішення про дострокове припинення дії свідоцтва.

Так, за відомостями Асоціації Торгової нумерації України «ДжіЕс1 Україна» (т. 1 а.с. 59) станом на 05.01.2018 року у реєстрі відсутні записи про товарні позиції (навушники), у складі назв або описів яких є позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з абз. 8 ч. 3 Положення про штрихове кодування товарів, затвердженого наказом Мінекономіки та європейської інтеграції № 255 від 20.08.2002р., право суб`єкта господарювання на використання присвоєного Асоціацією «ДжіЕс1 Україна» Префікса GS1 підприємства та ідентифікаційного номера GS1 посвідчується відповідним свідоцтвом Асоціації «ДжіЕс1Україна», яке видається в заявницькому порядку на безоплатній основі.

Згідно з ч. 4 Положення про штрихове кодування товарів затвердженого наказом Мінекономіки та європейської інтеграції № 255 від 20.08.2002р., імпортні товари, які марковані штриховими кодами GS1 відповідно до вимог зазнач¬них документів, не підлягають перемаркуванню іншими штриховими кодами GS1.

Тому, лист Асоціації «ДжіЕсІ Україна» № 009/01 від 10.01.2018р. про відсутність записів про товарні позиції суб`єктів господарювання - асоційованих членів Асоціації «ДжіЕс1 Україна», що являють собою навушники та у складі назв або описів яких є словесне позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може свідчити лише про те, що відповідачем-1 ОСОБА_2 не отримувалися штрихові коди (ідентифікаційні номери GSP для навушників), а не сам факт відсутності продажу товарів із використанням спірного знака для товарів і послуг, оскільки жодним законодавчим або нормативно-правовим актом України не встановлено обов`язкової вимоги щодо штрихового кодування всіх товарів, які реалізуються в Україні.

Згідно з листом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04.01.2018 р. № 2312-011516-07 інформація про видачу ліцензій на використання знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відсутня (т. 1 а.с. 60-61).

Листом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №3433-08/345-09 від 03.01.2018 р. повідомлено, що сертифікати відповідності на продукцію під торговельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Реєстрі державної системи сертифікації не зареєстровано (т. 1 а.с. 64).

Проте, сертифікати відповідності лише засвідчують факт відповідності певних товарів державним стандартам і тому не можуть свідчити про використання або невикористання відповідачем 1 знака за свідоцтвом № НОМЕР_1 для навушників протягом 5 років з дати видачі свідоцтва. При цьому ОСОБА_2 не заперечив в судовому засіданні, що він не отримував сертифікатів відповідності на навушники торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Відповідно до даних пошукових систем «Google» (т. 1 а.с. 66-67) ресурс реєстратора доменних імен на території України imena.ua з метою встановлення зареєстрованих доменних імен з використанням позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сервіс перевірки та отримання реєстраційних даних щодо власників доменних імен « WHOIS » (т. 1 а.с. 68-73), щодо можливого підтвердження факту використання відповідачем-1 знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.12.2012 року у спосіб, передбачений статтею 16 Закону, за результатами вказаних пошукових робіт жодних фактів використання відповідачем-1 знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надав - не виявлено доменне ім`я - ІНФОРМАЦІЯ_7.

Водночас, суд погоджується з доводами відповідача ОСОБА_2 та третьої особи ПП «Аллєгро-опт», власником якої є ОСОБА_2 (т. 1 а.с. 116-120), що вказана інформація спростовується роздруківкою з сервісу «WHOIS» з інформацією щодо доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_3, власником якого він є (т. 1 а.с. 107), а також копіями рахунків-фактури, платіжних доручень, що підтверджують отримання та оплату послуг із оброблення даних про доменні імена підконтрольною йому ПП «Аллєгро-опт» за період березня 2016 року, квітня 2016 року, березня 2017 року, березня 2018 року, квітня 2018 року (т. 1 а.с. 108-113).

Крім того, на домені ІНФОРМАЦІЯ_3 функціонує сайт із однойменною назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 (т. 1 а.с. 114-115), на якому здійснюється пропонування навушників до продажу ІНФОРМАЦІЯ_4 (т. 1 а.с. 114-115).

Судом також встановлено, що 10 січня 2013 року між позивачем ОСОБА_2 та третьою особою ПП «Аллєгро-опт», власником якого він є (т. 1 а.с. 121-129), укладено ліцензійний договір про надання невиключного права на використання торговельної марки (знака для товарів і послуг) від 10.01.2013р.

ПП «Аллєгро-опт», перебуваючи під контролем відповідача, здійснює використання належного йому знака ІНФОРМАЦІЯ_1 за свідоцтвом № НОМЕР_1 щодо товарів 01 та 09 класів МКТП. Тому, позивач не міг не знати, що товари під торговою маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1» реалізуються ПП «Аллєгро-опт», оскільки ця інформація знаходиться у відкритому доступі в мережі Інтернет, зокрема на веб-сайті www.ІНФОРМАЦІЯ_1.ua.

Знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом № НОМЕР_1 як доменне ім`я також використовується на фірмових бланках ПП «Аллєгро-опт» - довідках аналізу продажу товарно-матеріальних цінностей (т. 1 а.с. 130-131).

ПП «Аллєгро-опт» на підставі ліцензійного договору, укладеного 10 січня 2013 року з відповідачем ОСОБА_2 (т. 1 а.с. 121-129) здійснює реалізацію товарів 09 класу МКТП, зокрема DVD та СD дисків у період з 1 грудня 2012 року по 31 грудня 2017 року (т. 1 а.с. 130-136).

Відповідно до ч. 9 ст. 16 Закону договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак або видачу ліцензії на використання знака. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, з одночасним внесенням їх до Реєстру.

Отже, інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак або видачу ліцензії на використання знака є правом, а не обов`язком його власника. Тому засвідчена листом Мінекономрозвитку України № 2312-07/516-07 від 04.01.2018 р. відсутність у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг відомостей щодо видачі ліцензій на використання знака по свідоцтву № НОМЕР_1 не є належним доказом у справі.

Судом також встановлено, що між ПП «Аллєгро-опт», засновником якого є відповідач 1, за Угодою від 16.10.2013р. (т. 1 а.с. 138-147) здійснює реалізацію навушників торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_4» з січня 2015 року по червень 2018 року (т. 1 а.с. 148-183).

Відповідно до п. 4.11. Угоди ПП «Аллєгро-опт» протягом наступних 5 років з моменту підписання цієї угоди заборонено здійснювати дії з імпорту, продажу, маркетингу, реклами та обслуговування товарів, що є аналогічними продукції торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ігрові маніпулятори (джойстики), комп`ютерні миші та клавіатури, мобільні аксесуари, проводові та бездротові навушники, акустичні системи, веб-камери, мікрофони) під власними торговими марками або під торговими марками третіх сторін.

У разі порушення заборони (п. 4.12.) компанія НАVIT INTERNATIONAL (Н.К.) CORPORATION LIMITED має право розірвати угоду та вимагати відшкодування збитків.

Тому, відповідачем-1 ОСОБА_2 було прийняте рішення використовувати знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» на упаковці навушників виключно у формі, що відповідатиме назві веб-сайту компанії «Аллєгро-опт» та включатиме належний йому домен. Тому на задній частині кожної упаковки навушників розміщено посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3, на якому можна придбати аналогічні навушники.

Упаковка однієї з моделей реалізовуваних навушників ІНФОРМАЦІЯ_4, на яких міститься посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3, долучена до справи в якості речового доказу.

Крім того, суду надані в якості речового доказу навушники, на який розміщено знак для товарів та послуг ІНФОРМАЦІЯ_1, що свідчить про використання оспорюваного знаку.

Таким чином позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке зареєстровано у формі словесного знака та розміщене у формі доменного імені на упаковках навушників ІНФОРМАЦІЯ_4 є одним із способів використання знака, передбачених Законом.

Отже, відповідачем ОСОБА_2 та третьою особою ПП «Аллєгро-опт» здійснюється використання знаку для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1».

В обґрунтування позовних вимог позивач стверджує, що відповідач ОСОБА_2 самостійно підтвердив, що він не виробляє і не реалізовує навушники під знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», що є підставою для задоволення позову.

Відповідно до ст. 505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Інформація щодо планів та фактичних кроків по виробництву/реалізації навушників, як і будь-яких інших товарів, які виготовляє та/або реалізовує ПП «Аллєгро-опт», є комерційною таємницею компанії.

Тому суд відхиляє доводи позивача про визнання відповідачем невикористання ним знаку для товарів і послуг з огляду на те, що вказаний знак використовуються третьою особою ПП «Аллєгро-опт» і розголошення такої інформації може призвести до розголошення комерційної таємниці товариства.

При цьому, діяльність із виробництва та реалізації продукції, маркованої належним відповідачу 1 знаком, здійснює компанія «Аллєгро-опт», яка з 16.10.2013 р. пов`язана угодою з компанією НАVIT INTERNATIONA. Тому, суд погоджується з доводами ОСОБА_2 , що він не мав права розголошувати умови Угоди, у зв`язку з чим і зазначив, що не реалізовує навушники (т. 1 а.с. 74-75).

Інформацію щодо власних перспективних планів по виробництву/реалізації навушників та/або будь-якої іншої продукції відповідач 1 не вважав за потрібне надавати конкуренту. Тому в-листі-відповіді № 01 від 27.07.2017р. написав, що не має наміру використовувати знак ІНФОРМАЦІЯ_1 у своїй діяльності для реалізації навушників.

Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Тому, суд відхиляє доводи відповідача 1, що позивач не має права на звернення до суду з позовом про дострокове припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_1 від 25.12.2012 року на знак для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частково.

Суд не погоджується з доводами позивача, що наявність в Україні реєстрації знаку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом № НОМЕР_1 від 25.12.2012 року, власником якого є ОСОБА_2 , може призвести до введення в оману споживачів стосовно виробника відповідних товарів через схожість словесних позначень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить позивачу та «ІНФОРМАЦІЯ_1», що належить відповідачу-1, оскільки суду не надано доказів цього (відповідних висновків експертиз).

З урахуванням наведеного, ст. 198 Угоди про асоціацію суд дійшов висновку про відмову у задоволенні позову, оскільки позивачем не доведено, що знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом п`яти років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати.

Відповідно до ст. 141 ЦПК України сплачений позивачем судовий збір йому не відшкодовується.

На підставі викладеного, керуючись ст. 418, 492 ЦК України, ст. 5, 16, 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. 158, 198 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 21.03.2014 та від 27.06.2014, ратифікованої Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII, ст. 12, 13, 81, 141-142, 200, 263-265, 267, 273, 354, 355 ЦПК України, суд,

В И Р І Ш И В :

У задоволенні позову Відекс Е-ЕС до ОСОБА_2 , Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, третя особа Приватне підприємство «Аллєгро-опт» про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак товарів і послуг № НОМЕР_1 в частині такої категорії товарів як навушники - відмовити.

Рішення суду може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складання повного тексту судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення не було вручене у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Апеляційні скарги подаються учасниками справи до Київського апеляційного суду або через Печерський районний суд м. Києва, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності ЦПК України в редакції від 15 грудня 2017 року.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

позивач: Відекс Е-ЕС : АДРЕСА_1

відповідач 1: ОСОБА_2 : АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3

відповідач 2: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: 01008, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 12/2

третя особа: Приватне підприємство «Аллєгро-опт»: 25006, м. Кропивницький, вул. Преображенська, 76, ,

Суддя О.В.Батрин