печерський районний суд міста києва
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2020 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді Підпалого В.В.,

при секретарі судового засідання - Ящук Ю.В., Маленівській К.М., Дідик К.М., Дахно С.С., Луцюк А.В.,

за участю:

представників позивача - Падох О.І., Ортинської М.Ю., Колько Є.Ю. ,

представника відповідача - Войкова А.П. ,

розглянувши відкритому засіданні в приміщенні суду в м. Києві цивільну справу за позовом Форест Стюардшіп Каунсіл А.С. до ОСОБА_1, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про дострокове припинення дії свідоцтва та зобов`язання вчинити дії, -

ВСТАНОВИВ:

У червні 2017 Форест Стюардшіп Каунсіл А.С. звернулося до Печерського районного суду м. Києва з позовом до ОСОБА_1, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про дострокове припинення дії свідоцтва та зобов`язання вчинити дії, у якому просить суд достроково припинити дію свідоцтва України на знак товарів і послуг № НОМЕР_1 повністю; зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомити в офіційному бюлетені «Промислова власність» про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 повністю та внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 повністю.

В обґрунтування вимог позовної заяви позивач вказує, що відповідач ОСОБА_1 є власником свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» від 25.09.2013. Знак для товарів і послуг зареєстрований для:

- товарів 19 класу МКТП: «будівельні лісоматеріали; лісоматеріали оброблені; лісоматеріали розпиляні; деревина виробна (на побутові потреби); деревина фанерувальна; деревина, частково оброблена; дерев`яна фанера одношарова; дошки дерев`яні (панельні, личкувальні, підлогові); дранки дерев`яні (під тиньк); вироби з дерева, що належать до 19 класу»;

- товарів 31 класу МКТП: «дерева; стовбури дерев; деревина необроблена; деревина нерозпиляна; сільськогосподарські, садівничі та лісові продукти, що належать до 31 класу»;

- послуг 35 класу МКТП: «допомога покупцям у виборі та придбанні сільськогосподарських та лісових товарів, меблів, виробів з деревини, будівельних, паперових матеріалів та замовлянні послуг у фірмових магазинах; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту сільськогосподарських та лісових товарів; меблів; виробів з деревини; будівельних, паперових матеріалів та переліку надаваних послуг; яке дозволяє споживачам зручно оглядати; замовляти, купувати ці товари та замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; ділове досліджування у сфері виробництва та торгівлі деревом; допомога у комерційному або промисловому керуванні виробництвом та торгівлею деревом; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших у сфері виробництва та торгівлі деревом; ділові довідки щодо посвідчення легальності промаркованого дерева».

Позивач надав докази того, що протягом останніх трьох років відповідач ОСОБА_1 не здійснював використання знаку для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 способами, що визнаються використанням знаку відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

В обґрунтування свого права на звернення до Печерського районного суду міста Києва з позовом про дострокове припинення дії свідоцтва № НОМЕР_1 позивач зазначив наступне.

Форест Стюардшіп Каунсіл А.С. є міжнародною некомерційною організацією у формі aсoцiaцii, до складу якої входять представники екологічних, соціальних організацій, продавці лісоматеріалів, лісові корпорації та інші. Основною сферою діяльності, є послуги щодо добровільної сертифікації деревини та продукції з неї.

Організація була створена у 1993 році, а на території України дані про добровільну сертифікацію під позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1» почали з`являтись з 1999 року.

3 метою набуття на території України правової охорони на позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» 11.09.2014 року позивачем було подано дві заявки на реєстрацію позначень у якості знаків для товарів та послуг, а саме: позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2.» за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_2 та «ІНФОРМАЦІЯ_1» за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_3 для товарів 16, 19, 20, 31 та послуг 35, 40, 42 класів МКТП.

27.07.2015 р. Інститутом інтелектуальної власності України, було направлено попередню відмову в наданні правової охорони позначенню «ІНФОРМАЦІЯ_1» за міжнародними реєстраціями № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у якості торговельної марки на території України.

06.05.2016 р. Інститутом інтелектуальної власності України, було направлено Рішення щодо надання позначенню «ІНФОРМАЦІЯ_1» за міжнародними реєстраціями № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 правової охорони на територіі України лише щодо заявлених товарів 16, 20 та послуг 40 класу MKTП. Таким чином, в реєстрації товарів 19, 31 та послуг 35 класу МКТП було відмовлено.

В реєстрації знаків для товарів та послуг Позивача було відмовлено через раніше зареєстрований знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом № НОМЕР_1 від 25.09.2013 р. (дата подання заявки - 17.01.2013 р.), власником якого є Відповідач 1 ОСОБА_1. Знак для товарів та послуг за свідоцтвом № НОМЕР_1 зареєстрований для товарів 19, 31 та послуг 35 класу МКТП.

15.11.2016, Позивачем було подано дві заявки на реєстрацію знаків для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" вжe за національною процедурою, а саме: заявки № m 2016 25300 та № m 2016 25301 щодо товарів 19, 31 та послуг 35, 42 класів MKTП.

Позначення за міжнародною ресстрацією № НОМЕР_2 та позначення за заявкою № m 2016 25300 є схожими з зареєстрованим знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 . Позначення за міжнародною ресстрацією № НОМЕР_3 та позначення за заявкою № m 2016 25301 є тотожними з зареєстрованим знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 . Схожість позначень обумовлена співпадаючим словесним елементом "ІНФОРМАЦІЯ_1", який займає домінуюче положення в знаці за свідоцтвом № НОМЕР_1 . Враховуючи, що позначення є схожими та тотожними, а також те, що товари та послуги заявлені під даними позначеннями є однорідними, можна стверджувати, що й позначення за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 та за національними заявками № m 2016 25300, № m 20l6 25301 є схожими до ступеню змішування з зареєстрованим знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 .

Наявність зареєстрованого знаку за свідоцтвом № НОМЕР_1 є перешкодою для позивача для реєстрації та подальшого використання схожого і тотожного із ним позначення.

Викладене свідчить про те, що подаючи позов у даній справі, позивач має намір захистити свій законний інтерес у набутті ним прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" та в подальшому його використання на території України.

Ухвалою суду від 12.06.2017 року позовну заяву залишено без руху та надано позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви.

25.07.2017 року через канцелярію суду надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою судді Печерського районного суду міста Києва від 27 липня 2017 року відкрито провадження у справі та призначено підготовче судове засідання.

19.4.2018 року через канцелярію суду від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України надійшов відзив на позовну заяву, в якому зазначає, що Положенням про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України не передбачено здійснення ним контролю за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками, та просить прийняти відповідні пояснення для повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи.

29.05.2018 року на адресу суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

В підготовчому засіданні 14.02.2019 року від представника ОСОБА_1 - адвоката Войкова А.П. надійшов відзив на позовну заяву, в якому зазначає, що позивачем не надано належного обґрунтування та доказів на підтвердження обставин, на які він посилається. Так, представник відповідача вказує, що згідно статтею 198 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої передбачено, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання. Натомість, докази подані позивачем підтверджують безперервне невикористання знака для товарів і послуг відповідача протягом останніх трьох років. Окрім того, надає докази, що підтверджують використання знака за свідоцтвом № НОМЕР_1 на території України, а також поважні причини такого невикористання для частини товарів. В задоволенні позову просив відмовити повністю.

05.06.2019 року на адресу суду від представника позивача надійшла заява про забезпечення позову, у якій просить суд заборонити Міністерству економічного розвитку і торгівлі вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 іншим особам та щодо припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг у зв`язку із відмовою від нього власника повністю або частково до набрання законної сили рішення суду по даній справі; заборонити ОСОБА_1 повністю або частково передавати виключні права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, шляхом відмови від нього повністю або частково до набрання рішенням суду законної суду.

З відповіді на відзив ОСОБА_1 , поданого представником позивача адвокатом Колько Є.Ю. вбачається, що останній посилаючись на неналежне обґрунтування та недоведеність обставин на які посилається відповідач просить суд задовольнити вимоги позовної заяви в повному обсязі.

25.06.2019 року через канцелярію суду від представника ОСОБА_1 надійшли заперечення проти відповіді на відзив, у яких вказує, що надані ліцензійні договори є беззаперечним фактом добросовісного наміру використовувати зареєстрований ним знак, а також вказує, що позивачем не надано жодних доказів, який би спростовував інформацію про те, що «Робінія звичайна - це біла акація» Таким чином, посилаючись на неможливість повноцінного користування власним знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 просить суд відмовити в задоволенні позовної заяви.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 30.10.2019 року відмовлено в задоволенні заяви представника позивача про забезпечення позову.

Ухвалою судді Печерського районного суду міста Києва від 30.10.2019 закрито підготовче провадження у справі та призначено справу до судового розгляду по суті.

В судовому засіданні 24.11.2020 року представник позивача адвокат Ортинська М.Ю. вимоги позовної заяви підтримала, на задоволенні наполягає.

Представник ОСОБА_1 - адвокат Войков А.П. в судовому засіданні щодо вимог позивача викладених в позовній заяві заперечував, в задоволенні вимог позивача просить відмовити.

Представник Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України в судове засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд справи без участі представника міністерства з урахування позиції викладеної у відзиві на позовну заяву.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали справи, докази подані учасниками процесу, суд дійшов наступних висновків.

З копії виписки з Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № НОМЕР_1 вбачається, що

Судом встановлено, що відповідач ОСОБА_1 є власником свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» від 25.09.2013 року, який зареєстрований для товарів 19, 31 та послуг 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Обґрунтовуючи свої вимоги позивач посилається на те, що відповідач ОСОБА_1 не використовує зареєстрований знак для товарів і послуг більше ніж три останні роки до дати подачі до суду позовної заяви, що є підставою для прийняття рішення про дострокове припинення дії свідоцтва.

Відповідно до ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Відповідно до ч. 2 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Згідно ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

У відповідності до ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Таким чином, виключне право використовувати знак для товарів і послуг належить власнику свідоцтва або іншого охоронного документу, який засвідчує набуття майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг.

Згідно пункту 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Законом України від 16.09.2014 року № 1678-VII ратифікована Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (надалі - Угода про асоціацію). Згідно зі статтею 158 Угоди про асоціацію для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають, зокрема, торговельні марки.

Статтею 198 Угоди про асоціацію встановлено, що сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п`ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п`ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв`язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

Статею 9 Конституції України встановлено, що чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Згідно зі ст. 10 ЦК України чинний міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, є частиною національного цивільного законодавства України. Якщо у чинному міжнародному договорі України, укладеному у встановленому законом порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені відповідним актом цивільного законодавства, застосовуються правила відповідного міжнародного договору України.

Порядок укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України з метою належного забезпечення національних інтересів, здійснення цілей, завдань і принципів зовнішньої політики України, закріплених у Конституції України та законодавстві України встановлює Закон України «Про міжнародні договори України».

Статтею 19 Закону України «Про міжнародні договори України» встановлено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Разом з тим, заслуговує на увагу той факт, що Угода про асоціацію набула чинності у повному обсязі з 01 вересня 2017 р., в тому числі до відносин щодо дострокового припинення дії свідоцтв України та міжнародних реєстрацій на знаки для товарів і послуг з підстави їх невикористання. Але, зважаючи, що позовна заява була подана до суду 09 червня 2017 р., тобто до набуття чинності Угоди про асоціацію, положення статті 198 Угоди не може застосовуватися до даних правовідносин.

Така позиція підтверджується постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 29 травня 2019 року у справі № 910/8180/17, згідно якої посилання скаржника на те, що Угода про асоціацію почала тимчасово застосовуватись з 01.01.2016, зокрема, на тимчасовій основі застосовується розділ IV - розділ IV «ТОРГІВЛЯ І ПИТАННЯ, ПОВ`ЯЗАНІ З ТОРГІВЛЕЮ» Угоди про асоціацію містить, зокрема, главу 9 «Інтелектуальна власність», що має підрозділ 2 «Торговельні марки», який, у свою чергу, - статтю 198, якою визначено підстави для анулювання торговельної марки, - (за винятком статті 158 у тій мірі, в якій вона стосується забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності під час кримінальних проваджень, а також за винятком статей 285 і 286 у тій мірі, в якій ці статті застосовуються до адміністративних проваджень та перегляду й оскаржень на рівні держав-членів), не може бути підставою для задоволення вимог касаційної скарги, оскільки відповідно до статті 486 (пункт 4) цієї Угоди, починаючи з 01.01.2016 почали застосовуватися на тимчасовій основі зазначені частини Угоди в тій мірі, в якій вони охоплювали питання, що належали саме до компетенції ЄС. Таку ж позицію Міністерство закордонних справ України виклало в листі до Верховного Суду від 03.05.2019 № 72/17-612/1-1136 «Щодо застосування Угоди про асоціацію між Україною та ЄС».

Відтак, з урахуванням частини 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», дія свідоцтва України на знак для товарів і послуг може бути достроково припинена у разі, якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтв.

Відповідно до ч. 1 ст. 426 ЦК України способи використання об`єкта права інтелектуальної власності визначаються Цивільним кодексом України та іншим законом.

Відповідно до п. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

На підтвердження доводів щодо невикористання відповідачем ОСОБА_1 спірного знаку позивач надав наступні докази:

- копію відповідь Міністерства екології та природних ресурсів України від 07.12.2016 року № 8-02-1152-16, у якій зазначається, що дозволів на спеціальне використання природніх рослинних ресурсів ОСОБА_1 не надавався, ліміт на використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значения ОСОБА_1 не отримував, погодження про вирубування дерев i чагарників ОСОБА_1 не надавалося;

- копію відповідь Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» від 30.11.2016 № 3127/24 хзгідно якої станом на 30.11.2016 до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів i послуг не вносились відомості щодо передачі права власності та видачі ліцензій на використапня знака для товарів i послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 ;

- копію відповідь Державного агентства лісових ресурсів України від 07.02.2017 № 02-19/659-17 згідно якої Держлісагентство не видавало на ім`я ОСОБА_1 дозволи на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубні квитки, ордери, лісові квитки); спеціальні дозволи на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування; спеціальні дозволи на інші види спеціального використання лісових ресурсів; погодження на довгострокове тимчасове користування лісами державної та комунальної власності; дозволи на короткострокове тимчасове користування лісами для заготівлі другорядних лісових матеріалів, побічних лісових користувань та інших потреб; рішень про виділення у встановленому порядку лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами; будь-які інші дозволи та погодження на використання лісових ресурсів, користування лісами, заготівлю деревини i т.п.;

- копію відповідь Державного агентства лісових ресурсів України від 07.02.2017 № 02-19/658-17 згідно якої лісова сертифікація з використанням позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» від імені ОСОБА_1 не проводилась;

- копію листа Асоціації товарної нумерації України «ДжіЕс1 Україна» від 01.12.2016 року № 241/01 згідно якого станом на 01.12.2016 рік в реєстрі Асоціації «ДжіЕс1 Україна» відсутні зроблені в період 01.01.2012 р. по 01.12.2016 р. записи про товарні позиції суб`єктів господарювання - асоційованих членів Асоціації «ДжіЕс1 Україна», що являють собою будівельні лісоматеріали; лісоматеріали оброблені; лісоматеріали розпиляні; деревина виробна (на побутові потреби); деревина фанерувальна; деревина, частково оброблена, дерев`яна фанера одношарова; дошки дерев`яні (панельні, личкувальні, підлогові); дранки дерев`яні; вироби з дерева; дерево; стовбури дерев; деревина необроблепа; деревина нерозпиляна; сільськогосподарські, садівничі та лісові продукти та у назвах яких присутній словесний елемент «ІНФОРМАЦІЯ_1». Це означає, що Асоціація «ДжіЕс1 Україна» у період з 01.01.2012 р. по 01.12.2016 р. не присвоювала ідентифікаційних номерів в Системі GS1 товарам зазначених видів, у складі назв яких заявлено словесний елементи «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

- копію відповідь Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 01.12.2016 року N 3433-08/38883-09 згідно якого сертифікати відповідності на продукцію із позначенням "ІНФОРМАЦІЯ_1", видані на ім`я ОСОБА_1 , в Ресстрі державної системи сертифікації не зареєстровані;

- копію відповідь Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 01.12.2016 № 3433-08/38890-09 згідно якої в Реестрі державної система сертифікації інформація про сертифікати відповідності на продукцію із позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1» відсутні;

- копію відповідь Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 02.12.2016 року № 602-123-12/23780 згідно якої Держпродспоживслужба не видавала на ім`я ОСОБА_1 висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на сировину та продукцію закордонного виробництва, у назві та на упаковках яких міститься позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

- Результати пошуку в мережі Інтернет, відповідно до яких пошук за ключовим словом «ІНФОРМАЦІЯ_1» не видає жодних посилань на продукцію выдповыдача, що пропонувалася б в Україні та була маркована знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Суд вважає, що надані докази дають достатні підстави вважати, що відповідач ОСОБА_1 протягом останніх трьох років не здійснював жодні дії, які визнаються використанням знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом № НОМЕР_1 на території України.

Згідно з ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

- обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

- можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

З додатків до відзиву наданих суду представником ОСОБА_1 - адвокатом Войковим А.П. вбачається використання спірного знаку для товарів і послуг на території України, зокрема представником надано копії:

- Ліцензійного договору про письмове і графічне використання знака ІНФОРМАЦІЯ_1 (зображення знаку наведено в договорі) між Відповідачем 1 ОСОБА_1 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (ліцензіат) відповідно до цього договору ліцензіату надано право на використання знаку у комерційних угодах щодо виробів з деревини, створених чи розподілених ним. Бренд використовується шляхом маркування виробів з деревини та у кореспонденції з іншими діловими партнерами і клієнтами ліцензіата;

- Ліцензійного договору про письмове і графічне використання знака ІНФОРМАЦІЯ_1 (зображення знаку наведено в договорі) між Відповідачем 1 ОСОБА_1 та приватним підприємством «Вімар-Трейд» (ліцензіат). Відповідно до цього договору ліцензіату надано право на використання знаку у комерційних угодах щодо виробів з деревини, створених чи розподілених ним. Бренд використовується шляхом маркування виробів з деревини та у кореспонденції з іншими діловими партнерами і клієнтами ліцензіата.

- замовлення EUROBINIA (євробінія) від 02.04.2016 року, яке підтверджує факт замовлення Відповідачем 1 дошки із масиву робінії у ПП «Вімар-Трейд»;

- контракту № 040416 від 04.04.2016 року між ПП «Вімар-Трейд» та Робінія Девелопмент ФССі , в особі ОСОБА_1 .

Використання знаку для товарів і послуг, передбаченого Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а саме застосування знаку в діловій документації, може бути видом використання знаку лише у разі відповідності використання знаку тим товарам та послугам, для яких знак зареєстровано. Саме по собі зазначення у діловій документації будь-якого знака для товарів і послуг, що не кореспондується із тими товарами та послугами, для яких знак зареєстровано, не є використанням знаку.

Представник ОСОБА_1 вказує, що використання знаку Приватним Підприємством «Вімар-Трейд» у діловій документації підтверджується «Підтвердженням отримання замовлення» Євробінії від 02.04.2016 року. Також, використання знаку підтверджується контрактом №040416 від 04.04.2016 року між ПП «Вімар-Трейд» та Робінія Девелопмент ФССі , в особі ОСОБА_1 .

Відповідно до ч. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Відповідно до п. 71 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 року № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності» саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

На підтвердження факту використання знаку ОСОБА_1 надав копію Підтвердження отримання замовлення Єврорубінія від 02.04.2016 року про підтвердження замовлення «ІНФОРМАЦІЯ_1» на дошки із масиву робінії на суму 7 200,00 Євро. Проте, такі докази не може бути взяті до уваги судом, як підтвердження факту використання знаку для товарів і послуг, оскільки ОСОБА_1 не підтвердив факт оплати замовлення дошки з масиву робінії на суму 7 200,00 Євро, а отже реальності вчиненого замовлення. Окрім того, зі змісту договору № 040416 від 04.04.2016 року неможливо встановити щодо якого товару сторонами укладено договір на суму 100 000,00 Євро. Ціна договору не співвідноситься із сумою замовлення. Сам Договір не містить згадувань про знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1, окрім відтиску печатки із підписом ОСОБА_1 , а також про товари, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг.

Таким чином, факт укладення ліцензійного договору не є формою використання знака для товарів і послуг. Для доведення факту використання знака для товарів і послуг власник свідоцтва або ліцензіат повинен надати докази реального використання знака, для тих товарів та послуг, для яких знак зареєстровано.

Також представником ОСОБА_1 надано суду пояснення щодо наявності обставин, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, зокрема вказано на обмеження і заборони, пов`язані з експортом деревини та лісоматеріалів за кордон. Так, відповідач посилається на ст. 2 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005 року № 2860-IV, відповідно до положень якого вивезення за межі митної території України лісоматеріалів та пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев забороняється. Серед заборонених до вивезення за межі митної території України відповідач вказує білу акацію, або робінію звичайну.

Разом з тим, судом встановлено, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом № НОМЕР_1 зареєстрований для наступних товарів 31 класу МКТП: «дерева; стовбури дерев; деревина необроблена; деревина нерозпиляна; сільськогосподарські, садівничі та лісові продукти, що належать до 31 класу». Тобто, перелік товарів і послуг, для яких знак зареєстровано, є досить широким та не обмежується виготовленням товарів із лісоматеріалу робінії. Таким чином, у ОСОБА_1 відсутні перешкоди у використанні знаку для товарів і послуг для товарів 31 класу через обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством. Доказів наявності поважних причин невикористання знаку за свідоцтвом № НОМЕР_1 для товарів 19 класу та послуг 35 класу відповідачем суду не надано.

Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Як вбачається із наведеної норми закону, експорт не є єдиним видом використання знака для товарів і послуг. А тому будь-які можливі складнощі у вивезенні продукції за межі території України не можуть бути поважною причиною, що перешкоджає використанню знака.

Таким чином, ОСОБА_1 не довів факт використання ним знаку для товарів і послуг за свідоцтвом № НОМЕР_1 на території України для товарів 19, 31 та послуг 35 класів МКТП, а також у нього відсутні поважні причини невикористання знаку для товарів і послуг.

Відповідно до ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Крім того, згідно з чинним законодавством України, зокрема, п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково та дострокового припинення його дії і такі відомості в силу п. 1.3. вказаного положення Державна служба (її правонаступник) публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність», а тому суд визнає обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню позовну вимогу щодо зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (його правонаступника) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг щодо дострокового припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» на території України для всіх товарів 19, 31 та послуг 35 класів МКТП та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Таким чином правова позиція позивача, щодо порушення його права є обґрунтованою та такою, що підтверджена належними та допустимими доказами, з огляду на що, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення вимог позовної заяви.

У відповідності до ч. 1 ст. 141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: у разі задоволення позову - на відповідача (п. 1, ч. 1 ст. 141 ЦПК України).

Як вбачається з матеріалів справи, сума судових витрат, які позивач поніс у зв`язку із розглядом справи, складає 3 200,00 грн., що підтверджується оригіналом платіжного документа.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 15, 16, 20, 494, 495, 499 ЦК України, ст.ст. 10, 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», ст.ст. 4, 5, 12, 13, 76-82, 141, 259, 263-265, 268, 273, 280-289 ЦПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов Форест Стюардшіп Каунсіл А.С. до ОСОБА_1, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про дострокове припинення дії свідоцтва та зобов`язання вчинити дії, - задовольнити.

Достроково припинити дію свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 повністю

Зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомити в офіційному бюлетні «Промислова власність» про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 повністю та внести відповідні зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 повністю.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Форест Стюардшіп Каунсіл А.С. судовий збір в розмірі 1 600 (одна тисяча шістсот) грн. 00 коп.

Стягнути з Міністерство економічного розвитку і торгівлі України на користь Форест Стюардшіп Каунсіл А.С. судовий збір в розмірі 1 600 (одна тисяча шістсот) грн. 00 коп.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо воно не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня проголошення рішення, а особою яка була відсутня при проголошенні рішення протягом тридцяти днів з дня отримання копії рішення.

Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя В.В. Підпалий

Позивач: Форест Стюардшіп Каунсіл А.С. , адреса: вул. Маргарита Маса де Хуарес, 422, Колонія Сентро, Оахака, 68000 Оахака, Мексика .

Відповідач: ОСОБА_1 , адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідач: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, , адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 12/2.