П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2020 року місто Київ

справа № 760/15604/16-ц

провадження №22-ц/824/209/2020

Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ: судді-доповідача - Шкоріної О.І., суддів - Поліщук Н.В., Соколової В.В., за участю секретаря судового засідання - Онопрієнко К.С.,

сторони:

позивач - Акціонерне товариство «Фармак»,

відповідач - ОСОБА_1 ,

відповідач - Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_1 , подану адвокатом Жухевичем Олегом Володимировичем,

на рішення Солом`янського районного суду міста Києва від 29 листопада 2018 року та додаткове рішення Солом`янського районного суду м.Києва від 1 лютого 2019 року, ухвалене у складі судді Букіної О.М.,

у справі за позовом Акціонерного товариства «Фармак» до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, ОСОБА_1 , треті особи: Міністерство охорони здоров`я України, Публічне акціонерне товариство «Вітаміни» про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії та зустрічним позовом ОСОБА_1 до Акціонерного товариства «Фармак», Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, третя особа: Публічне акціонерне товариство «Вітаміни» про визнання недійсними свідоцтв на знак для товарів і послуг, зобов`язання вчинити дії,-

В С Т А Н О В И В:

У вересні 2016 року позивач ПАТ «Фармак» звернувся до суду з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 , ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», ТОВ «Фармат ЛТД», Державного підприємства «Державний експортний центр Міністерства охорони здоров`я України», в якому просив визнати недійсним знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 ; - зобов`язати Державну службу інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг зміни, що стосуються визнання свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг недійсним, здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»; - визнати недійсним висновок ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України» про рекомендацію до реєстрації лікарських засобів «ІНФОРМАЦІЯ_2»; - заборонити ОСОБА_1 , ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», ТОВ «Фарма ЛТД» використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», зареєстрованого відповідно до свідоцтва України № НОМЕР_1 від 25 травня 2016 року.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на те, що ПАТ «Фармак» є власником зареєстрованих знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_2 від 30 вересня 1996 року ( номер заявки - m93052264; дата подання - 31 травня 1993 року) № НОМЕР_4 від 17 лютого 2003 року ( номер заявки - m; дата подання - 14 березня 2001 року) № НОМЕР_3 від 15 квітня 2003 року ( номер заявки - m, дата подання - 14 березня 2001 року).

Свідоцтво України № НОМЕР_2 зареєстровано для товарів 5 класу «Хіміко-фармацевтичні препарати» МКТП, свідоцтво України НОМЕР_4 зареєстровано для товарів 5 класу «Фармацевтичні препарати» МКТП, свідоцтво України № НОМЕР_3 зареєстровано для товарів 5класу «Фармацевтичні препарати» МКТП.

Наказом Державної служби інтелектуальної власності від 18 березня 2016 року № 122-н на підставі рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності від 13 лютого 2016 року зареєстровано за заявкою номер m201418450 ( дата подання - 24 грудня 2014 року) знак для товарів 05 класу «Фармацевтичні препарати; засоби антигістамінні; препарати та речовини фармацевтичні протиалергійні; лініменти (рідки мазі); фармацевтичні для лікування алергії; препарати фармацевтичні для лікування алергічних ринітів; таблетки на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби; хіміко-фармацевтичні препарати» МКТП і видано свідоцтво України № НОМЕР_1 від 25 травня 2016 року на ім`я відповідача ОСОБА_1 .

Позивач вважає, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожим зі знаками позивача за свідоцтвами України № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 настільки, що їх можна сплутати, та може ввести в оману споживача відносно дійсного виробника товарів 5 класу МКТП, оскільки може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов`язані із певною якістю товарів іншого виробника та з його особою, а саме ПАТ «Фармак».

Посилаючись на зазначені обставини, позивач просив визнати недійсним знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та заборонити ОСОБА_1 використовувати позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованого відповідно до свідоцтва України № НОМЕР_1 від 25 травня 2016 року шляхом нанесення вказаного позначення на упаковку лікарського засобу, етикетку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним позначенням з метою пропонування для продажу, введення в господарський оборот лікарських засобів під торговою назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2, зобр.» продажу, імпорту (ввезення) та експорту (вивезення), застосування його в діловій документації, в тому числі у назві лікарського засобу, в мережі Інтернет. Також просив зобов`язати Міністерство економічного розвитку та торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

У квітні 2017 року ОСОБА_1 через свого представника звернувся до суду з зустрічним позовом до Державної служби інтелектуальної власності, ПАТ «Фармак» про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , та зобов`язання Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг, про що здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

В обґрунтування своїх позовних вимог, ОСОБА_1 посилався на те, що станом на відповідні дати подання заявок 31 травня 1993 року, 14 березня 2001 року та 14 березня 2001 року знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 були такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними термінами.

ОСОБА_1 вважає, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 не відповідають умовам надання правової охорони, а тому підлягають визнанню недійсними в судовому порядку.

Рішенням Солом`янського районного суду м.Києва від 29 листопада 2018 року позов ПАТ «Фармак» задоволено, визнано недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 . Зобов`язано Міністерство економічного розвитку та торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

У задоволенні зустрічного позову ОСОБА_1 до ПАТ «Фармак» та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсними свідоцтва на знаки для товарів і послуг, зобов`язання вчинити дії - відмовлено.

Додатковим рішенням Солом`янського районного суду м.Києва від 1 лютого 2019 року заборонено ОСОБА_1 використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», зареєстрованого відповідно о свідоцтва України № НОМЕР_1 від 25 травня 2016 року шляхом нанесення вказаного позначення на упаковку лікарського засобу, етикетку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначенням позначенням з метою пропонування для продажу, введення в господарський оборот лікарських засобів під торговою назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1», імпорту (ввезення) та експорту (вивезення), застосування його в діловій документації, в тому числі у назві лікарського засобу, в мережі Інтернет.

Не погоджуючись з таким рішенням, ОСОБА_1 через свого представника подав апеляційну скаргу, в якій просив рішення суду першої інстанції скасувати і прийняти нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог ПАТ «Фармак» відмовити, позов ОСОБА_1 задовольнити., посилаючись на недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими, висновки суду, викладені у рішенні суду, не відповідають обставинам справи, на порушення судом норм процесуального права, а також неправильне застосування норми матеріального права. Зокрема, апелянт посилається на те, що висновок експерта № 1143 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності не є таким, що доводить обставини, які мають значення для справи, висновок є необґрунтованим, висновок був підготовлений за відсутності соціологічного дослідження, яке є одним з основних доказів при встановленні можливості введення в оману споживачів щодо виробника відповідних товарів, експертом не були досліджені усі докази наявні в матеріалах справи, що викликає сумніви у його правильності. Суд першої інстанції визнав встановленими обставини щодо обсягу продажу лікарського препарату «ІНФОРМАЦІЯ_5» протягом 1995-2016 років, які мають значення для даної справи, проте такі обставини не є доведеними належними доказами, довідка ПАТ «Фармак» про обсяги продажу лікарського препарату не є належним доказом, оскільки видана самим ПАТ «Фармак», та не підтверджується жодними іншими доказами.

Суд у своєму рішенні не надав оцінку висновку № 536 експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 1 грудня 2016 року, наданим відповідачем на підтвердження вимог за зустрічним позовом. Висновок № 019/18 від 28 лютого 2018 року не відповідає вимогам до висновку експерта, оскільки він складений на підставі неповного дослідження, а тому такий висновок є необґрунтованим, необ`єктивним та викликає обґрунтовані сумніви в його правильності.

Суд, вирішуючи спір, не застосував норми матеріального права, що підлягають застосуванню до правовідносин стосовно охороноздатності знака для товарів і послуг за свідоцтвом № НОМЕР_2 , а помилково застосував норми Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 року № 116, які не були чинними станом на 31 травня 1993 року (дата подання заявки).

Крім того, апелянт посилається на порушення судом першої інстанції норм процесуального права, які полягають в тому, що суд безпідставно відмовив відповідачу у задоволенні клопотання про призначення повторної експерти, незважаючи на наявність обґрунтованих сумнівів щодо правильності висновку судової експертизи, в процесі проведення якої не були досліджені всі обставини, що мають відношення до предмета експертного дослідження, та докази наявні у матеріалах справи. Апелянт не погоджується з висновком суду, який в обґрунтування відмови у задоволенні клопотання про призначення повторної експертизи, посилався на те, що вторинна упаковка лікарського засобу не відноситься до об`єктів дослідження експертизи у сфері інтелектуальної власності, оскільки, як вважає апелянт, саме упаковка товару та нанесені на неї позначення сприймаються споживачами в першу чергу та формують вирішальний вплив на сприйняття позначення споживачами та відповідно можливість сплутування позначень одних виробників з позначеннями інших виробників.

В апеляційній скарзі на додаткове рішення, представник ОСОБА_1 - адвокат Жухевич О.В. просить додаткове рішення скасувати та ухвалити нове, яким відмовити у задоволенні позовної вимоги ПАТ «Фармак» про заборону ОСОБА_1 використання позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В апеляційній скарзі, зокрема, посилався на те, що вимога про заборону ОСОБА_1 використання позначення є похідною від позовної вимоги про визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 від 25 травня 2016 року на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому не є обов`язковою для заявлення позивачем в одному позові, адже визнання повністю недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 призведе до неможливості використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1». Під час розгляду справи по суті не були встановлені та доведені обставини, що мають значення для справи.

У відзиві на апеляційні скарги на рішення та додаткове рішення представник ПАТ «Фармак» просив апеляційну скаргу залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції як законне і обґрунтоване без змін.

Інші учасники справи правом відзиву на апеляційні скарги не скористалися.

В судове засідання представник Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерства охорони здоров`я України, ПАТ «Вітаміни» не з`явилися, про день та час розгляду справи повідомлені, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення (т.7 а.с. 222-224), причини своєї неявки суду не повідомили, у зв`язку з чим колегія суддів вважала за можливе розглянути справу в їх відсутність відповідно до вимог ч.2 ст.372 ЦПК України.

Представник ОСОБА_1 - адвокат Жухевич О.В. апеляційні скарги підтримав і просив її задовольнити.

Представник АТ «Фармак» - адвокат Картушин Д.М. проти доводів апеляційних скарг заперечував і просив рішення суду першої інстанції як законне і обґрунтоване залишити без змін.

Заслухавши доповідь судді Шкоріної О.І., вислухавши пояснення осіб, які з`явилися в судове засідання, перевіривши законність і обґрунтованість ухваленого у справі рішення, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що апеляційні скарги не підлягають задоволенню частково, з наступних підстав.

Судом установлено, що позивач є власником зареєстрованих знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_2 від 30 вересня 1996 року (номер заявки - m93052264; дата подання - 31 травня 1993 року) № НОМЕР_4 від 17 лютого 2003 року (номер заявки -m; дата подання - 14 березня 2001 року) № НОМЕР_3 від 15 квітня 2003 року (номер заявки - m; дата подання - 14 березня 2001 року).

Свідоцтво України № НОМЕР_2 зареєстровано для товарів 5 класу «Хіміко-фармацевтичні препарати» МКТП, свідоцтво України № НОМЕР_4 зареєстровано для товарів 5 класу «Фрмацевтичні препарати» МКТП, свідоцтво України № НОМЕР_3 зареєстровано для товарів 5 класу «Фармацевтичні препарати» МКТП.

Наказом Державної служби інтелектуальної власності від 18 березня 2016 року № 122-н на підставі рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності від 13 лютого 2016 року зареєстровано за заявкою номер m201418450 (дата подання - 24 грудня 2014 року) знак для товарів 05 класу «Фармацевтичні препарати; засоби антигістамінні; препарати та речовини фармацевтичні протиалергійні; лініменти (рідкі мазі); препарати та речовини медичні; препарати та речовини фармацевтичні; препарати фармацевтичні для лікування алергії; препарати фармацевтичні для лікування алергічних ренітів; таблетки на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на лікарські (медичні потреби); хімічні препарати на фармацевтичні потреби; хіміко-фармацевтичні препарати» МКТП і видано свідоцтво України № НОМЕР_1 від 25 травня 2016 року на ім`я ОСОБА_1 .

Згідно висновку експерта № 1143 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складеним 14 березня 2017 року атестованим судовим експертом Петренком С.А. : 1) Знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_4 , НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; 2) Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є таким, що може ввести в оману щодо товару та/або особи, яка виробляє товар, а саме щодо ПАТ «Фармак».

Покладаючи в основу рішення висновок експерта № 1143 від 14 березня 2017 року, суд першої інстанції виходив із того, такий висновок є належним та допустимим доказом, оскільки експертизу було призначено з дотриманням приписів ЦПК України; експертизу проведено атестованим судовим експертом Петренком С.А. з дотриманням вимог чинного законодавства України; відсутні обставини, які б виключали участь судового експерта Петренка С.А. у справі; судовий експерт не вийшов за межі поставлених судом питань; відповіді на питання є ясними та повними; висновок є обґрунтованим та узгоджується з іншими матеріалами справи; відсутні підстави для призначення повторної експертизи у справі.

Ухвалюючи рішення, суд першої інстанції виходив із того, торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки є схожою до ступеня змішування з раніше зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 відносно всіх товарів 5 класу МКТП та можливістю введення споживачів в оману щодо особи, яка виробляє такі товари. Відмовляючи у задоволенні зустрічного позову, суд виходив із недоведеності позовних вимог щодо тривалого використання позначень «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_5» «ІНФОРМАЦІЯ_4» для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками станом на дату подання заявок, тобто 31 травня 1993 року, 14 березня 2001 року та 14 березня 2001 року. Крім того, суд дійшов висновку, що слово «ІНФОРМАЦІЯ_5» вживається як позначення назви конкретного антигістамінного препарату.

Проте, з такими висновками суду погодитись не можна, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та ст.492 ЦК України товарний знак - це позначення, за яким товари (послуги) одних осіб відрізняються від товарів (послуг) інших осіб.

Згідно з ч.1 ст.420 ЦК України до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать літературні та художні твори; комп`ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми; відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торгівельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні значення; комерційні таємниці.

Відповідно до ст.492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Згідно із ст.499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до пп «а» п.1 ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Статтею 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в надання правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до абз.5 ч.2 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» ( в редакції станом на 24 грудня 2014 року) згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з абз.2 ч.3 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Пунктом 4.3.2.4 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг передбачено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Пунктом 4.3.1.9 визначено, що до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності Позначення може бути визнане оманливими або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Відповідно до ч.5 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати .

Згідно висновку експертів за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності № 21714/21715/19-53 від 30 квітня 2020 року, знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не є схожими настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не є таким, що може ввести в оману щодо товару та особи, яка виробляє товар.

Експерти дійшли такого висновку, виходячи з наступного: по-перше, знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 не є схожими за фонетичними ознаками в цілому; знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 в цілому є схожим із графічними ознаками із знаком для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за свідоцтвом України № НОМЕР_4 та не є схожим за графічними ознаками із знаком для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за свідоцтвом України № НОМЕР_2 та знаком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за свідоцтвом України № НОМЕР_3 ; знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є комбінованим знаком та має розрізняльну частину комерційного (фірмового) найменування - «ІНФОРМАЦІЯ_2», та словесні знаки за свідоцтвами України № № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в цілому не є схожими за семантичними (смисловими) ознаками. Крім того, у висновку зазначено про те, що знак, який містить у своєму складі назву лікарського засобу антигістамінної групи та розпізнавальну частину фірмового комерційного найменування «ІНФОРМАЦІЯ_2», стосовно товарів 05-класу МКТП, не є оманливим, або таким, що може ввести в оману щодо товарів, для яких він зареєстрований.

Комісійна експертиза була призначена апеляційним судом з метою дачі більш об`єктивного висновку. Саме цей висновок судової комісійної експертизи має бути покладений до основи рішення, оскільки цей висновок був складений двома експертами за відповідною спеціальністю в галузі інтелектуальної власності, при цьому думки експертів за результатами проведених досліджень збігаються, вони підписали єдиний висновок, складений висновок з дотриманням вимог процесуального законодавства та законодавства про призначення і проведення судових експертиз.

Зважаючи на те, що комісійна експертиза була проведена двома експертами однієї спеціальності, кожний з яких проводить дослідження в повному обсязі, і вони спільно аналізують отримані результати, їх висновок як більш об`єктивний має бути покладений до основи рішення суду, а висновок експерта № 1143 за результатами проведення в суді першої інстанції судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 14 березня 2017 року, як такий, що суперечить висновку комісійної експертизи, підлягає відхиленню.

Висновок експертного дослідження об`єктів права інтелектуальної власності № 12-09/2016 не є належним доказом, оскільки складений атестованим судовим експертом Жилою Б.В. на замовлення ПАТ «Фармак» у 2016 році під час дії ЦПК України ( в редакції чинній до 15 грудня 2017 року), який не передбачав замовлення та подання до суду сторонами висновків експертів. т.1 а.с.80-109)

За таких обставин висновок суду першої інстанції про наявність підстав для задоволення позовних вимог ПАТ «Фармак» про визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_1 від 25 травня 2016 року на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2», зареєстровані для товарів 5 класу МКТП, власником якого є ОСОБА_1 , є необґрунтованим, оскільки вимоги ПАТ «Фармак» є недоведеними. Оскільки підстави для визнання свідоцтва України № НОМЕР_1 недійсним відсутні, підстави для задоволення вимог ПАТ «Фармак» про заборону ОСОБА_1 використання позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Що стосується зустрічних позовних вимог ОСОБА_1 , то в цій частині слід зазначити наступне.

Постановою Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 23 рудня 1993 року встановлено, що цей Закон застосовується до правовідносин, що виникли після введення його в дію (1 липня 1994 року); заявки на видачу свідоцтв України на знак для товарі і послуг, діловодство за якими не завершено на 1 липня 1994 року, розглядаються у порядку, встановленому цим Законом. При цьому відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки; свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Відповідно до абз. 1 ч.1 ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

На дату подання заявки за свідоцтвом України № 7323 діяло Тимчасове положення про правову охорону об`єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затверджене Указом Президента України від 18 вересня 1992 року № 479Ї92.

Відповідно до абз.7 та 8 п.8 р.II Тимчасового положення про правову охорону об`єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні Товарний знак і знак обслуговування - це позначення для відрізнення відповідно товарів і послуг, які виробляють чи надають одні фізичні або юридичні особи, від однорідних товарів і послуг, які виробляють чи надають інші фізичні або юридичні особи. Не допускається реєстрація товарних знаків, які увійшли о загального вжитку як позначення товарів певного виду; є загальновживаними символами і термінами.

На дату подання позивачем заявки номер m та заявки номер- m (14 березня 2001 року) чинною була редакція Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 15 грудня 1993 року з останніми змінами від 6 лютого 2001 року.

Відповідно до абз.2 ч.2,5 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», в редакції чинній станом на 14 березня 2001 року, згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які: є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; є загальновживаними символами і термінами.

Відповідно до ст..6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, яка набрала чинності для України 25 грудня 1991 року товарні знаки, що підпадають під дію цієї статті, можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними серед іншого в таких випадках: (В) 2. Якщо знаки позбавлені будь-яких відмітних ознак або складені виключно із знаків чи вказівок, що можуть застосовуватися у торгівлі для позначення виду, якості, кількості, призначення, вартості, місця походження продуктів чи дати їх виготовлення, або таких, що стали загальноприйнятними в повсякденній мові чи у добросовісних та узвичаєних торговельних звичаях країни, де витребовується охорона.

Згідно висновку експертів за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності № 21714/21715/19-53 від 30 квітня 2020 року, знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 станом на відповідні дати подання заявою 31 травня 1993 року, 14 березня 2001 року та 14 березня 2001 року є такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів певного виду. Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 станом на відповідні дати подання заявою 31 травня 1993 року, 14 березня 2001 року та 14 березня 2001 року є такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними термінами.

Згідно висновку атестованого судового експерта Голови І.Г. за результатами проведення експертизи в сфері інтелектуальної власності від 20 березня 2018 року № 5761/18-53: 1) Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_3 станом на відповідні дати подання заявок 31 травня 1993 року, 14 березня 2001 року та 14 березня 2001 року були такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними для товарів певного виду, у відповідності до наданих матеріалів справи; 2) Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_3 станом на відповідні дати подання заявок 31 травня 1993 року, 14 березня 2001 року та 14 березня 2001 року є такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними термінами, у відповідності до наданих матеріалів справи.

Згідно висновку експерта від 21 березня 2018 року № 004-СІВ/18 у сфері інтелектуальної власності, підготовлений атестованим судовим експертом Стародубовим І.В. : 1) Знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 " за свідоцтвом України № НОМЕР_2 був та є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 31 травня 1993 року - дату подання заявки № 93052264; 2) Знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_5» за свідоцтвом України № НОМЕР_4 був та є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 14 березня 2001 року - дату подання заявки № ; 3) Знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за свідоцтвом України № НОМЕР_3 був та є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними термінами на 14 березня 2001 року - дату подання заявки № .

Згідно висновку експертів від 21 березня 2018 року № 1201 за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності, підготовлений атестованими судовими експертами Дорошенком О.Ф., Мінченко Н.В. : 1) Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 станом на відповідні дати подання заявок 31 травня 1993 року, 14 березня 2001 року та 14 березня 2001 року були такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів певного виду. Знаки. для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 станом на відповідні дати подання заявок 31 травня 1993 року, 14 березня 2001 року та 14 березня 2001 року були такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними термінами.

Отже невідповідність оспорюваних ОСОБА_1 знаків за свідоцтвами України № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 умовам надання правової охорони, оскільки є такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів певного виду, та є такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними термінами, підтверджується наведеними висновками експертів, в тому числі висновком комісійної експертизи, проведеним під час розгляду справи в суді апеляційної інстанції. Всі висновки експертів були складені атестованими за відповідною спеціальністю експертами в галузі інтелектуальної власності в різний час та незалежно один від одного, з дотриманням вимог процесуального законодавства та законодавства про призначення і проведення судових експертиз. На вирішення всіх експертів ставилися одні й ті ж самі питання і всі експерти дали однакові відповіді.

За таких обставин наявні підстави для визнання свідоцтв України № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , зареєстрованих на ім`я ПАТ «Фармак».

Разом з тим, сторонами не заперечується, що на даний час рішенням Господарського суду м.Києва від 24 травня 2019 року, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 1 жовтня 2019 року, залишеним без змін. Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 28 січня 2020 року, визнано недійсними повністю свідоцтва України № 7323 від 30 вересня 1996 року, № НОМЕР_4 від 17 лютого 2003 року, № НОМЕР_3 від 15 квітня 2003 року. На виконання цього рішення Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг внесені відомості про визнання Свідоцтва України № 7323 від 30 вересня 1996 року, № НОМЕР_4 від 17 лютого 2003 року, № НОМЕР_3 від 15 квітня 2003 року недійсними., що підтверджується бібліографічними даними ( т.7 а.с. 193-205).

Згідно зі статтею 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

За змістом ст.15 ЦК України право кожної особи на звернення до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу визначено статтею 16 цього Кодексу.

Таким чином, у розумінні закону, суб`єктивне право на захист - це юридично закріплена можливість особи використати заходи правоохоронного характеру для поновлення порушеного права і припинення дій, які порушують це право.

Оскільки оспорювані ОСОБА_1 свідоцтва України, які зареєстровані на ім`я ПАТ «Фармак» визнані недійсними на підставі рішення суду, яке набрало законної сили, порушене право ОСОБА_1 як власника свідоцтва України № НОМЕР_1 є поновленим, а дія свідоцтв України № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , власником яких було ПАТ «Фармак», припинена, - підстави для визнання їх вдруге недійсними відсутні.

Враховуючи наведене, рішення суду першої інстанції підлягає скасуванню з ухваленням нового рішення про відмову у задоволенні позовних вимог АТ «Фармак» та про відмову ОСОБА_1 у задоволенні зустрічних позовних вимог.

Вирішуючи питання розподілу судових витрат, суд виходить із положень ст.141 ЦПК України, та зважаючи на часткове задоволення апеляційної скарги ОСОБА_1 , суд дійшов висновку, що з АТ «Фармак» підлягають стягненню половина сплаченого ОСОБА_1 судового збору за подання зустрічної позовної заяви в сумі 1280 грн., за подання апеляційної скарги в сумі 2067 грн. та половина суми, що сплачена ОСОБА_1 за проведення експертизи, в розмірі 23550 грн..

Керуючись ст.ст. 259, 268, 367, 374, 376, 381-384, 390 ЦПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційні скарги ОСОБА_1 , подані адвокатом Жухевичем Олегом Володимировичем,- задовольнити частково.

Рішення Солом`янського районного суду міста Києва від 29 листопада 2018 року та додаткове рішення Солом`янського районного суду м.Києва від 1 лютого 2019 року скасувати і ухвалити нове судове рішення наступного змісту.

У задоволенні позову Акціонерного товариства «Фармак» до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, ОСОБА_1 , третя особа: Міністерство охорони здоров`я України, Публічне акціонерне товариство «Вітаміни» про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, заборону використання позначення та зобов`язання вчинити дії відмовити.

У задоволенні позову ОСОБА_1 до Акціонерного товариства «Фармак», Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, третя особа: Публічне акціонерне товариство «Вітаміни» про визнання недійсним свідоцтв на знак для товарів і послуг, зобов`язання вчинити дії відмовити.

Стягнути з Акціонерного товариства «Фармак» (04080, м. Київ, вул. Кирилівська, б. 63, ) на користь ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_7 ) судові витрати в сумі 26897 грн.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили з дня її прийняття, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повної постанови шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до суду касаційної інстанції.

Повна постанова складена 13 жовтня 2020 року

Суддя-доповідач: О.І. Шкоріна

Судді: Н.В. Поліщук

В.В. Соколова