Провадження № 2/750/168/20
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2020 року м. Чернігів

Деснянський районний суд міста Чернігова в складі:

судді секретар за участюСупруна О.П., Дяченко К.О., представника позивача адвоката Чернюка В.В., представника відповідача адвоката Дворака М.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу №750/13341/19 за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» про захист права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг,

в с т а н о в и в :

19 листопада 2019 року ОСОБА_2 звернувся до Деснянського районного суду м. Чернігова з позовом до ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» про захист права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг. В обґрунтування позовної заяви позивач зазначив, що ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» використовує торгівельний знак «ТММ-ЕНЕРГОБУД», свідоцтво № НОМЕР_1 (графічне зображення знаку) та свідоцтво № НОМЕР_2 (словесне позначення) для маркування того ж виду товару, для якого цей знак для товарів та послуг зареєстровано 06 клас Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі за текстом МКТП) «металеві матеріали для будівель та конструкцій» та для 35 класу «реклама». Також позивач зазначив, що відповідач таким же чином використовує знак для товарів та послуг «ТММ ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ», що належить позивачеві на підставі свідоцтва № НОМЕР_3 , що стало підставою для звернення до суду з даним позовом.

Ухвалою судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 21 листопада 2019 року прийнято дану позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Справу призначено до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження у судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

06 грудня 2019 року до Деснянського районного суду м. Чернігова від позивача та представника відповідача надійшли письмові клопотання про розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

Ухвалою Деснянського районного суду м. Чернігова від 09.12.2019 відкрито провадження у справі, справу призначено до розгляду за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 09.01.2020.

13.12.2019 відповідач подав відзив, в якому просив відмовити в задоволенні позову, мотивуючи це тим, що використовує в своїй діяльності торгівельну марку/знак для товарів та послуг «TPBS», знак для товарів та послуг «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» шляхом маркування своєї продукції під час її реалізації та просування на ринку не використовує, а також просив застосувати до вимог позивача позовну давність.

09.01.2020 підготовче засідання відкладено на 28.01.2020, у зв`язку з клопотанням представника позивача.

28.01.2020 позивач подав відповідь на відзив, в якому виклав доводи та обставини порушення відповідачем його прав інтелектуальної власності, а також стверджував про обізнаність про порушення його прав з моменту державної реєстрації договору між ним та відповідачем 06.01.2017, а не з моменту його укладення 07.11.2016. Крім того, подав висновок експерта за результатами експертизи у сфері інтелектуальної власності № 28723 від 22.01.2020.

28.01.2020 підготовче засідання відкладено на 11.02.2020, у зв`язку з клопотанням представника відповідача.

11.02.2020 підготовче засідання відкладено на 26.02.2020, у зв`язку з клопотанням позивача.

11.02.2020 відповідачем подане заперечення на відповідь на відзив, в якому наводяться доводи на спростування висновку експерта за результатами експертизи у сфері інтелектуальної власності № 28723 від 22.01.2020.

Ухвалою Деснянського районного суду м. Чернігова від 26 лютого 2020 року закрито підготовче провадження у справі, призначено справу до судового розгляду по суті у відкритому судовому засіданні на 18.03.2020.

18.03.2020 розгляд справи відкладено на 07.04.2020, у зв`язку з клопотанням представника відповідача.

07.04.2020 розгляд справи відкладено на 07.05.2020, у зв`язку з клопотанням представника відповідача.

07.05.2020 розгляд справи відкладено на 10.06.2020, у зв`язку з клопотанням представника позивача.

10.06.2020 оголошено перерву у судовому засіданні до 02.09.2020, у зв`язку з клопотанням представника відповідача.

02.09.2020 у судовому засіданні продовжено перерву до 30.09.2020.

У судовому засіданні представник позивача позов підтримав та просив задовольнити.

Представник відповідача у судовому засіданні просив відмовити в задоволенні позову.

Позивач до суду не з`явився, про час і місце розгляду справи оповіщений, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

У судовому засіданні встановлено, що 28.02.2007 до ДП "Український інститут інтелектуальної власності» подано заявку на реєстрацію знака для товарів і послуг «ТММ-ЕНЕРГОБУД» (графічне зображення знаку).

27.10.2008 ДП «Український інститут інтелектуальної власності» зареєструвало вказане позначення на знак для товарів і послуг за № НОМЕР_1 , який є номером свідоцтва (а.с. 10). Вищезазначений знак зареєстровано за такими класами МКТП:

-Кл. 06: Звичайні метали та їхні сплави металеві будівельні матеріали перемісні металеві конструкції та споруди металеві матеріали рейкових колій металеві кодоли і дріт дрібні металеві вироби металеві труби сейфи вироби із звичайних металів, що належать до 6 класу руди;

-Кл. 11: Устаткування для освітлювання, нагрівання, виробляння пари, куховаріння, охолодження, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби;

-Кл. 35: Реклама керування справами ділове адміністрування канцелярські роботи;

-Кл. 36: Страхування фінансова діяльність кредитно-грошові операції з нерухомістю;

- Кл. 37: Будування лагодження встановлювання устаткування;

- Кл.42: Аналізування використовності нафтових родовищ послуги щодо архітектури архітектурне консультування досліджування в бактеріології досліджування в біології будівельне проектування вивчання технічних проектів випробовування матеріалів випробовування текстилю відновлювання комп`ютерної бази даних встановлювання справжності мистецьких творів геологічне експертування геологічне розвідування досліджування в геології дизайн в оформлянні інтер`єру дизайн пакування (послуги) дизайн промисловий досліджування підводне дублювання комп`ютерних програм експертування нафтових родовищ засівання хмар (щоб спричинити опади) знімання топографічне інжиніринг інсталювання (встановлювання) комп`ютерних програм калібрування (вимірювання) наймання (прокат) комп`ютерів наймання (прокат) програмного статку комп`ютерів обслуговування програмного статку комп`ютерів оновлювання програмного статку комп`ютерів розробляння програмного статку комп`ютерів консультування щодо комп`ютерної техніки комп`ютерне програмування комп`ютерне, системне аналізування встановлювання комп`ютерних програм проектування комп`ютерних систем конвертування (перетворювання) даних і комп`ютерних програм (крім фізичного перетворювання) конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні консультування щодо захисту довкілля досліджування в косметології метеорологічне інформування досліджування в механіці моделювання одягу наземне знімання розвідування нафти випробовування нафтових свердловин образотворче оформляння обслуговування та створювання веб-сайтів для інших планування розвитку міст прогнозування погоди пошуки і розробляння нових товарів розміщування комп`ютерних веб-сайтів стилізований промисловий дизайн досліджування в техніці перевіряння щодо роботопридатності транспортних засобів досліджування в фізиці хімічні аналізи досліджування в хімії послуги фахівців з хімії перевіряння якості;

- Кл.45: Правничі послуги арбітрів забезпечування охорони авторських прав консультування щодо інтелектуальної власності ліцензування інтелектуальної власності послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю правниче досліджування послуги щодо судового процесу.

28.02.2007 до ДП "Український інститут інтелектуальної власності» подано заявку на реєстрацію знака для товарів і послуг «ТММ-ЕНЕРГОБУД» (словесне позначення).

27.10.2008 ДП «Український інститут інтелектуальної власності» зареєструвало вказане позначення на знак для товарів і послуг за № НОМЕР_2 , який є номером свідоцтва (а.с. 12). Вищезазначений знак зареєстровано за такими класами МКТП:

-Кл. 06: Звичайні метали та їхні сплави металеві будівельні матеріали перемісні металеві конструкції та споруди металеві матеріали рейкових колій металеві кодоли і дріт дрібні металеві вироби металеві труби сейфи вироби із звичайних металів, що належать до 6 класу руди;

-Кл. 11: Устаткування для освітлювання, нагрівання, виробляння пари, куховаріння, охолодження, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби;

-Кл. 35: Реклама керування справами ділове адміністрування канцелярські роботи;

-Кл. 36: Страхування фінансова діяльність кредитно-грошові операції з нерухомістю;

- Кл. 37: Будування лагодження встановлювання устаткування;

- Кл.42: Аналізування використовності нафтових родовищ послуги щодо архітектури архітектурне консультування досліджування в бактеріології досліджування в біології будівельне проектування вивчання технічних проектів випробовування матеріалів випробовування текстилю відновлювання комп`ютерної бази даних встановлювання справжності мистецьких творів геологічне експертування геологічне розвідування досліджування в геології дизайн в оформлянні інтер`єру дизайн пакування (послуги) дизайн промисловий досліджування підводне дублювання комп`ютерних програм експертування нафтових родовищ засівання хмар (щоб спричинити опади) знімання топографічне інжиніринг інсталювання (встановлювання) комп`ютерних програм калібрування (вимірювання) наймання (прокат) комп`ютерів наймання (прокат) програмного статку комп`ютерів обслуговування програмного статку комп`ютерів оновлювання програмного статку комп`ютерів розробляння програмного статку комп`ютерів консультування щодо комп`ютерної техніки комп`ютерне програмування комп`ютерне, системне аналізування встановлювання комп`ютерних програм проектування комп`ютерних систем конвертування (перетворювання) даних і комп`ютерних програм (крім фізичного перетворювання) конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні консультування щодо захисту довкілля досліджування в косметології метеорологічне інформування досліджування в механіці моделювання одягу наземне знімання розвідування нафти випробовування нафтових свердловин образотворче оформляння обслуговування та створювання веб-сайтів для інших планування розвитку міст прогнозування погоди пошуки і розробляння нових товарів розміщування комп`ютерних веб-сайтів стилізований промисловий дизайн досліджування в техніці перевіряння щодо роботопридатності транспортних засобів досліджування в фізиці хімічні аналізи досліджування в хімії послуги фахівців з хімії перевіряння якості;

- Кл.45: Правничі послуги арбітрів забезпечування охорони авторських прав консультування щодо інтелектуальної власності ліцензування інтелектуальної власності послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю правниче досліджування послуги щодо судового процесу.

Власником свідоцтв № НОМЕР_1 (графічне зображення знаку) та № НОМЕР_2 (словесне позначення) для товарів і послуг є ОСОБА_2

21.04.2017 позивачем подано заявку, а 11.03.2019 зареєстровано позначення «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» на знак для товарів і послуг за № НОМЕР_3 , який є номером свідоцтва.

Цей знак зареєстровано за такими класами МКТП:

- Кл.6: звичайні метали та їхні сплави, металеві будівельні матеріали, перемісні металеві конструкції та споруди, металеві матеріали рейкових колій, неелектричні металеві канати і дріт, дрібні металеві вироби, металеві труби, сейфи руди

-Кл. 11: устаткування для освітлювання, нагрівання, виробляння пари, куховарення, охолоджування, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби

-Кл.35: рекламування, керування, підприємницькою діяльністю, адміністрування у сфері підприємницької діяльності, офісні роботи

-Кл.36: страхування, фінансові операції, кредитно-грошові операції, операції з нерухомим майном

-Кл.37: споруджування будівель, ремонтування, послуги з встановлювання устаткування

-Кл.40: обробляння матеріалів

-Кл.42: наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються, послуги промислового аналізування та досліджування, розробляння та проектування комп`ютерного апаратного і програмного забезпечення.

Знак для товарів і послуг «ТММ-ЕНЕРГОБУД» позивачем було використано (або «використовується») як назву/частини назв юридичних осіб, у створенні та управлінні яких він приймав безпосередню участь, а саме Приватне акціонерне товариство «ТММ-ЕНЕРГОБУД», Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ТММ-ЕНЕРГОБУД», Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод енергетичного машинобудування «ТММ-ЕНЕРГОБУД». Також вказаним знаком позначена продукція зазначених компаній.

Відповідно до статті 418 Цивільного кодексу України (далі за текстом ЦК України) право інтелектуальної власності це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі статтями 420, 421 ЦК України до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг). Суб`єктами права інтелектуальної власності є: творець (творці) об`єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до цього Кодексу, іншого закону чи договору.

Майновими правами інтелектуальної власності є: 1) право на використання об`єкта права інтелектуальної власності; 2) виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об`єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом (частина перша статті 424 ЦК України).

Способи використання об`єкта права інтелектуальної власності визначаються цим Кодексом та іншим законом. Особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об`єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону (стаття 426 ЦК України).

Відповідно до статті 431 ЦК України порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

За змістом пункту третього частини другої статті 16, частини першої статті 432 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу шляхом припинення дії, яка порушує право.

Як встановлено частинами першою - четвертою статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-ХІІ, чинного на час виникнення спірних правовідносин (далі Закон № 3689) правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Об`єктом знака не можуть бути імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, пов`язаних з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік та похідні від них, назви, пов`язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18 цього Закону. Порядок продовження строку дії свідоцтва встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. Дія свідоцтва припиняється достроково за умов, викладених у статті 18 цього Закону. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Згідно з частинами першою - другою, четвертою - сьомою статті 16 Закону № 3689 права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору. Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати. Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на: здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки; використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв`язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот; некомерційне використання знака; усі форми повідомлення новин і коментарів новин; добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес. Власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору. Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

Будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону (частина перша статті 20 Закону № 3689).

За правилами статті 21 Закону № 3689 захист прав на знак здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв`язку з застосуванням цього Закону. Суди відповідно до їх компетенції розв`язують, зокрема, спори про: встановлення власника свідоцтва; укладання та виконання ліцензійних договорів; порушення прав власника свідоцтва.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» від 21.07.2020 № 815-ІХ у Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" у преамбулі слова "права власності на знаки для товарів і послуг (далі - знак)" замінено словами "прав на торговельні марки" та визначено поняття торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Також, відповідно до пункту 6 Прикінцевих та перехідних положень цього Закону, патенти та свідоцтва, видані за заявками, одержаними Установою до дня набрання чинності цим Законом, є чинними.

Отже, відповідно до частини першої статті 424, частини першої статті 495 ЦК України, частини першої статті 16 Закону № 3689, з дня, наступного за днем подання заявки на реєстрацію знаків, у позивача виникли майнові права інтелектуальної власності, що випливають зі свідоцтв, а саме: право на використання торговельної марки (знаку для товарів і послуг); виключне право дозволяти використання торговельної марки (знаку для товарів і послуг); виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки (знаку для товарів і послуг), в тому числі забороняти таке використання.

Як стверджує позивач, йому стало відомо, що ТОВ «ТММ- ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» (перейменовано у ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН») на власних виробничих потужностях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює незаконне використання знаку для товарів і послуг, що належить позивачу, під час виробництва та реалізації своєї продукції, а саме: зазначення об`єкту інтелектуальної власності, що належить позивачеві, у своїй назві.

Ці позначення було також використано відповідачем на його офіційному сайті, що знайшло своє підтвердження в ході судового розгляду під час огляду судом інтернет-сторінок за такими посиланнями:

-ІНФОРМАЦІЯ_1

-https://web.archive.org/web/1822/http://tmm-pbs.com/wp-content/uploads/2017/06/izgotovlenie-truboprovodov-gpp-dlya-permskoy-gres-006.jpg

- ІНФОРМАЦІЯ_2

-https://web.archive.org/web/4844/http://tmm-pbs.com/wp-content/uploads/2017/06/zagotovitelnyiy-uchastok-009.jpg

-

ІНФОРМАЦІЯ_3

- ІНФОРМАЦІЯ_4

-ІНФОРМАЦІЯ_5

- ІНФОРМАЦІЯ_6

-ІНФОРМАЦІЯ_7

-https://web.archive.org/web/0239/http:/tmm-pbs.com/uk/home-2/

Відповідно до частини четвертої статті 16 Закону № 3689 використанням знаку визнається, зокрема, нанесення його на будь-який товар для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

За визначенням статті 1 Закону України «Про рекламу» від 03.07.1996 № 270/96-ВР, чинного на час виникнення спірних правовідносин (далі за текстом Закону № 270/96), реклама - інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару; прихована реклама - інформація про особу чи товар у програмі, передачі, публікації, якщо така інформація слугує рекламним цілям і може вводити в оману осіб щодо дійсної мети таких програм, передач, публікацій; особа - фізична особа, в тому числі фізична особа - підприємець, юридична особа будь-якої форми власності, представництво нерезидента в Україні.

На переконання суду, з оглянутих архівних інтеренет-сторінок вбачається застосування відповідачем на своєму офіційному веб-сайті знаку «ТММ-ЕНЕРГОБУД» в мережі Інтеренет та прихованій рекламі в розумінні частини четвертої статті 16 Закону № 3689, що є порушенням права позивача на зареєстрований у встановленому порядку знак для товарів і послуг. Причому знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака, оскільки словесне позначення відповідача відрізняється від знака позивача лише словом «менеджмент», і позначення «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» настільки схоже на знак для товарів і послуг «ТММ-ЕНЕРГОБУД», що їх можна сплутати.

Так, зокрема на веб-сайті відповідача були розміщені новини з наступними заголовками: «Компания «ТММ-ЭНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» успешно прошла аккредитацию Центральной заводской лаборатории на соответствие требований ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO 17025:2005)», «Компания TPBS / ТММ-Энергобуд Менеджмент приглашает посетить свой стенд на XVI МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКЕ ЭНЕРГЕТИКА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2018», «Компания TPBS/ТММ-Энергобуд Менеджмент изготовила детали трубопроводов для Углегорской ТЭС», «Компания ТММ-Энергобуд Менеджмент приступила к изготовлению оборудования для АЭС Куданкулам (Республика Индия)», «Компанией «ТММ-Энергобуд Менеджмент» выполнен заказ на изготовление деталей трубопроводов для Харьковской ТЭЦ-5», «Компанией «ТММ-Энергобуд Менеджмент» выполнен заказ на изготовление деталей трубопроводов для АЭС Козлодуй, Республики Болгария» тощо.

Також, вищевказані копії веб-сторінок відповідача ( ІНФОРМАЦІЯ_8 свідчать, що відповідач використовує словесне позначення «ТММ Енергобуд» для інформування потенційних покупців та пропонування для продажу, а також про факти продажу, зокрема, наступних товарів: комплекти деталей трубопроводів, трубопроводи пари та гарячої води, які належать до 6-го класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Огляд вмісту сторінок інтернет-сайту Відповідача за адресами в мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 дозволяє зробити висновок про те, що відповідач також з використанням словесного позначення «ТММ Енергобуд» пропонує наступні послуги та роботи: проведення вишукувальних, проектних робіт та підготовка робочої документації, монтаж поставлених ним товарів тощо.

На інтернет-сайті відповідача за адресою в мережі Інтернет https://tmm- pbs.com/ru/certificaty/ розміщено ряд сертифікатів Відповідача щодо його продукції та організації його виробництва.

Вищевказані обставини підтверджуються скріншотами інтернет-сторінок в акті огляду іштернет-сторінок № 2 від 21.01.2020.

Наприклад, зі змісту Сертифікату відповідності №UA.TR.034.2551-17 вбачається, що відповідач сертифікував наступну продукцію власного виробництва: елементи трубних поверхонь нагріву, труби сполучні в межах котла, колектори стаціонарних котлів, елементи трубопроводів пари і гарячої води, елементи сталевих технологічних трубопроводів тощо. Вказані товари безпосередньо відносяться до 6-го класу МКТП, зокрема, до виробів із звичайних металів, металевих труб, металевих виробів.

Також, за даними Рішення про затвердження постачальника №РШ-П 0.05.187-17 від 25.09.2017, відповідач затверджений як постачальник своєї продукції для ДП «НАЕК «Енергоатом».

Крім того, відповідач одержав Сертифікат №2595 202 CZ/H-180323 від 19.07.2018 щодо відповідності Системи менеджменту якості вимогам Директиви ЄС PED 2014/68/EU відносно наступних товарів і послуг відповідача: проектування, виробництво та поставка елементів трубопроводів та збірних одиниць трубопроводів пари та гарячої води для теплових та атомних електростанцій, технологічних трубопроводів, трубопроводів для нафтогазового комплексу, котлів та запасних частин до котлів.

Зазначене вище свідчить про те, що відповідач з використанням позначення «ТММ Енергобуд» рекламує, пропонує до продажу та продає товари, які відносяться до 6-го класу МКТП, а також надає послуги, які відносяться до 35-го, 37-го, та 42-го класів МКТП, тобто використовує вказане позначення щодо товарів і послуг, які прямо указані в Свідоцтвах на знаки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 або є спорідненими із тими товарами і послугами, які вказані в цих Свідоцтвах.

За наслідками проведення експертизи експертом 22.01.2020 було складено Висновок експерта за результатами експертизи у сфері інтелектуальної власності за №28723, в якому експерт дійшов наступних висновків:

1. Назва Товариства з обмеженою відповідальністю «ТММ-Енергобуд Менеджмент» () є схожою із комбінованим позначенням «ТММ ЕНЕРГОБУД» за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 настільки, що їх можна сплутати.

2. Назва Товариства з обмеженою відповідальністю «ТММ-Енергобуд Менеджмент» () є схожою із словесним позначенням «ТММ-ЕНЕРГОБУД» за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 настільки, що їх можна сплутати.

3. Копії інтернет-сторінок сайту tmm-pbs.com, надані на дослідження, містять позначення, які є схожими із комбінованим позначенням «ТММ ЕНЕРГОБУД» за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 настільки, що їх можна сплутати.

4. Копії інтернет-сторінок сайту tmm-pbs.com, надані на дослідження, містять позначення, які є схожими із словесним позначенням «ТММ- ЕНЕРГОБУД» за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 настільки, що їх можна сплутати.

На спростування даного експертного висновку відповідач подав суду Рецензію на висновок експерта за результатами експертизи у сфері інтелектуальної власності за №28723 від 22.01.2020, яка складена 25.02.2020 та в якій рецензент дійшов висновків, що експертне дослідження об`єктів інтелектуальної власності, на підставі якого складено висновок експерта за результатами експертизи у сфері інтелектуальної власності № 28723 від 22.01.2020, проведено неповно та необ`єктивно, з виходом експерта за межі його компетенції, з використанням сумнівних методичних положень, з порушеннями вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, а тому зроблені на його основі висновки є необ`єктивними та необгрунтованими, що є наслідком порушення принципів об`єктивності та повноти дослідження, визначених ст. 3 Закону України «Про судову експертизу», а також порушення вимог ч. 3 ст. 72 Цивільного процесуального кодексу України щодо обов`язку експерта дати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на поставлені йому питання, а тому цей висновок викликає сумніви у його правильності. Відтак, цей висновок викликає сумніви у його правильності та, на переконання рецензента, не може вважатися джерелом доказів.

Надаючи оцінку вказаним доказам, суд виходить з наступного.

Відповідно до частин першої та другої Цивільного процесуального кодексу України (далі за текстом ЦПК України) доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно зі статею 78 ЦПК України суд не бере до уваги докази, що одержані з порушенням порядку, встановленого законом. Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

За правилом частини першої статті 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів) (частини перша-третя статті 89 ЦПК України).

Вимоги до висновку експерта встановлені ст. 102 ЦПК України, відповідно до якої висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством; предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань; предметом висновку експерта не можуть бути питання права; висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи; висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи; у висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом - також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Як убачається зі змісту Висновку експерта за результатами експертизи у сфері інтелектуальної власності за №28723 від 22.01.2020, виконання експертизи доручено ОСОБА_3 , яка має вищу гуманітарну освіту та вищу освіту за спеціальністю «Інтелектуальна власність», 3-й клас судового експерта, кваліфікацію судового експерта за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями» (свідоцтво № 697 від 22.10.2004, видане ЕКК ХНДІСЕ, дійсне до 20.08.2024) та стаж експертної роботи з 2004 року, та власним підписом підтвердила обізнаність про відповідальність за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на неї обов`язків за ст. ст. 384 та 385 Кримінального кодексу України.

Натомість, Рецензію на вищевказаний експертний висновок виконав патентний повірений ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , який не є судовим експертом та не був попереджений про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. А такий документ як рецензія на висновок експерта взагалі не передбачений цивільним процесуальним законодавством України, а тому не може вважатися допустим доказом у справі.

Зазначені вище обставини в сукупності висновками експертизи свідчать про те, що відповідач у своєму найменуванні та на сторінках свого інтернет-сайту в мережі Інтернет за адресою ІНФОРМАЦІЯ_8 використовує відносно товарів і послуг, зазначених у Свідоцтвах України на знаки для товарів і послуг №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 або споріднених з ними, позначення, які є схожими із позначеннями за вказаними Свідоцтвами настільки, що їх можна сплутати.

Оскільки позивач не надавав відповідачеві свого дозволу на таке використання, зазначене використання є незаконним, та беручи до уваги положення п. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», позивач вправі вимагати заборони такого використання.

Щодо доводів відповідача про звернення позивача за захистом своїх прав поза межами позовної давності, з посиланням на те, що 07 листопада 2016 року позивач був обізнаний про порушення своїх виключних майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за Свідоцтвами України №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , суд зазначає наступне.

Відповідно до частини першої статті 256 ЦК України позовна давність це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

За правилом частини першої статті 261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Позивач одержав виключні майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, які охороняються Свідоцтвами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в результаті державної реєстрації договору передачі прав інтелектуальної власності на вказані знаки (№ ТД/Р07.01/11-16 від 07.11.2016).

Рішенням Державної служби інтелектуальної власності від 06 січня 2017 року було зареєстровано передачу права власності на знаки, які охороняються Свідоцтвами України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , від ПАТ «ТММ-ЕНЕРЕОБУД» до ОСОБА_2 щодо товарів і послуг класів 6, 11, 35, 36, 37, 42 та 45, тобто, щодо всіх класів товарів і послуг, зазначених в Свідоцтвах.

Відповідно до частини першої статті 1113 ЦК України за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

При цьому, за приписом частини другої статті 1114 ЦК України, факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

За приписом частини першої статті 210 ЦК України правочин підлягає державній реєстрації лише у випадках, встановлених законом. Такий правочин є вчиненим з моменту його державної реєстрації.

Аналіз викладених правових норм дає підстави для висновку про те, що права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг виникають у набувача таких прав за договором тільки після державної реєстрації такого договору.

Разом з тим, право особи може бути порушено не раніше виникнення цього права у такої особи.

Саме по собі підписання ОСОБА_2 договору від 07 листопада 2016 року з відповідачем не свідчить про обізнаність позивача про порушення своїх виключних майнових прав на знаки для товарів і послуг за Свідоцтвами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у зв`язку з відсутністю цих прав на момент підписання.

Таким чином, оскільки позивач довідався про порушення своїх прав інтелектуальної власності на знаки за Свідоцтвами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 06 січня 2017 року (з моменту реєстрації факту передання виключних майнових прав інтелектуальної власності), то встановлений ст. 257 ЦК України трирічний строк загальної позовної давності закінчився 06 січня 2020 року, а відтак не був пропущений позивачем.

Враховуючи все вищевикладене, суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог.

Відповідно до вимог ст. 141 ЦПК України з відповідача на користь позивача належить стягнути судові витрати в сумі 20 927,20 грн, що скаладаються із судового збору в розмірі 768,40 грн та витрат на проведення експертизи в розмірі 20 158,80 грн.

Керуючись статтями 12, 13, 81, 258, 259, 263-265, 279, 354 ЦПК України, суд

в и р і ш и в :

Позов ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» про захист права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг задовольнити.

Визнати незаконним та заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» використовувати знак для товарів і послуг «ТММ-ЕНЕРГОБУД» за номерами реєстрації знаків згідно свідоцтв на знак для товарів і послуг №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» на користь ОСОБА_2 20 927 грн 20 коп. (двадцять тисяч дев`ятсот двадцять сім гривень 20 копійок) у відшкодування понесених судових витрат.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення суду може бути оскаржене до Чернігівського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Позивач: ОСОБА_2 , місце проживання: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 .

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН», місцезнаходження: вул. Пушкіна, 34-А, офіс 2, м. Чернігів, .

Суддя