Постанова

Іменем України

29 липня 2020 року

м. Київ

справа № 760/20696/15-ц

провадження № 61-12498св18

Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду:

головуючого - Сімоненко В. М. (суддя-доповідач),

суддів: Калараша А. А., Мартєва С. Ю., Петрова Є. В.,

Штелик С. П.,

учасники справи:

позивачі: товариство з обмеженою відповідальністю «Амальгама Люкс», ОСОБА_1 ,

відповідачі: Державна служба інтелектуальної власності, товариство з обмеженою відповідальністю «Фарма Груп Експорт», компанія «Діандра Інтерпрайзіс Лімітед», приватне підприємство «Фармацевтична фабрика «Науково-виробниче об`єднання «Ельфа», товариство з обмеженою відповідальністю «ДЦ Україна», товариство з обмеженою відповідальністю «Дрогері Україна»,

третя особа - державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності»

розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційні скарги компанії «Діандра Ентепрайзіс Лімітед» на ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 05 липня 2017 року у складі колегії суддів: Саліхова В. В., Левенця Б. Б., Поліщук Н. В., та товариства з обмеженою відповідальністю «Дрогері Україна» на рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 06 квітня 2017 року у складі судді Коробенка С. В. та постанову Апеляційного суду

м. Києва від 31 січня 2018 року у складі колегії суддів: Саліхова В. В., Лапчевської О. Ф., Поліщук Н. В.,

ВСТАНОВИВ:

Описова частина

Короткий зміст позовних вимог

У листопаді 2015 року ТОВ «Амальгама Люкс» та ОСОБА_1 звернулися до суду з позовом до Державної служби інтелектуальної власності,

ТОВ «Фарма Груп Експорт», компанії «Діандра Інтерпрайзіс Лімітед»,

ПП «Фармацевтична фабрика «Науково-виробниче об`єднання «Ельфа»,

ТОВ «ДЦ Україна», у якому з урахуванням збільшених позовних вимог, просили:

- визнати недійсним свідоцтво № НОМЕР_1 від 27 квітня 2015 року на знак для товарів і послуг та зобов`язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг України щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_1 від 27 квітня 2015 року, здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- визнати недійсним свідоцтво України № НОМЕР_2 від 10 листопада

2015 року на знак для товарів і послуг та зобов`язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг України щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_2 від 10 листопада

2015 року та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- визнати незаконним рішення Державної служби інтелектуальної власності України № 85339/3M/16 від 14 листопада 2016 року про реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № 201412533 від

04 вересня 2014 року;

- зобов`язати Державну службу інтелектуальної власності України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m 201412533 від 04 вересня 2014 року відносно всіх заявлених товарів 03 класу МКТП;

- зобов`язати Державну службу інтелектуальної власності України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m 201508643 від 11 червня 2015 року відносно всіх заявлених товарів 03 класу МКТП;

- заборонити ТОВ «Фарма Груп Експорт» використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_1» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- заборонити ОСОБА_2 використовувати у господарській діяльності позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- заборонити ТОВ «Дрогері Україна» використовувати у господарській діяльності позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- заборонити ПП «Фармацевтична фабрика «Науково-виробниче об`єднання «Ельфа» використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- заборонити ТОВ «ДЦ Україна» використовувати у господарській діяльності позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Позовні вимоги мотивовано тим, що знаки за спірними свідоцтвами та заявками підпадають під дію статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», відповідно до якої не можуть одержати правову охорону позначення, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Така можливість введення в оману щодо особи виробника, на думку позивачів, обумовлена схожістю словесних позначень «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_1», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що разом або окремо входять до складу знаків та позначень за оспорюваними свідоцтвами, заявками та пакуванням шампунів проти лупи, до ступеню сплутування зі знаками позивачів: «ІНФОРМАЦІЯ_4» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України № НОМЕР_4 та добре відомим знаком «ІНФОРМАЦІЯ_4». Також позивачі посилалися на приписи статті 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності, відповідно до якої країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Позивачі вказували на те, що ними були придбані в роздрібній торговельній мережі ТОВ «ДЦ Україна» шампуні від лупи, виробництва

ПП «Фармацевтична фабрика «Науково-виробниче об`єднання «Ельфа», на футлярі та етикетці пакуванні якого, а також на листі-вкладишу, вкладеному у футляр, нанесені словесні позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через використання яких споживачі можуть бути введені в оману щодо особи виробника вказаних товарів.

Таким чином, на думку позивачів, ТОВ «Амальгама Люкс» упродовж значного часу виробляє та вводить у цивільний обіг на територіях України, Євросоюзу та країн СНД товари проти лупи під торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_4», а саме: пасти, шампуні, креми, масла, які широко рекламуються та представлені в торговельних мережах. На ім`я позивачів зареєстрована група знаків для товарів і послуг за свідоцтвом України

№ НОМЕР_3 з пріоритетом від 20 грудня 2001 року на словесний знак « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого, зокрема, для переліку товарів проти лупи

03 класу МКТП та за свідоцтвом України № НОМЕР_4 із пріоритетом

від 20 грудня 2012 року на словесний знак « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого для повного переліку товарів 03 класу МКТП.

Крім того, рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності України від 09 грудня 2008 року знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було визнано добре відомим знаком позивача

ТОВ «Амальгама Люкс» в Україні станом на 01 січня 2006 року відносно товарів 03 класу МКТП: «косметично-профілактичні засоби від лупи» та

05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати та лікувальні засоби проти себореї та лупи».

Посилаючись на зазначене, просили задовольнити позовні вимоги.

Короткий зміст рішення суду першої інстанції

Рішенням Солом`янського районного суду м. Києва від 06 квітня 2017 року позовні вимоги задоволено частково. Визнано недійсним повністю свідоцтво України № НОМЕР_1 від 27 квітня 2015 року на знак для товарів і послуг та зобов`язано Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг України щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_1

від 27 квітня 2015 року та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Визнано недійсним повністю свідоцтво України № НОМЕР_2 від 10 листопада 2015 року на знак для товарів і послуг та зобов`язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг України щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_2 від 10 листопада 2015 року та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Визнано незаконним рішення Державної служби інтелектуальної власності України вих. № 85339/3м/16 від 14 листопада 2016 року про реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m 201412533 від 04 вересня

2014 року.

Зобов`язано Державну службу інтелектуальної власності України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m 201412533

від 04 вересня 2014 року відносно всіх заявлених товарів 03 класу МКТП.

Заборонено ТОВ «ФАРМА ГРУП ЕКСПОРТ» використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Заборонено компанії «Діандра Інтерпрайзіс Лімітед» використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Заборонено ТОВ «Дрогері Україна» використовувати у господарській діяльності позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Заборонено ПП «Фармацевтична фабрика «Науково-виробниче об`єднання «Ельфа» використовувати у господарській діяльності позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Заборонено ТОВ «ДЦ Україна» використовувати у господарській діяльності позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В іншій частині позову відмовлено.

Вирішено питання про розподіл судових витрат.

Ухвалюючи рішення про часткове задоволення позову, суд першої інстанції виходив із висновку експертного дослідження в сфері інтелектуальної власності № 9/2015 від 08 вересня 2016 року щодо можливості введення в оману при використанні спірних позначень стосовно особи виробника через схожість до ступеню сплутування словесних позначень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відмовляючи у іншій частині позовних вимог, суд першої інстанції виходив із того, що Держслужбою прийняте рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № m201508643 від 11 червня 2015 року та закінчено двомісячний строк на його оскарження з боку заявників, а тому підстави для задоволення частини позовних вимог відсутні.

Короткий зміст рішення суду апеляційної інстанції

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 05 липня 2017 року призначено у справі додаткову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, зупинено провадження у справі на час проведення експертизи.

Постановою Апеляційного суду м. Києва від 31 січня 2018 року рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 06 квітня 2017 року залишено без змін.

Погоджуючись із висновком суду першої інстанції щодо часткового задоволення позовних вимог, апеляційний суд вважав, що судом першої інстанції в повному обсязі досліджені обставини, матеріали справи та надані відповідні висновки з дотриманням норм матеріального та процесуального права. При цьому апеляційний суд посилався на наявність висновку додаткової комплексної експертизи, яка підтвердила висновки суду першої інстанції на наявність порушеного права відповідачами прав позивача.

Короткий зміст вимог касаційних скарг

30 січня 2018 року компанія «Діандра Ентепрайзіс Лімітед» подала до Верховного Суду касаційну скаргу на ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 05 липня 2017 року, у якій просить скасувати оскаржувану ухвалу, а справу повернути на розгляд до апеляційного суду.

07 березня 2018 року ТОВ «Дрогері Україна» звернулося до Верховного Суду з касаційною скаргою на рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 06 квітня 2017 року та постанову Апеляційного суду м. Києва від 31 січня 2018 року, у якій просить скасувати оскаржувані рішення та ухвалити нове судове рішення, яким у задоволення позовних вимог відмовити.

Находження касаційної скарги до суду касаційної інстанції

Ухвалою Верховного Суду від 07 травня 2018 року відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою ТОВ «Дрогері Україна» на рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 06 квітня 2017 року та постанову Апеляційного суду м. Києва від 31 січня 2018 року.

Витребувано матеріали справи з Солом`янського районного суду м. Києва.

Ухвалою Верховного Суду від 07 травня 2018 року відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою компанії «Діандра Ентепрайзіс Лімітед» на ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 05 липня

2017 року в частині призначення експертизи.

Відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою компанії «Діандра Ентепрайзіс Лімітед» на ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 05 липня

2017 року в частині зупинення провадження у даній справі.

У червні 2018 року справу № 760/20696/15-ц передано до Верховного Суду.

Згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13 квітня 2020 року вказану справу призначено судді-доповідачеві Сімоненко В. М.

Ухвалою Верховного Суду від 30 червня 2020 року справу призначено до судового розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи, у складі колегії з п`яти суддів.

Аргументи учасників справи

Доводи осіб, які подали касаційні скарги

Касаційна скарга компанії «Діандра Ентепрайзіс Лімітед» мотивована тим, що суд апеляційної інстанції, вирішуючи питання про зупинення провадження у справі, у порушення статті 202 ЦПК України не звернув належної уваги на те, що законодавство надає суду право, а не обов`язок зупинення провадження у справі при призначенні судової експертизи.

Наслідком зупинення провадження у справі є затягування судового процесу та порушення принципу розгляду справи у розумні строки.

Касаційна скарга ТОВ «Дрогері Україна» мотивована тим, що рішення судів першої та апеляційної інстанцій ухвалено з порушенням норм процесуального права, оскільки спір підлягає розгляду в порядку господарського судочинства між усіма зазначеними відповідачами - юридичними особами та позивачем - ТОВ «Амальгама Люкс», а в частині позовних вимог до Державної служби інтелектуальної власності України спір підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Суди першої та апеляційної інстанцій помилково розтлумачили статтю

bis 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності та необґрунтовано посилалися на неї як на підставу для задоволення позовних вимог, оскільки позивачами не доведено, що відповідачами здійснено відтворення, імітація або переклад спірних знаків. Позивачами не доведено також схожість спірних торговельних марок за свідоцтвами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з торговельними марками позивачів та їх оманливість.

Суд апеляційної інстанції дійшов помилкового висновку про те, що науковий висновок від 10 січня 2017 року, складений співробітниками кафедри цивільного права КНУ ім. Т. Шевченка не відповідає вимогам законодавства і не врахував його при ухваленні судового рішення.

Крім того, судом порушено вимоги процесуального права при вирішенні питання про призначення додаткової експертизи у справі та не обґрунтовано необхідність її призначення.

Відзив на касаційну скаргу

У червні 2019 року від представника ТОВ «Амальгама Люкс» та

ОСОБА_1 - ОСОБА_3 надійшов відзив на касаційну скаргукомпанії «Діандра Ентепрайзіс Лімітед», у якому просить залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувану ухвалу апеляційного суду - без змін.

Відзив обґрунтовано безпідставністю доводів скарги, оскільки зупинення провадження у справі на час проведення судової експертизи не суперечить вимогам процесуального законодавства та є сталою практикою судів. Крім того, на момент звернення до суду із касаційною скаргою провадження у справі вже було поновлено, а тому наведене свідчить про спроби скаржника затягнути розгляд справи та порушення ним статті 44 ЦПК України в частині зловживання своїми правами.

У червні 2019 року від представника ТОВ «Амальгама Люкс» та

ОСОБА_1 - ОСОБА_3 надійшов відзив на касаційну скаргуТОВ «Дрогері Україна», у якому просять касаційну скаргу залишити без задоволення, а оскаржувані судові рішення - без змін.

При цьому посилаються на безпідставність доводів касаційної скарги, які зводяться до переоцінки доказів у справі, що знаходиться поза межами повноважень Верховного Суду.

Крім того, суди правомірно та законно розглянули справу в порядку цивільного судочинства, оскільки позовні вимоги направлені виключно на захист цивільних прав та законних інтересів позивачів у спосіб, передбачений статтею 6 Паризької конвенції.

Фактичні обставини справи, встановлені судами

У 2004 році ВАТ МПКК «Алые Паруса» отримало свідоцтво України № НОМЕР_3 від 15 грудня 2004 на знак для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до договору від 07 лютого 2004 року про передачу прав на знак «ІНФОРМАЦІЯ_4» ВАТ МПКК «Алые Паруса» передало право на знак «ІНФОРМАЦІЯ_4» ТОВ «АМАЛЬГАМА ЛЮКС», яке користується правовою охороною для наступних товарів 03 класу МКТП: «Бальзами, гелі, креми, лосьйони, масла, мило, пасти і шампуні для волосся голови та волосистої частини шкіри людини» (т. 1, а. с. 22-26).

Рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності України від 09 грудня 2008 було визнано знак для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » добре відомим в Україні станом на 01 січня

2006 відносно товарів 03 класу МКТП: «Косметично-профілактичні засоби від лупи» та 05 класу МКТП: «Фармацевтичні препарати та лікувальні засоби при себореї та лупи» у відношенні ТОВ «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» (т. 1, а. с. 32-43).

Словесний знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_4 з пріоритетом від 20 грудня 2012 зареєстровано на ім`я ТОВ «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» та ОСОБА_1 (т. 1, а. с. 28-31; т. 8, а. с. 63-64). Вказаний знак користується правовою охороною для всього переліку товарів 03 класу МКТП, у тому числі, для товару «шампуні».

Встановлено також, що торговельна марка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є популярною та впізнаваною серед українських споживачів, про що, наприклад, свідчать стійкі і безперервні перемоги товарів проти лупи, маркованих цією торговельною маркою виробництва ТОВ «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» у незалежному, а тому престижному загальнонаціональному конкурсі «Фаворит успіху» з 2012 до 2015 року в номінації «Препарат проти лупи» (т. 1, а. с. 44-61).

Також ТОВ «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» є власником наступних свідоцтв України на торговельні марки:

- № НОМЕР_5 на словесний знак « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з пріоритетом від 07 листопада 2005 року, зареєстрованого для наступних товарів 05 класу МКТП: «Лікувальні препарати для росту волосся; фармацевтичні препарати від лупи» (т. 1, а. с. 62-64);

- № НОМЕР_7 на словесний знак « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з пріоритетом від 26 грудня

2006 року, зареєстрованого для наступних товарів 05 класу МКТП: «Бальзами лікувальні; гелі лікувальні; лікувальні препарати для росту волосся; лосьйони на фармацевтичні потреби; мазі на фармацевтичні потреби; мила лікувальні; креми лікувальні; олії лікувальні; пасти лікувальні для волосся; препарати для нищення паразитів; протигрибкові препарати; протиспорові препарати; шампуні лікувальні; фармацевтичні препарати для догляду шкіри; фармацевтичні препарати від лупи» (т. 1, а. с. 65-67).

ТОВ «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» є власником міжнародних реєстрацій на торговельну марку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_8 та «ІНФОРМАЦІЯ_1» за № НОМЕР_9

(т. 1, а. с. 68-83), дія яких розповсюджується на наступні країни: Білорусь, Німеччина, Естонія, Грузія, Італія, Латвія, Молдавія, Польща, Росія, Казахстан, Узбекистан.

Співвласником свідоцтв України НОМЕР_3, НОМЕР_10 разом із ТОВ «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» є також і ОСОБА_1 .

Від імені ТОВ «Фарма Груп Експорт» та компанії «Діандра Інтерпрайзіс Лімітед» подано заявку № m 201412533 від 04 вересня 2014 року на реєстрацію знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для повного переліку товарів 03 класу МКТП (т. 1, а. с. 88-89; т. 2, а. с. 2-7; т. 6, а. с. 175).

27 квітня 2015 року Державна служба інтелектуальної власності України зареєструвала на ім`я ТОВ «Фарма Груп Експорт» та компанію «Діандра Інтерпрайзіс Лімітед» комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 (заявка №m2014 15657 від 04.11.2014) для товару 03 класу МКТП: «шампуні від лупи» (т. 1, а. с. 84-87).

Від імені ТОВ «Фарма Груп Експорт» подано заявку № m 2015 08643 від

11 червня 2015 року на реєстрацію знака для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для товару 03 класу МКТП: «шампуні» (т. 3, а. с. 232-233).

10 листопада 2015 року Державна служба інтелектуальної власності України зареєструвала на ім`я ТОВ «Дрогері Україна» комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 (заявка №т2015 11432 від 16 липня 2015 року) для товару 03 класу МКТП: «шампуні від лупи», що підтверджено бібліографічними даними цього свідоцтва та матеріалами відповідної заявки (т. 1, а. с. 90).

Держслужба 18 квітня 2016 року прийняла рішення вих. № 4764 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою №іп2015 08643 від 11 червня 2015 року.

14 листопада 2016 року Державна служба інтелектуальної власності України прийняла рішення вих. № 85339/3M/16 про реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m201412533 від 04 вересня 2014 року.

Приватне підприємство «Фармацевтична фабрика «Науково-виробниче об`єднання «Ельфа» на замовлення ТОВ «Фарма Груп Експорт» виробляє шампуні від лупи, на футлярі та етикетці пакування якого, а також на листі-вкладишу, вкладеному у футляр, використовуються словесні позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що не заперечується вказаними сторонами та підтверджено інформацією, яка міститься на футлярах таких шампунів.

Зазначені шампуні від лупи розповсюджуються, зокрема, в роздрібній торговельній мережі ТОВ «ДЦ Україна», що не заперечується вказаною стороною та підтверджено фіскальним чеком.

Звітом за результатами соціологічного дослідження «Визначення особливостей сприйняття торговельної марки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та слів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08 квітня 2016 року, складеного за результатами опитування 2229 осіб в таких містах України, як Київ, Вінниця, Полтава, Львів, Луцьк, Харків, Дніпропетровськ, Маріуполь, Одеса та Миколаїв. Відповідно до Звіту були встановлені такі показники: 61,9% опитаних вважають, що слова «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_1» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є торговими марками одного виробника; 62,3 % споживачів визначили, що якщо вони побачать на полиці товар зі словом «ІНФОРМАЦІЯ_1», то вони будуть думати, що це товар виробника власника ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_4»; 45,6 % споживачів визначили, що якщо вони побачать на полиці товар зі словом «ІНФОРМАЦІЯ_2», то вони будуть думати, що це товар виробника власника ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (т. 7, а. с. 46-83).

08 грудня 2015 року проведено експертизу № 507, складену атестованим за експертною спеціальністю 13.6. судовим експертом Дорошенком О. Ф., щодо спірних позначень за свідоцтвами України НОМЕР_11, НОМЕР_12, за заявками № m201412533, №m201508643 та пакуванням шампунів проти лупи «ІНФОРМАЦІЯ_2» для нормального та сухого волосся, а також для жирного волосся, до складу яких входять словесні позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_1» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які порівнювалися зі словесними знаками «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_6» за свідоцтвами України № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 та добре відомим знаком «ІНФОРМАЦІЯ_4».

У результаті проведеного експертного дослідження судовий експерт зробив висновки, що використання перелічених спірних позначень може вводити в оману споживачів щодо особи виробника товарів, яка є власником знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , а також добре відомого знака «ІНФОРМАЦІЯ_4» (т. 7, а. с. 84-215).

Також відповідно до висновку експертного дослідження в сфері інтелектуальної власності № 9/2016 від 08 вересня 2016 року встановлено:

1. Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та добре відомий в Україні знак «ІНФОРМАЦІЯ_4» утворюють серію знаків для товарів і послуг такого виробника, як Товариство з обмеженою відповідальністю «АМАЛЬГАМА ЛЮКС».

2. Комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_11, до складу якого входять словесні елементи «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_1» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок його використання може вводити в оману споживачів щодо особи виробника, а саме щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «АМАЛЬГАМА ЛЮКС».

3. Комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 , до складу якого входять словесні елементи «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3», внаслідок його використання може вводити в оману споживачів щодо особи виробника, а саме щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «АМАЛЬГАМА ЛЮКС».

4. Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» за заявкою на знак для товарів і послуг № m2014 12533 внаслідок його використання може вводити в оману споживачів щодо особи виробника, а саме щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «АМАЛЬГАМА ЛЮКС».

5. Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_5» за заявкою на знак для товарів і послуг № m 2015 08643 внаслідок його використання може вводити в оману споживачів щодо особи виробника, а саме щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «АМАЛЬГАМА ЛЮКС».

6. Використання словесних позначень «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3», що містяться на пакуванні, а також на листі-вкладиші шампуню проти лупи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для нормального та сухого волосся, зображення яких містяться в матеріалах справи № 760/20696/15-ц, може вводити в оману споживачів щодо особи виробника, а саме щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «АМАЛЬГАМА ЛЮКС».

7. Використання словесних позначень «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3», що міститься на пакуванні, а також на листі-вкладиші шампуню проти лупи «ІНФОРМАЦІЯ_2» для жирного волосся, зображення яких міститься в матеріалах справи №760/20696/15-ц, може вводити в оману споживачів щодо особи виробника, а саме щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» (т. 5, а. с. 32-126).

Висновком експертів №295/16 за результатами проведення комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 06 грудня 2016 року, складеного атестованими за експертною спеціальністю 13.6. судовими експертами Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Вказаним висновком було встановлено, що комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , до складу якого входять словесні елементи «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_1» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є таким, що може вводити в оману споживачів щодо особи виробника, а саме ТОВ «Амальгама Люкс», зокрема станом на 04.11.2014; комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 , до складу якого входять словесні елементи «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3» є таким, що може вводити в оману споживачів щодо особи виробника, а саме ТОВ «Амальгама Люкс», зокрема станом на 16 липня 2015 року.

Листом від генерального директора ТОВ «Лювар» вих. № 4 від 31 січня

2017 року, яким підтверджено помилкове замовлення цим підприємством у постачальника шампунів проти лупи «ІНФОРМАЦІЯ_2», виробництва відповідача-4 на замовлення відповідача-2 замість шампунів проти лупи «ІНФОРМАЦІЯ_4», виробництва позивача-1. Також даним листом підтверджено помилкове використання в електронній базі лікарських та косметологічних товарів і у фіскальному чеку аптечної мережі «Лювар» назви шампуню проти лупи «ІНФОРМАЦІЯ_4» замість фактично проданих шампунів проти лупи «ІНФОРМАЦІЯ_2» (т. 9, а. с. 49).

ТОВ «Дрогері Україна» зазначено на веб-сайтіhttp://drogerie.trade/ в якості офіційного представника ТОВ «Фарма Груп Експорт» на територіях України, Росії, Білорусії та Казахстану. Також із розміщеної на вказаному веб-сайті інформації вбачається, що ТОВ «Дрогері Україна» та ТОВ «Фарма Груп Експорт» входять до групи компаній «Дрогері», яка є офіційним дистриб`ютором, зокрема, торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2». На вказаному

веб-сайті рекламуються та пропонуються до продажу шампуні проти лупи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для сухого і нормального та жирного волосся, а також наведені реквізити юридичної особи ТОВ «Дрогері Україна», що підтверджено Експертним висновком Центра компетенції УЦПНА за результатами проведеної фіксації і дослідження змісту веб-сторінки у мережі Інтернет від 20 лютого 2017 № 13/2017-ЕВ-ЦК (т. 9, а. с. 74-81).

Доменне ім`я «drogerie.trade» належить ТОВ «Фарма Груп Експорт», що підтверджено довідкою Центра компетенції УЦПНА від 20 лютого 2017 року №24/2017-ДР-ЦК з відомостями про реєстранта доменного імені «drogerie.trade».

28 грудня 2017 року Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України проведено експертизу №14493/17-53/25386 ? 25390/17-53, за результатами якої зроблено висновок судових експертів:

1. Відповідно наданим на дослідження матеріалам, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

2. Відповідно наданим на дослідження матеріалам, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

3. Відповідно наданим на дослідження матеріалам, позначення за заявкою на знак для товарів і послуг № m201412533 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

4. Відповідно наданим на дослідження матеріалам, позначення за заявкою на знак для товарів і послуг № m є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар (т. 10, а. с. 201-231).

Мотивувальна частина.

Позиція Верховного Суду

Згідно із положенням частини другої статті 389 ЦПК України підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.

Відповідно до статті 400 ЦПК України під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних

Перевіривши доводи касаційних скарг, вивчивши аргументи, викладені у відзивах, Верховний суд у складі колегії суддів Третьої судової палати касаційного цивільного суду дійшов висновку, що касаційна скарга компанії «Діандра Ентепрайзіс Лімітед» на ухвалу Апеляційного суду м. Києва

від 05 липня 2017 року у частині зупинення провадження підлягає залишенню без задоволення.

Касаційна скарга ТОВ «Дрогері Україна» на рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 06 квітня 2017 року та постанову Апеляційного суду м. Києва від 31 січня 2018 року підлягає частковому задоволення з огляду на наступне.

У частинах першій, другій та п`ятій статті 263 ЦПК України встановлено, що судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.

Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Зазначеним вимогам закону оскаржувані судові рішення частково не відповідають.

Мотиви, з яких виходить Верховний Суд, та застосовані норми права

Правовідносини, які виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг (далі - знак, торговельна марка) в Україні регулюються Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а також нормами Цивільного кодексу України (далі - ЦК України).

Відповідно до статті 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

У відповідності до статті 420 ЦК України до об`єктів права інтелектуальної власності належать, зокрема, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до статті 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Згідно статті 493 ЦК України суб`єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом (стаття 494 ЦК України).

Згідно з вимогами статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Згідно частини першої-четвертої статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до частини другої, третьої статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону позначення, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Враховуючи суб`єктний склад спору, а саме те, що відповідач компанія «Діандра Ентепрайзіс Лімітед» (республіка Кіпр) є іноземною юридичною особою, ця справа має іноземний елемент і охоплюється предметною сферою Закону України «Про міжнародне приватне право» від 2005 року.

Право, що підлягає застосуванню до приватноправових відносин з іноземним елементом, визначається згідно з колізійними нормами та іншими положеннями колізійного права цього Закону, інших законів, міжнародних договорів України.

Статтею 37 Закону України «Про міжнародне приватне право» 2005 року визначено, що до правовідносин у сфері захисту прав інтелектуальної власності застосовується право держави, у якій вимагається захист цих прав.

Відповідно до підпункту 1 (а) статті 4 Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року: «(1)(а) 3 дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній зацікавленій Договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони».

При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

- ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

- свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

- цінність, що асоціюється зі знаком.

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв`язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (яка набула чинності для України з

25 грудня 1991 року), країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

Відповідно до частин другої, п`ятої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Частиною першою статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

У вирішенні спорів, пов`язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

Звертаючись до суду із позовом, ТОВ «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» та ОСОБА_1 , посилалися, зокрема, на те, що на ім`я позивачів зареєстрована група знаків для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 із пріоритетом

від 20 грудня 2001 року на словесний знак « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та за свідоцтвом України № НОМЕР_4 із пріоритетом від 20 грудня 2012 року на словесний знак « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого для повного переліку товарів 03 класу МКТП.

Використання відповідачами словесних позначень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «ІНФОРМАЦІЯ_1», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що разом або окремо входять до складу знаків та позначень за оспорюваними свідоцтвами, може вводити в оману споживачів щодо особи виробника через ступінь схожості зі знаками позивачів: «ІНФОРМАЦІЯ_4» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України № НОМЕР_4 та добре відомим знаком «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Таким чином, предметом спору у справі, що переглядається, є словесні знаки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України № НОМЕР_4 , «ІНФОРМАЦІЯ_4» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 та добре відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Судами встановлено та матеріалами справи підтверджено, що словесний знак « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України № НОМЕР_4 з пріоритетом

від 20 грудня 2012 зареєстровано на ім`я ТОВ «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» та ОСОБА_1 , проте право на знак для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить лише ТОВ «АМАЛЬГАМА ЛЮКС».

Задовольняючи частково позовні вимоги, суди вважали, що оспорювані позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_1» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що використовуються відповідачами, можуть внаслідок такого використання ввести в оману споживачів щодо особи виробника. При цьому суди посилалися на висновки судових експертиз, якими встановлено, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,

№ m201412533, № m є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Колегія суддів частково погоджується з висновком судів першої та апеляційної інстанцій у частині вирішення спору за позовом

ТОВ «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» та ОСОБА_1 про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України

№ НОМЕР_4 .

У цій частині спір стосується приватних інтересів фізичної особи -

ОСОБА_1 , який є співвласником спірних свідоцтв про право інтелектуальної власності на знак « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому судами першої та апеляційної інстанцій вірно визначено, що його вирішення віднесено до юрисдикції цивільного суду.

Дослідивши висновки експертиз та додаткової судової експертизи, призначеної під час розгляду справи в суді апеляційної інстанції, встановивши, що оспорюване позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що використовується відповідачами, може внаслідок такого використання ввести в оману споживачів щодо особи виробника - ТОВ «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» та

ОСОБА_1 , суди дійшли правильного висновку про задоволення позовних вимог позивачів про заборону відповідачам використовувати таке позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» у їх діяльності.

Доводи касаційної скарги про те, що справа була розглянута судом без участі відповідача-нерезидента України не є підставою для скасування оскаржуваних судових рішень у зазначеній частині. Суд апеляційної інстанції в силу приписів статті 367 ЦПК України перевірив ці доводи заявника, останній належним чином повідомлявся судом апеляційної інстанції, нових доказів на спростування доводів позивачів та висновків суду першої інстанції не надавав.

Отже, вирішуючи спір у частині позовних вимог ТОВ «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» та ОСОБА_1 про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України № НОМЕР_4 , суд першої інстанції,

з висновком якого погодився і апеляційний суд, правильно застосував вказані норми матеріального та процесуального права, встановив фактичні обставини справи, що мають суттєве значення для її вирішення, та дійшов обґрунтованого висновку про часткове задоволення позовних вимог у цій частині.

Разом із тим, вирішуючи спір по суті вимог ТОВ «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» до Державної служби інтелектуальної власності, ТОВ «Фарма Груп Експорт», компанії «Діандра Інтерпрайзіс Лімітед», ПП «Фармацевтична фабрика «Науково-виробниче об`єднання «Ельфа», ТОВ «ДЦ Україна», проприпинення порушення прав інтелектуальної власності на знак « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за свідоцтвом України № НОМЕР_3 та добре відомий знак « ІНФОРМАЦІЯ_4 » суди першої та апеляційної інстанцій не звернули уваги на суб`єктний склад учасників спору та не врахували таке.

Згідно зі статтею 19 ЦПК України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають із цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших відносин, крім справ, розгляд яких здійснюється за правилами іншого судочинства.

Разом з тим, статтею 20 ГПК України визначено предметну та суб`єктну юрисдикцію господарських судів, тобто сукупність повноважень господарських судів щодо розгляду справ, віднесених до їх компетенції. Так, за частиною першою цієї статті господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв`язку зі здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема: справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні правочинів у господарській діяльності, крім правочинів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем, а також у спорах щодо правочинів, укладених для забезпечення виконання зобов`язання, сторонами якого є юридичні особи та (або) фізичні особи-підприємці.

За змістом частин першої, другої статті 3 ГК України під господарською діяльністю розуміється діяльність суб`єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб`єкти підприємництва - підприємцями. Господарська діяльність може здійснюватися і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність).

Господарські суди розглядають справи в порядку позовного провадження, якщо склад учасників спору відповідає приписам статті 4 ГПК України, а правовідносини, з яких виник цей спір, мають господарський характер.

Стаття 4 ГПК України встановлює право юридичної особи на звернення до господарського суду.

При вирішенні питання про те, чи можна вважати правовідносини і відповідний спір господарськими, слід керуватися ознаками, наведеними у статті 3 ГК України. Господарський спір підвідомчий господарському суду, зокрема, за таких умов: участь у спорі суб`єкта господарювання; наявність між сторонами, по-перше, господарських відносин, урегульованих ЦК України, ГК України, іншими актами господарського й цивільного законодавства, і, по-друге, спору про право, що виникає з відповідних відносин; наявність у законі норми, що прямо передбачала б вирішення спору господарським судом; відсутність у законі норми, що прямо передбачала б вирішення такого спору судом іншої юрисдикції.

Статтею 2 ГК України передбачено, що учасниками відносин у сфері господарювання є суб`єкти господарювання, споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб`єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності.

Спори, що виникають між юридичними особами та державою Україна при реалізації своїх повноважень, за своїм суб`єктним складом підвідомчі господарським судам.

Суд, встановлений законом (законний суд), є необхідним інституційним елементом справедливого правосуддя в тому розумінні, яке цьому поняттю надає стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Лише такий суд, керуючись правовими засадами та за встановленою законом процедурою, є компетентним здійснювати правосуддя.

Вирішуючи питання про юрисдикцію суду, необхідно, насамперед, з`ясувати характер спірних правовідносин, а також суть права та/або інтересу, за захистом якого звернулася особа.

Зазначене узгоджується з висновком Великої Палати Верховного Суду, викладеним у постанові від 15 травня 2019 року в справі № 125/1267/16-ц (провадження № 14-160цс19).

У постанові від 25 червня 2019 року у справі № 910/17792/17 Велика Палата Верховного Суду зробила висновок про те, що за Паризькою Конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, яка є чинною в Україні з 25 грудня 1991 року, Порядком, наслідками визнання торгового знака добре відомим в Україні, є можливість забороняти його використання на товарах та послугах, що є неоднорідними з тими, для яких його визнано добре відомим, а також право власника знака вимагати заборони використання позначення, складова частина якого відтворює добре відомий знак.

Спір, який виник у цих правовідносинах, пов`язаний із захистом прав інтелектуальної власності у спорі учасників приватноправових відносин про таке право, а тому з огляду на склад учасників спору та предмет позову його вирішення віднесено до юрисдикції господарського суду.

Аналогічний правовий висновок викладено у постанові Великої Палати Верховного Суду від 16 жовтня 2018 року, в справі № 910/18195/17.

Таким чином, встановивши, що право на знак «ІНФОРМАЦІЯ_4»за свідоцтвом України № НОМЕР_3 та добре відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_4» належить

ТОВ «АМАЛЬГАМА ЛЮКС», що є юридичною особою, суд першої інстанції, з висновком якого погодився й апеляційний суд, помилково розглянув спір по суті та не закрив провадження у справі на підставі пункту 1 частини першої статті 255 ЦПК України, оскільки спір у цій частині не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, а відноситься до компетенції господарських судів України,

Порушення правил юрисдикції загальних судів, визначених статтями

19-22 цього Кодексу, є обов`язковою підставою для скасування рішення незалежно від доводів касаційної скарги, у зв`язку з чим колегія суддів дійшла висновку про часткове задоволення касаційної скарги ТОВ «Дрогері Україна», скасуванню оскаржуваних рішень у частині позовних вимог

ТОВ «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» проприпинення порушення прав інтелектуальної власності на знак « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за свідоцтвом України № НОМЕР_3 та добре відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_4» та закриття провадження у справі у цій частині.

Щодо доводів касаційної скарги компанії «Діандра Ентепрайзіс Лімітед» на ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 05 липня 2017 року у частині зупинення провадження у справі на час проведення експертизи колегія суддів зазначає наступне.

Згідно з частиною першою статті 304 ЦПК України (тут і надалі - у редакції, чинній на момент постановлення оскаржуваної ухвали) справа розглядається апеляційним судом за правилами, встановленими для розгляду справи судом першої інстанції, з винятками і доповненнями, встановленими главою про апеляційне провадження.

Таким чином, норми інституту зупинення провадження у справі (статті

201-204 ЦПК) діють не лише в суді першої інстанції, а й в суді апеляційної інстанції.

При застосуванні правил ЦПК України про зупинення провадження у справі необхідно мати на увазі, що у випадках, передбачених статтею 201 ЦПК України, суд зобов`язаний зупинити провадження у справі, а при наявності підстав, визначених статтею 202 ЦПК України, питання про зупинення провадження у справі вирішується судом у залежності від конкретних обставин справи. Перелік підстав для зупинення провадження у справі, наведений в статтях 201, 202 ЦПК України, являється вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 202 ЦПК України суд може за заявою особи, яка бере участь у справі, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи.

Вирішуючи питання про призначення судової експертизи, суд апеляційної інстанції в межах процесуальних повноважень дійшов обґрунтованого висновку про зупинення провадження у справі на час проведення експертизи.

Зупинення провадження у справі на час проведення судової експертизи не суперечить вимогам чинного процесуального законодавства.

З огляду на викладене та враховуючи, що зупинення провадження у справі на час проведення експертизи є правом суду, підстави для скасування ухвали Апеляційного суду м. Києва від 05 липня 2017 року у частині зупинення провадження у справі відсутні.

Доводи касаційної скарги не викликають розумних сумнівів щодо застосування судом апеляційної інстанції вказаних норм процесуального права та їх правильного тлумачення судом.

Таким чином, у частині позовних вимог ОСОБА_1 та ТОВ «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України № НОМЕР_4 суди першої та апеляційної інстанцій правильно визначилися з характером спірних правовідносин та дійшли обґрунтованого висновку про часткове задоволення позову. У частині вирішення спору по суті позовних вимог ТОВ «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за свідоцтвом України № НОМЕР_3 та добре відомий знак « ІНФОРМАЦІЯ_4 » суди дійшли помилкового висновку про часткове задоволення позову, оскільки зазначений спір не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, а має розглядатися у порядку господарського судочинства, у зв`язку з чим провадження у справі необхідно закрити.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

Згідно з частиною першою статті 410 ЦПК України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що рішення ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Доводи касаційної скарги компанії «Діандра Ентепрайзіс Лімітед» на ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 05 липня 2017 року у частині зупинення провадження у справі на час проведення експертизи не дають підстав для висновку, що оскаржена ухвала постановлена без додержанням норм матеріального і процесуального права та зводяться до переоцінки доказів у справі, що відповідно до положень статті 400 ЦПК України знаходиться поза межами повноважень Верховного Суду. У зв`язку з наведеним, колегія суддів вважає, що касаційну скаргу слід залишити без задоволення, а оскаржену ухвалу - без змін.

Відповідно до приписів статті 414 ЦПК України судове рішення, яким закінчено розгляд справи, підлягає скасуванню в касаційному порядку повністю або частково з закриттям провадження у справі або залишенням позову без розгляду у відповідній частині з підстав, передбачених статтями 255 та 257 цього Кодексу. Порушення правил юрисдикції загальних судів, визначених статтями 19-22 цього Кодексу, є обов`язковою підставою для скасування рішення незалежно від доводів касаційної скарги.

За таких обставин судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій частково не відповідають вимогам статті 263 ЦПК України та ухвалені з порушення норм процесуального права, що відповідно до частини другої статті 414 ЦПК України є підставою для їх скасування із закриттям провадження у справі.

Відповідно до частини першої статті 256 ЦПК України, якщо провадження у справі закривається з підстави, визначеної пунктом 1 частини першої статті 255 цього Кодексу, суд повинен роз`яснити позивачеві, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд справи. Суд апеляційної або касаційної інстанції повинен також роз`яснити позивачеві про наявність у нього права протягом десяти днів з дня отримання ним відповідної постанови звернутися до суду із заявою про направлення справи за встановленою юрисдикцією, крім випадків об`єднання в одне провадження кількох вимог, які підлягають розгляду в порядку різного судочинства. Заява подається до суду, який прийняв постанову про закриття провадження у справі.

Керуючись статтями 255, 256, 400, 409, 410, 414, 416 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу компанії «Діандра Ентепрайзіс Лімітед» залишити без задоволення.

Ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 05 липня 2017 року в частині зупинення провадження залишити без змін.

Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Дрогері Україна» задовольнити частково.

Рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 06 квітня 2017 року та постанову Апеляційного суду м. Києва від 31 січня 2018 року у частині позову про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за свідоцтвом України № НОМЕР_3 , добре відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_4» скасувати.

Провадження у справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» до Державної служби інтелектуальної власності України, товариства з обмеженою відповідальністю «ФАРМА ГРУП ЕКСПОРТ», компанії «Діандра Інтерпрайзіс Лімітед», приватного підприємства «Фармацевтична фабрика «Науково-виробниче об`єднання «Ельфа», товариства з обмеженою відповідальністю «ДЦ Україна», товариства з обмеженою відповідальністю «Дрогері Україна», третя особа - Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності», про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за свідоцтвом України № НОМЕР_3 , добре відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_4» закрити.

Повідомити товариству з обмеженою відповідальністю «АМАЛЬГАМА ЛЮКС», що спір підлягає розгляду в порядку господарського судочинства.

Рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 06 квітня 2017 року та постанову Апеляційного суду м. Києва від 31 січня 2018 року у частині позовних вимог товариства з обмеженою відповідальністю «АМАЛЬГАМА ЛЮКС», ОСОБА_1 про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України № НОМЕР_4 залишити без змін.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Головуючий В. М. Сімоненко

Судді:

А. А. Калараш

С. Ю. Мартєв

Є. В. Петров

С. П. Штелик