РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2020 року м. Київ

Солом`янський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Українця В.В.

при секретарі Царіциній Я.М.

розглянувши за правилами спрощеного провадження без повідомлення учасників справи цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Лідер Смаку», Товариства з обмеженою відповідальністю «Лідер Снек» до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, ОСОБА_1 , третя особа Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) про визнання торговельної марки добре відомою в Україні, зобов`язання вчинити дії,

в с т а н о в и в:

18 травня 2020 року ТОВ «Торговий Дім «Лідер Смаку», ТОВ «Лідер Снек» звернулися в суд з зазначеним позовом до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та ОСОБА_1 про визнання торговельної марки добре відомою в Україні, зобов`язання вчинити дії.

Свої вимоги мотивують тим, що комбіноване позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» (представлене словесним написом «ІНФОРМАЦІЯ_1», виконаним характерним шрифтом літерами кирилиці червоного кольору) має бути визнане добре відомим знаком для товарів 29 класу МКТП: «ІНФОРМАЦІЯ_8» станом на 01 грудня 2019 року на ім`я ТОВ «Торговий Дім «Лідер Смаку» та ТОВ «Лідер Снек» на підставі ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

ТОВ «Лідер Снек» було засновано у 2006 році. За 10 років товариство пройшло шлях від регіонального виробника до національного. Товариство володіє великим заводом в місті Кременчук, потужність якого складає 1600 тонн готової продукції на місяць. Сьогодні ТОВ «Лідер Снек» є провідним національним виробником та входить в топ трійку на ринку в категорії насіння. Дистрибуція продукції компанії «Лідер Снек» активно розвивається та присутня майже на всій території України. Також активно розвивається експортний напрямок. Вся продукція, що випускається ТОВ «Лідер Снек», має повний пакет дозвільних документів, необхідних для реалізації продукції на території України та інших країн.

ТОВ «Лідер Снек» - виробниче підприємство давальницької сировині, що виготовляє продукцію за договором № ТД - 403/6 від 14 листопада 2019 року, укладеного з ТОВ «Торговий дім «Лідер Смаку». За умовами договору ТОВ «Лідер Снек» надає по завданню ТОВ «ТД «Лідер Смаку» послуги по виготовленню готової продукції з сировини ТОВ «ТД «Лідер Смаку» під торговельними марками ТОВ «Лідер Снек», зокрема, за свідоцтвом України № 252745 від 10 січня 2019 року (дата пріоритету 04 грудня 2017 року) на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1, комб.», зареєстрований для наступного переліку товарів 29 класу МКТП: «ІНФОРМАЦІЯ_8».

Крім того, між ТОВ «Лідер Снек» та ТОВ «ТД «Лідер Смаку» укладено ліцензійний договір від 10 січня 2019 року, відповідно до умов якого ТОВ «Лідер Снек» надав ТОВ «ТД «Лідер Смаку» виключну ліцензію на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252745 від 10 січня 2019 року відносно всіх товарів 29 класу МКТП, а саме: «ІНФОРМАЦІЯ_8».

Через інтенсивне виробництво та реалізацію товарів 29 класу МКТП: «ІНФОРМАЦІЯ_8» з використанням комбінованого позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» це позначення стало добре відомим в Україні знаком по відношенню до ТОВ «ТД «Лідер Смаку» та ТОВ «Лідер Снек».

У зв`язку з цим, комбіноване позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» підпадає під вимоги ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», оскільки відповідає таким факторам як ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства, тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака, тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування, тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій знака.

Позивачі зазначають, що на адресу ТОВ «Лідер Снек» надійшов лист від ОСОБА_1 (відповідач у справі), яким останній запропонував ТОВ «Лідер Снек» оплатну переуступку своїх прав заявника на комбіноване позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою № m202003166 від 17 лютого 2020 року, поданої до Мінекономіки для товарів 29 класу МКТП: «ІНФОРМАЦІЯ_8; Соняшникове насіння підсолене; Соняшникове насіння смажене; Соняшникове насіння харчове; Оброблене (смажене) насіння рослин».

Позивачі вважають, що ОСОБА_1 навмисно зловживає наданими йому правами заявника, фактично змушуючи ТОВ «Лідер Снек» придбати права на отримання свідоцтва України на знак для товарів і послуг за цією заявкою та вбачають у таких діях порушення законного права та інтересу обох позивачів на використання комбінованого позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» в їх господарській діяльності.

Вважають, що комбіноване позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою № m202003166 від 17 лютого 2020 року здатне викликати змішування з товарами, що виготовляються позивачами під комбінованим позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке позивачі вважають за можливе визнати добре відомим знаком в Україні.

У такому випадку реєстрація знака та використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою ОСОБА_1 № m202003166 від 17 лютого 2020 року іншими особами без згоди позивачів призведе до порушення їх прав, пов`язаних з тривалим використанням позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке на дату подання спірної заявки вже набуло в Україні доброї репутації у відношенні позивачів.

Позивачі вважають, що вказана заявка № m202003166 подана на реєстрацію з порушенням їх прав на позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке позивачі просять суд визнати добре відомим в Україні знаком станом на 01 грудня 2019 року для товарів 29 класу МКТП: «ІНФОРМАЦІЯ_8».

Просять суд ухвалити рішення, яким:

-визнати на ім`я ТОВ «Торговий дім «Лідер смаку» та ТОВ «Лідер снек» комбіноване позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» (представлене словесним написом «ІНФОРМАЦІЯ_1», виконаним характерним шрифтом літерами кирилиці червоного кольору) добре відомим знаком в Україні на дату - 01 грудня 2019 року для товарів 29 класу МКТП: «ІНФОРМАЦІЯ_8»;

-зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України опублікувати в офіційному Бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання комбінованого позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» (представленого словесним написом «ІНФОРМАЦІЯ_1», виконаним характерним шрифтом літерами кирилиці червоного кольору), добре відомим знаком в Україні відносно ТОВ «Торговий дім «Лідер смаку» та ТОВ «Лідер снек» на дату - 01 грудня 2019 року для товарів 29 класу МКТП: «ІНФОРМАЦІЯ_8»;

-зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m202003166 від 17 лютого 2020 року відносно всіх заявлених товарів 29 класу МКТП.

Ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва від 26 травня 2020 року відкрито спрощене позовне провадження.

Ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва від 10 липня 2020 року відмовлено в задоволенні клопотання відповідача Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін.

Відповідно до ч. 5 ст. 279 ЦПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше.

Відповідачем Міністерством економічного розвитку і торгівлі України подано відзив на позовну заяву, в якому воно просить суд відмовити в задоволенні позову (т. 8, а.с. 186-192).

Посилається на те, що позивачами не надано достатньої кількості доказів, які б підтвердили в тому числі добру відомість комбінованого знаку «ІНФОРМАЦІЯ_1» в певному колі споживачів України. Крім того, вимоги позивачів про відхилення від реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою № m202003166 від 17 лютого 2020 року, заявленої на реєстрацію від імені ОСОБА_1 є втручанням в дискреційні повноваження міністерства та виходять за межі завдання цивільного судочинства.

Відповідачем ОСОБА_1 також подано відзив на позовну заяву, в якому він заперечує проти задоволення позову (т. 9, а.с. 21-24).

Посилається на те, що позивачами не надано достатньої кількості доказів для підтвердження всіх факторів для визнання знака добре відомим та не надано соціологічних та/або маркетингових досліджень. Вважає, що заявка № m202003166 від 17 лютого 2020 року була подана ним правомірно у відповідності до п. 5 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», тому його дії не порушують права позивачів. Наданий стороною позивачів висновок експерта № 191 від 30 червня 2020 року не є належним доказом заявлених вимог.

Третя особа - Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) подало до суду письмові пояснення та просило відмовити позивачам у задоволенні позовних вимог (т. 9, а.с. 10-14).

Зазначило, що вимога про зобов`язання міністерства прийняти негативне рішення за заявкою № m 2020 03166 від 17 лютого 2020 року є формою втручання в дискреційні повноваження Мінекономіки як суб`єкта владних повноважень. Крім того, твердження позивачів про порушення їх прав поданням заявки № m 202003166 є передчасними та необґрунтованим, оскільки на даний час рішення Мінекономіки за результатами розгляду заявки № m 202003166 на знак для товарів і послуг не прийнято.

Позивачами подано до суду відповідь на відзив, у якому зазначено, що до матеріалів справи надано значний обсяг доказів, сукупність яких у достатній мірі підтверджує добру відомість в Україні комбінованого знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» відносно позивачів станом на 01 грудня 2019 року. Пункт 2 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», яким урегульовані відносини, пов`язані з визнанням знака добре відомим, дозволяє розглядати окремі фактори та визначати доречність їх застосування щодо кожного конкретного знака, який визнається добре відомим.

Вважають, що відсутнє втручання в дискреційні повноваження Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Так, п. (1) ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності щодо відхилення від реєстрації знака для товарів і послуг на стадії заявки та установленою судовою практикою, згідно з якою суди приходили до висновку, що відхилення від реєстрацій знаків за заявками не призводить до втручання в дискреційні повноваження державної служби інтелектуальної власності України та, як наслідок, його правонаступника Мінекономіки (т. 9, а.с. 1-5).

У поясненнях Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, які фактично є запереченнями на відповідь на відзив, вказано про те, що останнє не погоджується з висновком судової експертизи № 191 від 30 червня 2020 року та вважає результати такого дослідження сумнівними (т. 9, а.с. 29-32).

Оскільки розгляд справи відбувається в порядку спрощеного провадження без повідомлення учасників справи, судове засідання в справі не проводилось та особи, які беруть участь у справі не викликались.

Дослідивши матеріали справи, проаналізувавши надані докази, суд приходить до наступного.

Судом встановлено, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» є комбінованим позначенням, що представлене словесним написом «ІНФОРМАЦІЯ_1», виконаним характерним шрифтом літерами кирилиці червоного кольору.

ТОВ «Лідер Снек» є власником свідоцтва України № 252745 від 10 січня 2019 року (дата пріоритету 04 грудня 2017 року) на комбінований знак для товарів і послуг, що містить, як елемент словесний напис «ІНФОРМАЦІЯ_1», виконаний характерним шрифтом літерами кирилиці червоного кольору і зареєстрований для наступного переліку товарів 29 класу МКТП: «ІНФОРМАЦІЯ_8».

ТОВ «Лідер Снек» є виробничим підприємством давальницької сировині, що виготовляє продукцію за договором № ТД-403/6 від 14 листопада 2019 року, укладеного з ТОВ «ТД «ЛІДЕР СМАКУ».

Відповідно до умов ліцензійного договору від 10 січня 2019 року ТОВ «Лідер Снек» надав ТОВ «ТД «Лідер Смаку» виключну ліцензію на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252745 від 10 січня 2019 року відносно всіх товарів 29 класу МКТП, а саме: «ІНФОРМАЦІЯ_8».

Відповідно до п. 3.2.9. ліцензійного договору від 10 січня 2019 року ТОВ «ТД «Лідер Смаку» має право перешкоджати третім особам здійснювати неправомірне використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252745 від 10 січня 2019 року.

Судом також встановлено, що 17 лютого 2020 року на ім`я ОСОБА_2 була подана заявка № m202003166 на реєстрацію комбінованого знака для товарів 29 класу МКТП, що містить елементи у вигляді словесного напису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконаного характерним шрифтом без зазначення кольорів.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з ч. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

У ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Пунктом В ст. 6 quinquies цієї Конвенції визначено, що товарні знаки, що підпадають під дію цієї статті, можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними лише в таких випадках:

1. Якщо знаки можуть порушити права, набуті третіми особами в країні, де витребовується охорона;

2. Якщо знаки позбавлені будь-яких відмітних ознак або складені виключно із знаків чи вказівок, що можуть застосовуватися у торгівлі для позначення виду, якості, кількості, призначення, вартості, місця походження продуктів чи дати їх виготовлення, або таких, що стали загальноприйнятими в повсякденній мові чи у добросовісних та узвичаєних торговельних звичаях країни, де витребовується охорона;

3. Якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість. Мається на увазі, що знак не може розглядатися як такий, що суперечить громадському порядку, з тієї єдиної причини, що він не відповідає якому-небудь положенню законодавства про знаки, за винятком випадку, коли саме це положення стосується громадського порядку.

Сторона позивачів зазначає, що комбіноване позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» (представлене словесним написом «ІНФОРМАЦІЯ_1», виконаним характерним шрифтом літерами кирилиці червоного кольору) є досить відомим, позивачі активно здійснюють рекламування та розповсюдження знаку та товару під цим знаком.

Частиною 2 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

цінність, що асоціюється зі знаком.

На підтвердження таких обставин, сторона позивачів посилається на те, що бухгалтерською довідкою № 131/20 від 07 травня 2020 року підтверджується обсяг виготовленої продукції під ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_2» у період з 2016 по 2019 роки. Він складає 33666875 одиниць, а саме: 2017 рік - 10488478 одиниць; 2018 рік - 11200710 одиниць; 2019 рік - 11977687 одиниць.

У бухгалтерській довідці ТОВ «ТД «Лідер Смаку» № 413 від 07 травня 2020 року надано обсяги виготовленої продукції по ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_2» на потужностях ТОВ «ЛІДЕР СНЕК» з 2016 року по 2019 рік - 33666875 одиниць продукції ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_2» в асортименті, що в грошовому еквіваленті складає 185100,62 тисяч гривень, зокрема:

-об`єм виробництва продукції ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_2» в асортименті для внутрішнього ринку за період січень 2017 року - грудень 2017 року склав одиниць, що в грошовому еквіваленті складає 51854,66 гривень;

-об`єм виробництва продукції ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_2» в асортименті, за межі України (експортні контракти) за січень 2018 рік - грудень 2018 року склав 11200710 одиниць, що в грошовому еквіваленті складає 60208,95 гривень;

-об`єм виробництва продукції ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_2» в асортименті, за межі України (експортні контракти) за січень 2019 рік - грудень 2019 року склав 11977687 одиниць, що в грошовому еквіваленті складає 73037,02 гривень.

Загальний об`єм продажу ТОВ «ТД «Лідер Смаку» продукції ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_2» в асортименті, за період січень 2016 рік - грудень 2019 року склав 33604709 одиниць, що в грошову еквіваленті становить 438002,15 тисяч гривень, зокрема:

-об`єм продажу продукції ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_2» в асортименті, за межі України (експортні контракти) за період січень 2017 рік - грудень 2017 року склав 10418722 одиниці, що в грошовому еквіваленті складає 103949,79 гривень;

-об`єм продажу продукції ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_2» в асортименті, на території України за період січень 2018 рік - грудень 2018 року склав 11142418 одиниць, що в грошовому еквіваленті складає 156266,05 гривень;

-об`єм продажу продукції ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_2» в асортименті, на території України за період січень 2019 рік - грудень 2019 року склав 12043569 одиниць, що в грошовому еквіваленті складає 177786,30 гривень.

Суду надані письмові докази на підтвердження того, що реалізація продукції, маркованої комбінованим позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1» здійснювалась у двадцяти трьох областях України. Крім того, продукція позивачів, маркована комбінованим позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1» кілька років поспіль широко представлена у таких великих мережевих супермаркетах України, як «Сільпо», «Білла», «АТБ», «Ашан», «Новус», «Фуршет» та ін.

Так, стороною позивачів для прикладу використання ними комбінованого позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» надані зразки етикеток продукції ТОВ «Лідер Снек», а також договір з ТОВ «МОНОПАК» № 27/1 від 02 грудня 2016 року на поставку плівки трьохшарової з друком, зокрема, для продукції, маркованої комбінованим позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Позивачами здійснювалося різноманітне та інтенсивне рекламування продукції, належної до 29 класу МКТП та маркованої комбінованим позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1». Зазначене підтверджується наданими письмовими доказами: договором № 21 від 10 жовтня 2017 року про надання рекламних послуг (радіо) з додатками та актами виконаних робіт; договором № 060117 від 06 січня 2017 року про створення відеоролика «ІНФОРМАЦІЯ_1» з додатками та актами виконаних робіт; договором № 13/03L від 13 березня 2017 року про створення відеоролика «ІНФОРМАЦІЯ_1» з додатками та актами виконаних робіт; наданими позивачами епізодами з аудіороликів; договором № 2409/18 від 24 грудня 2018 року на трансляцію відеоролика «ІНФОРМАЦІЯ_1» в маршрутному таксі (наявні акти виконаних робіт з фотозвітом), мережах супермаркетів «Фуршет» та торговельних центрах «Караван», «Алладін», «Макрос», «Комод»; видатковими накладними № 375 від 30 травня 2018 року на поставку листівок «ІНФОРМАЦІЯ_1» для проведення акції «Друга упаковка в подарунок» в торговельних мережах; договором 05/09 від 05 вересня 2016 року про трансляцію відеоролика «ІНФОРМАЦІЯ_1» в мережі супермакетів «АТБ»; договорами реклами з супермаркетів: «Альянс Маркет» (№ МА 0134/17 від 03 лютого 2017 року), «Коло» (№ 58/17-ПМ від 02 жовтня 2017 року), «АТБ» (№ 80031 від 01 січня 2017 року та від 01 січня 2018 року), «Ашан» (№ У 6360 від 01 січня 2018 року, від 08 лютого 2017 року), «Пакко» (№ 070217-01/2п від 07 лютого 2017 року), «Лоток» (договір № М869 від 11 січня 2019 року), «Новус» (№ А від 01 лютого 2017 року), «Фуршет» (№ РП 11035630 від 28 квітня 2017 року) з додатками, актами та фото розміщеної в них продукції; договором № 6 від 16 жовтня 2014 року про виготовлення/друк постерів блюбек «ІНФОРМАЦІЯ_1» з додатками; договором № 170517 від 17 травня 2017 року з додатками на виготовлення поліграфічної продукції, в тому числі «ІНФОРМАЦІЯ_1» (плакати, стопери); договором № 230913 від 23 грудня 2013 року з додатками про виготовлення поліграфічної продукції (презентер, брендблок, цінники, стопер, плакат «ІНФОРМАЦІЯ_1»); договором 01/03 від 07 березня 2017 року з додатками на виготовлення поліграфічної продукції (бренд-скотч «ІНФОРМАЦІЯ_1»); стоп-кадрами із зазначених вище відеороликів, а також бухгалтерською довідкою № 415 від 07 травня 2020 року, відповідно до якої були здійснені загальні витрати на рекламу та просування торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» в розмірі 11062400 гривень.

У матеріалах справи місяться інтернет-публікації з сайту « otzovik.com », на яких наявні позитивні відгуки споживачів щодо вказаного продукції «ІНФОРМАЦІЯ_1» та які вказують на визнання та високу репутацію товарів позивачів, маркованих комбінованим позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1» серед українських споживачів.

Також надані роздруківки з веб-сайту https://favor.com.ua/ ТОВ «Фаворити Успіху», яке протягом 2003-2020 років веде однойменний відкритий рейтинг народних уподобань «Фаворити Успіху» та проводить щорічний конкурс для визначення найкращих торгових марок товарів і послуг. За результатами рейтингів за версією конкурсу «Фаворити Успіху» у категорії «Снеки. Смажене насіння» впродовж 3 років - з 2017 по 2019, марковане позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1» смажене насіння займало в даному рейтингу лідируючі позиції як на думку кінцевих споживачів, так і на думку експертів, що свідчить про сталу високу популярність товару, а відповідно й відомість позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» серед доречного кола українських споживачів смаженого насіння.

Стороною позивачів також були надані роздруківки зі статті кандидата економічних наук ОСОБА_5 «ІНФОРМАЦІЯ_5 » видання «Технологический аудит и резервы производства», НОМЕР_1, 2016, роздруківки з дослідження ОСОБА_6 «ІНФОРМАЦІЯ_6», роздруківки з публікації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », роздруківки з публікації «ІНФОРМАЦІЯ_7» на підтвердження того, що ТОВ «ЛІДЕР СНЕК», як виробник маркованого позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1» обробленого насіння, щонайменше з 2010 року займає вагоме місце на ринку снекової продукції України та входить до п`ятірки найбільших його учасників.

Відповідно до частин 1-4 ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін.

Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом.

Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Згідно з частинами 1-3 ст. 13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Збирання доказів у цивільних справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Суд має право збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи лише у випадках, коли це необхідно для захисту малолітніх чи неповнолітніх осіб або осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд. Таке право мають також особи, в інтересах яких заявлено вимоги, за винятком тих осіб, які не мають процесуальної дієздатності.

Відповідно до ч. 1 ст. 106 ЦПК України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

У частинах 5, 6 цієї статті визначено, що у висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду, та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права і обов`язки, що й експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

На підтвердження заявлених вимог сторона позивача надала суду висновок судової експертизи, проведений в порядку ст. 106 ЦПК України (т. 8, а.с. 225-250).

У висновку експерта № 191 від 30 червня 2020 року за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності зазначено, що:

1. Надані для проведення дослідження матеріали містять відомості про такі фактори, як: тривалість та географічний район реєстрацій знака; тривалість, обсяг та географічний район використання знака; тривалість, обсяг та географічний район рекламування та просування знака та цінність, що асоціюється зі знаком, сукупність яких вказує на те, що станом на 01 грудня 2019 року позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» (представлене словесним написом «ІНФОРМАЦІЯ_1», виконаним характерним шрифтом літерами кирилиці червоного кольору) стало добре відомим в Україні знаком Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Лідер Смаку» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Лідер Снек» для товарів 29 класу МКТП: «ІНФОРМАЦІЯ_8».

2. Відносно всіх заявлених товарів 29 класу МКТП позначення за заявкою № m 202003166 від 17 лютого 2020 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Лідер Смаку» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Лідер» вважають можливим визнати добре відомим в Україні знаком станом на 01.12.2019 для товарів 29 класу МКТП: «ІНФОРМАЦІЯ_8».

3. Позначення за заявкою № m 202003166 від 17.02.2020 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг є таким, що може ввести в оману щодо особи виробника вказаних у заявці товарів 29 класу МКТП.

З наданого висновку вбачається, що при проведенні дослідження експерту надавались матеріали, необхідні для повного дослідження порушених питань, у ньому міститься докладний опис проведених досліджень та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених питань.

Частиною 1 ст. 81 ЦПК України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

У ст. 77 ЦПК України передбачено, що належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень.

За нормами ст. 80 ЦПК України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів) (ст. 89 ЦПК України).

Проаналізувавши надані докази, суд вважає за можливе в основу рішення покласти зазначений ви висновок судової експертизи № 191 від 30 червня 2020 року, який проведений відповідно до Закону України «Про судову експертизу» кваліфікованим та атестованим судовим експертом Жилою Б.В .

Будь-яких належних доказів на спростування зазначеного висновку стороною відповідачів суду не надано, і наданий висновок не суперечить іншим матеріалам справи.

Судом встановлено, що 17 лютого 2020 року відповідач ОСОБА_2 подав заявку № m202003166 на реєстрацію комбінованого знака для товарів 29 класу МКТП, що містить елементи у вигляді словесного напису «ІНФОРМАЦІЯ_1», виконаного характерним шрифтом без зазначення кольорів.

Згідно з абзацом 2 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Згідно зі ст. 2 Спільної рекомендації відносно положень про охорону добре відомих знаків, прийнятої Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року, при визначенні знака добре відомим мають бути взяті до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим.

За результатами справи встановлено, що заявлений на реєстрацію комбінований знак для товарів 29 класу МКТП, що містить елементи у вигляді словесного напису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконаного характерним шрифтом без зазначення кольорів за заявкою № m202003166 від 17 лютого 2020 року є схожим настільки, що може ввести в оману щодо особи виробника вказаних у заявці товарів 29 класу МКТП.

Відповідно до ч. 7 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору.

Згідно з частинами 1, 2 ст. 20 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

У ч. 4 ст. 25 цього Закону передбачено, що з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв`язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Висновком судової експертизи № 191 від 30 червня 2020 року підтверджено, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» (представлене словесним написом «ІНФОРМАЦІЯ_1», виконаним характерним шрифтом літерами кирилиці червоного кольору) стало добре відомим в Україні знаком Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Лідер Смаку» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Лідер Снек» станом на 01 грудня 2019 року для товарів 29 класу МКТП: «ІНФОРМАЦІЯ_8».

Вбачається, що таке позначення асоціюється у споживачів саме з позивачами у справі, тому заявка № m202003166 від 17 лютого 2020 року подана на реєстрацію відповідачем ОСОБА_1 з порушенням прав позивачів на добре відомий в Україні комбіноване позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» (представлене словесним написом «ІНФОРМАЦІЯ_1», виконаним характерним шрифтом літерами кирилиці червоного кольору).

З огляду на наведене, вимоги позивачів до відповідача ОСОБА_1 ґрунтуються на законі.

Згідно ч. 1 ст. 2 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого: організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них; видає свідоцтва на знаки для товарів і послуг, забезпечує їх державну реєстрацію, формує та вносить відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, тощо.

Відповідно до п.п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 року за № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості серед інших, щодо відхилення від реєстрації знаків для товарів і послуг, видачі свідоцтва України на знак для товарів і послуг на підставі рішення про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи.

З урахуванням задоволення вимоги позивачів про визнання знаку добре відомим в Україні, підлягають задоволенню і вимоги позивача до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про:

-зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України опублікувати в офіційному Бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання комбінованого позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» (представленого словесним написом «ІНФОРМАЦІЯ_1», виконаним характерним шрифтом літерами кирилиці червоного кольору), добре відомим знаком в Україні відносно ТОВ «Торговий дім «Лідер смаку» та ТОВ «Лідер снек» на дату - 01 грудня 2019 року для товарів 29 класу МКТП: «ІНФОРМАЦІЯ_8»;

-зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m202003166 від 17 лютого 2020 року відносно всіх заявлених товарів 29 класу МКТП.

Суд вважає, що зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою ОСОБА_1 № m202003166 від 17 лютого 2020 року не означає втручання в повноваження Міністерства або органу експертизи, передбачені Положенням про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Зазначене є реалізацією судом спеціального правового механізму захисту прав інтелектуальної власності позивачів на добре відомий знак, передбачений ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, оскільки таке зобов`язання не перешкоджає проведенню експертизи за заявкою відповідно до ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та стосується недопущення реєстрації знака за цією заявкою в майбутньому.

З огляду на наведене, позов підлягає задоволенню.

З урахуванням задоволення позову та вини осіб, що порушили права позивача, на підставі статті ст. 141 ЦПК України, стягненню з відповідача ОСОБА_1 на користь кожного позивача підлягає по 3153 гривні судового збору.

Керуючись статтями 16, 420, 492-496 ЦК України, статтями 5, 6, 16, 19, 20, 21, 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Паризькою Конвенцією Про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, статтями 3, 4, 10, 13, 76-82, 89, 223, 259, 263-265, 268, 272, 274-279 ЦПК України, суд,

в и р і ш и в:

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Лідер Смаку» (м. Київ, просп. Степана Бандери, 5, оф. 11, ), Товариства з обмеженою відповідальністю «Лідер Снек» (Полтавська область, м. Кременчук, вул. Ярмакова, 9, ) до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, ), ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), третя особа Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) (м. Київ, вул. Глазунова, 1) про визнання торговельної марки добре відомою в Україні, зобов`язання вчинити дії задовольнити.

Визнати, що станом на 01 грудня 2019 року комбіноване позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» (представлене словесним написом «ІНФОРМАЦІЯ_1», виконаним характерним шрифтом літерами кирилиці червоного кольору) стало добре відомим в Україні знаком відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Лідер Смаку» (м. Київ, просп. Степана Бандери, 5, оф. 11, ) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Лідер Снек» (Полтавська область, м. Кременчук, вул. Ярмакова, 9, ) для товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: «ІНФОРМАЦІЯ_8».

Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, ) опублікувати в офіційному Бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання комбінованого позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» (представленого словесним написом «ІНФОРМАЦІЯ_1», виконаним характерним шрифтом літерами кирилиці червоного кольору) добре відомим в Україні знаком відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Лідер Смаку» (м. Київ, просп. Степана Бандери, 5, оф. 11, ), Товариства з обмеженою відповідальністю «Лідер Снек» (Полтавська область, м. Кременчук, вул. Ярмакова, 9, ) станом на 01 грудня 2019 року для товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: «ІНФОРМАЦІЯ_8».

Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, ) відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m202003166 від 17 лютого 2020 року на ім`я ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) відносно всіх заявлених товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Стягнути з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Лідер Смаку» (м. Київ, просп. Степана Бандери, 5, оф. 11, ) 3153 гривні судового збору.

Стягнути з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Лідер Снек» (Полтавська область, м. Кременчук, вул. Ярмакова, 9, ) 3153 гривні судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Київського апеляційного суду через суд першої інстанції шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Суддя: