печерський районний суд міста києва
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2020 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Козлова Р.Ю.,

при секретарі судового засідання Іваненку С.С.,

розглянувши в порядку загального позовного провадження в судовому засіданні цивільну справу за позовом Фрателлі Мартіні Секондо Луіджі С.п.А. ( Fratelli Martini Seconno Luigi S.p.A.) до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, ОСОБА_3 , третя особа - Товариство з обмеженою відповідальністю «ТД Ресурс» про визнання недійсним патенту України № НОМЕР_2 на промисловий зразок « ІНФОРМАЦІЯ_1»,-

ВСТАНОВИВ:

Позивач компанія Фрателлі Мартіні Секондо Луіджі С.п.А. ( Fratelli Martini Seconno Luigi S.p.A.) звернувся до суду із позовом про визнання недійсним патенту України № НОМЕР_2 на промисловий зразок « ІНФОРМАЦІЯ_1» та зобов`язання вчинити дії. В обґрунтування пред`явлених вимог позивач посилається на наступне.

Компанія Фрателлі Мартіні Секондо Луіджі С.п.А. є власником знака для товарів і послуг (торговельної марки) «ІНФОРМАЦІЯ_2» за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_1 від 08березня 2012 р., який охороняється в Україні щодо наступних товарів і послуг згідно Міжнародної класифікації товарів і послуг: клас 33: вина; ігристі вина; клас 43: послуги щодо забезпечування їжею та напоями; тимчасове житло. Позивач активно використовує вказаний знак для маркування продукції власного виробництва, а саме вин та ігристих вин. Вина «ІНФОРМАЦІЯ_2», виробництва Фрателлі Мартіні Секондо Луіджі С.п.А. , є відомими та популярними серед споживачів у багатьох країнах світу. Споживачі, які мають намір придбати вина «ІНФОРМАЦІЯ_2», обирають їх за особливий смак та високі стандарти якості, характерні італійським винам, що забезпечуються компанією Фрателлі Мартіні Секондо Луіджі С.п.А . Крім того, слово «ІНФОРМАЦІЯ_2» є словом італійського походження, що створює стійкий асоціативний зв`язок у споживачів з країною-виробником вина - Італією. Однак, позивачу стало відомо, що 10 липня 2017 року Державна служба інтелектуальної власності України на підставі заявки № s 2016 00285 від 29.02.2016р. здійснила реєстрацію на ім`я ОСОБА_3 , патент № НОМЕР_2 на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1», про що було здійснено публікацію в Офіційному бюлетені «Промислова власність» № 1.

Позивач вважає, що патент на промисловий зразок відповідача ОСОБА_3 не відповідає умовам патентоспроможності, а саме новизні, оскільки відомості щодо сукупності суттєвих ознак промислового зразка відповідача були загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи, а також спірний промисловий зразок виданий внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, а саме прав позивача, як наслідок даний патент не відповідає умовам патентоспроможності та підлягає визнанню недійсним повністю.

Представник Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України проти задоволення позову заперечував, посилаючись на те, що оскаржуваний патент був зареєстрований у повній відповідності до вимог закону України «Про охорону прав на промислові зразки».

Представник відповідача у ході розгляду справи послався на те, що відповідно до ст. 14 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" за заявкою на промисловий зразок проводиться формальна експертиза. Якщо заявка відповідає вимогам статті 11 Закону та документ про сплату збору за подання заявки оформлено правильно, заявнику надсилається рішення про видачу патенту. На підставі рішення про видачу патенту на промисловий зразок та за наявності документа про сплату державного мита за видачу патенту Установа публікує у своєму офіційному бюлетені відомості про видачу патенту.

Одночасно з публікацією відомостей про видачу патенту Установа здійснює державну реєстрацію патенту на промисловий зразок, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості.

Відповідно до ст. 18 Закону патент на промисловий зразок видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

Таким чином, під час видачі патенту України № НОМЕР_3 Установа не порушувала вимог законодавства України та діяла у відповідності до вимог Закону.

Посилався на те, що доказом того, що патент не відповідає умовам патентоспроможності, може бути висновок відповідної судової експертизи.

З цих підстав, представник просив відмовити у задоволенні позову у повному обсязі.

Представник відповідача ОСОБА_3 проти задоволення позову заперечувала у повному обсязі, пославшись на необґрунтованість вимог позивача та їх недоведеність.

Представник третьої особи у судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Суд, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши та оцінивши матеріали справи, вважає, що позов підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», промисловий зразок - результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання.

Згідно зі ст. 5 Закону, об`єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи фарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Судом встановлено, що позивач Компанія Фрателлі Мартіні Секондо Луіджі С.п.А. є власником знака для товарів і послуг (торговельної марки) «ІНФОРМАЦІЯ_2» за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_1 від 08березня 2012 р., який охороняється в Україні щодо наступних товарів і послуг згідно Міжнародної класифікації товарів і послуг: клас 33: вина; ігристі вина; клас 43: послуги щодо забезпечування їжею та напоями; тимчасове житло.

Як зазначила представник, позивач активно використовує вказаний знак для маркування продукції власного виробництва, а саме вин та ігристих вин. Вина «ІНФОРМАЦІЯ_2», виробництва Фрателлі Мартіні Секондо Луіджі С.п.А. , є відомими та популярними серед споживачів у багатьох країнах світу. Споживачі, які мають намір придбати вина «ІНФОРМАЦІЯ_2», обирають їх за особливий смак та високі стандарти якості, характерні італійським винам, що забезпечуються компанією Фрателлі Мартіні Секондо Луіджі С.п.А . Крім того, слово «ІНФОРМАЦІЯ_2» є словом італійського походження, що створює стійкий асоціативний зв`язок у споживачів з країною-виробником вина - Італією.

При цьому встановлено, що 10 липня 2017 року Державна служба інтелектуальної власності України на підставі заявки № s 2016 00285 від 29.02.2016р. здійснила реєстрацію на ім`я відповідача ОСОБА_3 , патент № НОМЕР_2 на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1», про що було здійснено публікацію в Офіційному бюлетені «Промислова власність» № 1.

Відповідно до п.6 ст.5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Відповідно до п.1 ст.5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

У п.1 ст.6 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", вказано, що промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим.

Згідно з п.2 зазначеної статті промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Як на підставу для визнання недійсним спірного патенту позивач посилається на те, що промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом № НОМЕР_2 від 10 липня 2017 року не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього розповсюджуються перелічені вище підстави для відмови в її наданні, оскільки цей промисловий зразок:не є новим, оскільки сукупність його суттєвих ознак була загальнодоступною у світі до дати подання заявки (29.02.2016р.) до Установи, а також те, що він виданий внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, оскільки може ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу тому, що схожий настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг, що належить позивачеві, який одержав право на нього до дати подання відповідачем заявки.

П.1 ст.14 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» передбачено, що закладом експертизи відповідно до цього Закону та Правил розгляду заявки на промисловий зразок, державною установою проводиться експертиза заявки. П. 8 ст.14 Закону встановлено, що за заявкою на промисловий зразок проводиться формальна експертиза, під час якої: встановлюється дата подання заявки на підставі статті 12 цього Закону; визначається, чи належить об`єкт, що заявляється, до об`єктів, зазначених у пункті 2 статті 5 цього Закону та правилам, встановленим на його основі Установою; документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам. Крім того, положеннями абз.2 п.1 статті 18 Закону передбачено, що патент видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

В ході розгляду справи встановлено та не заперечувалося сторонами у письмових поясненнях, що видача спірного патенту була здійснена за ознаками формальної експертизи.

Відповідно до ст. 6 Закону промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень.

Для вирішення вищевказаних питань судом за клопотанням представника позивача була призначена судова експертиза об`єктів інтелектуальної власності.

Згідно з Висновком № 3507/18-53/23875/19-53 від 23 серпня 2019 року за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності, складеного експертом Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Климовою Н . Б . зроблено висновок про те, що:

Суттєвими ознаками промислового зразка за патентом України НОМЕР_2 від 10.01.2017, за заявкою № s 2016 00285 від 29.02.2016 р., є сукупність ознак, зазначена у п. 4.1 Дослідницької частини цього Висновку;

У етикетці продукції позивача, а саме етикетці ігристого вина Asti, виробника компанії Фрателі Мартіні Секондо Луїджі С.п.А. , не використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_2;

Промисловий зразок за патентом України НОМЕР_2 серед сукупності суттєвих ознак містить позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», яке схоже до ступеню сплутування із знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за міжнародною реєстрацією НОМЕР_1, який був раніше зареєстрований в Україні на ім 'я позивача;

Відповідно до наданих на дослідження матеріалів справи, сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України НОМЕР_2 не була загальнодоступною в світі до дати подання заявки до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», а саме до 29.02.2016р;

Відповідно до наданих на дослідження матеріалів справи, промисловий зразок за патентом України Ns НОМЕР_2 від 10.01.2017, за заявкою №s 2016 00285 від 29.02.2016 р., відповідає умові патентоздатності «новизна».

Згідно ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом; б) наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці; в) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.

В той же час, у відповідності до ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту.

Зі змісту висновку експерта вбачається, що промисловий зразок за спірним патентом патентом України НОМЕР_2 серед сукупності суттєвих ознак містить позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», яке схоже до ступеню сплутування із знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_1 , який був раніше зареєстрований в Україні на ім 'я позивача.

Таким чином, з урахуванням встановлених обставин та здобутих в ході розгляду справи доказів, видача спірного патенту була здійснена з порушенням прав позивача, а відтак, відповідно до ст. 25 Закону, патент № НОМЕР_2 підлягає визнанню недійсним.

Відповідно до ст. 81 ЦПК України, кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно з Положенням про Державний реєстр патентів України, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання патенту недійсним повністю або частково і такі відомості (зміни щодо правового статусу патенту) в силу вказаного положення Міністерство економічного розвитку і торгівлі України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Тому суд визнає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню, позовні вимоги щодо зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України здійснити публікації про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідно до ст. 2 ЦПК України завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод та інтересів , зокрема, юридичних осіб.

Суд вважає, що звернення позивача до суду з позовом про визнання недійсним спірного патенту відповідає способу захисту, що передбачений нормами чинного законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Відповідно до ст. 5 ЦПК України здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законами України.

Відповідно до статті 18 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» патент видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

З огляду на те, що на час видачі спірного патенту закладом Установи не було порушено вимог чинного законодавства, суд вважає, що понесені позивачем судові витрати підлягають стягненню з відповідача ОСОБА_3 .

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 133 ЦПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом судової справи, зокрема, належать:

1) витрати по сплаті судового збору;

2) витрати, пов`язані із залученням перекладачів, проведенням судових експертиз;

3) витрати на професійну правничу допомогу;

Відповідно до ст. 141 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати.

З матеріалів справи вбачається, позивачем понесено витрати за проведення експертизи у розмірі 40 040 грн. та витрати по сплаті судового збору за подання позовної заяви у розмірі 3200 грн.

Згідно прибуткового касового ордеру № 55 від 16 січня 2020 року на ім`я адвоката Галаки Інни Олександрівна, яка приймала участь у справі перераховано 11 100 грн. за надання правничої допомоги при розгляді даної справи.

Відповідно до ч.ч. 1, 2, 3 ст. 137 ЦПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Згідно з ч.ч.4,5,6 ст.137 ЦПК України розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:

1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);

2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);

3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;

4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами.

Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Таким чином, обов`язок щодо доведення підстав зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката покладається саме на сторони.

З огляду на вищевикладене відшкодування судових у вигляді судового збору, витрат на проведення експертизи та витрат, пов`язаних з правничою допомогою адвоката суд покладає на відповідача ОСОБА_3 .

Керуючись, Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, ст. ст. 5, 6, 12, 14, 16, 20, 25 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст.ст.16, 461, 469 ЦК України, ст.ст. 2, 4, 5, 76-81, 133,137, 141, 259, 263-265, 268 ЦПК України, суд,-

ВИРІШИВ:

Позов Фрателлі Мартіні Секондо Луіджі С.п.А. ( Fratelli Martini Seconno Luigi S.p.A.) до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, ОСОБА_3 , третя особа - Товариство з обмеженою відповідальністю «ТД Ресурс» про визнання недійсним патенту України № НОМЕР_2 на промисловий зразок « ІНФОРМАЦІЯ_1», задовольнити.

Визнати недійсним повністю патент України № НОМЕР_2 на промисловий зразок « ІНФОРМАЦІЯ_1», який виданий на ім`я ОСОБА_3 .

Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно визнання патенту України на промисловий зразок № НОМЕР_2 від 10 січня 2017 року недійсним повністю та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Стягнути з ОСОБА_3 на користь Фрателлі Мартіні Секондо Луіджі С.п.А. ( Fratelli Martini Seconno Luigi S.p.A.) судовий збір у розмірі 3200 грн. 00 коп.; витрати на проведення експертизи у розмірі 40 040 грн. 00 коп. та витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 11 100 грн. 00 коп.

Повне рішення суду складено 03 березня 2020 року.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Апеляційна скарга подається до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд міста Києва.

Суддя