Провадження № 2/522/5237/20
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2020 року м. Одеса

Приморський районний суд м. Одеси

у складі: судді - Бондар В.Я.,

за участю секретаря судового засідання - Бойко А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Одесі цивільну справу за позовом Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» до ОСОБА_1 про визнання торговельної марки добре відомою та припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач 07.07.2020 року звернувся до суду з позовом до ОСОБА_1 , уточнивши свої вимоги заявою про зміну предмету позову від 16.09.2020 року, просить:

- визнати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01 січня 2017 року на ім`я Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» (вул. Бориспільська, 13, м. Київ, 02093, ідентифікаційний код: 00481212) для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати»;

- заборонити ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) використовувати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», схоже з добре відомою на ім`я Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_2», стосовно товарів 05 класу МКТП;

- зобов`язати ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) припинити підготовку до випуску заспокійливого засобу-біодобавки (збору трав) «ІНФОРМАЦІЯ_2» із нанесенням позначення, схожого із добре відомою на ім`я Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Позовні вимоги мотивовані тим, що Приватне акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця» є одним з лідерів фармацевтичного ринку України. Історія «Дарниці» починається з середини двадцятого століття зі створення Дарницького хіміко-фармацевтичного заводу.

У 1998 р. «Дарниця» стала лідером з реалізації лікарських засобів у натуральному вираженні. З 2019 р. «Дарниця» визначила новий вектор розвитку - створення міжнародного фармацевтичного бренду, лідерство у складних генериках, розбудова повністю цифрової компанії. На сьогоднішній день продукція « Дарниці » є надзвичайно популярною серед українців: кожна сьома упаковка на аптечних полицях України - це лікарські засоби « Дарниці ».

Як стверджує позивач, « Дарниця » активно займається охороною своїх прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, в тому числі і знаку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 . Останній використовується для маркування одного з найбільш популярних препаратів « Дарниці » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Позивач стверджує, що через інтенсивне використання та просування знаку «ІНФОРМАЦІЯ_2», а також завдяки широкому розповсюдженню мережі продажів, великій кількості продажів лікарського засобу, маркованого знаком «ІНФОРМАЦІЯ_2», останній став добре відомим станом на 01 січня 2017 року відносно товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати».

У зв`язку із зазначеним, позивач зазначає, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» підпадає під вимоги ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» та відповідає таким факторам доброї відомості знака як ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства, тривалість, обсяг та географічний район використання знака, тривалість, обсяг та географічний район просування знака, тривалість та географічний район реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака, успішне відстоювання прав на знак та цінність, що асоціюється зі знаком.

Позивач вказав, що стикнувся з порушенням його прав інтелектуальної власності на добре відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_2». Так, у квітні 2020 року позивач отримав лист від відповідача, в якому останній стверджував, що розробив рецептуру і макет упаковки для заспокійливого засобу-біодобавки (збору трав) «ІНФОРМАЦІЯ_2». Відповідач запропонував продати позивачу екземпляр вказаної біодобавки «на пробу» і почати «масовий випуск» такої продукції.

Позивач листом за вих. № 0520/07-19 від 07.05.2020 р. відповів, що не вважає випуск біодобавки з позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_2» в назві та на упаковці правомірним. Відтак, позивач просив відповідача припинити підготовку до виготовлення заспокійливого засобу-біодобавки (збору трав) з використанням позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» у назві та на упаковці, а також утриматися від порушення прав позивача в майбутньому.

Натомість, за твердженнями позивача, відповідач продовжував наполягати на доцільності випуску заспокійливого засобу-біодобавки (збору трав) «ІНФОРМАЦІЯ_2» та надіслав позивачу зразок картонної упаковки для біодобавки, щоб позивач міг «оцінити» зразок сам. У листі від 15.05.2020 року відповідач також вказав, що все ж готується організувати випуск заспокійливого засобу-біодобавки (збору трав) «ІНФОРМАЦІЯ_2».

На думку позивача, спірне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» на упаковці біодобавки за графічними, фонетичними та семантичними ознаками схоже з добре відомим в Україні знаком «ІНФОРМАЦІЯ_2» настільки, що їх можна сплутати.

Крім того, внаслідок використання спірного позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на упаковці біодобавки у споживачів може скластися враження, що такий товар виробляється, пропонується до продажу або продається «Дарницею» або її афілійованою особою за її згоди чи дозволу. Це не відповідає дійсності та може ввести споживачів в оману щодо особи, яка здійснює пропонування до продажу товарів та надання послуг

Виходячи з цього, просить задовольнити позов.

Ухвалою суду від 08.07.2020 року провадження у справі відкрито, справу призначено до розгляду за правилами загального позовного провадження з призначенням підготовчого засідання на 04.08.2020 року.

До суду 31.07.2020 року надійшов відзив ОСОБА_1 , відповідно до якого просить відмовити у задоволенні позову.

В обґрунтування відзиву зазначено, що відповідач не виробляв біодобавки «ІНФОРМАЦІЯ_2», а лише пропонував позивачу запустити спільне масове виробництво біодобавки за розробленим ним рецептом, що могло б бути успішним проектом. Розробка бізнес-плану та пропозиція його обговорення - це не порушення прав позивача на знак «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Крім того, на думку відповідача, позивач не надав достатньої кількості доказів на підтвердження всіх факторів для визнання знака «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомим, зокрема, позивачем не надано доказів щодо опитування споживачів з питань доброї відомості знака в Україні.

Представником позивача 04.08.2020 року була подана відповідь на відзив, в якій останній зазначив, що надані ним матеріали містять достатню кількість доказів, які повністю підтверджують добру відомість в Україні знака «ІНФОРМАЦІЯ_2» відносно Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма »Дарниця» станом на 01 січня 2017 року для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати» по кожному з факторів, визначених у п. 2 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

В результаті проведеного підготовчого засідання 04.08.2020 року було закрито підготовче провадження, справу призначено до розгляду по суті на 08.09.2020 року.

У судовому засіданні 08.09.2020 року було долучено до справи відзив та відповідь на відзив, оголошено перерву до 04.11.2020 року.

У судовому засіданні 04.11.2020 року ОСОБА_1 подав заперечення проти відповіді на відзив, відповідно до якої відповідач не вважає, що використання призначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» у назві продукту та на упаковці може порушувати права позивача та законодавство України.

У судовому засіданні було роз`яснено про можливість залучення до участі у справі ПАТ «Фармак» в якості третьої особи та роз`яснено наслідки незалучення третьої особи, якщо рішення впливає на її права та обов`язки.

Відповідно до ч.2 ст. 54 ЦПК України у разі розгляду справи без повідомлення третьої особи про розгляд справи обставини справи, встановлені судовим рішенням, не мають юридичних наслідків при розгляді позову, пред`явленого стороною, яка брала участь у цій справі, до цієї третьої особи або позову, пред`явленого цією третьою особою до такої сторони.

Представник позивача категорично заявив, що дане провадження жодним чином не стосується прав та інтересів ПАТ «Фармак» або інших осіб.

З метою подання клопотання про залучення третьої особи, розгляд справи було відкладено до 17.11.2020 року.

У судовому засіданні 17.11.2020 року представник позивача ОСОБА_3 знову категорично заперечувала проти залучення третьої особи, підтримала заявлені позовні вимоги та просила задовольнити.

Представник відповідача ОСОБА_4 заперечувала проти позову в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст. 53 ЦПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї зі сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Суд позбавлений можливості самостійно вирішувати питання про залучення третіх осіб, відповідного клопотання до суду не надійшло.

Суд, дослідивши та проаналізувавши матеріали справи, додані до неї документи, приходить до висновку, що даний позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом. Торговельна марка може бути визнана добре відомою незалежно від реєстрації її в Україні.

При визначенні того, чи є торговельна марка добре відомою в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання торговельної марки;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких торговельна марка застосовується;

тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію торговельної марки за умови, що торговельна марка використовується чи є визнаною;

свідчення успішного відстоювання прав на торговельну марку, зокрема територія, на якій торговельну марку визнано добре відомою компетентними органами;

цінність, що асоціюється з торговельною маркою.

Згідно зі ст. 2 Спільної рекомендації відносно положень про охорону добре відомих знаків, прийнятої Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року, при визначенні знака добре відомим мають бути взяті до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим.

Зокрема, судом розглядається інформація про наявність факторів, встановлених пунктом 2 статті 25 Закону, які є доречними.

Судом встановлено, що позивач є власником знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 . Цей знак впродовж тривалого періоду часу використовується позивачем для маркування лікарського засобу «ІНФОРМАЦІЯ_2» (а також раніше - «ІНФОРМАЦІЯ_4») (краплі оральні, р-н 25 мл, фл.№1, а також краплі оральні, р-н 40 мл, фл.№1).

На підтвердження факту застосування знака «ІНФОРМАЦІЯ_2» у формі, що відрізняється від знака «ІНФОРМАЦІЯ_2» лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності знаку, на упаковках вказаних вище лікарських засобів та в документації протягом 2004-2016 рр. позивач надав до матеріалів справи Висновок експерта від 09.06.2020 р. № 01-05/2020, складений експертом Андрєєвою А.В.

Відповідно до ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно ч. 1, 5, 6 ст. 106 ЦПК України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду, та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права і обов`язки, що й експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

Відповідно до висновку експерта від 09.06.2020 р. № 01-05/2020 встановлено наступне:

- позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2»(сердечко замість першої літери «о» у слові Корвалол), яке міститься на упаковці лікарського засобу, є застосуванням знаку «ІНФОРМАЦІЯ_2», якщо такий знак буде визнаний добре відомим станом на 01 січня 2017 року на ім`я Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» (вул. Бориспільська, 13, м. Київ, 02093, ідентифікаційний код: 00481212) для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати», у формі, що відрізняється від такого добре відомого знаку лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності знаку;

- позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», яке міститься на упаковці лікарського засобу, є застосуванням знаку «ІНФОРМАЦІЯ_2», якщо такий знак буде визнаний добре відомим станом на 01 січня 2017 року на ім`я Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» (вул. Бориспільська, 13, м. Київ, 02093, ідентифікаційний код: 00481212) для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати», у формі, що відрізняється від такого добре відомого знаку лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності знаку;

- позначення «ІНФОРМАЦІЯ_4», яке міститься на упаковці лікарського засобу, є застосуванням знаку «ІНФОРМАЦІЯ_2», якщо такий знак буде визнаний добре відомим станом на 01 січня 2017 року на ім`я Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» (вул. Бориспільська, 13, м. Київ, 02093, ідентифікаційний код: 00481212) для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати», у формі, що відрізняється від такого добре відомого знаку лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності знаку;

- позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» (зі знаком ®), яке міститься в документації, є застосуванням знаку «ІНФОРМАЦІЯ_2», якщо такий знак буде визнаний добре відомим станом на 01 січня 2017 року на ім`я Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» (вул. Бориспільська, 13, м. Київ, 02093, ідентифікаційний код: 00481212) для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати», у формі, що відрізняється від такого добре відомого знаку лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності знаку.

- позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» (зі знаком ¦), яке міститься на упаковці заспокійливого - біологічно активної добавки, що є спорідненим товаром з «фармацевтичний препарат» є застосування Знаку 1 «ІНФОРМАЦІЯ_2», якщо такий знак буде визнаний добре відомим станом на 01 січня 2017 року на ім`я Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» (вул. Бориспільська, 13, м. Київ, 02093, ідентифікаційний код: 00481212) для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати», у формі, що відрізняється від такого добре відомого знаку лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності знаку.

Згідно з ч. 1, 3 ст. 72 ЦПК України експертом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для з`ясування відповідних обставин справи. Експерт зобов`язаний надати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на поставлені йому питання.

Відповідно до ч. 1-4, 6-7 ст. 102 ЦПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права. Висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (ім`я, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом - також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Згідно зі ст. 89 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Зі змісту висновка експерта вбачається, що він складений ОСОБА_5 , яка має вищу юридичну, економічну та спеціальну освіту в галузі інтелектуальної власності, освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст", кваліфікацію судового експерта, з правом проведення судових експертиз, в тому числі за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями».

У відповідності до статей 384, 385 Кримінального кодексу України експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків попереджено. Висновок також відповідає всім формальним вимогам, встановлених для висновку експерта.

Суд також зазначає, що з наданого позивачем висновку вбачається, що при проведенні дослідження експерту надавались матеріали, необхідні для повного дослідження порушених питань, у ньому міститься докладний опис проведених досліджень та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених питань.

Будь-яких доказів, які б спростовували викладені в ньому висновку, відповідачем суду не надано.

З огляду на викладене, суд вважає, що висновок експерта від 09.06.2020 р. № 01-05/2020 складений кваліфікованим судовим експертом відповідно до вимог Закону України «Про судову експертизу» та приймається судом в якості належного та допустимого доказу в розумінні ст. 76-77 ЦПК України.

Як вказує позивач та як встановлено судом з позовної заяви і додатків до неї, лікарський засіб, маркований знаком «ІНФОРМАЦІЯ_2», є популярним та виготовляється в об`ємі щонайменше 2 500 000 упаковок за рік.

Знак «ІНФОРМАЦІЯ_2» став відомим у відповідному секторі суспільства, оскільки, як зазначає та підтверджує доказами позивач, у ЗМІ та спеціалізованих виданнях із загальною аудиторією майже 100 000 людей з`являлися численні публікації про лікарський засіб, маркований знаком «ІНФОРМАЦІЯ_2», серед яких стаття «Корвалол-Дарница®: новые грани известного препарата» (Медична газета «Здоров`я України 21 сторіччя» № 5 (378), березень 2016 р.), стаття «Екстрена допомога при тахікардії, неврозі та безсонні» (Український медичний часопис, 1 (111) - I/II 2016), стаття «Допомога при безсонні, підвищеній збудливості та тахікардії» (Щотижневик «Аптека» № 8 (1029), 7 березня 2016 р.), стаття «КОРВАЛОЛ-НОВЫЙ-ДАРНИЦА: надежность и удобство - прежде всего» (Щотижневик «Аптека» № 17 (488), 2 травня 2005 р.), стаття «Новое лицо народного лекарства» (журнал «Провізор» № 9, 2005).

Крім того, позивач надав до матеріалів справи Звіт про соціологічне опитування, проведене серед мешканців шести міст України з населенням понад 500 тисяч, які хоча б один раз протягом останніх 6 місяців перед датою опитування приймали або купували лікарські засоби та яким станом на 01 січня 2017 року виповнилося 18 років.

Опитування охоплює понад 1 500 респондентів у 5 містах України, а саме у містах Київ (500 респондентів), Харків (500 респондентів), Одеса (125 респондентів), Львів (125 респондентів), Дніпро (125 респондентів) та Херсон (125 респондентів); також опитування охоплює 60 провізорів та фармацевтів з розподілом по 10 з кожного з названих міст.

Суд враховує, що показаннями для застосування препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2» є неврози з підвищеною дратівливістю; безсоння; у комплексній терапії гіпертонічної хвороби та вегетосудинної дистонії; нерізко виражені спазми коронарних судин, тахікардія; спазми кишечника (як спазмолітичний препарат). Відповідно, покупцями даного лікарського засобу є особи, що стикаються з переліченими вище проблемами зі здоров`ям (які є широко розповсюдженими в Україні), та особи, що купують лікарські засоби для членів родини або інших осіб.

Відповідно до результатів соціологічного опитування 90 % респондентів і 100 % фармацевтів та провізорів знають знак "ІНФОРМАЦІЯ_2" і асоціюють його з ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", і 64 % респондентів і 85 % фармацевтів та провізорів дізналися про цей знак до 01.01.2017 р.

Вказане свідчить про відомість серед українських споживачів позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» в якості знаку для товарів і послуг, що використовується при маркуванні лікарського засобу «ІНФОРМАЦІЯ_2» позивача.

На підтвердження фактору «тривалість, обсяг та географічний район використання знака» позивач зазначає, що за квітень-травень 2005 р. продав 257 066 упаковок фармацевтичного препарату «ІНФОРМАЦІЯ_4» по всій території України на загальну суму 196 147,46 грн.; за 2016 рік продав 2 567 494? упаковок фармацевтичного препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2» у різних формах випуску на всій території України на загальну суму 22 183 624,44? грн.; фармацевтичний препарат «ІНФОРМАЦІЯ_2» продавався на всій території України, а саме у 24 областях України відповідно до договорів поставок та довідок найбільших дистриб`юторів лікарських засобів України: ТОВ «БаДМ», ТОВ «Вента. ЛТД», ТОВ «Оптіма Фарм» та КП «Фармація».

На підтвердження вказаного позивач надав наявні в матеріалах справи докази: аналітичну довідку Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» щодо обсягу реалізації лікарських засобів «ІНФОРМАЦІЯ_4» за квітень-травень 2005 р. та «ІНФОРМАЦІЯ_2» за 2016 р. у відповідних формах випуску, договори поставки, укладеними між позивачем і дистриб`юторами (ТОВ «Аметрін ФК», КП «Ліки України» Чернігівської обласної ради, ТОВ «ФІТО-ЛЕК», ТОВ «ФРАМ КО», ТОВ «Галафарм», ПП «КОНЕКС», КП «Фармація», ТОВ «Лакс», ТОВ «МЕДФАРМ», ТОВ «Оптіма-Фарм, Лтд», ПП «ОСАН», ПП «САНА КО», ТОВ «Вента. ЛТД», ТОВ «БаДМ», ТОВ «Томаш», ТОВ «БаДМ», ТОВ «ВЕНТА. ЛТД») та специфікації до них та довідки дистриб`юторів ТОВ «БаДМ», ТОВ «ВЕНТА. ЛТД», ТОВ «Оптіма Фарм, ЛТД» та КП «Фармація».

Відповідно до вказаних документів лікарський засіб «ІНФОРМАЦІЯ_2» в формах випуску краплі оральні, р-н 25 мл, фл.№1, а також краплі оральні, р-н 40 мл, фл.№1 поставлявся у великих об`ємах по всій території України значний проміжок часу до 01 січня 2017 року. Судом встановлено, що знак «ІНФОРМАЦІЯ_2» використовується на території України починаючи щонайменше з 2004 року, при цьому знак інтенсивно використовувався та продовжує використовуватися на території України у великих обсягах, а марковані знаком «ІНФОРМАЦІЯ_2» товари (фармацевтичні препарати), зокрема, у період до 01 січня 2017 року продавалися у всіх регіонах України.

Враховуючи викладене вище, суд приходить до висновку про значні обсяги реалізації лікарського засобу «ІНФОРМАЦІЯ_2», маркованого знаком «ІНФОРМАЦІЯ_2», що вироблявся позивачем, що сприяли набуттю вказаним позначенням істотної відомості в Україні. Також судом встановлений факт продажу лікарського засобу на всій території України.

Вказане свідчить про популярність та відомість маркованого знаком «ІНФОРМАЦІЯ_2» лікарського препарату та свідчить про добру відомість самого знаку «ІНФОРМАЦІЯ_2» станом на 01 січня 2017 року на ім`я Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця».

Щодо фактору «тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/ або послуг, щодо яких знак застосовується» з матеріалів справи вбачається, що позивачем здійснювалися активні заходи по рекламуванню маркованого знаком лікарського засобу в межах дозволеного законодавством обсягу рекламування лікарського засобу, який внесений до Переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України № 876 від 06.11.2012 року.

Так, тривале, безперервне, інтенсивне та географічно обширне просування позивачем знаку «ІНФОРМАЦІЯ_2» до 01 січня 2017 року підтверджується наступними доказами, наявними в матеріалах справи: рекламою маркованого знаком фармацевтичного препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2» у виданні Медична газета «Здоров`я України 21 сторіччя» №№ 5 (378) березень 2016 р. та 10 (383)?травень?2016?p., загальний наклад 33 000 примірників та 8 700 електронних адрес; рекламою маркованого знаком фармацевтичного препарату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у виданні «Український медичний часопис», 1 (111) - I/II 2016; наклад 35 500 примірників; рекламою маркованого знаком фармацевтичного препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2» у виданні «Щотижневик «Аптека», №№ 6 (1027), 7 (1028), 8 (1029), 10 (1031), 20 (1041), 21(1042), 33 (1054), 35 (1056), 38 (1059); наклад 10 000 примірників; рекламними договорами та актами до них, відповідно до яких станом на 01 січня 2017 року позивач витратив на просування/рекламування знаку «ІНФОРМАЦІЯ_2» щонайменше 250 471 грн., а аудиторія рекламно-інформаційних матеріалів про знак склала щонайменше 87 200 людей.

Як також зазначає позивач, він розповсюджував інформацію та просував знак «ІНФОРМАЦІЯ_2» безпосередньо серед дистриб`юторів лікарських засобів, зокрема, ТОВ «БаДМ», ТОВ «ВЕНТА. ЛТД», КП «Фармація», СП «ОПТІМА-ФАРМ ЛТД» та інших ще з 2004 року. Успішний результат такого інформування відображається у договорах, за якими вказані дистриб`ютори купували лікарський засіб «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Вказане свідчить про інтенсивне та успішне просування знаку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здійснювалося позивачем, та свідчить про відомість знаку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01 січня 2017 року на ім`я позивача.

На підтвердження фактору «тривалість та географічний район реєстрації та/або заявок на реєстрацію знака» вбачається, що позивач має права на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 ще з 07.08.2003 р., і він зареєстрований, зокрема, для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати». Отже, позивач є власником вказаного знаку протягом тривалого періоду часу та, як встановлено вище, активно використовує його при маркуванні власних товарів - фармацевтичних препаратів.

Позивач неодноразового успішно відстоював права на знак «ІНФОРМАЦІЯ_2» в судах України.

Так, постановою від 31.08.2011 р. у справі № 12/430 Вищий господарський суд України залишив без змін постанову Київського апеляційного господарського суду від 21.06.2011 р. і рішення Господарського суду м. Києва від 01.04.2011 р. про відмову у задоволенні позову ВАТ «Фармак» до ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» про визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 від 15.04.2005 р. на знак «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Крім того, постановою від 26.03.2019 р. у справі № 910/13908/17 Верховний Суд залишив у силі рішення судів попередніх інстанцій про відмову ПАТ «Фармак» у задоволенні позову про визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак «ІНФОРМАЦІЯ_2», а ухвалою від 14.05.2020 р. Господарський суд м. Києва відмовив у задоволенні заяви АТ «Фармак» про перегляд рішення у даній справі від 11.07.2018 р. за нововиявленими обставинами та залишив рішення про відмову в задоволенні позовних вимог АТ «Фармак» в силі.

Позивач також надав докази, які свідчать на підтвердження фактору «цінність, що асоціюється зі знаком», а саме звіт про незалежну оцінку майнових прав інтелектуальної власності на знак «ІНФОРМАЦІЯ_2», складений ТОВ «Агенція консалтингових послуг».

Відповідно до вказаного звіту станом на 01 січня 2017 року ринкова вартість знаку «ІНФОРМАЦІЯ_2» без урахування ПДВ становила 1 120 000,00 грн. (один мільйон сто двадцять тисяч гривень 00 копійок).

Суд враховує даний доказ як належний і допустимий, оскільки за результатами дослідження доказу встановлено, що звіт відповідає всім встановленим законодавством України формальним вимогам, складений суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «Агенція консалтингових послуг», що діє на підставі Сертифікату суб`єкта оціночної діяльності № 976/18, виданого Фондом державного майна України від 17.02.2018 р. Заперечень проти вказаного доказу від відповідача до суду не надходило.

За результатами дослідження матеріалів справи судом також враховується, що знак «ІНФОРМАЦІЯ_2» набув широкої відомості серед споживачів відповідного сектору суспільства, має високу розрізняльну здатність відносно заявлених товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати», а репутація знака підтримується позивачем, який є одним із найбільших фармацевтичних виробників України та вже протягом досить тривалого часу забезпечує безперебійний випуск лікарських засобів.

Отже, з матеріалів справи вбачається, що позивач належними і допустимими доказами довів, що знак «ІНФОРМАЦІЯ_2» став добре відомим в Україні станом на 01 січня 2017 року на ім`я Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати».

Щодо порушення відповідачем майнових прав інтелектуальної власності позивача на належний йому добре відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_2», суд відзначає наступне.

24 квітня 2020 року позивач отримав лист від відповідача, в якому останній стверджував, що розробив рецептуру і макет упаковки для заспокійливого засобу-біодобавки (збору трав), який можна було б випускати під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2». Відповідач запропонував продати позивачу екземпляр вказаної біодобавки на пробу і почати масовий випуск такої продукції.

Листом від 07 травня 2020 року позивач відповів, що не вважає випуск біодобавки з позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_2» в назві та на упаковці правомірним, наголосив, що багато років виробляє лікарський засіб «ІНФОРМАЦІЯ_2», який успішно продається на ринку. Позивач повідомив, що не зацікавлений у випуску біодобавки, а використання відповідачем позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» у назві біодобавки та на упаковці може ввести в оману споживачів, які вважатимуть, що такий товар пов`язаний з Позивачем.

Відповідач ще раз звернувся до позивача із листом від 15 травня 2020 року, разом з яким надіслав розроблений ним макет картонної упаковки для біодобавки «ІНФОРМАЦІЯ_2» та повідомив, що буде випускати біодобавку, однак з допомогою позивача це вийшло б ефективніше.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно з ч. 4 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» У разі визнання торговельної марки добре відомою в судовому порядку особа, торговельна марка якої визнана добре відомою, інформує НОІВ про таке рішення.

Відомості про добре відомі торговельні марки, визнані такими Апеляційною палатою або судом, вносяться НОІВ до переліку добре відомих в Україні торговельних марок та публікуються в Бюлетені. Перелік добре відомих в Україні торговельних марок має інформаційний характер, є загальнодоступним і оприлюднюється на офіційному веб-сайті НОІВ.

Відповідно до ст. 495 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Згідно з ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно з ч. 4 ст. 16 цього Закону икористанням торговельної марки визнається:нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

На підставі висновку експерта ОСОБА_5 , який судом було визнано належним і допустимим доказом, встановлено, що на макеті картонної упаковки для біодобавки «ІНФОРМАЦІЯ_2», який відповідач надіслав позивачу разом із листом від 15 травня 2020 року, використаний добре відомий на ім`я позивача знак «ІНФОРМАЦІЯ_2» у формі, що відрізняється від торговельної марки лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності знаку, а також що позначення, нанесене на макет картонної упаковки «ІНФОРМАЦІЯ_2», є схожим до ступеню сплутування з добре відомим на ім`я позивача знаком «ІНФОРМАЦІЯ_2».

При цьому, з матеріалів справи вбачається, що позивач не надавав відповідачу згоди на використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» і заперечував проти такого використання, що підтверджується листом позивача до відповідача від 07 травня 2020 року.

Як зазначає відповідач у відзиві, він не виробляв біодобавки «ІНФОРМАЦІЯ_2», а лише пропонував позивачу запустити спільне масове виробництво біодобавки за розробленим ним рецептом, що могло б бути успішним проектом. Розробка бізнес-плану та пропозиція його обговорення - це не порушення прав позивача на знак «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Однак, суд враховує, що виготовлення макету картонної упаковки з позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_2», а також його твердження в листі від 15 травня 2020 року про те, що він буде випускати біодобавку, свідчать про підготовку до вчинення без згоди власника добре відомого знаку дій, що потребують його згоди, що в розумінні ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вважається порушенням прав власника свідоцтва.

Крім того, внаслідок незаконного використання відповідачем знаку «ІНФОРМАЦІЯ_2» на упаковці біодобавки у споживачів може скластися враження, що такий товар виробляється, пропонується до продажу або продається позивачем або афілійованою особою за його згоди чи дозволу, що, не відповідає дійсності та може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє та пропонує до продажу товари.

Відтак, суд вважає обґрунтованими доводи позовної заяви про те, що відповідач здійснює посягання на права позивача на добре відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_2» шляхом нанесення на упаковку схожого до ступеню сплутування зі знаком позначення, а також готування до пропонування до продажу та продажу товару з нанесеним на нього та його упаковку вищевказаним позначенням. Таке протиправне використання відповідачем позначення, схожого до ступеню сплутування з добре відомим знаком «ІНФОРМАЦІЯ_2», може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари.

Також слід зазначити, що ОСОБА_1 є фізичною особою-підприємцем, основним і єдиним кодом КВЕД якого є "52.42.0 Роздрібна торгівля одягом", і він не здійснює господарської діяльності з торгівлі лікарськими засобами або біологічно активними добавками, а наявність у фізичної особи статусу суб`єкта господарювання не означає, що усі правовідносини з її участю є господарськими. Відповідна правова позиція щодо розмежування обставин здійснення діяльності фізичною особою чи навпаки підприємцем, висловлювалась Великою Палатою Верховного Суду, серед іншого, у постановах від 17.10.2018 р. у справі № 922/2972/17 та від 23.05.2018 р. у справі № 629/4628/16-ц. Отже, даний спір підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

Згідно з ч. 1 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Будь-яких доказів, які б спростовували вимоги позивача, відповідач суду не надав, а надані позивачем докази відповідач не спростував.

За таких обставин суд вважає вимоги позивача про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01 січня 2017 року на ім`я Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати», заборони відповідачу використовувати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», схоже з добре відомим на ім`я Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» знаком «ІНФОРМАЦІЯ_2», стосовно товарів 05 класу МКТП та зобов`язання відповідача припинити підготовку до випуску заспокійливого засобу-біодобавки (збору трав) «ІНФОРМАЦІЯ_2» із нанесенням позначення, схожого із добре відомим на ім`я Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» знаком «ІНФОРМАЦІЯ_2" обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 133 ЦПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Відповідно до ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

При зверненні до суду з позовом позивачем сплачено судовий збір у розмірі 6 306 відповідно до платіжного доручення №1470 від 26.05.2020 року.

Отже, враховуючи, що позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі, судовий збір покладається на відповідача ОСОБА_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 269 ЦПК України суд може з власної ініціативи або за заявою учасників справи виправити допущені в рішенні чи ухвалі описки чи арифметичні помилки.

При складені вступної та резолютивної частини рішення суду було допущено описку в частині зазначення в резолютивній частині короткої частини рішення «знак» замість вірного

«торговельна марка», тому суд вважає за необхідне викласти повний текст рішення суду з врахуванням виправлення такої описки.

Керуючись ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, ст. 6, 16, 19, 20, 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. 16 Цивільного кодексу України, ст.ст. 4, 5, 12, 13, 43, 49, 76-82, 89, 102, 106, 133, 141, 259, 263-265, 268, 273 ЦПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Позовну заяву Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» до ОСОБА_1 про визнання торговельної марки добре відомою та припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак - задовольнити.

Визнати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01 січня 2017 року на ім`я Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» (вул. Бориспільська, 13, м. Київ, 02093, ідентифікаційний код: 00481212) для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати».

Заборонити ОСОБА_1 (паспорт серії НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) використовувати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», схоже з добре відомою на ім`я Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_2», стосовно товарів 05 класу МКТП.

Зобов`язати ОСОБА_1 (паспорт серії НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) припинити підготовку до випуску заспокійливого засобу-біодобавки (збору трав) «ІНФОРМАЦІЯ_2» із нанесенням позначення, схожого із добре відомою на ім`я Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Стягнути з ОСОБА_1 (паспорт серії НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) на користь Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» (вул. Бориспільська, 13, м. Київ, 02093, ідентифікаційний код: 00481212) судовий збір у розмірі 6 306 грн. 00 коп.

Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов`язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду повністю або частково.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його складення.

Учасник справи, якому рішення не було вручене у день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому рішення суду.

До утворення апеляційних судів в апеляційних округах, апеляційна скарга подається шляхом подання апеляційної скарги через Приморський районний суд м. Одеси до апеляційного суду у межах територіальної юрисдикції яких перебуває місцевий суд, який ухвалив судове рішення, що оскаржується.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення суду складено 27.11.2020 року.

Суддя: В.Я. Бондар