Провадження № 2/761/737/2019
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді: Піхур О.В.,

за участю :

секретаря судового засідання - Орел П.Ю.,

представника позивача - Скалка О.В.,

представників відповідача

Міністерства економічного розвитку

і торгівлі України - Запорожець Л.Г., Мелешко В.І.,

представника відповідача ОСОБА_5 - ОСОБА_6,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва в порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом Компанії Айсінін Інк. (Icynene Inc.) до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, треті особи : Товариство з обмеженою відповідальністю «Адамант-Телеком», приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Гурченок Наталія Іванівна про визнання недійсними знаків для товарів і послуг, -

в с т а н о в и в :

У грудні 2015 року Компанія Айсінін Інк. (Icynene Inc.) (далі - позивач) звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач 1), ОСОБА_5 (далі - відповідач 2), ОСОБА_7 (далі - відповідач 3), ОСОБА_8 (далі - відповідач 4), треті особи : Товариство з обмеженою відповідальністю «Адамант-Телеком», приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Гурченок Наталія Іванівна про визнання недійсними знаків для товарів і послуг.

Позовні вимоги, обґрунтовані тим, що Компанія Айсінін Інк. - юридична особа, що створена та існуюча відповідно до законодавства Канади. Місцезнаходженням її є Канада, L55N 21,7 Онтаріо, Міссісаyra, Кампобелло Роад 6747, номер в реєстрі компаній 001786974. Компанія здійснює діяльність з виробництва надзвичайно якісних та екологічних ізоляційних матеріалів (пін) під торговою маркою «ІНФОРМАЦІЯ_2» (англ.) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (укр.). Компанія є відомою фірмою у своєму сегменті і здійснює свою діяльність з 1986 року; зарекомендувала себе як виробник якісної та екологічно безпечної продукції і на підтвердження цього має сертифікати якості ISO на кожен свій продукт. Також має широку мережу авторизованих дилерів на території Європи і багатьох світових ринків. Продукція компанії користується великою популярністю в Канаді, США, Європі, а також в Україні та СНД завдяки своїм революційним властивостям, якості, безпеці та екологічності. Крім того, Компанія Айсінін Інк. має зареєстровані на території Канади та Європейського союзу знаки для товарів та послуг, що підтверджено інформацією про ці знаки на офіційному сайті Відомства з гармонізації внутрішнього ринку (товарні знаки і промислові зразки) Європейського союзу та копіями сертифікатів реєстрації на торгові марки як в Канаді, так і в Європейському союзі. Цими знаками мають право користуватися лише авторизовані Компанією дилери. Проте, в кінці січня 2014 року Компанії стало відомо про реєстрацію та використання на території України належних їй знаків для товарів та послуг фізичною особою ОСОБА_11 з порушенням ЗУ «Про знаки для товарів та послуг» та Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року. З'ясувалося, що останній є власником знаків для товарів та послуг відповідно до свідоцтв України НОМЕР_1, НОМЕР_2. ІНФОРМАЦІЯ_1 він помер, а його спадкоємцями являються: його дружина ОСОБА_12, та його сини - відповідачі в даній справі. При цьому Компанія одержала право на своє фірмове найменування ще у 1986 році, що залишилося і після її злиття в 2009 році. Позивач зазначає, що станом на день звернення до суду з позовом відсутні будь-які докази того, що Державна служба інтелектуальної власності України надсилала повідомлення про відмову в надані правової охорони на території України знаку «ІНФОРМАЦІЯ_2», що належить Компанії. Окрім того, будь-який знак, який був предметом міжнародної реєстрації, користується правом пріоритету, встановленим статтею 4 Паризької конвенції про охорону промислової власності, без обов'язкового дотримання формальних вимог, передбачених в пункті D цієї статті (п.2 ст.4 Мадридської угоди). Відповідно до бази даних сайту Міжнародного бюро інтелектуальної власності Компанія Айсінін Інк. (Icynene Inc.) має біля 70 зареєстрованих знаків на товари та послуги «ІНФОРМАЦІЯ_2». Графічне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» отримало Міжнародну правову охорону ще з 6 квітня 2009 року. Знак «ІНФОРМАЦІЯ_2» отримав Міжнародну правову охорону ще з 2000 року. Однак, знак «ІНФОРМАЦІЯ_2» та його переклад «ІНФОРМАЦІЯ_2» був незаконно зареєстрований в Україні Державною службою інтелектуальної власності України. Свідоцтва України на знаки для товарів та послуг НОМЕР_1, НОМЕР_2 не відповідають умовам правової охорони, у зв'язку з тим, що на дані знаки поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони. Компанія Айсінін Інк. не укладала з ОСОБА_13 договорів на право використання знаку на товари та послуги «ІНФОРМАЦІЯ_2», а тому знак був привласнений та використовувався ОСОБА_13 незаконно. У подальшому, спадкоємці, з якими також вказані договори не укладалися, розмістили на сторінках власного сайту іcynene.ua знаки для товарів та послуг, які належать Компанії Айсінін Інк. Отже, використовуючи на сторінках свого сайту знаків та послуг, належних позивачу, відповідачі в даній справі - спадкоємці ОСОБА_13 вводять в оману споживачів і, таким чином, можуть видавати сумнівну продукцію за продукцію компанії позивача.

Тому, позивач просив суд визнати недійсними повністю Свідоцтва України на знаки для товарів та послуг НОМЕР_1 та №НОМЕР_2, зареєстровані в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10 травня 2011 року, у зв'язку з чим зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити необхідну публікацію; заборонити відповідачам 2,3 4 використовувати у своїй діяльності знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» та його переклад «ІНФОРМАЦІЯ_2», в тому числі в доменних іменах з усіма розширеннями та стягнути з відповідачів понесені судові витрати.

Ухвалою судді від 26.01.2016 року було відкрито провадження у справі.

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16.08.2017 року скасовано рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 05.04.2016 року та ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 25.08.2016 року, справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

Ухвалою судді Піхур О.В. від 03.10.2017 року справу призначено до розгляду в судовому засіданні.

ІНФОРМАЦІЯ_3 померла відповідач ОСОБА_12, а тому судом 29.03.2018 року залучено її правонаступника - ОСОБА_5.

Ухвалою суду від 29.03.2018 року справу призначено до розгляду у порядку загального позовного провадження у підготовче судове засідання.

Ухвалою суду від 18.06.2018 року провадження у цивільній справі в частини позовних вимог Айсінін Інк. (Icynene Inc.), а саме : заборонити відповідачам ОСОБА_7, ОСОБА_8 використовувати у своїй діяльності знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» та його переклад «ІНФОРМАЦІЯ_2», в тому числі в доменних іменах з усіма розширеннями - закрито. Залучено до участі в справі правонаступника Державної служби інтелектуальної власності України - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Ухвалою суду від 04.10.2018 року було закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті в загальному позовному провадженні.

У судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав у повному обсязі та просив суд їх задовольнити з підстав зазначених в позовній заяві.

У судовому засіданні представники відповідачів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України позовні вимоги не визнали, просили відмовити у їх задоволенні у повному обсязі, посилаючись на те, що відповідачем не порушено жодної з вимог законодавства України; Державна служба інтелектуальної власності України діяла у відповідності з Законом «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг та принципами, встановленими у ст.19 Конституції України, а саме: на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Законом, крім того, позивач, всупереч п.1 ст. 25 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» не надав ні рішення апеляційної палати, ні рішення суду, які б підтверджували факт визнання знаків «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомими в Україні відносно позивача.

У судовому засіданні представник відповідача ОСОБА_5 позовні вимоги не визнав, просив відмовити у їх задоволенні у повному обсязі, зазначивши, що відповідачі діяли відповідно до вимог чинного законодавства, прав позивача не порушували.

У судове засідання відповідачі ОСОБА_7, ОСОБА_8, треті особи не з'явилися, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином, про причини неявки суд не повідомили, відзив на позовну заяву не надали.

Суд, заслухавши пояснення сторін, повно та всебічно дослідивши матеріали справи, дійшов висновку, що позов не підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Рішенням Шевченківського районного суду м. Києва від 05.04.2016 року в задоволенні позову Компанії Айсінін Інк. (Icynene Inc.) до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_12, ОСОБА_7, ОСОБА_8, 3-і особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Адамант-Телеком», Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Гурченок Наталія Іванівна про припинення порушення права інтелектуальної власності та визнання недійсними знаків для товарів та послуг відмовлено.

Ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 25.08.2016 року апеляційну скаргу Компанії Айсінін Інк. (Icynene Inc.) відхилено. Рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 05 квітня 2016 року залишено без змін.

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16.08.2017 року касаційну скаргу компанії Айсінін Інк. (Icynene Inc.), подану представником Скалкою Ольгою Вікторівною, задоволено. Рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 05 квітня 2016 року та ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 25 серпня 2016 року скасовано, справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

Судами встановлено, що Компанія Айсінін Інк. була заснована в 1985 році. Компанія Айсінін Інк., як акціонерна корпорація, була створена шляхом злиття з Компанією Інсіл Контректінг Інк. відповідно до законодавства провінції Онтаріо Канади 1 січня 2009 року. Її юридичною адресою є L5N 2L7, 6747 Кампобелло Роуд, офіс 110, м. Торонто, Онтаріо; код акціонерної корпорації в Онтаріо - 001786974.

Вказана Компанія здійснює свою діяльність з виробництва ізоляційних матеріалів (пін) під торговою маркою ІНФОРМАЦІЯ_2 (англ.) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (укр.).

Компанія Айсінін Інк. має зареєстровані на території Канади та Європейського союзу знаки для товарів та послуг, що підтверджено інформацією про ці знаки на офіційному сайті Відомства з гармонізації внутрішнього ринку (товарні знаки і промислові зразки) Європейського союзу та копіями сертифікатів реєстрації на торгові марки як в Канаді, так і в Європейському союзі.

Графічне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» отримало Міжнародну правову охорону з 6 квітня 2009 року, знак «ІНФОРМАЦІЯ_2» отримав Міжнародну правову охорону ще до злиття компанії, а саме: 18 грудня 2000 року, що підтверджується свідоцтвами НОМЕР_3, НОМЕР_4.

6 травня 2009 року до Українського інституту промислової власності (Укрпатент) з заявками №№ m 200905146, m 200905147 на отримання свідоцтва на знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_2» звернувся ОСОБА_13.

Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_2» за вказаними заявками були заявлені стосовно товарів 17 класу МКТП.

Як вбачається з висновків про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи від 31 березня 2011 року за вих. №№9510, 9509, затверджених Заступником Голови Державного департаменту інтелектуальної власності В.С. Дмитрішиним, за результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної згідно ст. 10 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», встановлено, що заявлені позначення відповідають умовам надання правової охорони (п.1 ст.5; ст.6 Закону) відносно частини товарів і послуг, на підставі того, що заявлене словесне позначення для частини товарів 17 класу, які зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів і послуг і відносяться до узагальнюючих понять «матеріали для конопачення, защільнювання, ізолювання, звукопоглинальні матеріали», може ввести в оману щодо товару та його виробника. При цьому було зазначено на наступне: «Компания Icenene Inc носит имя разработанной ею уникальной теплоизоляционной системы. Компания Icenene Inc была основана в 1985 г., расположена в Северной Америке и проводит свою деятельность в США, Канаде, Мексике, Японии и Корее. Ее основная продукция, The Icenene Insulation System ® (Система изоляции Айсинин) - это вспененная масса, образованная в результате реакции полиуретановых компонентов, не содержит формальдегид, хлорфторвуглеводов и гидрохлорфторвуглеводов. При нанесении теплоизоляции Icenene ® на поверхность образуется воздухонепроницаемый слой, так как она обладает крайне малой воздухопроницаемостью. Теплоизоляция Icenene ® прошла всестороннюю проверку, и ее признали безопасной Национальная лаборатория в Оук-Ридж Министерства энергетики США, Исследовательский центр Национальной ассоциации жилищного строительства, Центр солнечной энергетики (мыс Канаверал, штат Флорида). Система теплоизоляции Icenene ® - это первый из теплоизоляционных материалов, который получил сертификат «Программы аттестации продукции EnvirodesicTM» (программа защиты окружающей среды), как строительный материал, что обеспечивает идеальную основу для создания здоровой среды в закрытых помещениях. Компания Icenene Inc, со своей продукцией участвует в ряде проектов, связанных со здравоохранением, охраной окружающей среды и строительством.» Використання заявлених позначень при виробництві товарів може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником товарів, які насправді не відповідають дійсності. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» розд. ІІ, ст.6 п.2. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, п.4.3.1.9.

На підставі висновку експертизи, проведеного уповноваженим Державною службою інтелектуальної власності України закладом експертизи (Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності») про відповідність заявлених позначень умовам надання правової охорони відносно частини заявлених у переліку товарів було прийнято рішення про реєстрацію знаків «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_2» для частини товарів 17 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а також видані свідоцтва України НОМЕР_1, НОМЕР_2, які були зареєстровані в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг 10 травня 2011 року.

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 помер, що підтверджується свідоцтвом про смерть серії НОМЕР_5, виданим Відділом реєстрації смерті у м. Києві.

Після його смерті, у встановлений статтею 1270 ЦК України строк, до Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гурченок Н.І. з заявами про прийняття спадщини звернулися відповідачі в даній справі - ОСОБА_12, ОСОБА_7, ОСОБА_8

Обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом (частина 4 статті 82 ЦПК України).

Частиною 2 статті 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в України, регулюються ЗУ «Про охорону прав для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року.

Статтею 1 ЗУ «Про охорону прав для товарів і послуг» визначено, що установа - це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності; заклад експертизи - уповноважений Установою державний заклад (підприємство, організація) для розгляду і проведення експертизи заявок.

У відповідності до ч.1 ст.2 ЗУ «Про охорону прав для товарів і послуг» установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого: забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого: організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них; видає свідоцтва на знаки для товарів і послуг, забезпечує їх державну реєстрацію; забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг; здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань охорони прав на знаки для товарів і послуг в міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства; організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері правової охорони інтелектуальної власності; організовує науково-дослідні роботи з удосконалення законодавства та організації діяльності у сфері правової охорони інтелектуальної власності; організовує роботу щодо перепідготовки кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності; доручає закладам, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, відповідно до їх спеціалізації виконувати окремі завдання, визначені цим Законом, Положенням про Установу, іншими нормативно-правовими актами у сфері правової охорони інтелектуальної власності; здійснює інші повноваження відповідно до законів.

В пункті 1 Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року N 436/2011, в редакції, діючій на час видачі спірних свідоцтв, занотовано, що Державна служба інтелектуальної власності України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України. Державна служба входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Згідно з п.3 цього Положення основними завданнями Державної служби є: реалізація державної політики у сфері інтелектуальної власності; внесення на розгляд Міністра пропозицій щодо формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Постановою Кабінетів Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 585 «Про оптимізацію діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності», був затверджений початок ліквідації Державної служби інтелектуальної власності (ДСІВ) та покладення функцій з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Згідно з абз.1 ст. 2 Постанови Кабінетів Міністрів України від 23 серпня 2016 р. №585 «Про оптимізацію діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності», Міністерство економічного розвитку і торгівлі є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

При цьому, абз. 2 ст. 2 Постанови Кабінетів Міністрів України від 23 серпня 2016 р. №585 «Про оптимізацію діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності» передбачено, що Державна служба інтелектуальної власності продовжує здійснювати повноваження та функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності до набрання чинності актом Кабінету Міністрів України щодо можливості забезпечення здійснення зазначених повноважень та функцій Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

18 травня 2017р. була опублікована та одразу набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України № 320 від 11.05.2017 року «Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі», відповідно до якої було прийнято пропозицію Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо можливості забезпечення здійснення покладених на Міністерство постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 585 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 71, ст. 2374) функцій і повноважень Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується.

Таким чином, на даний час Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, що було визначено правонаступником Державної служби інтелектуальної власності України є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до ст.7 ЗУ «Про охорону прав для товарів і послуг» особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Установи заявку.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 7 червня 2000 року №175 створено Державне підприємство «Український інститут промислової власності», яке відповідно до статті 1 ЗУ «Про охорону прав для товарів і послуг» є уповноваженим підприємством для розгляду і проведення експертизи заявок.

Частинами 1-3 статті 10 ЗУ «Про охорону прав для товарів і послуг», в редакції, діючій на момент видачі свідоцтв, унормовано, що експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. Заклад експертизи здійснює інформаційну діяльність, необхідну для проведення експертизи заявок, і є центром міжнародного обміну виданнями відповідно до Конвенції про міжнародний обмін виданнями, прийнятої 3 грудня 1958 року Генеральною конференцією Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення Установи надсилається заявнику.

Частиною 1 статті 12 та частиною 1 статті 13 ЗУ «Про охорону прав для товарів і послуг» передбачено, що на підставі рішення про реєстрацію знака та за наявності документів про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва здійснюється публікація в офіційному бюлетені відомостей про видачу свідоцтва, визначених в установленому порядку. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про реєстрацію знака.

Одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва Установа здійснює державну реєстрацію знака, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості. Форма Реєстру та порядок його ведення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до пункту 2.4 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 року N 10, підставою для внесення відомостей до реєстру є рішення Державної служби інтелектуальної власності України, рішення судових органів, клопотання або заява власника (власників) свідоцтва.

При проведенні кваліфікаційної експертизи заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг заявлене позначення перевіряється на відповідність умовам надання правової охорони, встановленими ст. 5 зазначеного Закону, а також чи не поширюються на нього підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені в ст.6 Закону.

Відповідно до ч.3 ст.6 ЗУ «Про охорону прав для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Відповідно до п. 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. N 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 р. N 72), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 р. за N 276/812, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. Словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначені враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

До позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача (п.4.3.1.9. Правил).

Разом з тим, роз'яснення питання про ступінь схожості логотипів у порівнюваних знаках для товарів і послуг, про те чи є позначення оманливим відповідно до вимог ст. 41 ГПК потребує спеціальних знань компетентних спеціалістів. За таких обставин суд не може перебирати на себе не притаманні йому функції експерта.

Відповідно висновків експерта про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи від 31 березня 2011 року за вих. №№9510, 9509, затверджених Заступником Голови Державного департаменту інтелектуальної власності В.С. Дмитрішиним, за результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної згідно ст. 10 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», встановлено, що заявлені позначення відповідають умовам надання правової охорони (п.1 ст.5; ст.6 Закону) відносно частини товарів і послуг, на підставі того, що заявлене словесне позначення для частини товарів 17 класу, які зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів і послуг і відносяться до узагальнюючих понять «матеріали для конопачення, защільнювання, ізолювання, звукопоглинальні матеріали», може ввести в оману щодо товару та його виробника. При цьому було зазначено на наступне: «Компания Icenene Inc носит имя разработанной ею уникальной теплоизоляционной системы. Компания Icenene Inc была основана в 1985 г., расположена в Северной Америке и проводит свою деятельность в США, Канаде, Мексике, Японии и Корее. Ее основная продукция, The Icenene Insulation System ® (Система изоляции Айсинин) - это вспененная масса, образованная в результате реакции полиуретановых компонентов, не содержит формальдегид, хлорфторвуглеводов и гидрохлорфторвуглеводов. При нанесении теплоизоляции Icenene ® на поверхность образуется воздухонепроницаемый слой, так как она обладает крайне малой воздухопроницаемостью. Теплоизоляция Icenene ® прошла всестороннюю проверку, и ее признали безопасной Национальная лаборатория в Оук-Ридж Министерства энергетики США, Исследовательский центр Национальной ассоциации жилищного строительства, Центр солнечной энергетики (мыс Канаверал, штат Флорида). Система теплоизоляции Icenene ® - это первый из теплоизоляционных материалов, который получил сертификат «Программы аттестации продукции EnvirodesicTM» (программа защиты окружающей среды), как строительный материал, что обеспечивает идеальную основу для создания здоровой среды в закрытых помещениях. Компания Icenene Inc, со своей продукцией участвует в ряде проектов, связанных со здравоохранением, охраной окружающей среды и строительством.» Використання заявлених позначень при виробництві товарів може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником товарів, які насправді не відповідають дійсності. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» розд. ІІ, ст.6 п.2. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, п.4.3.1.9.

На підставі висновку експертизи, проведеного уповноваженим Державною службою інтелектуальної власності України закладом експертизи (Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності») про відповідність заявлених позначень умовам надання правової охорони відносно частини заявлених у переліку товарів було прийнято рішення про реєстрацію знаків «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_2» для частини товарів 17 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а також видані свідоцтва України НОМЕР_1, НОМЕР_2, які були зареєстровані в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг 10 травня 2011 року.

Відповідно до ст. 110 ЦПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 89 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Відповідно ст. 89 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Таким чином, кожен доказ у справі, у тому числі висновок експертизи, підлягає оцінці в порядку, передбаченому процесуальним законом.

Відповідно абз. 4, 5 п. 17 Постанови Пленуму Верховного суду України від 12.06.2009 року №5 «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду» висновок експертизи може бути доказом у справі лише в тому разі, коли експертиза була проведена на підставі ухвали суду відповідними судово-експертними установами. Як експерт може залучатися особа, яка відповідає вимогам, установленим Законом України "Про судову експертизу", і внесена до Державного реєстру атестованих судових експертів. У разі коли висновок експертизи наданий стороною як додаток до позовної заяви, тобто проведений відповідною експертною установою за її клопотанням чи клопотанням її представника, то такий висновок може розцінюватися лише як письмовий доказ, який підлягає дослідженню в судовому засіданні та відповідній оцінці. Якщо стосовно цього письмового доказу в судовому засіданні виникнуть сумніви, то, виходячи з характеру матеріально-правового спору та залежно від того, яке значення має наявність у справі такої експертизи, суд повинен роз'яснити особам, які беруть участь у справі, про їх право заявити клопотання про її призначення.

Оцінивши висновки про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи від 31 березня 2011 року за вих. №№9510, 9509, затверджених Заступником Голови Державного департаменту інтелектуальної власності В.С. Дмитрішиним, за результатами кваліфікаційної експертизи в сукупності з дослідженими в судовому засіданні матеріалами справи, суд не знайшов жодних обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновків чи суперечливість їх іншим матеріалам справи.

Судом встановлено, що в рамках зазначених вище експертних висновків експерт дійшов єдиного висновку, що свідоцтва України НОМЕР_1, НОМЕР_2, які були зареєстровані в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг 10 травня 2011 року, видані відповідно до норм чинного законодавства, а отже даний висновок є належним доказом.

У свою чергу, пунктами 1,4 статті 25 вищезазначеного Закону встановлено, що: охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні. З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Відповідно до п. (1) ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Між тим, позивачем не було надано ні рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, ні рішення суду, які б підтверджували факт визнання знаків «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомим в Україні відносно нього.

Статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Частинами 2, 3 ст. 426 Цивільного кодексу України, визначено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Суд не вбачає порушень чинного законодавства відповідачами при реєстрації та використанні оскаржуваних свідоцтв, а отже, у задоволенні позовних вимог до вказаних відповідачів слід відмовити, оскільки вони діяли в межах своїх повноважень, відповідно до вимог чинного законодавства та не порушували права та охоронювані законом інтереси позивача.

Представник відповідача 2 звернувся до суду із заявою, відповідно якої зазначає, що позивачем пропущено строк позовної давності, пояснивши, що між Компанією Айсінін Інк. і ТОВ «Добробут» є відносини щодо поширення продукції Компанії Айсінін Інк. 24.02.2009 р. між ТОВ «Добробут» і ПНВП «Юстар», керівником якого був ОСОБА_13, укладено дилерський договір № 4 за яким ПНВП «Юстар» надавались виняткові (ексклюзивні) права на поширення у м. Києві, Миколаєві та області товару-піни ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНФОРМАЦІЯ_2). Свідоцтва на знак для товарів і послуг від 10.05.2011 р. № НОМЕР_1 і НОМЕР_2 видані на підставі заявок ОСОБА_13 від 06.05.2009 р. Отже, оскільки між ОСОБА_13 і дилером Компанії Айсінін Інк.-ТОВ «Добробут» існували цивільно-правові відносини щодо поширення продукції Компанії Айсінін Інк. із 24.02.2009 р., то позивач знав та міг знати про реєстрацію за ОСОБА_13 свідоцтв на реєстрацію товарів і послуг від 10.05.2011 р. № НОМЕР_1 і НОМЕР_2, і з даного приводу суд приходить до наступного.

Згідно зі ст. 256 ЦК України, позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Відповідно до ст. 257 ЦК України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Згідно правової позиції висвітленій в Постанові Верховного Суду України від 19.03.2014р. у справі № 6-14цс14 відповідно до статті 253 ЦК України перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок. За загальним правилом перебіг загальної і спеціальної позовної давності починається з дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (частина перша статті 261 ЦК України). Початок перебігу позовної давності співпадає з моментом виникнення у зацікавленої сторони права на позов, тобто можливості реалізувати своє право в примусовому порядку через суд.

Таким чином, суд дійшов висновку, що строк позовної давності щодо вимог про визнання недійсними свідоцтв та знак для товарів і послуг від 10.05.2011 року НОМЕР_1 і НОМЕР_2 має обчислюватися з моменту, коли у позивача виникло право на позов до відповідачів, а саме: 24.02.2009 року, оскільки між ОСОБА_13 і дилером Компанії Айсінін Інк.-ТОВ «Добробут» існували цивільно-правові відносини щодо поширення продукції Компанії Айсінін Інк. із 24.02.2009 р., то позивач знав та міг знати про реєстрацію за ОСОБА_13 свідоцтв на реєстрацію товарів і послуг від 10.05.2011 р. № НОМЕР_1 і НОМЕР_2.

Відповідно до ч.ч. 3, 4 ст. 267 ЦК України позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

З огляду на викладене суд вважає, що позивачем пропущено строк позовної давності, проте, позов не підлягає задоволенню з підстав того, що ніяких належних і допустимих доказів щодо недійсності Свідоцтв України на знаки для товарів та послуг НОМЕР_1 та №НОМЕР_2, зареєстровані в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10 травня 2011 року, стороною позивача надано не було і ніяким чином вищевказані обставини не спростовані, крім того, суд не вбачає порушень чинного законодавства відповідачами при реєстрації та використанні оскаржуваних свідоцтв, а отже, у задоволенні позовних вимог до вказаних відповідачів слід відмовити, оскільки вони діяли в межах своїх повноважень, відповідно до вимог чинного законодавства та не порушували права та охоронювані законом інтереси позивача.

Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу (ч. 1 ст. 16 ЦК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 2 ЦПК України, завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Відповідно до ч. 1, 2, 3 ст. 12 ЦПК України, цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. (ст. 81 ЦПК України).

Отже, в силу вимог ст.ст. 2, 4, 12, 76-81 ЦПК України, кожна сторона зобов'язана довести належними та допустимими доказами ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Враховуючи вищевикладене, даючи юридичну оцінку зібраним по справі доказам у їх сукупності, суд вважає, що позивачем пропущено строк позовної давності, проте, позов не підлягає задоволенню з підстав того, що ніяких належних і допустимих доказів щодо недійсності Свідоцтв України на знаки для товарів та послуг НОМЕР_1 та №НОМЕР_2, зареєстровані в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10 травня 2011 року, стороною позивача надано не було і ніяким чином вищевказані обставини не спростовані, крім того, суд не вбачає порушень чинного законодавства відповідачами при реєстрації та використанні оскаржуваних свідоцтв, а отже, враховуючи висновки експерта про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи від 31 березня 2011 року за вих. №№9510, 9509, затверджених Заступником Голови Державного департаменту інтелектуальної власності В.С. Дмитрішиним, за результатами кваліфікаційної експертизи, суд приходить до висновку, що у задоволенні позовних вимог до вказаних відповідачів слід відмовити у повному обсязі, оскільки вони діяли в межах своїх повноважень, відповідно до вимог чинного законодавства та не порушували права та охоронювані законом інтереси позивача.

Керуючись ст.ст. 10, 13, 81, 141, 258, 263, 265, 273, 280, 353-354 ЦПК України, п. (1) ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, ст.ст. 256, 257, 267, 426 ЦК України, ст.ст. 1, 5, 6, 16, 19, 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», суд,

в и р і ш и в :

В задоволенні позову Компанії Айсінін Інк. (Icynene Inc.) до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, треті особи : Товариство з обмеженою відповідальністю «Адамант-Телеком», приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Гурченок Наталія Іванівна про визнання недійсними знаків для товарів і послуг - відмовити.

Рішення може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Відповідно до п. 15.5 Перехідних положень ЦПК України (в редакції від 03.10.2017 року) : до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи: апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу, а саме, відповідно до ч.1 ст. 296 ЦПК України : апеляційна скарга подається апеляційному суду через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Дата складення повного судового рішення 23.01.2019 року.

Суддя