П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

5 грудня 2019 року місто Київ

справа № 761/36968/15-ц

провадження №22-ц/824/8528/2019

Київський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ: судді-доповідача - Шкоріної О.І., суддів - Поліщук Н.В., Соколової В.В., за участю секретаря судового засідання - Онопрієнко К.С.,

сторони:

позивач - Компанія Айсінін Інк .

відповідач - Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

України

відповідач - ОСОБА_2

відповідач - ОСОБА_3

відповідач - ОСОБА_4

розглянув у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Компанії Айсінін Інк. (Icynene. Inc), подана представником Гасюк Анатолієм Васильовичем,

на рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 18 січня 2019 року, ухвалене у складі Піхур О.В.,

у справі за позовом Компанії Айсінін Інк. (Icynene. Inc) до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , треті особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Адамант Телеком», приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Гурченюк Наталія Іванівна про визнання недійсними знаків для товарів і послуг,-

В С Т А Н О В И В :

У грудні 2015 року компанія Айсінін Інк. звернулася до суду з позовом, у якому просила: визнати недійсними Свідоцтва України на знаки для товарів та послг № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4-, зареєстровані в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10 травня 2011 року, у зв`язку з чим зобов`язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити необхідну публікацію; - заборонити ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 використовувати у своїй діяльності знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3" та його переклад « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі в доменних іменах з усіма розширеннями.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на те, що компанія Айсинин Інк. - юридична особа, створена та існуюча відповідно до законодавства Канади, яка здійснює діяльність з виробництва надзвичайно якісних та екологічних ізоляційних матеріалів (пін) під торговою маркою ««ІНФОРМАЦІЯ_3" (англ.) та «ІНФОРМАЦІЯ_3» (укр.) та має зареєстровані на території Канади та Європейського Союзу знаки для товарів і послуг, що підтверджено інформацією про ці знаки на офіційному сайті Відомства з гармонізації внутрішнього ринку (товарні знаки і промислові зразки) Європейського Союзу та копіями сертифікатів реєстрації на торгові марки як в Канаді, так і в Європейському союзі. Цими знаками мають право користуватися лише авторизовані Компанією дилери.

Позивач зазначав, що наприкінці січня 2014 року йому стало відомо про реєстрацію та використання на території України належних їм знаків для товарів та послуг фізичною особою ОСОБА_4 з порушенням Закону України «Про знаки для товарів та послуг» та Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1983 року. ОСОБА_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , був власником знаків для товарів і послуг відповідно до Свідоцтв України №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а його спадкоємцями є його дружина ОСОБА_6 та сини ОСОБА_3 , ОСОБА_4 .

Позивач вказував, що компанія одержала право на своє фірмове найменування ще у 1986 році, що залишилося і після її злиття в 2009 році, графічне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3» отримало Міжнародну правову охорону ще з 6 квітня 2009 року, а знак «ІНФОРМАЦІЯ_3» отримав Міжнародну правову охорону ще з 2000 року, знак належний позивачеві є добре відомим в Україні. Знак «ІНФОРМАЦІЯ_3» та його переклад «ІНФОРМАЦІЯ_3» було незаконно зареєстровано в Україні, у зв`язку з чим Свідоцтва України на знаки для товарів і послуг №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2 не відповідають умовам правової охорони.

Посилаючись на те, що компанія не укладала з ОСОБА_4 договорів на право використання знаку на товари та послуги «ІНФОРМАЦІЯ_3», а тому знак був привласнений та використовувався останнім незаконно.

У подальшому спадкоємці, з якими також вказані договори не укладались, розмістили на сторінках власного сайту ІНФОРМАЦІЯ_3. ua знаки для товарів та послуг, які належать позивачу. Отже, використовуючи на сторінках свого сайту знак, який належить позивачу, відповідачі в даній справі спадкоємці ОСОБА_4 вводять в оману споживачів, і таким чином, можуть видавати сумнівну продукцію за продукцію компанії позивача.

Посилаючись на зазначені обставини, позивач просив позов задовольнити.

Рішенням Шевченківського районного суду м.Києва від 18 січня 20119 року відмовлено у задоволенні позовних вимог.

Не погоджуючись з зазначеним рішенням, представник Компанії Айсінін Інк подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення, яким вимоги задовольнити. В апеляційній скарзі посилався на порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права. Зокрема, посилався на те, що суд безпідставно залишив без розгляду два клопотання позивача від 4 та 5 жовтня 2018 року про призначення експертизи, які були подані у визначені процесуальним законодавством строки, а клопотання від 13 червня 2018 року взагалі не розглянув. Крім того, суд першої інстанції необґрунтовано відмовив у прийнятті експертного висновку, складеного на замовлення позивача, на підставі ст.106 ЦПК України. На думку апелянта, висновок суду першої інстанції про те, що позивач мав захистити свої права у відповідності до ч.8 ст.10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», подавши до закладу експертизи мотивовані заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, є недоведеним, оскільки в матеріалах справи немає жодного доказу того, що інформація про реєстрацію торгової марки була зазначена в ЗМІ або офіційному виданні «Промислова власність». Висновок суду першої інстанції про сплив строку позовної давності зроблений без жодного доказу, позивач же наполягає, що про порушення його права стало відомо у січні 2014 року. Також посилався на те, що суд першої інстанції безпідставно зазначив у рішенні в якості відповідачів ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , провадження відносно яких попередньо закрив.

В судове засідання ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , представник Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, третя особа ТОВ «Адамант - Телеком» , приватний нотаріус КМНО Гурченок Н.І. не з`явилися, про день та час розгляду справи повідомлені, причини своєї неявки не повідомили, у зв`язку з чим колегія суддів вважала за можливе розглянути справу у їх відсутність відповідно до вимог ч.2 ст.372 ЦПК України.

Представники Компанії Айсінін Інк - Гасюк А.В. та Скалка О.В. апеляційну скаргу підтримали, надали свої пояснення, але після оголошеної у справі перерви в судові засідання, призначені на 21 листопада та 5 грудня 2019 року, не з`явилися, доказів на підтвердження причини неявки не надали, а тому суд відхилив їх клопотання про відкладення розгляду справи, та вважав за можливе закінчувати розгляд справи у їх відсутність.

Представник ОСОБА_2 - ОСОБА_1. проти доводів апеляційної скарги заперечував і просив рішення як законне і обґрунтоване залишити без змін.

Заслухавши доповідь судді Шкоріної О.І., вислухавши пояснення осіб, які з`явилися в судове засідання, перевіривши законність і обґрунтованість ухваленого у справі рішення, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом установлено, що Компанія Айсінін Інк. була заснована в 1985 році. Компанія Айсінін Інк, як акціонерна корпорація , була створена шляхом злиття з Компанією Інсіл Контректінг Інк відповідно до законодавства провінції Онтаріо Канади 1 січня 2009 року

Вказана компанія здійснює свою діяльність з виробництва ізоляційних матеріалів (пін) під торговою маркою «ІНФОРМАЦІЯ_3» (англ..) та «ІНФОРМАЦІЯ_3» ( укр.).

Компанія Айсінінг Інк має зареєстровані на території Канади та Європейського союзу знаки для товарів і послуг, що підтверджено інформацією про ці знаки на офіційному сайті Відомства з гармонізації внутрішнього ринку (товарні знаки і промислові зразки). Європейського союзу та копіями сертифікатів реєстрації на торгові марки, як в Канаді, так і в Європейському союзі.

Графічне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3» отримало Міжнародну правову охорону 6 квітня 2009 року, знак «ІНФОРМАЦІЯ_3" отримав Міжнародну правову охорону ще до злиття компанії, а саме 18 грудня 2000 року, що підтверджується свідоцтвами №№ НОМЕР_5, НОМЕР_6.

6 травня 2009 року до Українського інституту промислової власності (Укрпатент) з заявками №№ m200905146 , m200905147 на отримання свідоцтва на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» «ІНФОРМАЦІЯ_3" звернувся ОСОБА_4 .

Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3» «ІНФОРМАЦІЯ_3» за вказаними заявками були заявлені стосовно товарів 17 класу МКТП.

Як убачається з висновків про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи від 31 березня 2011 року за вих.№ 9510, 9509, затверджених Заступником Голови Державного департаменту інтелектуальної власності В.С.Дмитрішиним, встановлено, що заявлені позначення відповідають умовам надання правової охорони (п.1 ст.5, ст..6 Закону) відносно частини товарів і послуг, на підставі того, що словесне позначення для частини товарів 17 класу, які зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів і послуг відносяться до узагальнюючих понять «матеріали для конопачення, защільнювання, ізолювання, звукопоглинальні матеріали», може ввести в оману щодо товару та його виробника.

При цьому було зазначено на наступне: «Компанія «ICYNENE» носит имя разработаной ею уникальной теплоизоляцинной системы». Використання заявлених позначень при виробництві товарів може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певним виробником товарів, які насправді не відповідають дійсності.

На підставі висновку експертизи, проведеного уповноваженим Державною службою інтелектуальної власності України закладом експертизи про відповідність заявлених позначень умовам надання правової охорони відносно частини заявлених у переліку позначень умовам надання правової охорони відносно частини заявлених у переліку товарів було прийнято рішення про реєстрацію знаків «ІНФОРМАЦІЯ_3» , «ІНФОРМАЦІЯ_3» для частини товарів 17 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а також видані свідоцтва України № НОМЕР_1, НОМЕР_2, які були зареєстровані в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10 травня 2011 року.

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 помер.

Після його смерті до приватного нотаріуса КМНО Гурченок Н.І. з заявами про прийняття спадщини звернулися відповідачі - ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3

ІНФОРМАЦІЯ_2 померла ОСОБА_6 , після смерті якої відкрилася спадщина, до складу спадкового майна увійшли: майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг, що належать на підставі Свідоцтва № НОМЕР_1 на знак для товарів та послуг, майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг, що належать на підставі Свідоцтва № НОМЕР_2 на знак для товарів та послуг.

Відповідно до договору про поділ спадщини майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг за Свідоцтвами № НОМЕР_3 , НОМЕР_2 перейшли у спадщину до ОСОБА_2 .

Ухвалюючи рішення про відмову у задоволенні позовних вимог, суд першої інстанції виходив із того, що позивачем не надано доказів на підтвердження того, що знаки «ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_3» визнані добре відомими в Україні, позивачем не надано ніяких належних та допустимих доказів щодо недійсності Свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, що зареєстровані в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10 травня 2011 року. Крім того, суд не вбачав порушень чинного законодавства відповідачами при реєстрації та використанні оскаржуваних свідоцтв, відповідачі діяли в межах своїх повноважень, відповідно до вимог чинного законодавства та не порушували права та охоронювані інтереси позивача.

Колегія суддів погоджується з такими висновками суду першої інстанції, оскільки такі висновки ґрунтуються на встановлених обставинах і відповідають вимогам матеріального права.

Згідно з ч.1 ст.4 Протоколу до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28 червня 1989 року, який набув чинності для України 1 червня 2000 року, з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою ж , якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони.

Згідно з п.4 ст.1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів ( ст.492 ЦК України).

Відповідно до ч.ч.1- 3 ст.5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначенням можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінація кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно з п.3 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема, знаками визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на те, що свідоцтва України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на знаки для товарів і послуг мають бути визнані недійсними, оскільки ці знаки не відповідають умовам надання правової охорони внаслідок їх тотожності з належним позивачеві добре відомим в Україні знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» та використання оспорюваних знаків щодо відповідних товарів 17 класу МКТП може вказувати на зв`язок між цими товарами та компанією «Айсінін інк» і інтересам цієї компанії.

Відповідно до ст.25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" при визначенні того, чи є знак добре відомими в Україні, можуть оглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними: - ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства; - тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака; - тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках, чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується; - тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним; - свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомими компетентними органами; - цінність, що асоціюється зі знаком.

Належних та допустимих доказів на підтвердження того, що знак «ІНФОРМАЦІЯ_3» був добре відомим в Україні на день подання ОСОБА_4 до Українського інституту промислової власності заявки № m 2009 05146 та № m 2009 m 2009 05147, стороною позивача, у передбаченому ст.ст.12,81 ЦПК України порядку, суду не надано.

Крім того, у висновку експерта № 1242 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 11 січня 2019 року, який був приєднаний до матеріалів справи судом апеляційної інстанції, експертом зазначено, що вже після реєстрації знаків за свідоцтвами України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та за відсутності офіційного визнання в Україні знаків загальновідомими компанія Icynene. Inc зробила важливий крок для визнання її знаків відомими в Україні, здобула репутацію в Україні як розробник виробник унікальних, якісних товарів ( т.3 а.с.159-174).

Надані позивачем до позовної заяви документи, а саме сертифікат відповідності щодо продукції - матеріали будівельні теплоізоляційні ІНФОРМАЦІЯ_3, а також висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи про те, що двокомпонентний теплоізоляційний матеріал ІНФОРМАЦІЯ_3, що виробляється Icynene. Inc. Канада, відповідає встановленим медичним критеріям, не підтверджують, що торговельна марка, що належить позивачеві, була добре відомою в України станом на 6 травня 2009 року, оскільки видані ці документи в 2010 та 2011 році відповідно.

Будь-яких інших доказів на підтвердження обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, матеріали справи не містять. Сам по собі висновок експерта про те, що знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_4» за свідоцтвом України НОМЕР_2 та знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом України НОМЕР_1 , зареєстровані в Державному реєстрі свідоцтв України на знак для товарів і послуг 10 травня 2011 року є такими, що породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, походження товарів або послуг або з певним виробником, що не відповідають дійсним характеристикам товарів і послуг, і є такими, що можуть ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги саме відносно компанії Icynene Inc., без доведення визнання знаку (торговельної марки) належного позивачеві добре відомим, не може бути підставою для задоволення позову.

Отже, виходячи із принципу диспозитивності цивільного судочинства та змагальності сторін, та враховуючи недоведеність позивачем обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, суд першої інстанції дійшов правильного висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог.

Доводи апеляційної скарги про те, що суд невірно застосував позовну давність до вимог позивача не можуть бути прийняті в якості підстав для скасування оскаржуваного рішення, оскільки суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову у зв`язку з недоведеністю позовних вимог позивачем, а не за спливом позовної давності.

Посилання в апеляційній скарзі на те, що суд безпідставно зазначив в рішенні в якості відповідачів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , оскільки позивач відмовився від позовних вимог до цих осіб і така відмова була прийнята судом, не заслуговують на увагу суду, оскільки як убачається з заяви представника позивача від 18 червня 2018 року позивач відмовився від частини позовних вимог, а саме від вимоги заборонити ОСОБА_3 та ОСОБА_4 використовувати у своїй діяльності знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» та його переклад «ІНФОРМАЦІЯ_3» ( т.2 а.с.174). Ухвалою суду першої інстанції від 18 червня 2018 року саме в цій частині провадження було закрито. Але залишилися вимоги про визнання свідоцтв недійсними, які були заявлені позивачем в тому числі і до відповідачів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 А тому судом першої інстанції цілком обґрунтовано в рішенні зазначені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 як відповідачі.

Судом апеляційної інстанції не встановлено порушень судом першої інстанції норм процесуального закону, що потягли за собою неправильне вирішення справи, а тому доводи апеляційної скарги в частині порушення судом першої інстанції норм процесуального права не можуть бути прийняті в якості підстав для скасування оскаржуваного рішення.

Довід апеляційної скарги щодо безпідставного висновку суду першої інстанції про те, що позивач мав захистити свої права в іншій передбачений законом спосіб, а саме подавши заперечення про заявки ОСОБА_4 , підлягають відхиленню, оскільки такі доводи висновків суду не спростовують і не впливають на їх правильність.

З урахуванням викладеного, колегія суддів дійшла висновку, що рішення суду першої інстанції ухвалене на повно з`ясованих обставинах з дотриманням вимог матеріального та процесуального права, а доводи, викладені в апеляційній скарзі, висновків суду не спростовують та не впливають на їх правильність

Відповідно до ч.1 ст. 375 ЦПК України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Керуючись ст.ст. 259, 268, 367, 374, 375, 381-384, 390 ЦПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Апеляційну скаргу Компанії Айсінін Інк (Icynene. Inc) - залишити без задоволення.

Рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 18 січня 2019 року - залишити без змін.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили з дня її прийняття, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повної постанови шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до суду касаційної інстанції.

Повна постанова складена 11 грудня 2019 року.

Суддя-доповідач: О.І. Шкоріна

Судді: Н.В. Поліщук

В.В. Соколова