КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
апеляційне провадження №22-ц/824/6778/2019
справа №760/7625/16-ц
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2019 року м.Київ

Київський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

судді-доповідача Поліщук Н.В.

суддів Соколової В.В., Шкоріної О.І.,

за участю секретаря судового засідання Голопапи Д.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду справу за апеляційною скаргою ОСОБА_4 , поданою представником ОСОБА_2 , на рішення Солом`янського районного суду міста Києва, ухваленого під головуванням судді Українця В.В. 19 грудня 2016 року,

у справі за позовом WD-40 Manufacturing Company до ОСОБА_4, Державної служби інтелектуальної власності України, правонаступником якої є Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про визнання свідоцтва недійсним, зобов`язання вчинити дії,-

встановив:

В квітні 2016 року WD-40 Manufacturing Company звернулось до суду з позовом, у якому просить визнати свідоцтво України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" недійсним повністю; зобов`язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості про визнання свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" недійсним повністю до Державного реєстру Свідоцтв України на знак для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність".

Вимоги обґрунтовує тим, що WD-40 Manufacturing Company є всесвітньо відомим виробником аерозольного препарату універсального призначення "ІНФОРМАЦІЯ_2".

Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності Украйни від 31 серпня 2015 року знак "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом НОМЕР_2 визнано добре відомим в Україні відносно WD-40 Manufacturing Company для товарів 2 та 4 класів МКТП станом на 01 січня 2005 року. Іншим рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності Украйни від 31 серпня 2015 року визнано знак "ІНФОРМАЦІЯ_2, об`ємний" добре відомим в Україні відносно WD-40 Manufacturing Company для товарів 2 та 4 класів МКТП станом на 01 січня 2005 року.

WD-40 Manufacturing Company стало відомо, що на ім`я ОСОБА_4 зареєстрована торговельна марка "ІНФОРМАЦІЯ_1" згідно із свідоцтвом України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг для товарів 2 класу МКТП.

На переконання WD-40 Manufacturing Company знак "ІНФОРМАЦІЯ_1" є таким, що може ввести споживачів в оману, зокрема щодо WD-40 Manufacturing Company та якості його товару, оскільки цей знак схожий із знаком "ІНФОРМАЦІЯ_2".

Рішенням Солом`янського районного суду міста Києва від 19 грудня 2016 року позовні вимоги WD-40 Manufacturing Company задоволено, вирішено:

Визнати свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 10 серпня 2010 року, власником якого є ОСОБА_4 , недійсним повністю.

Зобов`язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 10 серпня 2010 року, власником якого є ОСОБА_4 , та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України "Промислова власність".

Не погодившись з ухваленим рішенням, ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_4 подано апеляційну скаргу, у якій просить рішення скасувати та прийняти нове про відмову у задоволенні позову.

В апеляційній скарзі посилається на те, що надані суду висновки експертиз №09(ІВ) та №17-10/16, результати яких свідчать на користь позивача, складені експертами, які не попереджені про кримінальну відповідальність.

Вказує, що в судовому засіданні представник Державної служби інтелектуальної власності України заперечував проти позову, вказавши, що за результатами експертизи заявки знак за оскаржуваним свідоцтвом відповідає умовам правової охорони.

Зазначає, що знак, власником якого є відповідач, відповідає умовам правової охорони, оскільки при його реєстрації не встановлено іншого, знак не є оманливим по відношенню до знака, який належить позивачу.

Вказує, що про розгляд справи в суді йому не було відомо, а тому клопотатиме про призначення у справі судової експертизи.

У відзиві на апеляційну скаргу представник позивача посилається на те, що ОСОБА_4 належним чином повідомлявся судом першої інстанції. Доводи щодо наданих висновків експертизи вважає безпідставними, оскільки скаржник в обґрунтування своїх заперечень посилається на положення ЦПК України в редакції закону після ухвалення рішення судом першої інстанції. Апеляційну скаргу вважає такою, що не спростовує доводів позовної заяви та висновків суду першої інстанції.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 20 травня 2019 року до участі у справі замість Державної служби інтелектуальної власності України залучено Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, яке постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2019 року №829 перейменовано на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

В судовому засіданні представник відповідача ОСОБА_6 доводи апеляційної скарги підтримав, просив скаргу задовольнити.

Представник позивача Войков А.П. проти доводів апеляційної скарги заперечував, посилаючись на законність та обгрунтованість рішення суду першої інстанції.

Інші учасники справи в судове засідання не з`явились, про дату, час і місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Відповідно до статті 372 ЦПК України колегія суддів ухвалила розглянути справу за відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представників сторін, розглянувши справу в межах доводів апеляційної скарги, перевіривши законність і обґрунтованість ухваленого по справі судового рішення, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до частин 1 та 2 статті 367 ЦПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

Відповідно до статті 263 ЦПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив з того, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 є таким, що може ввести в оману щодо особи позивача та товару, який він виготовляє, а відтак підлягає визнанню недійсним.

Статтею 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (тут і далі у редакції Закону на дату видачі оспорюваного свідоцтва), що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Статтею 6 цього Закону визначені підстави для відмови в наданні правової охорони, а саме:

2. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

3. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;

фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;

знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Статтею 19 цього Закону визначено:

1. Свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

2. При визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

3. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Згідно із статтею 25 цього Закону :

1. Охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності (995_123) та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

4. З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв`язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності:

(1) Країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Судом першої інстанції установлено, що Державним департаментом інтелектуальної власності 10 серпня 2010 року на ім`я ОСОБА_4 зареєстровано знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" для товарів 2 класу МКТП, а саме: Фарби, політури, лаки; препарати-запобіжники корозії металів і руйнуванню деревини; барвники; протрави; необроблені природні смоли; листові і порошкові метали для художньо-декоративних робіт і друкування; азбестові фарби; алюмінієві порошки для фарб; алюмінієві фарби; аурамін; бактерицидні фарби; барвильні картриджі заправлені до принтерів та копіювачів; барвники (екстракти); барвники (тонери) для фотокопіювальних апаратів і машин; барвники для деревини; барвники харчові; білило свинцеве; білі фарби чи барвники; бітумні політури; вогнетривкі фарби; ґрунтовання; ґрунтовання, захисні (захистові) покриви для рам, шасі транспортних засобів; гумігут для живопису; друкарські пасти (фарби); друкарські фарби; емалеві фарби; емалі (політури); емульсії срібла (пігменти); захисні (захистові) препарати для металів; згусники для фарб; камеді-смоли; каніфоль; карбоніл для захисту деревини; клейники (клейові речовини) для фарб; клейові фарби; копалові політури; креозот для захисту деревини; лаки для бронзування; люстр золотий для кераміки; люстр платиновий для кераміки; мастики (природні смоли); мастила густі протикорозійні; оливи (мастила рідкі) протикорозійні; олії захисні (захистові) для деревини; паста срібна; пігменти; платинові фарби; позолота; покриви лакофарбові; покриви для просмоленого картону; покриви (фарби) для деревини; покриви для гудронованого картону; поливи, що належать до 2 класу; порошки бронзові (фарба); порошки для сріблення; порошки, що належать до 2 класу і фарбувальні речовини, що використовуються при копіюванні та друкуванні; протибрудові фарби; протикорозійні препарати; протикорозійні стрічки; протиіржавники (суміші для захисту від іржавіння); протистарники (препарати, що запобігають старінню) для деревини; протитьмянінники (препарати, що запобігають тьмянінню) для металів; протрави (закріплювачі барвників); розріджувачі лаків; розріджувачі фарб; розчини для білення; свинцевий (олив`яний) сурик; сикативи (прискорювачі висихання) для фарб; сині фарби чи барвники; скипидар (розріджувач до фарб); сумах для політур; тонери і чорнила для електронних принтерів; фарби для кераміки; фарби для таврування тварин; фіксатори (політури); чорні фарби чи барвники», що підтверджується випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва № 127240.

Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31 серпня 2015 року, затвердженого наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 09 грудня 2015 №220-Н, визнано знак "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом НОМЕР_2 добре відомим в Україні відносно WD-40 Manufacturing Compani, США, для товарів 02 класу МКТП: препарати-запобіжники корозії металів, протиіржавники (суміші для захисту від іржавіння), протикорозійні препарати, протикорозійні оливи, протитьмянінники (препарати, що запобігають тьмянінню), захисні препарати для металів; 04 класу МКТП: мастильні та просочувальні оливи, станом на 01 січня 2005 року.

Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31 серпня 2015 року, затвердженого наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 09 грудня 2015 №219-Н, визнано знак "ІНФОРМАЦІЯ_2, об`ємний" добре відомим в Україні відносно WD-40 Manufacturing Compani, США, для товарів 02 класу МКТП: препарати-запобіжники корозії металів, протиіржавники (суміші для захисту від іржавіння), протикорозійні препарати, протикорозійні оливи, протитьмянінники (препарати, що запобігають тьмянінню), захисні препарати для металів; 04 класу МКТП: мастильні та просочувальні оливи, станом на 01 січня 2005 року.

Позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" також є розрізняльною частиною фірмового (комерційного) найменування WD-40 Manufacturing Company.

Висновком експертного дослідження від 23 серпня 2016 №09 (ІВ), здійсненого на замовлення ТОВ "Фірма "Пахаренко і партнери", представника WD-40 Manufacturing Company, Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром Міністерства внутрішніх справ, досліджувався ряд продукції стосовно порушення прав позивача на добре відомі торговельні марки. Зокрема, розглядалось питання використання на такій продукції позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1". У висновку експерт щодо оспорюваного свідоцтва вказав:

"Позначення, що містить у своєму складі словесні елементи "ІНФОРМАЦІЯ_1" на наданому балончику та знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_2 від 15 серпня 2000 року "ІНФОРМАЦІЯ_2", НОМЕР_3 від 10 липня 2013 року (наводиться зображення аерозольного балончика синього кольору із написом "ІНФОРМАЦІЯ_2" на жовтому фоні), які визнані добре відомими в Україні, є схожим настільки, що його можна сплутати.

Застосування позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" на наданому балончику може вважатись використанням знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_2 від 15 серпня 2000 року "ІНФОРМАЦІЯ_2", НОМЕР_3 від 10 липня 2013 року, які визнані добре відомими в Україні.

Використання позначення що містить у своєму складі словесні елементи "ІНФОРМАЦІЯ_1" та формують зовнішній вигляд наданого балончика, може призвести до змішування діяльності суб`єктів господарювання та ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє/продає товар"

(том 1 а.с. 152-193)

Висновком експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності №17-10/16 від 17 жовтня 2016 року, здійсненого на замовлення ТОВ "Фірма "Пахаренко і партнери", представника WD-40 Manufacturing Company, експертом Жилою Б.В. зазначено, що знак для товарів та послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 є таким, що може ввести в оману щодо особи виробника товарів, наведених у свідоцтві.

(том 1 а.с. 194-211).

У дослідницькій частині Висновку проведений порівняльний аналіз товарів, для маркування яких застосовується комбіноване позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2", яке належить позивачу, та позначення, яке належить ОСОБА_4 за свідоцтвом України НОМЕР_1 та встановлено, що товари 2 класу МКТП, для яких зареєстроване оспорюване позначення, є спорідненими з товарами, для маркування яких застосовується комбіноване позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2".

Доводи апеляційної скарги в тій частині, що висновки експертних досліджень №09(ІВ) та №17-10/16, не є належними доказами, оскільки складені експертами, які не попереджені про кримінальну відповідальність, колегією суддів відхиляються з огляду на таке.

Статтею 57 ЦПК України (в редакції на час вирішення справи) установлено, що доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів.

Згідно статті 64 ЦПК України (в редакції на час вирішення справи) письмовими доказами є будь-які документи, акти, довідки, листування службового або особистого характеру або витяги з них, що містять відомості про обставини, які мають значення для справи.

Отже зазначені вище висновки експертних досліджень судом першої інстанції при вирішенні справи правильно визнано належними та допустимими доказами у сукупності з іншими доказами, при складанні яких не вимагається попередження про кримінальну відповідальність, оскільки таке дослідження не уважається висновком експерта, а є письмовим доказом.

За правилами статті 76 ЦПК України у чинній редакції письмові докази та висновки експертів визнано самостійними засобами, на підставі яких встановлюються дані щодо наявності або відсутності обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Обґрунтованих доводів на спростування фактичних даних, установлених висновками експертних досліджень, апеляційна скарга не містить.

Ураховуючи принципи змагальності сторін та диспозитивності цивільного судочинства, беручи до уваги ту обставину, що відповідач не був повідомлений про розгляд справи в суді першої інстанції, ухвалою Київського апеляційного суду від 10 червня 2019 року задоволено клопотання представника відповідача та призначено у справі судову експертизу з питань інтелектуальної власності.

Згідно даних Висновку експерта №142/19 за результатами проведення судової експертизи з питань інтелектуальної власності від 16 серпня 2019 року, складеного судовим експертом лабораторії права промислової власності Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності Чабанець Т.М. :

Знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом НОМЕР_1 від 10 серпня 2010 року не є тотожним або схожим із знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2", який визнаний рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31 серпня 2015 року загальновідомим в Україні, настільки, що їх можна сплутати.

Знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом НОМЕР_1 від 10 серпня 2010 року не є таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або юридичної особи - виробника товарів і послуг зі знаком "ІНФОРМАЦІЯ_2" Manufacturing Company, яка виробляє товари і який визнано рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31 серпня 2015 року загальновідомим в Україні.

Разом з тим, колегія суддів зазначає про відхилення Висновку експерта №142/19 за результатами проведення судової експертизи з питань інтелектуальної власності від 16 серпня 2019 року з огляду на таке.

Згідно статті 102 ЦПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

За загальними правилами висновок експерта є самостійним процесуальним джерелом доказів, яке отримується в ході проведення експертом судової експертизи, містить синтезуючу в межах компетентності експерта інформацію, що була отримана ним за допомогою спеціальних наукових методів і знань безпосередньо під час проведення дослідження з наданих йому процесуальних джерел.

Проте Висновок експерта №142/19 від 16 серпня 2019 року є неповним, складено поверхово, без належного порівняння визначених об`єктів, не містить логічних та послідовних висновків, аналізу наявних збігів та розбіжностей, не узгоджується з іншими матеріалами справи, а проведене дослідження не відповідає Методичним рекомендаціям з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, що затверджені наказом Державного підприємства "Український інститут промислової власності" №91 від 07 квітня 2014 року.

Так, при визначенні спорідненості товарів і послуг, експертом зроблено висновок про те, що товари 02 класу МКТП, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 , а саме, препарати-запобіжники корозії металів, протиіржавники (суміші для захисту від іржавіння), протикорозійні препарати, протикорозійні оливи, протитьмянінники (препарати, що запобігають тьмянінню), захисні препарати для металів є такими самими з товарами 02 класу МКТП, для яких знаки для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2", "ІНФОРМАЦІЯ_2" (об`ємний), визнані добре відомими в Україні; товари 02 класу МКТП, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 , а саме (експертом не визначено яких саме), не є такими самими та не є спорідненими з товарами 045 класу МКТП, для яких знаки для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" , "ІНФОРМАЦІЯ_2" (об`ємний), визнані добре відомими в Україні.

Висновок експерта не містить даних щодо порівняльного дослідження (з огляду на вид товару, функціональне призначення, умови та канали збуту товарів, коло споживачів) товарів, на які поширюється правова охорона знака "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України НОМЕР_1 з товарами, щодо яких знаки "ІНФОРМАЦІЯ_2" (словесний) , "ІНФОРМАЦІЯ_2" (об`ємний) визнано добре відомими в Україні, а фактично при визначенні спорідненості зводиться до констатації певного факту без мотивованої підстави такого висновку.

Поряд з цим, колегія суддів зазначає, що статтею 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" унормовано, що з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв`язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Тобто, визнання знака добре відомим надає йому більш широку правову охорону в порівнянні зі знаками, які не мають такого статусу, відтак при дослідженні питання перевірки позначень на тотожність і схожість з добре відомими знаками положення абзацу третього пункту 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" мають застосовуватись також щодо неспоріднених товарів, що експертом Чабанець Т.М. залишено поза увагою.

Дослідження звукових (фонетичних) ознак, семантичних (смислових) ознак, графічних (візуальних) ознак не містить зіставлення схожих загальних та окремих ознак, аналізу наявних збігів та розбіжностей, мотивованої оцінки дослідження всієї сукупності ознак та логічного формування того чи іншого висновку.

Експертне дослідження стосувалось комбінованого позначення, проте експертом не проаналізовано та не порівняно домінуючі елементи позначень та не сформовано з цього питання відповідного висновку, що суперечить Методичним рекомендаціям з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, що затверджені наказом Державного підприємства "Український інститут промислової власності" №91 від 07 квітня 2014 року, згідно яких встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних графічних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеню семантичної близькості; під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи (пункт 11.1.5. Методичних рекомендацій); під час визначення схожості комбінованих позначень комбіновані позначення порівнюються з: комбінованими позначеннями; тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи; під час дослідження схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів, з урахуванням значимості розташування тотожного чи схожого елемента в заявленому позначенні; компоненти, які мають незначну розрізняльну здатність, до уваги не беруться, а порівнянню підлягають домінуючі елементи позначень (пункт 11.1.12. Методичних рекомендацій).

Окрім того, при дослідженні звукових (фонетичних) ознак експертом не взято до уваги, що словесний елемент знаку"ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України НОМЕР_1 та словесний елемент знаків "ІНФОРМАЦІЯ_2" , визнаних добре відомими в Україні, складається літерно-цифрової комбінації, тобто сполучення літер та цифр, де літери виконані латиницею. Проте висновок не містить порівняльного аналізу транскрипції словесного елемента англійською мовою, ураховуючи, що вимова за правилами англійської вимови не виключається.

Твердження у Висновку експерта №142/19 від 16 серпня 2019 року про те, що споживач на протязі декількох років в достатній мірі мав можливість ознайомитись з позначеннями"ІНФОРМАЦІЯ_2", "ІНФОРМАЦІЯ_2" (об`ємний), щоб асоціювати його з конкретним продуктом та конкретною особою, а саме "WD-40" Manufacturing Company, США, а також з позначенням "ІНФОРМАЦІЯ_1", щоб не асоціювати його з "WD-40" Manufacturing Company, США, є помилковим, не ґрунтується на фактичних обставинах справи та суперечить сутності правової охорони добре відомих торговельних марок в Україні.

Надаючи оцінку наведеному Висновку експерта №142/19 від 16 серпня 2019 року, колегія суддів дійшла висновку, що такий не можна уважати повним та обґрунтованим із зазначених вище мотивів, а тому цей Висновок судом відхиляється.

На стадії апеляційного провадження колегією суддів задоволено клопотання представника позивача та долучено Висновок судового експерта Сопової К.А. від 18 жовтня 2019 року №29-10/19, складеного на замовлення ТОВ "Фірма "Пархоменко і партнери".

Приймаючи цей доказ, колегія суддів виходить з того, що розгляд справи в суді першої інстанції відбувся за відсутності відповідача, який не був належним чином повідомлений про розгляд справи. З цих підстав колегією суддів відновлено порушене право відповідача щодо надання доказів та забезпечено можливість доведення обставин, на які посилається відповідач як на підставу своїх вимог або заперечень. Поряд з цим, ураховуючи рівність процесуальних прав сторін, позивачу забезпечено таку ж можливість.

Реалізовуючи своє право, представником позивача подано Висновок судового експерта, підготовлений на замовлення учасника справи згідно із приписами частини 3 статті 102 ЦПК України.

Відповідно до цього Висновку установлено:

1. Знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України НОМЕР_1 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" (словесний) та "ІНФОРМАЦІЯ_2" (об`ємний), визнаними добре відомими в Україні для:

таких самих товарів ("препарати-запобіжники корозії металів; захист (захистові) препарати для металів; оливи (мастила рідкі) протикорозійні; протикорозійні препарати; протиіржавники (суміші для захисту від іржавіння); протитьмянінники (препарати, що запобігають тьмянінню) для металів"),

споріднених товарів (фарби, політури, лаки: барвники; азбестові фарби; алюмінієві порошки для фарб; алюмінієві фарби; аурамін; бактерицидні фарби; барвники (екстракти); барвники для деревини; білило свинцеве; білі фарби чи барвники; бітумні політури; вогнетривкі фарби; грунтовання; грунтовання, захисні (захистові) покриви для рам, итасі транспортних засобів; гумігут для живопису; друкарські пасти (фарби); друкарські фарби; емалеві фарби; емалі (політури); емульсії срібла (пігменти); клейники (клейові речовини) для фарб; клейові фарби; копалові політури; лаки для бронзування; мастики (природні смоли); паста срібна; пігменти; згусники для фарб; платинові фарби; позолота; покриви лакофарбові; покриви для просмоленого картону; покриви (фарби) для деревини; покриви для гудронованого картону; поливи, що належать до 2 класу; порошки бронзові (фарба); порошки для сріблення; протибрудові фарби; протрави (закріплювачі барвників); розріджувачі лаків; розріджувачі фарб; розчини для білення; свинцевий (олив`яний) сурик; сикативи (прискорювачі висихання) для фарб; сині фарби чи барвники; скипидар (розріджувач до фарб); сумах для політур; фарби для кераміки; фарби для таврування тварин; фіксатори (політури); чорні фарби чи барвники; препарати для захисту деревини: препарати-запобіжники руйнуванню деревини; камеді-смоли; каніфоль; карбоніл для захисту деревини; протистарники (препарати, що запобігають старінню) для деревини).

Використання знака для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України НОМЕР_1 вказуватиме на зв`язок з власником добре відомих в Україні знаків "ІНФОРМАЦІЯ_2" (словесний) та "ІНФОРМАЦІЯ_2" (об`ємний), що може спричинити шкоду дистинктивності та/або репутації добре відомих знаків через таке використання для товарів, що вказані у свідоцтві України НОМЕР_1 і не пов`язані з товарами "WD-40" Manufacturing Company, а саме: "барвильні картриджі заправлені до принтерів та копіювачів; барвники (тонери) для фотокопіювальних апаратів і машин; тонери і чорнила для електронних принтерів; порошки, що належать до 2 класу і фарбувальні речовини, що використовуються при копіюванні та друкуванні; листові і порошкові метали для художньо-декоративних робіт і друкування; барвники харчові".

2. Знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України НОМЕР_1 від 10 серпня 2010 року є таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, а саме "WD-40" ManufacturingCompany, власника знаків "ІНФОРМАЦІЯ_2" (словесний) та "ІНФОРМАЦІЯ_2" (об`ємний), визнаних добре відомими в Україні рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31 серпня 2015 року.

Висновок судового експерта Сопової К.А. від 18 жовтня 2019 року №29-10/19 в цілому містить повну інформацію щодо об`єктів дослідження, системний та змістовний аналіз проведеного дослідження, який сформовано у логічні висновки. Окрім того, цей Висновок узгоджується з іншими матеріалами справи.

Представник відповідача правом подачі заперечень щодо Висновку експерта від 18 жовтня 2019 року №29-10/19 не скористався.

Згідно приписів статті 89 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість , достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Досліджені докази в їх сукупності дають підстави для висновку про порушення права позивача на знак для товарів і послуг, яке підлягає відновленню.

Доводи апеляційної скарги в тій частині, що в судовому засіданні представник Державної служби інтелектуальної власності України заперечував проти позову, вказавши, що за результатами експертизи заявки знак за оскаржуваним свідоцтвом відповідає умовам правової охорони, відхиляються колегією суддів, оскільки зазначене є позицією одного із відповідачів у справі, що само по собі не є такими, що спростовує висновок суду.

Разом з тим, колегією суддів установлено порушення норм процесуального права, яке є обов`язковою підставою для скасування рішення суду.

Відповідно до пункту 3 частини 3 статті 376 ЦПК України порушення норм процесуального права є обов`язковою підставою для скасування судового рішення суду першої інстанції та ухвалення нового судового рішення, якщо справу (питання) розглянуто судом за відсутності будь-якого учасника справи, не повідомленого належним чином про дату, час і місце засідання суду (у разі якщо таке повідомлення є обов`язковим), якщо такий учасник справи обґрунтовує свою апеляційну скаргу такою підставою.

Матеріали справи не містять доказів, які у відповідності до процесуального закону є такими, що підтверджують фактичну обізнаність ОСОБА_4 про перебування в провадженні суду цієї справи.

Оголошення у пресі, здійснене відповідно до частини 9 статті 74 ЦПК України в редакції Закону №1618-IV 18 березня 2004 року на час розгляду справи, слід розглядати таким, що вказує на формальне повідомлення відповідача, проте не дає підстав для висновку про обізнаність відповідача про розгляд справи.

Отже, оскільки відповідач не був належним чином повідомлений про розгляд справи, рішення суду першої інстанції підлягає скасуванню.

Відповідно до частин 1 та 2 статті 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача.

Під час розгляду справи в суді першої інстанції позивачем понесені витрати по сплаті судового збору в сумі 4134 грн. та 840 грн. витрат на публікацію оголошень у друкованих засобах інформації про виклик відповідача.

Також позивачем понесені витрати по оплаті проведення експертизи на стадії апеляційного провадження в розмірі 35000 грн., що були сплачені на користь ФОП ОСОБА_8 згідно платіжного доручення №3675 від 29 жовтня 2019 року.

Статтею 133 ЦПК України унормовано, що витрати, пов`язані із сплатою судового збору та проведенням експертизи, є судовими витратами.

За правилами статті 141 ЦПК України з відповідача на користь позивача на відшкодування витрат, пов`язаних із сплатою судового збору 4974 грн. та на відшкодування витрат, пов`язаних з проведенням експертизи 35000 грн.

Керуючись ст.ст. 259, 268, 367, 374, 376, 381-384, 390 ЦПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ОСОБА_4 , подану представником ОСОБА_2 , задовольнити частково.

Рішення Солом`янського районного суду міста Києва від 19 грудня 2016 року скасувати та ухвалити нове судове рішення наступного змісту.

Позовні вимоги WD-40 Manufacturing Company задовольнити.

Визнати свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 10 серпня 2010 року, власником якого є ОСОБА_4 , недійсним повністю.

Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 10 серпня 2010 року, власником якого є ОСОБА_4, та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Стягнути з ОСОБА_4 на користь WD-40 Manufacturing Company на відшкодування витрат, пов`язаних із сплатою судового збору 4974 грн. та на відшкодування витрат, пов`язаних з проведенням експертизи 35000 грн.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили з дня її прийняття, касаційна скарга на постанову може бути подана протягом тридцяти днів з дня її проголошення безпосередньо до Верховного Суду. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст постанови складено 25 листопада 2019 року.

Суддя-доповідач Н.В. Поліщук

Судді В.В. Соколова

О.І. Шкоріна