Провадження № 2/752/2491/19
Р І Ш Е Н Н Я

Іменем України

14.11.2019 року Голосіївський районний суд м.Києва в складі:

головуючого судді - Колдіної О.О.

з участю секретаря - Петрова Є.В,

представника позивача ОСОБА_1 ,

представника відповідача Норик М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕВІЛОН» про захист інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг,

в с т а н о в и в:

позивач звернулась до суду з позовом до ТОВ «ДЕВІЛОН» про захист інтелектуальної власності, шляхом заборони відповідачу здійснювати використання зображення хлопчика, яке є схожим настільки, що можна сплутати із знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3», зокрема нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесенням позначенням, пропонування продукції та нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення), реекспорт, застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет, стягнення з відповідача витрат по сплаті судового збору, витрат, понесених на проведення експертного дослідження та витрат на правничу допомогу.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач відповідно до Свідоцтва на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 , що зареєстрований 26.04.2010 р., набула права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

14.05.2018 р. їй стало відомо, що на Інтернет сайті за адресою: http ;//www.devilon.ua, який використовується ТОВ «ДЕВІЛОН» для реклами товарів (іграшок), використовується зображення хлопчика, яке має візуальну схожість зі знаком для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Того ж дня позивач спрямувала претензію з вимогою негайно припинити використання зображення, яке має візуальну схожість зі Знаком для товарів та послуг за свідоцтвом № НОМЕР_1 на Інтернет сайті, однак у її задоволенні було відмовлено в зв`язку з припиненням технічного обслуговування сайту www.devilon.ua.

Позивач звернулась з заявою про проведення експертного дослідження в сфері інтелектуальної власності до Науково-дослідного центру судової експертизи, відповідно до висновку якого зображення хлопчика, розміщене на Інтернет сайті за адресою http;//www.devilon.ua, який використовується ТОВ «Девілон» для реклами товарів, є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом № НОМЕР_1 і воно є таким, що моє ввести споживачів в оману щодо особи, яка надає послуги.

З огляду на неправомірне використання відповідачем знаку на товари і послуги та відмовою у задоволенні претензії позивач просить захистити порушене право в судовому порядку.

Відповідачем подано відзив на позовну заяву, відповідно до якого ТОВ «ДЕВІЛОН» просить відмовити у задоволенні позову, посилаючись на те, що обслуговування сайту http;//www.devilon.ua здійснювалось ТОВ «ЕКА-Софт» згідно Договору № 49т-4 від 01.01.2015 р. і воно було припинено в зв`язку з розірванням договору 30.04.2017 р. ТОВ «ДЕВІЛОН» розпочало розробку нового сайту з іншим інтерфейсом. Крім того, відповідач зазначає про недопустимість висновку експерта як доказу у справі, оскільки зазначена експертиза проведена з порушенням Методики та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

В ході судового розгляду представник позивача підтримав заявлені вимоги і обгрунтування позову в повному обсязі, просив його задовольнити, з підстав, зазначених в позовній заяві.

Представник відповідача заперечував проти задоволення позову, посилаючись на відсутність доказів того, що ТОВ «ДЕВІЛОН» є власником сайту http;//www.devilon.ua та використовує знак за свідоцтвом № НОМЕР_1 , право на яке має позивач. Крім того, представник відповідача звернув увагу суду на недопустимість наданого висновку експерта, як доказу у справі, оскільки в ньому застосоване викривлене викладення об`єкту знака.

Вислухавши представників сторін, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позов не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що ОСОБА_2 відповідно до Свідоцтва на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 , що зареєстрований 26.04.2010 р. набула права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

14.05.2018 р. їй стало відомо, що на Інтернет сайті за адресою: http ;//www.devilon.ua, який використовується ТОВ «ДЕВІЛОН» для реклами товарів (іграшок) розміщене зображення хлопчика, яке має візуальну схожість зі знаком для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст.424 ЦК України Майновими правами інтелектуальної власності є: 1) право на використання об`єкта права інтелектуальної власності; 2) виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об`єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

В силу положень ст. 426 ЦК України особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб.

Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Відповідно до ст.431 ЦК України порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Згідно з ст.432 ЦК України Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: 1)застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; 2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; 3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів; 4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь; 5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об`єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення; 6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Статтею 5 Закону передбачено, що право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18 цього Закону. Порядок продовження строку дії свідоцтва встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до ст.16 Закону Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України (ст.20 Закону).

Звертаючись до суду, позивач посилається на порушення її права інтелектуальної власності на знак з боку відповідача, шляхом розміщення зображення хлопчика, яке має візуальну схожість зі знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» та Інтернет сайті http;/ / www.devilon.ua, яким користується ТОВ «ДЕВІЛОН», і що було виявлено 14.05.2018 р.

Як встановлено судом, позивач 23.05.2018 р. звернулась до відповідача з претензією щодо неправомірного використання знаку для товарів та послуг.

Того ж дня, ТОВ «ДЕВІЛОН» надана відповідь на претензію за № 49, відповідно до якої у її задоволенні було відмовлено, з посиланням на те, що ТОВ «ДЕВІЛОН» здійснює використання сайту за адресою http;/ / www.devilon.com. ua, а технічне обслуговування сайту http;/ / www .devilon.ua припинено станом на 01.05.2017 р. за повідомлення ТОВ «ЕКА-СОФТ» (Республіка Білорусь).

Згідно ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків встановлених цим Кодексом.

Доказування не може ґрунтуватись на припущеннях.

Тобто, законодавець покладає обов`язок доказування на сторони у справі і суд позбавлений можливості у даному випадку з власної ініціативи витребовувати будь-які докази.

В силу положень ст.12 ЦПК України кожна сторона несе ризик настання наслідків в зв`язку з вчиненням або не вчиненням нею процесуальних дій.

З боку позивача суду не надано доказів на підтвердження того, що власником та користувачем Інтернет сайту http;//www.devilon.ua є ТОВ «ДЕВІЛОН» на момент виявлення публікації.

Натомість, з боку відповідача на спростування зазначених обставин відповідачем надано наступні докази: повідомлення ТОВ «ЕКА-Софт» за № 30-04/2017 від 30.04.2017 р., відповідно до якого Товариство просить ТОВ «ДЕВІЛОН» розірвати договір № 49т-4 від 01.01.2015 р. на обслуговування сайту http;//www.devilon.ua з 01.05.2017 р.; Договір № 07/04-17 від 07.04.2017 р. на розробку нового сайту http;/ / www.devilon.com.ua з новим інтерфейсом, який не містить зображення хлопчика.

Крім того, суд не може прийняти до уваги як доказ схожості жображення хлопчика яке розміщене на Інтернет сайті http;//www.devilon.ua із зареєстрованим позивачем знаком для товарів та послуг за свідоцтвом № 122109 висновок експерта № 160/18 від 18.07.2018 р., оскільки відповідно до ч.2 ст.5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Об`єктом знака не можуть бути імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, пов`язаних з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік та похідні від них, назви, пов`язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

В силу положень ст.16 Закону знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг позначення вважається тотожним з нішим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При проведенні дослідження експерт зазначає про домінуючі ознаки, які повинні враховуватись у порівнянні знаків для товарів і послуг, а саме: розмірні, топологічні, кольорові, семантичні, однак надає оцінку лише зображувальним елементам, що не відповідає вимогам Закону.

Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення (ст.77 ЦПК України)..

Згідно з ст.78 ЦПК України суд не бере до уваги докази, що одержані з порушенням порядку, встановленого законом.

Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

В силу положень ст.ст.79, 80 ЦПК України достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи, а достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Враховуючи, що позивачем не надано суду належних, допустими і достатніх доказів на підтвердження використання відповідачем знаку знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3», а також схожості зареєстрованого згідно Свідоцтва № НОМЕР_1 знаку та знаку, розміщеного на сайті http;/ / www.devilon.ua та належності даного сайту відповідачу, суд не вбачає правових підстав для задоволення позову в зв`язку з його необґрунтованістю і недоведеністю.

На підставі положень ст.141 ЦПК України судові витрати, понесені позивачем при зверненні до суду, а саме витрати по сплаті судового збору, витрати на проведення експертного дослідження, витрати на правничу допомогу не підлягають стягненню з відповідача н користь позивача в зв`язку з відмовою у задоволенні позову.

Однак, з позивача на користь відповідача підлягають стягненню витрати, понесені Товариством на правничу допомогу на підставі Договору про надання правничої допомоги № 03-12/18 від 03.12.2018 р., які підтверджені відомостями про обсяг наданих послуг, витраченого часу, актом виконаних робіт, випискою по особовому рахунку на підтвердження понесених витрат.

Керуючись ст.ст.12, 13, 76, 77, 78, 81, 259, 261, 265, 273, 354 ЦПК України, суд

в и р і ш и в:

у задоволенні позову ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕВІЛОН» про захист інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг відмовити.

Стягнути з ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕВІЛОН» (, м.Київ, вул.Саперно-Слобідська, буд.25) витрати на правничу допомогу в розмірі 19800 гривень.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Суддя