Провадження № 2/521/843/19
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2019 року Малиновський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді Мазун І.А.,

за участю секретаря судового засідання Коваль Т.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ТОВ «Українська Академія Індустрії Моди», ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «Бріз», ТОВ Науково-виробниче підприємство «ТЕНЕТ», третя особа ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) про захист авторського права на знак для товарів і послуг та за зустрічною позовною заявою ТОВ «Українська Академія Індустрії Моди» до ОСОБА_1 , Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання частково недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг,-

В С Т А Н О В И В:

27.09.2018р. до Малиновського районного суду м. Одеси звернувся ОСОБА_1 з позовом до ТОВ «Українська Академія Індустрії Моди», ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «Бріз», ТОВ Науково-виробниче підприємство «ТЕНЕТ», третя особа ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) про захист авторського права на знак для товарів і послуг та просить суд зобов`язати ТОВ «Українська академія Індустрії Моди» припинити порушення прав власника свідоцтва України № 200466 на знак для товарів і послуг «ODESSA FASHION CHANNEL»; заборонити ТОВ «Українська Академія Індустрії Моди» використовувати знак для товарів та послуг «ODESSA FASHION» у будь-якій діяльності та у будь-якій формі; заборонити ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «Бріз» та ТОВ Науково-виробниче підприємство «ТЕНЕТ» розміщувати знак для товарів і послуг ТОВ «Українська Академія Індустрії Моди» у багатоканальних телемережах ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «Бріз» та ТОВ Науково-виробниче підприємство «ТЕНЕТ» з використанням логотипу «ODESSA FASHION».

Свої позовні вимоги мотивує тим, що він є власником знаку для товарів та послуг на підставі свідоцтва на знак для товарів і послуг № 200466, виданим Державною службою інтелектуальної власності України, зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25 червня 2015 року. Відповідним свідоцтвом на праві власності за ним зареєстровано знак «ODESSA FASHION CHANNEL». Знак зареєстровано для товарів і послуг класів за індексами Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП): кл. 41, та відповідний знак використовується безперервно.

В липні 2018 року йому стало відомо з онлайн трансляції засідання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про прийняття рішення щодо видачі ТОВ «Українська Академія Індустрії Моди», в особі директора ОСОБА_2 Іванівни () ліцензії на кабельне мовлення у м. Одеса, з використанням логотипу «ODESSA FASHION».

12.07.2018 року позивачем було зроблено запит на отримання публічної інформації до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо документів, що підтверджують право на використання логотипу «ODESSA FASHION», на підставі якого 17.07.2018р. він отримав відповідь, що 11.07.2018 року було прийнято рішення Національної ради № 752 щодо видачі ТОВ «Українська Академія Індустрії Моди» (логотип - «ODESSA FASHION») м. Одеса, ліцензії на мовлення у багатоканальних телемережах TOB ТРК «БРІЗ», с. Крижанівка Одеська область та ТОВ НВП «ТЕНЕТ», м. Одеса. Також зазначено що із заявою про видачу ліцензії на мовлення було подано Розписку Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (УКРПАТЕНТ) про одержання від ТОВ «Українська Академія Індустрії Моди» заявки на знак товарів і послуг (назва знаку для товарів і послуг - «ODESSA FASHION» (комбіноване).

Таким чином, позивач вважає, що знак для товарів та послуг «ODESSA FASHION CHANNEL» та «ODESSA FASHION», що було подано на реєстрацію пізніше, а саме 02.05.2018 року, номер заявки: m 2018 10346, є схожими настільки, що їх можна сплутати, тобто виникає змішування знаків «ODESSA FASHION CHANNEL» та «ODESSA FASHION », і оскільки знак для товарів і послуг «ODESSA FASHION» наразі не зареєстровано та ТОВ «Українська Академія Індустрії Моди» не має свідоцтва, виданого Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (УКРПАТЕНТ) та зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, тому вважає, що по-перше ТОВ «Українська Академія Індустрії Моди» хоча і отримала ліцензію на мовлення однак не має права рекламуватися та виходити в ефір на багатоканальних телемережах ТОВ ТРК «БРІЗ», с. Крижанівка Одеської області, та ТОВ НВП «ТЕНЕТ», м. Одеса, з використанням знаку (логотипу - «ODESSA FASHION»), крім того вважає, що фактично така діяльність з використанням в діяльності знаку для товарів і послуг «ODESSA FASHION» порушує виключні його права, як власника об`єкту інтелектуальної власності, а саме - добре відомого знаку для товарів та послуг «ODESSA FASHION CHANNEL» за свідоцтвом України № 200466. Таким чином споживачі вводяться в оману щодо товарів, послуг, які надаються під знаком «ODESSA FASHION CHANNEL» та будуть надаватися під використанням знаку логотипу «ODESSA FASHION».

Відповідні обставини стали причиною звернення до суду з відповідним позовом.

25.10.2018р. ТОВ «Українська Академія Індустрії Моди» звернулося до суду із зустрічними позовними вимогами до ОСОБА_1 , Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання частково недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, відповідно до якого просить суд визнати недійсним свідоцтво України № НОМЕР_1 від 25.06.2015р. на знак для товарів і послуг «ODESSA FASHION CHANNEL» в частині таких послуг 41 класу МКТП, як: готування радіо- і телевізійних програм; радіопередачі розважальні; телевізійні передачі розважальні; інформування щодо виховування; інформування щодо дозвілля; інформування щодо розваг; служба новин; макетування інформаційних матеріалів, крім рекламних; дозвілля (забави, розваги); записування на відеоплівки; монтування відеострічок; наймання (прокат) ІНФОРМАЦІЯ_1 ; створювання відеофільмів; створювання фільмів, крім рекламних; кіностудії; послуги щодо цифрового зображення, що належать до 41 класу; наймання (прокат) відеокамер; наймання (прокат) відеомагнітофонів; наймання (прокат) освітлюваної апаратури для театрів та телестудій; а також просив зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсним свідоцтва України № 200466 від 25.06.2015 на знак для товарів і послуг «ODESSA FASHION CHANNEL» в частині таких послуг 41 класу МКТП, як: готування радіо- і телевізійних програм; радіопередачі розважальні; телевізійні передачі розважальні; інформування щодо виховування; інформування щодо дозвілля; інформування щодо розваг; служба новин; макетування інформаційних матеріалів, крім рекламних; дозвілля (забави, розваги); записування на відеоплівки; монтування відеострічок; наймання (прокат) ІНФОРМАЦІЯ_1 ; створювання відеофільмів; створювання фільмів, крім рекламних; кіностудії; послуги щодо цифрового зображення, що належать до 41 класу; наймання (прокат) відеокамер; наймання (прокат) відеомагнітофонів; наймання (прокат) освітлюваної апаратури для театрів та телестудій та опублікувати відповідні відомості у офіційному бюлетені «Промислова власність»; крім того стягнути з ОСОБА_1 на їх користь понесені судові витрати.

Свої зустрічні позовні вимоги мотивує тим, що на їх думку знак «ODESSA FASHION CHANNEL» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.06.2015 є описовим стосовно тих, перерахованих у свідоцтві послуг 41 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), з якими є спорідненим мовлення у багатоканальних телемережах, ліцензію на здійснення якого з використанням логотипу «ODESSA FASHION» товариство отримало на підставі рішення Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення № 752 від 11.07.2018р., що підтверджується належним доказом - висновком судової експертизи.

В той же час, дана обставина є передбаченою пп. а) п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» підставою для визнання свідоцтва України № 200466 на знак недійсним в частині тих послуг 41 класу МКТП, для яких воно є описовим, а саме: готування радіо- і телевізійних програм; радіопередачі розважальні; телевізійні передачі розважальні; інформування щодо виховування; інформування щодо дозвілля; інформування щодо розваг; служба новин; макетування інформаційних матеріалів, крім рекламних; дозвілля (забави, розваги);записування на відеоплівки; монтування відеострічок; наймання (прокат) ІНФОРМАЦІЯ_1 ; створювання відеофільмів; створювання фільмів, крім рекламних; кіностудії; послуги щодо цифрового зображання, що належать до 41 класу; наймання (прокат) відеокамер; наймання (прокат) відеомагнітофонів; наймання (прокат) освітлювальної апаратури для театрів та телестудій.

На дату видачі оскаржуваного свідоцтва України № 200466 на знак повноваження відповідної установи виконувала Державна служба інтелектуальної власності України, про що свідчить підпис її голови на копії бланку свідоцтва, поданого до суду ОСОБА_3 разом з первісним позовом.

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 585 «Про оптимізацію діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності», був затверджений початок ліквідації Державної служби інтелектуальної власності (ДСІВ) та покладення функцій з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Згідно з абз.1 п.2 вказаної Постанови: «Міністерство економічного розвитку і торгівлі є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності».

В свою чергу, згідно з абз. 20 пп. 1) п. 3 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459: «3. Основними завданнями Мінекономрозвитку є: забезпечення формування та реалізація: ...державної політики у сфері інтелектуальної власності»

Таким чином, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності України, яка прийняла оскаржуване Рішення, а також, в розумінні ст.ст. 1, 10 Закону, Установою, яка є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності й, серед іншого, приймає рішення за заявками на видачу свідоцтв України на знаки для товарів і послу.

В зв`язку з цим, у випадку визнання свідоцтва України № 200466 на знак для товарів і послуг недійсним Міністерство економічного розвитку і торгівлі України зобов`язане внести відповідні відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати їх в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Представник ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «Бріз» з первинним позовом не погодився про що було надано до суду письмовий відзив, відповідно до якого, зазначає, що вимоги позивача до ТОВ ТРК «БРІЗ», викладені в позовній заяві, не визнаються в частині заборони ТОВ ТРК «БРІЗ» розміщувати знак для товарів і послуг ТОВ «Українська академія індустрії моди» у багатоканальних телемережах ТОВ ТРК «БРІЗ» з використання логотипу «Odessa fashion» з огляду на те, що ТОВ ТРК «БРІЗ» є оператором, провайдером програмної послуги та здійснює свою діяльність на підставі ліцензій, виданих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації та Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. 08.05.2018р. між TOB ТРК «БРІЗ», як Провайдером, та ТОВ «Українська академія індустрії моди», як Телерадіоорганізацією, укладено Договір № 221 про доставку сигналу Програми телеканалу «Odessa fashion» абонентам телекомунікаційних мереж. Відповідно до Рішення №752 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 11.07.2018р. ТОВ «Українська академія індустрії моди» видано ліцензію на мовлення HP № 01330-м у багатоканальних телемережах ТОВ ТРК «БРІЗ» з вихідними даними (логотип) - «Odessa fashion». Дата видачі ліцензії - 26.07.2018р. 12.09.2018р. ТОВ ТРК «БРІЗ» та ТОВ «Українська академія індустрії моди» підписано Акт прийому передачі Сигналу Програми для можливості здійснення доставки сигналу програми Абонентам ТОВ ТРК «БРІЗ» та розпочато доставку сигналу програми Абонентам ТОВ ТРК «БРІЗ». ТОВ ТРК «БРІЗ» не має права на будь-які скорочення, доповнення, редагування, дублювання чи субтитрування програми «Odessa fashion». Крім того зазначає, що позовні вимоги в частині не розміщення ТОВ ТРК «БРІЗ» знаку для товарів і послуг з використанням логотипу у своїй багатоканальній телемережі при доставці (ретрансляції) своїм Абонентам Програми «Odessa fashion» суперечать чинному законодавству України, оскільки ретрансляція - прийом і одночасна передача, незалежно від використаних технічних засобів, повних і незмінних телерадіопрограм або істотних частин таких програм, які транслюються мовником. Розгляд справи просив проводити за відсутності представника ТОВ ТРК «БРІЗ», про що було надано відповідну заяву.

Представником Міністерства економічного розвитку торгівлі України було надано до суду письмовий відзив на зустрічну позовну заяву, в якому посилається на те, що датою подання ОСОБА_1 заявки № m 201307813 на знак для товарів і послуг ODESSA FASHION CHANNEL за оскаржуваним свідоцтвом України № 200466 є 29.04.2013р., та який був першим та єдиним заявником, хто придумав, почав використовувати знак ODESSA FASHION CHANNEL та скористався правом на одержання на нього свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Знак для товарів і послуг ODESSA FASHION CHANNEL за оскаржуваним свідоцтвом України № 20466 є словесним, виконаним заголовними літерами англійської абетки, друкованим шрифтом. За результатами розгляду заявки № m 201307813 заклад експертизи прийняв висновок від 12.12.2014р. № 42793 про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який був затверджений Держслужбою та набув статусу рішення про реєстрацію відповідного знаку. Отже, свідоцтво України № 200466 на знак для товарів і послуг ODESSA FASHION CHANNEL було видано на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законодавством України. Міністерство економічного розвитку і торгівлі є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності. У зв`язку з опублікуванням Постанови № 320 Мінекономрозвитку почало виконувати функції та повноваження у сфері інтелектуальної власності лише з травня 2017 року. Для з`ясування того, чи є знак ODESSA FASHION CHANNEL описовим для переліку послуг 41 класу МКТП, відносно яких оскаржується свідоцтво України №200466 необхідно скористатися наявними у вільному доступі інформаційно-довідкових джерел. Оскаржуваний знак ODESSA FASHION CHANNEL не дозволяє однозначно описати послуги, відносно яких позивач просить визнати свідоцтво України №200466 недійсним, а саме щодо: готування радіо- і телевізійних програм; радіопередачі розважальні; телевізійні передачі розважальні; Інформування щодо виховування; інформування щодо дозвілля) інформування щодо розваг; служба новин; макетування інформаційних матеріалів, крім рекламних; дозвілля (забави, розваги);записування на відеоплівки; монтування відсострічок; наймання (прокат) ІНФОРМАЦІЯ_1 ; створювання відеофільмів; створювання фільмів, крім рекламних; кіностудії; послуги щодо цифрового зображання, що належать до 41 класу; наймання (прокат) відеокамер; наймання (прокат) відеомагнітофонів; наймання (прокат) освітлювальної апаратури для театрів та телестудій. Наведені вище відомості про переклад складових словесних елементів словосполучення ODESSA FASHION CHANNEL свідчать про те, що останнє є багатозначним і не може однозначно сприйматися споживачем відносно заявлених послуг 41 класу МКТП, як такі що описують їх. Семантичний зміст знаку ODESSA FASHION CHANNEL не є очевидно зрозумілим пересічному споживачеві без додаткових суджень та мислень, що не дозволяє споживачам однозначно розуміти семантичне значення цього позначення, та не складається з позначень, які напряму описують послуги 41 класу МКТП, які заявлені. Словосполучення ODESSA FASHION CHANNEL є уявним, умовним, образним та має переносне значення, оскільки не може бути точно визначене щодо способу та порядку реалізації усіх заявлених послуг 41 класу МКТП. Застосування словосполучення ODESSA FASHION CHANNEL для зазначених послуг не може носити описовий характер, оскільки є очевидним, що оскаржуваний знак не вказує на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність зазначених послуг, місце і час надання вказаних послуг та інші характеристики послуг 41 класу МКТП. Позначення ODESSA FASHION CHANNEL не міститься в жодному словнику або довіднику. Відсутність такого словосполучення в довідниках, є додатковим доказом його видуманого походження та свідчить про те, що оскаржуваний знак не є описовим щодо усіх заявлених послуг 41 класу МКТП. Таким чином, усі твердження позивача про те, що знак ОСОБА_1 є описовим є необґрунтованими та такими, що не відповідають Закону, Правилам та Методрекомендаціям. Зважаючи на викладене, Мінекономрозвитку вважає, що позовні вимоги ТОВ «Українська Академія Індустрії Моди» не можуть вважатися обґрунтованими та задоволеними судом.

Представник ОСОБА_1 в судовому засіданні заявлені первинні позовні вимоги підтримав в повному обсязі та просить задовольнити їх, проти зустрічного позову заперечував про, що було надано відзив на зустрічний позов, посилаючись на те, що ОСОБА_1 є власником знаку для товарів та послуг на підставі свідоцтва на знак для товарів і послуг № 200466, виданого Державною службою інтелектуальної власності України, зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25 червня 2015 року. Відповідно до вищезазначеного свідоцтва на праві власності за ОСОБА_1 зареєстровано знак «ODESSA АДРЕСА_1 ». Знак зареєстровано для товарів і послуг класів за індексами Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП) кл. 41. Цей знак використовується безперервно. Датою подання заявки на знак «ODESSA FASHION CHANNEL» є 29.04.2013р. ОСОБА_1 першим звернувся для реєстрації заявки на знак «ODESSA FASHION CHANNEL» та отримав право на одержання свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 200466 у класифікації 41 МКТП. Використовує цей знак постійно. Крім того зазначає, що свідоцтво на знак «ODESSA FASHION CHANNEL» для товарів і послуг № 200466 у класифікації 41 МКТП було придумано ОСОБА_1 самостійно та не є описовим і не вказує на вид усіх заявлених послуг 41 класу МКТП та зареєстровано в рамках чинного законодавства. За даних обставин вважає, що позовні вимоги ТОВ «Українська Академія Індустрії Моди» є надуманими та не обґрунтованими та не можуть бути задоволені судом.

Представник ТОВ «Українська Академія Індустрії Моди» в судовому засіданні заперечував щодо первинного позову про, що було надано письмовий відзив на первинні позовні вимоги, в якому представник зазначає наступне. Власник свідоцтва України на знак для товарів і послуг має право забороняти використовувати те позначення, яке є схожим із знаком настільки, що їх можна сплутати. Питання про наявність схожості між позначеннями (знаками для товарів і послуг) з`ясовуються, серед іншого під час експертизи заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг. У позивача за первинним позовом відсутні докази, а лише тільки наявні його міркування, щодо схожості між логотипом «ODESSA FASHION», який використовується під час мовлення із знаком для товарі і послуг «ODESSA FASHION CHANNEL», та які можливо сплутати між собою. Свої зустрічні позовні вимоги підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Інші учасники справи в призначене судове засідання не з`явилися, повідомлялися заздалегідь належним чином, причини неявки не повідомляли.

Вивчивши наявні матеріали справи у їх сукупності, прийнявши до уваги пояснення сторони позивача, відзиву відповідачів щодо позовної заяви, а також дослідивши письмові докази, надавши правовідносинам, що виникли між сторонами належну правову оцінку, суд приходить до наступних висновків.

На підставі ст.16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого немайнового або майнового права та інтересу.

Судом встановлено, що на підставі заявки № m 2013 07813 на знак для товарів і послуг ODESSA FASHION CHANNEL від 29.04.2013р. Державною службою інтелектуальної власності України було видано свідоцтво на знак для товарів і послуг № 200466, який видано відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв на знаки для товарів і послуг 25.06.2015р.. Власниками зазначені ОСОБА_1 та ОСОБА_4 . (том 1 а.с. 11-12)

Вищезазначене свідоцтво на знак для товарі і послуг, зареєстровано відносно послуг 41 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), а саме: «Навчання в академіях; атестування (освіта); парки атракціонів; наймання (прокат) аудіоапаратури; видавання книжок із бібліотек; послуги перемісних бібліотек; видавання книжок (видавництва); створювання видовищ; наймання (прокат) видовищних декорацій; викладання; презентації вистав; влаштовування виставок (культурних і навчальних); виховування; інформування щодо виховування; виховування в дошкільних закладах; наймання (прокат) відеокамер; наймання (прокат) відеомагнітофонів; записування на відеоплівки; монтування відеострічок; наймання (прокат) ІНФОРМАЦІЯ_1 ; створювання відеофільмів; влаштовування та проводіння зборів (крім релігійних), мітингів, демонстрацій; влаштовування громадських заходів; влаштовування балів; влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); влаштовування і проводіння навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння з`їздів; влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння прес- конференцій; влаштовування і проводіння концертів; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів; влаштовування конкурсів краси; влаштовування лотерей; влаштовування спортивних змагань; гімнастичне навчання; забезпечування необхідним для гольфа; готування радіо- і телевізійних програм; наймання (прокат) театральних декорацій; послуги дискотек (сховищ звукозаписових дисків); дозвілля (забави, розваги); інформування щодо дозвілля; забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; дресирування тварин; дублювання; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; забезпечування спортивним устаткованням; заочні курси; послуги звіринців (зоопарків); наймання (прокат) звукозаписувачів; планування зустрічей (дозвільних); послуги щодо ігор на гроші; ігрові послуги через комп`ютерні мережі; інформування щодо розваг; послуги казино (азартні ігри); каліграфічні послуги; караоке-послуги; наймання (прокат) кінопроекторів і приладдя; кіностудії; послуги кінозалів (демонстрування кінофільмів); наймання (прокат) кінофільмів (фільмів); дозвілля і навчання в клубах; послуги спортивно-оздоровчих клубів; мікрофільмування; перекладання з мови і на мову жестів; надавання моделей для художників; музейні послуги (презентації, виставки); послуги щодо музичного композиціювання; мюзик-холи; навчання; навчання індивідуальне; навчання практичне; навчання релігійне (духовне); надавання незавантажних мережних електронних публікацій; написання текстів, крім рекламних; нічні клуби; служба новин; наймання (прокат) стадіонного обладдя; облаштовування дозвілля; орієнтування професійне (поради щодо освіти і навчання); послуги оркестрів; освіта; наймання (прокат) освітлювальної апаратури для театрів та телестудій; пансіони, школи-інтернати; послуги перекладачів; наймання (прокат) підводного споряддя; попереднє замовляння місць на видовища; макетування інформаційних матеріалів, крім рекламних; наймання (прокат) радіо- і телевізійних приймачів; публікування електронних книжок та журналів в комп`ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; розважання (послуги артистів); наймання (прокат) спортивного споряддя, крім транспортних засобів; хронометраж спортивних змагань; послуги спортивних таборів; послуги студій записування; субтитрування; послуги сценаристів; влаштовування розваг у таборах відпочинку; театральні вистави; послуги театральних кас (розваги); телевізійні передачі розважальні; наймання (прокат) тенісних кортів; фізичне виховування; створювання фільмів, крім рекламних; фотографування; фоторепортажі; цирки; послуги щодо цифрового зображання, що належать до 41 класу».

Статтею 494 Цивільного кодексу України, передбачено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Стаття 495 Цивільного кодексу України визначає, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Згідно з частинами 2, 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" свідоцтво надає власнику право використовувати знак та права, що випливають з нього, а саме: наносити його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, етикетку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігати такий товар із нанесенням зазначеного знаку з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосовувати його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Згідно з ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до положень п. 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. N 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 р. N 72) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 р. за N 276/812, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Як роз`яснено п. 63 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності", порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

З відкритої електронної інформаційної-довідкової системи «Відомості про стан діловодства за заявками на знаки для товарів і послуг» заявка на знак для товарі і послуг № m201810346 знаходиться на стадії «кваліфікаційна експертиза», таким чином знак для товарів і послуг «ODESSA FASHION» на разі не зареєстровано та заяву було подано 02.05.2018р.

Проте Національна рада України з питань телебаченні та радіомовлення надала ТОВ «Українська Академія Індустрії Моди» 26.07.2018р. Ліцензію на мовлення серії НР № 01330-м за вихідними даними «ODESSA FASHION», вид мовлення кабельне, з територією розповсюдження програм місцеве, строк дії ліцензії з 26.07.2018р. по 26.07.2028р. (том 1 а.с. 58)

Таким чином у відповідності до ч. 6 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має

більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею Установою не прийнято рішення про відмову в реєстрації знака, можливості оскарження якого вичерпані.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 320 від 11.05.2017р. «Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі», яка була опублікована 18.05.2017 року та одразу набрала законної сили, відповідно до якої Міністерству економічного розвитку і торгівлі України були передані функцій і повноваження Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується.

При цьому, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутня інформація про ліквідацію ДСІВ України, як органу з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, та про повну передачу зазначених функцій на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Відповідно до п. 1. ст. 5 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з п. 3 ст. 6 цього Закону, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

03.07.2019р. представником ОСОБА_1 ОСОБА_5 було надано до суду висновок експерта № 19-1714/1771 за результатами проведення судової експертиз у сфері інтелектуальної власності від 31.05.2019р., складеного судовим експертом Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, на вирішення експерта поставлено наступні питання: чи є знак «ODESSA FASHION CHANNEL» зареєстрований для товарів і послуг класів за індексами Міжнародної класифікації товарі і послуг (МКТП): кл. 41 за свідоцтвом України № 200466 від 25.06.2015р. описовим? Чи є знак для товарі та послуг «ODESSA FASHION CHANNEL» за свідоцтвом України № 200466 від 25.06.2015р. на знак (логотип) «ODESSA FASHION», що було подано на реєстрацію 02.05.2018р., номер заявки: m201810346 та використовується ТОВ «Українська Академія Індустрії Моди», схожими настільки, що їх можна сплутати, тобто чи виникає змішування знаків «ODESSA FASHION CHANNEL» та «ODESSA FASHION»? Відповідь на перше питання: знак для товарів і послуг «ODESSA FASHION CHANNEL» за свідоцтвом України № 200466 від 25.06.2015р. не складається лише з позначень, що є описовими стосовно зазначених у свідоцтві послуг 41 класу МКТП. Відповідь на друге питання: позначення «ODESSA FASHION», застосоване у заявці, зареєстрованій ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (УКРПАТЕНТ) від 02.05.2018р. за № m201810346 є схожими настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «ODESSA FASHION CHANNEL» за свідоцтвом України № 200466, для послуг 38 класу МКТП «радіотранслювання; телевізійне транслювання», послуга 35 класу МКТП «рекламування; демонстрування товарі; послуги рекламних агентств; представлення товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат рекламного часу на засобах інформування; радіорекламування; створювання програм щодо замовлення товарів через телерекламу; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги». (том 2 а.с. 4-12)

Відповідно до положень п. 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. N 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 р. N 72) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 р. за N 276/812, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» захист прав на знак здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв`язку з застосуванням цього Закону. Суди відповідно до їх компетенції розв`язують, зокрема, спори про: встановлення власника свідоцтва; укладання та виконання ліцензійних договорів; порушення прав власника свідоцтва.

Відповідно до ч.3 ст.12 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Подавши свої докази, сторони реалізували своє право на доказування і одночасно виконали обов`язок із доказування, оскільки ст. 12 ЦПК закріплює правило, за яким кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Тобто, процесуальними нормами встановлено як право на участь у доказуванні, так і обов`язок із доказування обставини при невизнані їх сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі.

Зважаючи на зазначене, судом встановлено, що позивач ОСОБА_1 не оскаржував Ліцензію на мовлення серії НР № 01330-м ТОВ «Українська академія індустрії моди» за вихідними даними «ODESSA FASHION», вона не скасована не визнана недійсною та не відкликана, таким чином у ТОВ «Українська академія індустрії моди» є всі права на мовлення на підставі відповідної ліцензії.

Таким чином судом не вбачається, що ТОВ «Українська академія індустрії моди» використовує знак, який належить ОСОБА_1 , та доказів цього позивачем за первинним позовом суду не було надано.

Представником позивача за зустрічним позовом на підтвердження свої тверджень було надано копію висновку експерта № 149, складеного 19.10.2018р. за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності судовим експертом Жила Богданом Володимировичем, на розгляд експерта поставлено два питання, а саме: Чи є послуги 41 класу МКТП, вказані у свідоцтві України № 200466 від 25.06.2016р. на знак для товарів і послуг, спорідненими з такою послугою, як мовлення у багатоканальних телемережах, ліцензію на здійснення якого отримано ТОВ «Українська академія індустрії моди» на підставі рішення Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення № 752 від 11.07.2018р.? Чи складається знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України № 200466 від 25.06.2015р. лише з позначень чи даних, що є описовими стосовно вказаних у свідоцтві послуг 41 класу МКТП? Відповідь на перше питання: з переліку усіх, вказаних у свідоцтві України на знак для товарів і послуг № 200466 від 25.06.2016р. послуг 41 класу МКТП такі послуги: готування радіо- і телевізійних програм; радіопередачі розважальні; телевізійні передачі розважальні; інформування щодо виховування; інформування щодо дозвілля; інформування щодо розваг; служба новин; макетування інформаційних матеріалів, крім рекламних; дозвілля (забави, розваги); записування на відеоплівки; монтування відеострічок; наймання (прокат) ІНФОРМАЦІЯ_1 ; створювання відеофільмів; створювання фільмів, крім рекламних; кіностудії; послуги щодо цифрового зображення, що належать до 41 класу; наймання (прокат) відеокамер; наймання (прокат) відеомагнітофонів; наймання (прокат) освітлюваної апаратури для театрів та телестудій, є спорідненими з такою послугою, як мовлення у багатоканальних телемережах, ліцензію на здійснення якого отримало ТОВ «Українська академія індустрії моди» на підставі рішення Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення № 752 від 11.07.2018р.. Відповідь на друге питання: знак «ODESSA FASHION CHANNEL» за свідоцтвом України НОМЕР_2 200466 від 25.06.2015р. складається лише з позначень, що є описовими стосовно таких, вказаних у свідоцтві, послуг 41 класу МКТП: готування радіо- і телевізійних програм; радіопередачі розважальні; телевізійні передачі розважальні; інформування щодо виховування; інформування щодо дозвілля; інформування щодо розваг; служба новин; макетування інформаційних матеріалів, крім рекламних; дозвілля (забави, розваги); записування на відеоплівки; монтування відеострічок; наймання (прокат) ІНФОРМАЦІЯ_1 ; створювання відеофільмів; створювання фільмів, крім рекламних; кіностудії; послуги щодо цифрового зображення, що належать до 41 класу; наймання (прокат) відеокамер; наймання (прокат) відеомагнітофонів; наймання (прокат) освітлюваної апаратури для театрів та телестудій. (том 1 а.с. 81-99)

Відповідно до ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються письмовими, речовими та електронними доказами, висновками експертів та показаннями свідків.

У відповідності до ч. 2 ст. 95 ЦПК України, письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Зважаючи на зазначене, судом не приймається до уваги вищезазначений висновок експерта, як належний та допустимий доказ, оскільки суду було надано його копію, яка не була належним чином посвідчена таким чином даний висновок викликає у суду сумніви в його достовірності.

Статтею 13 ЦПК України передбачено, що суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд. Таке право мають також особи, в інтересах яких заявлено вимоги, за винятком тих осіб, які не мають процесуальної дієздатності.

Оскільки власниками на знак для товарі і послуг у відповідності до Свідоцтва № 200466 («ODESSA ОСОБА_6 CHANNEL») є ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , судом роз`яснювалося представнику ТОВ «Українська академія індустрії моди» про можливість заявлення клопотання про залучення співвласника знаку «ODESSA FASHION CHANNEL» за свідоцтвом № НОМЕР_1 до участі у справі, проте представник позивача за зустрічним позовом, висловив свою думку вказавши, що необхідності в залученні співвласника знаку не має. З чим суд погодитися не може.

Що стосується вимог позивача за первинним позовом до ТОВ ТРК «БРІЗ» та ТОВ НВК «ТЕНЕТ» суд зазначає наступне.

ТОВ ТРК «БРІЗ» є оператором, провайдером програмної послуги та здійснює свою діяльність на підставі ліцензій, виданих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації та Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, що підтверджується копію свідоцтва про реєстрацію, виписки з ЄДР ТОВ ТРК «БРІЗ», та ліцензій, які наявні в матеріалах справи.

Відповідно до ч. 3 ст. 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», право на ретрансляцію теле- та/чи радіопрограм визначається ліцензією на мовлення або ліцензією провайдера програмної послуги.

Відповідно до ч. 5 ст. 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», провайдери програмної послуги здійснюють ретрансляцію телерадіопрограм та передач у багатоканальних телемережах відповідно до переліку телерадіопрограм та передач, які передбачено надавати у складі програмної послуги.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», ретрансляція - прийом і одночасна передача, незалежно від використаних технічних засобів, повних і незмінних телерадіопрограм або істотних частин таких програм, які транслюються мовником.

08.05.2018р. між TOB ТРК «БРІЗ», як Провайдером, та ТОВ «Українсько академія індустрії моди», як Телерадіоорганізацією, укладено Договір №221 про доставку сигналу Програми телеканалу «Odessa fashion» абонентах телекомунікаційних мереж. (том 1 а.с. 41-44)

Згідно із п. 2.3. Договору, Провайдер зобов`язується забезпечувати доступ Абонентів до отриманого від Телерадіоорганізації Сигналу Програми під логотипом «Odessa fashion», здійснюючи її адресну доставку Абонентам в реальному часі, без затримки і змін.

Таким чином позовні вимоги в частині не розміщення ТОВ ТРК «БРІЗ» знаку для товарів і послуг з використанням логотипу у своїй багатоканальній телемережі при доставці (ретрансляції) своїм Абонентам Програми «Odessa fashion» суперечать чинному законодавству України, оскільки ретрансляція - прийом і одночасна передача, незалежно від використаних технічних засобів, повних і незмінних телерадіопрограм або істотних частин таких програм, які транслюються мовником.

Доказів, які б підтвердили порушення ТОВ ТРК «БРІЗ» та ТОВ НВК «ТЕНЕТ» ОСОБА_1 суду не надав, таким чином не відомо, як саме дані товариства порушують його права та інтереси.

Також суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Реалізуючи передбачене ст. 64 Конституції України право на судовий захист, звертаючись до суду, особа вказує в позові власне суб`єктивне уявлення про порушене право чи охоронюваний інтерес та спосіб його захисту.

Вирішуючи спір, суд повинен надати об`єктивну оцінку наявності порушеного права чи інтересу на момент звернення до суду, а також визначити, чи відповідає обраний позивачем спосіб захисту порушеного права тим, що передбачені законодавством, та чи забезпечить такий спосіб захисту відновлення порушеного права позивача.

Відсутність порушеного права чи невідповідність обраного позивачем способу його захисту способам, визначеним законодавством встановлюється при розгляді справи по суті та є підставою для прийняття судового рішення про відмову в позові.

При цьому предметом позову є матеріально-правова вимога позивача до відповідача, а підставою - посилання на належне йому право, юридичні факти, що призвели до порушення його права, та правове обґрунтування необхідності його захисту.

Відповідно до структури Цивільного кодексу України у книзі першій, розділу І «Основні положення», у статті 16 визначені загальні способи захисту цивільних прав та інтересів. Ці способи захисту є універсальними для всіх правовідносин та можуть бути застосовані особою для врегулювання спірних правовідносин. Застосовувані способи захисту цивільних прав мають відповідати характеру спірних правовідносин та природі спору, що існує між сторонами.

Аналіз структури та змісту Цивільного кодуексу України дає підстави для висновку, що застосування спеціальних способів захисту, які визначені законодавцем для захисту окремих категорій цивільних прав, не виключає можливості також застосовувати загальні способи захисту цивільних прав та інтересів.

Відповідно до статті 5 ЦПК України застосовуваний судом спосіб захисту цивільного права має відповідати критерію ефективності. Тобто цей спосіб має бути дієвим, а його реалізація повинна мати наслідком відновлення порушеної майнових або немайнових прав та інтересів управомоченої особи.

Ефективний спосіб захисту повинен забезпечити поновлення порушеного права, а у разі неможливості такого поновлення - гарантувати особі можливість отримання нею відповідного відшкодування.

Відповідна правова позиція викладена Верховним Судом у постанові від 23 травня 2018 року по справі № 192/2761/14.

Зважаючи на вищевикладене суд не вбачає підстав для задоволення як первинного позову так і зустрічного позову.

Керуючись ст.ст. 5, 6 , 16, 19, 20-21 Закону України «Про охорону прав на знаки товарів та послуг», ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права», ст.ст. 424, 431-432, 494-495, 499 Цивільного кодексу України, ст.ст. 76-78, 83, 95, 258-259, 263-265, 268, 352, 354 ЦПК України, суд -

В И Р І Ш И В :

Позовні вимоги ОСОБА_1 до ТОВ «Українська Академія Індустрії Моди», ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «Бріз», ТОВ Науково-виробниче підприємство «ТЕНЕТ», третя особа ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) про захист авторського права на знак для товарів і послуг залишити без задоволенняю

Зустрічні позовні вимоги ТОВ «Українська Академія Індустрії Моди» до ОСОБА_1 , Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання частково недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг залишити без задоволення.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Одеського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Повний текст рішення виготовлено 10 жовтня 2019 року.

ГОЛОВУЮЧИЙ І.А. МАЗУН