КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого2019року м. Київ

Справа № 760/22395/16-ц

Апеляційне провадження №22-ц/824/2131/2019

Київський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ: судді-доповідача: Соколової В.В.

суддів: Лапчевської О.Ф., Шкоріної О.І.

секретар Луговий Р.В.

розглянув у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_2 на ухвалу Солом'янського районного суду м. Києва постановлену під головуванням судді Українця В.В. 16 жовтня 2018 року в м. Києві, повний текст ухвали складений 19 жовтня 2018 року, у справі за позовом Алібаба Груп Холдінг Лімітед до ОСОБА_2, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернет Інвест» про визнання позначення добре відомим знаком, визнання свідоцтва недійсним, заборону використовувати знак, зобов'язання вчинити дії,

В С Т А Н О В И В

Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 16 жовтня 2018 року заяву Алібаба Груп Холдінг Лімітед про призначення судової експертизи - задоволено частково.

Призначено у справі судову експертизу, проведення якої за матеріалами цивільної справи доручено судовому експерту Стародубову Ігорю Вадимовичу (АДРЕСА_1).

На вирішення експерту поставлено наступні питання:

чи мало позначення ALIEXPRESS ознаки добре відомого знаку для послуг «адміністративне обробляння замовлень на купівлю; демонстрування товарів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; послуги з комерційного посередництва; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; сприяння продажам для інших» станом на 01 січня 2013 року відносно компанії Алібаба Груп Холдінг Лімітед?

чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням ALIEXPRESS компанії Алібаба Груп Холдінг Лімітед щодо послуг «адміністративне обробляння замовлень на купівлю; демонстрування товарів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; послуги з комерційного посередництва; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; сприяння продажам для інших»?

чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 таким, що може ввести в оману щодо особи - компанії Алібаба Груп Холдінг Лімітед?

чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 таким, що суперечить публічному порядку, принципам моралі та гуманності?

Оплату за проведення експертизи покладено на позивача - компанію Алібаба Груп Холдінг Лімітед.

Адреса для кореспонденції сторони позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Пахаренко і партнери»: а/с 78, м. Київ, 03150.

Попереджено експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

У розпорядження експерта надано матеріали цивільної справи № 760/22395/16-ц (2-660/18) в п'яти томах.

Не погодився із судовим рішенням ОСОБА_2 ним до суду подано апеляційну скаргу посилаючись на порушення судом норм процесуального права. Відповідач зазначає, що суд першої інстанції в порушення ст. 103 ЦПК України, п. 2.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень поставив перед експертом правове питання, а саме «чи мало позначення ALIEXPRESS ознаки добре відомого знаку для послуг», вирішення якого віднесено законом до компетенції суду. Зазначає, що вказане вище питання судом сформульовано нечітко, неясно та таким чином, що викликає неоднозначне його розуміння й тлумачення, а тому не може бути поставлене перед експертом. Суд в оскаржуваній ухвалі не навів жодних факторів, які має встановити експертиза, як і будь-яких мотивів стосовно того, які спеціальні знання потрібні для їх встановлення. Представник відповідача також вказує на те, що суд не навів жодних мотивів відхилення їх доводів щодо запропонованих ними для експертизи питань. Беручи до уваги вищевикладене, вважає, що висновки покладені в основу ухвали виходять за межі предмету доказування і суперечать вимогам до призначення експертизи, а тому просить ухвалу суду першої інстанції скасувати в частині питань:

- чи мало позначення ALIEXPRESSознаки добре відомого знаку для послуг «адміністративне обробляння замовлень на купівлю; демонстрування товарів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; послуги з комерційного посередництва; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; сприяння продажам для інших» станом на 01 січня 2013 року відносно компанії Алібаба Груп Холдінг Лімітед?

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 таким, що суперечить публічному порядку, принципам моралі та гуманності?

В інший частині ухвалу суду першої інстанції залишити без змін.

В судовому засіданні представник відповідача ОСОБА_2 - ОСОБА_5 підтримала доводи апеляційної скарги та просила про її задоволення.

Не заперечував роти задоволення скарги і представник відповідача Містерства економічного розвитку і торгівлі України Потоцький М.Ю.

Представник позивача Войков А.П. просив апеляційну скаргу відхилити, а ухвалу суду першої інстанції залишити без змін.

Інші особи в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомили, а тому колегія суддів, керуючись положеннями ч. 2ст. 372 ЦПК України, вважала за можливе розглянути справу за відсутності вказаних осіб.

Заслухавши доповідь судді, пояснення учасників судового засідання, перевіривши доводи апеляційної скарги, законність та обґрунтованість ухвали суду в межах апеляційного оскарження, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів справ вбачається, що Алібаба Груп Холдінг Лімітед звернулось до суду з позовом до ОСОБА_2, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернет Інвест», в якому просило про визнання позначення «ALIEXPRESS», яке використовується позивачем, добре відомим знаком; визнання недійсним свідоцтва № НОМЕР_1 на позначення «AlioXPRESS» с графічним елементом, власником якого є відповідач ОСОБА_2; заборону використовувати знак за свідоцтвом № НОМЕР_1; зобов'язання вчинити реєстраційні дії.

Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 10 січня 2017 року відкрито провадження у справі.

Клопотання про призначення експертизи було заявлено стороною позивача в судовому засіданні, перед експертами позивач просив поставити п'ять питань, а проведення експертизи просив доручити одному з п'яти запропонованих експертів /т.5 а.с.124-139/.

Представниками відповідачів ОСОБА_2 та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України були подані письмові пояснення з приводу призначення експертизи, в яких вони не заперечували проти її призначення, запропонували свій перелік питань, які переважно стосуються визначення схожості позначень, а також надали свій перелік установ та експертів, яким вважали за доцільне доручити проведення експертизи /т.5 а.с.140-142,152-155/.

Задовольняючи частково клопотання позивача суд першої інстанції виходив з того, що для встановлення заявлених позивачем обставин необхідні спеціальні знання. Судом визначений перелік питань та доручено проведення експертизи судовому експерту Стародубову І.В.

Колегія суддів апеляційного суду вважає, що такі висновки суду першої інстанції відповідають обставинам справи та вимогам чинного законодавства.

В силу ч. 1 ст. 103 ЦПК України суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. Суд з урахуванням обставин справи має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз'яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов'язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Питання, які ставляться експерту, і його висновок щодо них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

Призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

В порядку п.5.1., п.5.2. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства

юстиції України 08 жовтня 1998 № 53/5, основним завданням експертизи об'єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об'єктів, до яких належать об'єкти промислової власності, об'єкти авторського права і суміжних прав. При дослідженні об'єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей цих об'єктів, зокрема, знаків для товарів і послуг (торговельних марок).

Відповідно до п.2.3. цієї Інструкції експерту забороняється вирішувати питання, які виходять за межі спеціальних знань експерта та з'ясування питань права і надавати оцінку законності проведення процедур, регламентованих нормативно-правовими актами.

В п.2 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» № 8 від 30 травня 1997 року вказується на неприпустимість порушення перед експертом правових питань, вирішення яких віднесено законом до компетенції суду.

З наведених вище обставин справи вбачається, що всі сторони визнали необхідність призначення у справі судової експертиз з питань інтелектуальної власності, і сторони погодились з необхідністю визначення питань, що стосуються схожості позначень.

У своїх поясненнях представники відповідачів не вказували питання щодо визнання знаку, що використовує позивач добре відомим. А в апеляційні скарзі відповідач ОСОБА_2 вказує на те, що таке питання є правовим і не відноситься до компетенції експерта.

Разом з тим однією із заявлених позовних вимог є вимога про визнання знаку для товарів послуг добре відомим.

Відповідно до ч. 2 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними: ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується; тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним; свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами; цінність, що асоціюється зі знаком.

Таким чином в ч. 3 ст. 25 цього Закону наведені фактори, які можуть допомогти компетентному органу зробити висновок про те, чи є знак добре відомим, при цьому ці фактори не є такими, що носять суто правовий характер, зокрема, такі питання як визначення ступеню відомості знаку у відповідному секторі суспільства, обсягу використання, тривалість, географічного району використання позначення. А отже призначення судом питання щодо ознак добре відомого знаку слід визнати обґрунтованим.

Та обставина, що судом визначено питання про наявність ознак, а не факторів, як вказано в Законі, висновку суду не спростовує. За загальним визначенням ознака - це є особливість, властивість предмета або явища, яка відрізняє його від інших або навпаки визначає подібність до інших. А визначені в Законі фактори добре відомого знаку, за їх наявності надають знаку такі властивості, що відрізняють його від інших. Тобто встановлення наведених в Законі факторів буде свідчити про наявність ознак добре відомого знаку. Висновок в кожному конкретному випадку буде залежати від конкретних обставин. Проте рішення про визнання знаку добре відомим буде постановлено компетентним органом, зокрема, судом після здійснення розгляду справи по суті.

Питання щодо суперечності оспорюваного знаку публічному порядку, принципам моралі та гуманності є похідним від питання оманливості знаку і має розглядатись саме в контексті цього питання.

Доводи апеляційної скарги щодо відсутності в мотивувальній частині ухвали суду першої інстанції належного обґрунтування доводів і заперечень сторін, колегія суддів відхиляє, так як з визначених судом питань вбачається, що ним здійснений аналіз запропонованих сторонами питань для експертів та визначені питання відповідно до предмету спору, виключено питання, що є правовим.

Європейський суд з прав людини вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов'язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов'язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (SERYAVIN AND OTHERS v. UKRAINE, № 4909/04, § 58, ЄСПЛ, від 10 лютого 2010 року).

А отже наведені стороною відповідача ОСОБА_2 доводи не дають підстав для скасування ухвали суду першої інстанції. Висновки суду першої інстанції відповідають обставинам справи та вимогам чинного законодавства.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів прийшла до висновку, що ухвала суду першої інстанції є законною і обґрунтованою та не може бути скасована з підстав, викладених в апеляційній скарзі.

Керуючись ст. ст. 367, 368, 374, 375, 381-384 ЦПК України, суд апеляційної інстанції

П О С Т А Н О В И В

Апеляційну скаргу ОСОБА_2 - залишити без задоволення.

Ухвалу Солом'янського районного суду м. Києва від 16 жовтня 2018 року - залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом 30 (тридцяти) днів з дня складення повного судового рішення.

Суддя-доповідач: В.В.Соколова

Судді: О.Ф.Лапчевська

О.І.Шкоріна

Повний текст постанови складений 07 лютого 2019 року.