КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2019 року м. Київ

Унікальний номер справи № 760/4267/17

Апеляційне провадження № 22-ц/824/8670/2019

Київський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ: головуючого - Левенця Б.Б.

суддів - Музичко С.Г., Соколової В.В.,

при секретарі - Нечваль А.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Солом`янського районного суду міста Києва від 21 лютого 2019 року, ухвалене під головуванням судді Оксюти Т.Г., по справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фітокосметік» до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним договору передачі виключних майнових прав, визнання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_4 недійсними та зобов`язання вчинити дії, -

в с т а н о в и в :

У листопаді 2017 року позивач звернувся до суду з позовом, в якому зазначив, що ТОВ «Фітокосметік» (Общество с ограниченной ответственностью «ІНФОРМАЦІЯ_6»), Російська Федерація, стало відомо, що 25 лютого 2009 року на ім`я ОСОБА_1 згідно заявки № m200716022 (дата подання - 25 вересня 2007 року) Державною службою інтелектуальної власності України було зареєстровано знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» (комб.) для товарів 3 класу та послуг 35 класів МКТП.

За результатами такої реєстрації було отримано свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_5.

З відкритої електронної інформаційної-довідкової системи «Відомості про стан діловодства за заявками на знаки для товарів і послуг» позивачу стало відомо, що 24 червня 2016 року до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг були внесені зміни про власника свідоцтва НОМЕР_5. Права на знак для товарів та послуг були передані ОСОБА_2 .

Позивач вважає, що заявка на реєстрацію знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» (комб.) була подана з порушенням прав позивача, а отже, свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_5 має бути визнано недійсним на підставі п. 1 ст. 6 seрties Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року та п. в). ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Відповідач ОСОБА_1 також отримав свідоцтва України на знаки для товарів та послуг НОМЕР_6 «ІНФОРМАЦІЯ_2» (заявка №m201409088 від 02 липня 2014 року) та НОМЕР_4 «ІНФОРМАЦІЯ_3» (заявка №m201411544 від 13 серпня 2014 року). Вказані заявки були подані в період надання відповідачем ОСОБА_1 агентських послуг позивачу.

Той факт, що ОСОБА_1 був представником (дистриб`ютором та імпортером) продукції ТОВ «Фітокосметік» підтверджується упаковками відповідної продукції. На зворотній стороні продукції вказано: «Виробник: ТОВ «Фітокосметік», Росія, Москва, П`ятницьке ш.42. Імпортер в Україні: ФОП ОСОБА_1 , кв. АДРЕСА_1 ».

Дана продукція датована в тому числі 2006 роком, що підтверджує факт, що ще з цього періоду ОСОБА_1 був лише агентом позивача.

Зазначав, що позивач жодним чином не надавав відповідачу ОСОБА_1 дозволу на реєстрацію знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» (комб.) в Україні.

Позивач є власником права на знак для товарів і послуг на «ІНФОРМАЦІЯ_4» території Російської Федерації за свідоцтвом НОМЕР_7 від 19 квітня 2007 року.

Продукція Позивача є відомою в Російській Федерації, Україні та за межами країн СНД, тому знак для товарів і послуг позивача, який наноситься на відповідну продукцію та іншим чином використовується, широко відомий в Україні.

Вказував, що зображувальні частини знаків для товарів та послуг позивача та ОСОБА_1 є однаковими і встановлення факту їх ідентичності не потребує експертизи.

До того ж, на момент реєстрації знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України НОМЕР_5, знак позивача уже широко використовувався на території України шляхом продажу продукції.

ОСОБА_1 будучи дистриб`ютором позивача без дозволу останнього здійснив реєстрацію на своє ім`я знаків для товарів і послуг за свідоцтвами НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_4.

У діях ОСОБА_1 позивач вбачає порушення п. 1 ст. 6-seрties Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, яка, зокрема передбачає: якщо агент чи представник того, хто є власником знака в одній з країн Союзу, подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знака від свого власного імені в одній чи в декількох таких країнах, власник має право перешкоджати реєстрації чи вимагати її скасування або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент чи представник не подасть докази, що виправдовують його дію.

Враховуючи те, що свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_5 було видано на ім`я ОСОБА_1 з порушенням вимог законодавства, то відповідно й укладення договору про передачу прав на дане свідоцтво суперечить нормам законодавства та має бути визнаний недійсним.

Таким чином, уточнивши позовні вимоги, позивач просив:

- визнати недійсним договір передачі виключних майнових прав на знак для товарів та послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_5;

- визнати свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_5 недійсним повністю;

- зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_5 та внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_5;

- визнати свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_6 недійсним повністю;

- зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_6 та внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_6;

- визнати свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_4 недійсним повністю;

- зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_4 та внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_4 (т. 1 а.с. 2-121, 142-146).

Представник ОСОБА_1 - адвокат Шаповалов Р.Ю. подав до суду письмові заперечення на позовну заяву, в яких зазначив, що позов подано з пропуском строку позовної давності, оскільки позивач знав про проведення реєстрації оскаржуваного знака для товарів і послуг з 2008 року. Вважав, що ОСОБА_1 не порушив порядок реєстрації знаків для товарів і послуг, а позивач не надав доказів на підтвердження своїх позовних вимог. Звертав увагу на те, що ОСОБА_1 є належним власником свідоцтв України на знаки для товарів і послуг НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_4 та мав виключне право забороняти іншим особам використовувати його без згоди, а тому угоду про передачу виключних майнових прав було укладено з додержанням усіх вимог законодавства, а ОСОБА_2 є добросовісним набувачем (т. 1 а.с. 162-166).

Рішенням Солом`янського районного суду міста Києва від 21 лютого 2019 року позов ТОВ «Фітокосметік» до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним договору передачі виключних майнових прав, визнання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_4 недійсними та зобов`язання вчинити дії задоволено. Визнано недійсним договір передачі виключних майнових прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_5. Визнано свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_5 недійсним повністю. Зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_5 та внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_5. Визнано свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_6 недійсним повністю. Зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_6 та внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_6. Визнано свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_4 недійсним повністю. Зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_4 та внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_4. Стягнуто з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Фітокосметік» суму судового збору 5600,00 грн., витрати пов`язані з направленням документів в сумі 117,50 грн., та витрати за проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності в сумі 13 728,00 грн. Стягнуто з ОСОБА_2 на користь ТОВ «Фітокосметік» суму судового збору 5600,00 грн., витрати пов`язані з направленням документів в сумі 117,50 грн., та витрати за проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності в сумі 13 728,00 грн. (т. 3 а.с. 209-223).

Не погодившись з рішенням районного суду, 06 травня 2019 року представник ОСОБА_1 - адвокат Лемещук О.В. направив поштою апеляційну скаргу, в якій посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, незаконність та необґрунтованість оскаржуваного рішення, просив його скасувати та ухвалити нове, яким у задоволенні позовних вимог відмовити у повному обсязі (т. 3 а.с. 232-244).

На обґрунтування вимог апеляційної скарги зазначив, що суд першої інстанції не з`ясував повно та всебічно обставини справи, на які посилалися сторони, не дослідив докази та не проаналізував заперечення відповідача. Звертав увагу на те, що позивач не надав жодного доказу про відомість компанії позивача на території України на дату подання заявки №m200716022 та про те, що ОСОБА_1 був його агентом, проте, суд проігнорував вказане, що призвело до ухвалення неправильного рішення. Вважає, що висновок експерта, який суд взяв до уваги, є необґрунтованим, а експерт при проведенні дослідження вийшов за межі предмету доказування. Також зазначав, що судом у порушення норм процесуального права не застосовано строк позовної давності.

Представник ТОВ «Фітокосметік» - адвокат Ортинська М.Ю. подала відзив в якому просила подану скаргу залишити без задоволення, а оскаржуване рішення без змін (т. 4 а.с. 42-46)

Представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України - Тюріна Л.А. подала відзив в якому підтримала апеляційну скаргу ОСОБА_1 , просила скасувати рішення районного суду і ухвалити нове про відмову в позові. (т. 4 а.с. 59-64)

У судовому засіданні представник ОСОБА_1 - адвокат Шаповалов Р.Ю., представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України - Потоцький М.Ю. підтримали скаргу і просили її задовольнити. Представники ТОВ «Фітокосметік» - адвокат Ортинська М.Ю., адвокат Падох О.І. заперечували проти скарги і просили залишити її без задоволення.

Інші особи, які беруть участь у справі до суду не прибули, про час та місце розгляду справи були сповіщені врученням повідомлення та розміщенням оголошення на веб-сайті Судова влада України. ОСОБА_1 був сповіщений врученням повідомлення представнику - адвокату Шаповалову Р.Ю., ОСОБА_2 була сповіщена врученням повідомлення особисто, про що у справі є докази (т. 4 а.с. 76-79, 91-92, 95, 103-106).

Зважаючи на вимоги ч. 9 ст. 128, ч. 5 ст. 130, ч. 2 ст. 372 ЦПК України колегія суддів визнала повідомлення належним, а неявку такою, що не перешкоджає апеляційному розглядові справи.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши доповідача, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши законність і обґрунтованість рішення суду, судова колегія дійшла висновку, що скарга не підлягає задоволенню за таких підстав.

Задовольняючи позовні вимоги суд першої інстанції виходив з того, що позивач довів ті обставини, на які посилався як на підставу своїх вимог про визнання свідоцтв України на знаки для товарів та послуг НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_4 недійсними, внесення таких відомостей до реєстру та визнання договору передачі виключних майнових прав недійсним.

Судом встановлено, що 21 січня 2003 року ТОВ «Фітокосметік» зареєстровано в Російській Федерації про що видано свідоцтво. (т. 1 а.с. 27).

За Договором № 01/10 від 01 жовтня 2003 року позивачу ТОВ «Фітокосметік» був розроблений і затверджений фірмовий логотип найменування компанії(т. 1 а.с. 233-235):

_________________________

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОСМЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

За свідоцтвом Російської Федерації ТОВ «Фітокосметік» є власником на знак для товарів і послуг НОМЕР_7 «ІНФОРМАЦІЯ_4» (заявка № від 05 червня 2006 року), зареєстрованої 19 квітня 2007 року зі строком дії до 05 червня 2016 року (т. 1 а.с. 73).

Вказане товариство є виробником певної продукції і товарів 3 класу та послуг 35 класів МКТП із відповідним маркуванням такої продукції і товарів (т. 1 а.с. 28-83):

У матеріалах справи міститься укладений у простій письмовій формі договір (без зазначення дати його укладення) про передачу прав по заявці на знак для товарів і послуг, укладений між ТОВ «Фітокосметік» та ОСОБА_1 , відповідно до якого ТОВ «Фітокосметік» передало право на заявку №m200608011 від 02 червня 2006 року на реєстрацію знаку «ІНФОРМАЦІЯ_4», ОСОБА_1 підтвердив згоду стати власником вказаної заявки на безоплатній основі та зобов`язався сплатити необхідні збори за внесення змін до вказаної заявки, а також подати необхідні документи до УКРПАТЕНТу (т. 1 а.с. 26 т. 2 а.с. 39-40, 72).

Згідно зі Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_8 від 10 вересня 2007 року на ім`я ОСОБА_1 зареєстровано знак «ІНФОРМАЦІЯ_4»

(т. 1 а.с. 23-24 т. 2 а.с. 73).

Укладення вищевказаного договору (без зазначення дати його укладення), відступлення позивачем ТОВ «Фітокосметік» відповідачу ОСОБА_1 прав на заявку №m200608011 від 02 червня 2006 року щодо реєстрації знаку «ІНФОРМАЦІЯ_4» і Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_8 від 10 вересня 2007 року яким на ім`я ОСОБА_1 зареєстровано знак «ІНФОРМАЦІЯ_4» позивач у цьому провадженні не оспорював, що підтвердила представник позивача - адвокат Ортинська М.Ю. в суді апеляційної інстанції і зафіксовано протоколом та звукозаписом судового засідання (т. 2 а.с. 43-46, 71-73 т. 4 а.с. 88-90).

25 вересня 2007 року ОСОБА_1 через патентного повіреного в Україні ОСОБА_4 подав заявку № m 2007 16022 щодо реєстрації за ним прав на комбінований знак для товарів 3 класу та послуг 35 класів МКТП (т. 1 а.с. 18-20 т. 2 а.с. 81-88):

20 жовтня 2008 року після подання заявки № m 2007 16022 експертом Микитіною О.І. було винесено повідомлення про можливу відмову в реєстрації знаку (форма Т-9) за вих. №48189/3 відносно частини товарів та послуг. У відповідному повідомленні зазначалось наступне:

«...заявлене позначення для товарів 3 класу, які входять до узагальнюючого поняття «косметика: гігієнічні препарати» та послуг 35 класу, які пов`язані з введенням в господарський обіг вищезазначених товарів є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та надає послуги.

В Україні певному колу споживачів відома російська косметика, яку виробляє компанія «ІНФОРМАЦІЯ_6». Продукція компанії «ІНФОРМАЦІЯ_6» містить в собі тільки натуральні компоненти, вона дає стійкі, тривалі і безперечні результати, утримує красу, квітучий вигляд, впевненість у собі. Компанія є одним з ведучих виробників натуральної косметичної продукції високої якості, таких як: фарба для волосся на основі хни та басми, зубні пасти, засоби для видаляння волосся, бальзами-маски по догляду за шкірою обличчя та тіла, глини косметичні та маски на основі глини, сучасні засоби для освітлення волосся. Вже на протязі шести років «ІНФОРМАЦІЯ_6» пропонує продукцію високої якості, в склад якої входить тільки натуральна сировина (природні матеріали, солі і подрібні трави) збагачена біоактивними компонентами: екстрактами рослин і морепродуктів, вітамінами, які відновлюють роботу клітин шкіри. У 2006 році компанія «ІНФОРМАЦІЯ_6» почала випуск сучасної серії підбілювачів для волосся на основі хни. У 2007 році компанія приймала участь у виставці «InterCHARM». Висока кваліфікація спеціалістів компанії, великі виробничі потужності, сучасне устаткування, бездоганна якість товарів, яскравий, стильний європейський дизайн пакування - все це забезпечує компанії «ІНФОРМАЦІЯ_6» відомість та широкий попит на косметичному ринку.

Марковані заявленим позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_6» товари 3 класу та послуги 35 класу можуть породжувати у свідомості споживача асоціації, пов`язані з вищезазначеним російським виробником та високою якістю товарів» (т. 1 а.с. 16-17 т. 2 а.с. 74-80).

У відповідь на повідомлення (форма Т-9) патентний повірений в Україні ОСОБА_4 у листі за вих. №241т/з від 03 грудня 2008 року зазначила, що « ОСОБА_1 є представником російської компанії «ІНФОРМАЦІЯ_6» в Україні. Цей факт можна підтвердити наступним: заявка №m200608011 від 02 червня 2006 року, заявником якої виступало ООО «ІНФОРМАЦІЯ_6» була передана на підставі договору про передачу прав на знак для товарів і послуг ОСОБА_1 Було отримано свідоцтво на знак для товарів і послуг НОМЕР_8, власник якого ОСОБА_1 Зараз ОСОБА_1 розповсюджує в Україні товари ООО «ІНФОРМАЦІЯ_6». Матеріали, які це підтверджують будуть надіслані до УКРПАТЕНТу в найкоротший час».

Так, патентний повірений в Україні ОСОБА_4 надала у відповідь на повідомлення про можливу відмову такі документи: свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_8; клопотання ТОВ «Фітокосметік»; договір про передачу прав по заявці на знак для товарів і послуг (т. 1 а.с. 21-25).

У матеріалах справи також міститься інформаційний лист від 01 листопада 2008 року (вхідний № 1628035 від 05 січня 2009 року), підписаний генеральним директором ТОВ «Фітокосметік» ОСОБА_5 про те, що ТОВ «Фітокосметік» довіряє ОСОБА_1 реєстрацію словосполучення «ІНФОРМАЦІЯ_6» та торгового знаку «ІНФОРМАЦІЯ_4» на території України (т. 1 а.с. 119 т. 2 а.с. 166).

У повідомленні від 21 грудня 2008 року № 257т/3 стосовно заявки №m200716022 (дата подання - 25 вересня 2007 року) патентний повірений в Україні ОСОБА_4 повідомила УКРПАТЕНТу, що ОСОБА_1 є представником компанії «ІНФОРМАЦІЯ_6» в Україні (т. 2 а.с. 43, 60, 63-64)

25 лютого 2009 року на ім`я ОСОБА_1 згідно заявки №m200716022 (дата подання - 25 вересня 2007 року) Державною службою інтелектуальної власності України було зареєстровано знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» (комб.) для товарів 3 класу та послуг 35 класів МКТП. За результатами такої реєстрації було отримано свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_5 (т. 1 а.с. 14 т. 2 а.с. 65-70).

02 липня 2014 року ОСОБА_1 подав заявку № m 2014 09088 про реєстрацію знаку «ІНФОРМАЦІЯ_2», а 13 серпня 2014 року ОСОБА_1 подав заявку №m201411544 про реєстрацію знаку (т. 2 а.с. 89-178, 242-248).

Представник ТОВ «Фітокосметік» - адвокат Ортинська М.Ю., з посиланням на положення статті 6 septies [Знаки: реєстрація агентом чи представником власника без дозволу останнього] Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, подала мотивовані заперечення проти реєстрації за ОСОБА_1 знаку «ІНФОРМАЦІЯ_2» за заявкою №m201409088 і знаку за заявкою №m201411544, зазначивши, що ТОВ «Фітокосметік» є власником знаку, не давав згоди ОСОБА_1 і не уповноважував реєструвати знаки на своє ім`я (т. 2 а.с. 145-157, 207-241).

Рішенням Державної служби інтелектуальної власності України від 08 жовтня 2015 року ОСОБА_1 відмовлено у реєстрації знаку «ІНФОРМАЦІЯ_2» за заявкою №m201409088 і заявкою №m201411544 (т. 2 а.с. 106-126, 186-199).

Рішенням Апеляційної Палати ДСІВ від 15 липня 2016 року попереднє рішення скасовано та зареєстровано, за умови сплати заявником адміністративного збору, на ім`я ОСОБА_1 знак «ІНФОРМАЦІЯ_2», на підставі чого він отримав свідоцтво України на знак для товарів та послуг № НОМЕР_6.

Таке рішення обґрунтовано тим, що заявником ОСОБА_1 скорочено перелік товарів 03 та послуг 35 класів МКТП, заявнику ОСОБА_1 були видані Свідоцтво України № НОМЕР_8 (дата подання 02.06.2006) на знак та Свідоцтво України № НОМЕР_5 (дата подання 25.09.2007) на знак , ОСОБА_1 фактично здійснював діяльність стосовно реалізації продукції з використанням знаку, внаслідок активного і тривалого використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» стало відомим споживачу у зв`язку із товарами і послугами апелянта, а відповідно до договору про передачу права власності № 19752 від 10 червня 2016 року ОСОБА_1 передав права на вищезазначені Свідоцтва - ОСОБА_2 (т. 1 а.с. 88 т. 2 а.с. 92-104).

Також на ім`я ОСОБА_1 згідно заявки №m201411544 від 13 серпня 2014 року було зареєстровано знак для товарів та послуг за Свідоцтвом України № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (т. 1 а.с. 89).

Таким чином, ОСОБА_1 спочатку діючи як представник ТОВ «Фітокосметік» окрім знаку , на що було надано дозвіл ТОВ «Фітокосметік», згодом без погодження із позивачем зареєстрував на своє ім`я знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_5 , за свідоцтвом України НОМЕР_6 - , за Свідоцтвом України № НОМЕР_4 - .

За довідкою ТОВ «Реєстратор Доменов» від 25 листопада 2014 року, із 28 липня 2006 року ТОВ «Фітокосметік» є адміністратором домена «ІНФОРМАЦІЯ_5» (т. 1 а.с. 236)

З відкритої електронної інформаційної-довідкової системи «Відомості про стан діловодства за заявками на знаки для товарів і послуг» вбачається, що 24 червня 2016 року до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг були внесені зміни про власника свідоцтва НОМЕР_5. Права на знак для товарів та послуг були передані ОСОБА_2 .

Суд першої інстанції вірно зазначив, що вищезазначений інформаційний лист від 01 листопада 2008 року, підписаний генеральним директором ТОВ «Фітокосметік» ОСОБА_5 (вхідний № 1628035 від 05 січня 2009 року), не міг бути взятий до уваги як аргумент на користь реєстрації за ОСОБА_1 знака для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» (комб.), зважаючи на те, що конструкція «доверяет регистрацию сочетания слова «ІНФОРМАЦІЯ_2» и торгового знака «ІНФОРМАЦІЯ_4» не призводить до передачі прав на отримання свідоцтва на знак для товарів та послуг та не підтверджує перехід прав на частину позначення «ІНФОРМАЦІЯ_6».

Знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_4» за свідоцтвом Російської Федерації на знак для товарів і послуг НОМЕР_7 та знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» (комб.) за свідоцтвом України НОМЕР_5 зареєстровані для однакової групи товарів послуг МКТП - товарів 3 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП.

Як встановлено, на момент реєстрації знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_5, знак для товарів і послуг широко використовувався на території України шляхом продажу продукції, яка була виготовлена у 2006 році (на упаковці якої зазначено імпортера - ФОП ОСОБА_1 , що свідчить про фактичне виконання ОСОБА_1 агентських відносин); вантажні декларації, що свідчать про імпорт продукції з Російської Федерації в Україну від ТОВ «Фітокосмєтік» до ТОВ «Сервис-Логистик - М», і в свою чергу від ТОВ «Сервис-Логистик - М» до ОСОБА_1 (т. 1 а.с. 84-87, 211-232)

Відповідачем ДСІВ України був зареєстрований комбінований знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» (свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_5) на ім`я ОСОБА_1 , який починаючи з 2007 року до дати пред`явлення позову не був виробником косметичної продукції, а здійснював реалізацію виготовленої позивачем продукції і такі відносини з позивачем були припинені у 2014 році про що ОСОБА_1 сповістив листом від 15 вересня 2014 року № 07 (т. 1 а.с. 120).

Заявки на реєстрацію знаків для товарів і послуг НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_4 були подані в період реалізації відповідачем ОСОБА_1 продукції виготовленої позивачем ТОВ «Фітокосмєтік».

Той факт, що відповідач ОСОБА_1 був представником (дистриб`ютором і імпортером) продукції ТОВ «Фітокосметик», підтверджується упаковками відповідної продукції, яка датована в тому числі 2006 роком. На зворотній стороні продукції позивача указано: Виробник: ТОВ «Фітокосметік», Росія, Москва, П`ятницьке ш. 42. Імпортер в Україні: ФОП ОСОБА_1 , кв. АДРЕСА_1 .

Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції», в редакції Закону чинній на час виникнення спірних правовідносин, визначає поняття «імпортер» - це будь-яка фізична чи юридична особа, яка є резидентом України та вводить в обіг на ринку України продукцію походженням з іншої держави.

Закон України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» визначає поняття «імпортер» як суб`єкт господарсько-правових відносин, який декларує надходження на митну територію України товару (товарів).

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. (ч. 3 ст. 5 Закону).

Власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору (ч. 7 ст. 16 Закону).

За змістом ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

При визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки

Підстави для відмови в наданні правової охорони визначені у ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Так, згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують: державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки. Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Компетентним органом щодо назви держави є колегіальний орган, утворений Установою.

Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Не реєструються як знаки позначення, які відтворюють: промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам; назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників; прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Статтею 3 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору.

Відповідно до статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року [Знаки: реєстрація агентом чи представником власника без дозволу останнього]:

(1) Якщо агент чи представник того, хто є власником знака в одній з країн Союзу, подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знака від свого власного імені в одній чи в декількох таких країнах, власник має право перешкоджати реєстрації чи вимагати її скасування або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент чи представник не подасть докази, що виправдовують його дію.

(2) Власник знака має право, за наявності умов, передбачених у пункті (1), перешкоджати використанню знака агентом чи представником, якщо тільки він не давав згоди на таке використання.

(3) Національним законодавством може бути встановлений справедливий строк, протягом якого власник знака повинен скористатися правами, передбаченими в даній статті.

При цьому, зі змісту статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року вбачається, що у тлумаченні термінів «агент» і «представник» слід виходити не з вузького юридичного значення цих термінів, властивого галузям цивільного або торгового права, а з такого їх значення, яке охоплювало б і розповсюджувачів продукції контрагента, що знаходяться з ним в певних договірних правовідносинах.

Згідно з Директивою № 2008/95/ЕС Європейського Парламенту і Ради «Про зближення законодавств держав-членів відносно товарних знаків та знаків обслуговування» торговельна марка не має реєструватися, якщо вона може бути переплутана з маркою, яка використовувалась за кордоном на день подання заяви про реєстрацію і яка все ще використовувалась там, за умови, що на день подання заяви заявник діяв недобросовісно (Стаття 4(4)(§). Дана норма відображає європейський підхід та світову практику регулювання питань реєстрації торговельних марок і має посилання на поняття "недобросовісність", під яким розуміється саме намір ввести споживача в оману та скористатися конкурентними перевагами, отриманими без належних на те причин.

У процесі розгляду справи було проведено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності. Так, за висновком експерта №085/18 від 30 серпня 2018 року встановлено:

- знак для товарів і послуг (торговельна марка) за свідоцтвом України НОМЕР_5 на знак для товарів і послуг є таким, що може ввести в оману щодо особи, що виробляє товар або надає послуги;

- знак для товарів і послуг (торговельна марка) за свідоцтвом України НОМЕР_6 на знак для товарів і послуг є таким, що може ввести в оману щодо особи, що виробляє товар або надає послугу;

- знак для товарів і послуг (торговельна марка) за свідоцтвом України НОМЕР_4 на знак для товарів і послуг є таким, що може ввести в оману щодо особи, що виробляє товар або надає послугу (т. 3 а.с. 38-75).

Експертом було зазначено, що відповідно до інформації щодо митного оформлення зовнішньоторговельних операцій позивача за період з 01 січня 2006 року по 31 грудня 2014 року, наданих ДФС України, продукція ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6»/ТОВ «Фітокосметік» була присутня на території України починаючи з 2006 року. Тому станом на дату подання заявок на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_5, НОМЕР_6, № НОМЕР_4 продукція позивача, маркована відповідними позначеннями, що схожі до ступеню змішуваності із фірмовим найменуванням позивача, була присутня на ринку України та була відома споживачу. Виробник цієї продукції ТОВ «Фітокосметік» також був відомий споживачу.

Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Таким чином згідно проведеної судової експертизи експертом було чітко встановлено, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_4 є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, що виробляє товар або надає послугу, що означає невідповідність зазначених знаків умовам надання правової охорони, і як наслідок відповідні свідоцтва мають бути визнані судом недійсними.

У матеріалах справи міститься доказ, витребуваний судом у ДФС України (інформація стосовно поставки товару, маркованого торговельною маркою (позначенням) «Фітокосмєтік» та/чи «ІНФОРМАЦІЯ_6», на митну територію України виробництва позивача з 01 січня 2006 року по 31 грудня 2014 року).

Судом встановлено, що згідно наданої інформації був серед інших встановлений одержувач продукції маркованої позначенням «Фітокосметик», виробнитцва ТОВ «Фітокосметік» - ФОП ОСОБА_1 , який має адресу проживання: АДРЕСА_2 , яка повністю співпадає з адресою ОСОБА_1 у 2009 році. Дана інформація не суперечить твердженню про наявність зв`язку між позивачем та відповідачем ОСОБА_1 , а додатково є підтвердженням на користь цієї тези (т. 2 а.с. 6).

Таким чином, у матеріалах справи містяться належні докази про здійснення відповідачем ОСОБА_1 ввезення на територію України і розповсюдження ним же продукції виробництва позивача, а надалі за ініціативою ОСОБА_1 імпорт і реалізація такої продукції були припинені, оскільки прийнято рішення про виробництво власної продукції, маркованої спірним позначенням.

Отже, висновки суду про визнання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_4 недійсними є законними та обґрунтованими.

Щодо похідних вимог про визнання недійсним договору передачі виключних майнових прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_5 слід зазначити наступне.

Відповідно до договору про передачу виключних майнових прав на знаки для товарів та послуг від 10 березня 2016 року ОСОБА_1 відступив, а ОСОБА_2 набула усіх прав та обов`язків на знаки для товарів і послуг за Свідоцтвами України № НОМЕР_8, НОМЕР_5(т. 4 а.с. 97-100)

Цих обставин, зокрема укладення оспорюваного позивачем договору, укладеного між ОСОБА_1 і ОСОБА_2 , сторони в суді першої інстанції не заперечували.

Позивач оспорював і просив про визнання недійсним договору в частині передачі виключних майнових прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_5 і суд задовольнив ці вимоги.

Відповідно до ч. 3 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Таким чином, недійсні свідоцтва на знаки для товарів і послуг та права, що з них мали б випливати, не можуть бути об`єктами цивільних правовідносин і підставою для виникнення договірних правовідносин.

Відповідно до ч. 1 ст. 1113 ЦК України, за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

Особа не може на підставі договору передати іншій особі неіснуючі права інтелектуальної власності. Внаслідок цього, укладання такого договору суперечить ч. 1 ст. 1113 ЦК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 203 ЦК України, зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства.

При цьому, згідно з ч. 1 ст. 215 ЦК України, підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами 1-3, 5 та 6 ст. 203 цього Кодексу.

Враховуючи те, що суд прийшов до висновку про визнання вищевказаного свідоцтва України № НОМЕР_5 недійсним повністю, то й укладення договору, що стосується передачі ОСОБА_1 прав за даним свідоцтвом на користь ОСОБА_2 , суперечить нормам ЦК України та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Отже, суд першої інстанції дійшов правильного висновку, що вищевказаний договір в частині передачі виключних майнових прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_5 має бути визнаний недійсним.

Щодо строку позовної давності.

Згідно з ч. 1 ст. 261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

В апеляційній скарзі ОСОБА_1 вказує, що судом першої інстанції не застосовано строк позовної давності, оскільки позивач ще з 2008 року знав про проведення реєстрації спірних знаків для товарів і послуг.

Встановлені судом обставини і докази свідчать, що патентний повірений в Україні ОСОБА_4 довіреністю від 11 квітня 2007 року (строк дії довіреності - три роки) була уповноважена генеральним директором ТОВ «Фітокосметік» - ОСОБА_5 здійснювати представництво інтересів ТОВ «Фітокосметік» і за довіреністю від 20 вересня 2007 року (строк дії довіреності - три роки) була уповноважена ОСОБА_1 здійснювати представництво інтересів ОСОБА_1 подавала заявку №m200716022 (дата подання - 25 вересня 2007 року) на реєстрацію знаку . У заявці зазначений заявником саме ОСОБА_1 , а у доданих до заявки поясненнях і документах вказано, що ОСОБА_1 є представником російської компанії «Фітокосметік» із зазначенням, що ОСОБА_1 розповсюджує в Україні товари ТОВ «Фітокосметік» (т. 2 а.с. 43, 69-70, 82, 88)

Як було зазначено вище, Рішенням Апеляційної Палати Державної служби інтелектуальної власності України від 15 липня 2016 року було скасовано попереднє рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 08 жовтня 2015 року, яким ОСОБА_1 було відмовлено у реєстрації знаку «ІНФОРМАЦІЯ_2» за заявкою №m201409088. Цим же рішенням Апеляційної Палати від 15 липня 2016 року зареєстровано, за умови сплати заявником адміністративного збору, на ім`я ОСОБА_1 знак «ІНФОРМАЦІЯ_2» на підставі якого видано оспорювань позивачем Свідоцтво(т. 2 а.с. 92-104, 106-126).

За пунктом 18.6 Регламенту Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 вересня 2003 року № 622, рішення колегії Апеляційної палати, прийняте за результатами розгляду заперечення, набирає чинності після затвердження його наказом Держдепартаменту.

Апелянтом не спростовано доводів позивача, що про порушення права позивач дізнався після 15 вересня 2014 року, тобто після отримання листів ОСОБА_1 , в яких останній повідомив про реєстрацію прав на знак за свідоцтвом, яке оспорює позивач.

Позивач ТОВ «Фітокосметік» у листопаді 2014 року звертався із відповідним позовом до Окружного адміністративного суду міста Києва, який ухвалою від 20 січня 2016 року закрив провадження у адміністративній справі, роз`яснивши право позивачу звертатись із зазначеними вимогами в порядку, передбаченому ЦПК України до районного суду (т. 1 а.с. 204-208).

Із зазначеним позовом ТОВ «Фітокосметік» звернувся 02 березня 2017 року, про що свідчить відмітка канцелярії районного суду про прийняття позовної заяви, тому, колегія суддів дійшла висновку, що строк позовної давності позивачем не пропущений та відхилила доводи апеляційної скарги як підставу скасування оскаржуваного рішення і ухвалення нового про відмову в позові.

Доводи скарги цих висновків не спростовують, тому колегія суддів їх відхилила.

Керуючись ст. 367, п. 1 ч. 1 ст. 374, ст. 375, ст.ст. 381-384 ЦПК України, -

п о с т а н о в и в :

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 - залишити без задоволення.

Рішення Солом`янського районного суду міста Києва від 21 лютого 2019 року - без змін.

Постанова набирає законної сили негайно з моменту прийняття, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Дата складання повного судового рішення - 16 вересня 2019 року.

Судді Київського апеляційного суду: Б.Б. Левенець

С.Г. Музичко

В.В. Соколова