Справа № 760/4389/17
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2019 року м. Київ

Солом'янський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Українця В.В.

при секретарі Трофимчук К.О.

за участі:

представника позивача Скачка В.А.

представника позивача Скачка А.В.

представника відповідача ОСОБА_3

представника відповідача ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «КІНДЕР ВЕЙ» до ОСОБА_5, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним патенту та зобов'язання вчинити дії,

в с т а н о в и в:

03 березня 2017 року ТОВ «КІНДЕР ВЕЙ» звернулось в суд з зазначеним позовом до ОСОБА_5, Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним патенту та зобов'язання вчинити дії.

Свої вимоги мотивувало тим, що 07 вересня 2016 року ТОВ «Оріон» звернулось до Прокуратури Одеської області з заявою про кримінальне правопорушення, пов'язане з порушенням прав інтелектуальної власності товариства. ТОВ «Оріон» стверджує, що є користувачем патенту НОМЕР_1 на підставі ліцензійного договору, укладеного з ОСОБА_5 ТОВ «Оріон» вважає, що ТОВ «КІНДЕР ВЕЙ» у виробі «ІНФОРМАЦІЯ_1» використовує патент НОМЕР_1, чим порушує його права.

Заявка (Іграшка «ІНФОРМАЦІЯ_1») про видачу патенту України на промисловий зразок прийнята ДП «Український інститут промислової власності» 05 травня 2014 року, якій присвоєно № s 2014 00912. 12 травня 2014 року була встановлена дата подання заявки, про що ДП «Укрпатент» склало повідомлення за формою П-1. Після встановлення дати подання заявки ДП «Укрпатент» провело формальну експертизу заявки.

Вважає, що матеріали заявки суперечать Правилам складання заявки. Зокрема, зображення виробу не відповідають вимогам пунктів 7.1., 7.5. розділу 7, розділу 5 Правил складання заявки, п. 2, 4 ст. 11 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки». Опис промислового зразка не відповідає вимогам п. 8.1. розділу 8 Правил складання заявки та пунктам 4, 7 ст. 11 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки».

ДП «Укрпатент» порушені вимоги п. 5.1. розділу 5 Правил складання заявки, а саме були вилучені зображення 1.7. та 1.8., чим порушено ч. 1 ст. 14 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки».

Державна служба інтелектуальної власності України здійснила публікацію патенту НОМЕР_1 та державну реєстрацію, яка не відповідає рішенню за заявкою, оскільки експертиза проводилась відносно всього переліку суттєвих ознак, а публікація про видачу патенту на промисловий зразок та його реєстрація стосувались промислового зразка з іншою сукупністю суттєвих ознак.

Просить суд ухвалити рішення, яким:

-визнати патент України на промисловий зразок НОМЕР_1 недійсним повністю;

-зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України здійснити повідомлення в своєму офіційному бюлетені про визнання недійсним повністю патенту України на промисловий зразок НОМЕР_1.

Ухвалою судді Солом'янського районного суду м. Києва від 07 березня 2017 року позовну заяву залишено без руху.

Ухвалою судді Солом'янського районного суду м. Києва від 27 березня 2017 року відкрито провадження в справі.

Протокольною ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 20 вересня 2017 року проведено заміну відповідача Державної служби інтелектуальної власності України на її правонаступника Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

У судовому засіданні представники позивача підтримали заявлений позов та просили його задовольнити з наведених у ньому підстав. Вважають, що вилучення зображень 1.7. та 1.8. призвело до зміни сукупності суттєвих ознак промислового зразка у порівнянні з сукупністю суттєвих ознак з промислового зразка, який було подано на реєстрацію. Крім того, зміна матеріалів заявки відбулась після отримання заявником за заявкою рішення про видачу патенту. Зображення зального вигляду виробу не відповідає вимогам до зображень, які встановлені пунктами 4.1.2.1. Правил, оскільки всі елементи виробу не проглядаються. ДП «Укрпатент» не надіслав заявнику повідомлення з пропозицією виправити недоліки на фотографії загального вигляду.

Представник відповідача ОСОБА_5 проти задоволення позову заперечував. Підтримав письмові заперечення, що містяться в матеріалах справи (а.с. 93-95). Зазначив, що процедура складання, подання та розгляду заявки № s 2014 00912 від 05 травня 2014 року на промисловий зразок «Іграшка «ІНФОРМАЦІЯ_1» відбулась у відповідності до чинного законодавства України. Зображення промислового зразка є чіткими та відображають всі суттєві його ознаки, а отже дають повне уявлення щодо об'єкту, який заявляється, та відповідають вимогам розділу 7 Правил складання і подання заявки на промисловий зразок. Звернення з заявою до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» про не публікацію двох зображень за заявкою пов'язано тільки з необхідністю зменшення платежів за заявкою.

У відповідності до ст. 14 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» після отримання рішення експертизи ДП «Укрпатенту» про видачу патенту, представником заявника було сплачено державне мито за видачу патенту та збір про публікацію відомостей про видачу патенту на промисловий зразок. Крім того, заявник скористався своїм правом на публікацію лише певних зображень промислового зразка з первісно наданого переліку, що не вважається внесенням виправлень, уточнень або змін до матеріалів заявки або внесенням змін до реєстру та не призводить до виникнення ознак, яких не було у поданій заявці. Жодних змін до зображень промислового зразка ні заявником, ні Державною службою інтелектуальної власності України не вносилось.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002461 від 03 листопада 2016 року була проведена судова експертиза в сфері інтелектуальної власності. Висновком експертизи № 127/17 від 20 червня 2017 року встановлено, що у виробі «ІНФОРМАЦІЯ_1», виробництво якого здійснює ТОВ «Кіндер Вей», використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_1, який зареєстровано за ОСОБА_5

Представник відповідача Міністерства економічного розвитку і торгівлі України проти задоволення позову заперечував. Пояснив суду, що у разі, якщо заявка відповідає формальним вимогам ст. 11 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» та документ про сплату збору за подання заявки відповідає встановленим вимогам, заявнику надсилається рішення про видачу патенту. Патент на промисловий зразок видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту. Процедура набуття правової охорони промислових зразків не передбачає при проведенні експертизи заявки на промисловий зразок перевірки промислового зразка на відповідність умовам патентоспроможності - новизні. Таким чином, під час видачі патенту України на промисловий зразок НОМЕР_1 Державна служба інтелектуальної власності України не порушила вимог законодавства.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи, проаналізувавши надані докази, суд приходить до наступного.

Судом встановлено, що Державна служба інтелектуальної власності України на підставі заявки від 05 травня 2014 року № s 2014 00912 зареєструвала на ім'я ОСОБА_5 промисловий зразок «Іграшка «ІНФОРМАЦІЯ_1», про що видано відповідний патент НОМЕР_1. Автором та власником патенту є ОСОБА_5 (а.с. 33-34).

Відповідно до частин 1, 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Відповідно до ч. 1 ст. 462 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом.

Згідно з частинами 1-3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим.

Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень.

На визнання промислового зразка патентоспроможним не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію протягом шести місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цього пункту.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 198 від 18 березня 2002 року затверджені Правила розгляду заявки на промисловий знак (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 578 від 14 червня 2011 року).

Відповідно до п. 3.1. Правил заявці, що надійшла, надається реєстраційний номер і проставляється дата надходження заявки.

У матеріалах справи міститься повідомлення про встановлення дати подання заявки на промисловий зразок від 12 травня 2014 року (а.с. 29).

Згідно з п. 4.1. Правил після встановлення дати подання заявки та за наявності документа про сплату збору за подання заявки проводиться формальна експертиза заявки під час якої:

-визначається належність об'єкта, що заявляється, до об'єктів, яким надається правова охорона;

-перевіряється правильність оформлення документів заявки відповідно до розділу 3 Правил складання та відповідність матеріалів заявки вимогам статті 11 Закону;

-проводиться класифікація об'єкта, що заявляється, відповідно до МКПЗ;

-перевіряється єдність промислового зразка.

З висновку про видачу патенту на промисловий зразок від 27 травня 2015 року вбачається, що за результатами формальної експертизи, проведеної згідно з п. 5 ст. 14 закону встановлено, що заявлений промисловий зразок відповідає умовам надання правової охорони, а заявка відповідає вимогам ст. 11 закону (а.с. 33).

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» патент видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

Згідно зі ст. 469 ЦК України права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Сторона позивача посилається на те, що при розгляді заявки на видачу патенту на промисловий зразок «Іграшка «ІНФОРМАЦІЯ_1» були порушені Правила складання заявки та Закон України «Про охорону прав на промислові зразки», внаслідок чого в зображеннях виникла наявність у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці.

Пунктом «б» ч. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» визначено, що патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці.

Відповідно до частин 1-4 ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін.

Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених законом.

Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов'язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Частиною 1 ст. 81 ЦПК України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

У ст. 77 ЦПК України передбачено, що належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень.

За нормами ст. 80 ЦПК України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Відповідачі проти заявлених вимог заперечували та вважали, що спірний промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, встановленим ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», а оспорюваний патент видано без порушення прав позивача.

Не знайшли свого підтвердження доводи позивача про те, що всупереч вимогам п. 4.1.2.1. г. 4 Правил ДП «Укрпатент» не надіслав заявнику повідомлення з пропозицією виправити недоліки на фотографії загального вигляду, що зображені на малюнку 1.1.

Стороною позивача не надано доказів, що на зазначеному малюнку зображення виробу, яке на думку позивача має фактуру, впливає на зорове враження, а тому свідчить про наявність суттєвої ознаки, що е була включена в заявку на видачу оскаржуваного патенту.

Суд вважає, що встановлення наявності чи відсутності суттєвої ознаки за спірним патентом підлягає вирішенню із застосуванням спеціальних знань шляхом призначення в справі судової експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

Судом на обговорення учасників судового розгляду ставилось питання про необхідність призначення такої судової експертизи. Разом з тим, жоден з учасників судового розгляду, зокрема, і сторона позивача, не вважали за необхідне призначення експертизи.

Вбачається, що стороною позивача не надано суду доказів того, що при розгляді заявки на видачу патенту на промисловий зразок «Іграшка «ІНФОРМАЦІЯ_1» були порушені Правила складання заявки та Закон України «Про охорону прав на промислові зразки».

У такому випадку не знайшли свого підтвердження доводи позивача про те, що заявником у порушення вимог закону була подана заявка на реєстрацію спірного патента як і направлення листа від 05 червня 2015 року, оскільки заявник просив не публікувати зображення 1.7., 1.8. за спірним патентом.

З наданих суду матеріалів заявки за спірним патентом вбачається, що видача патенту була здійснена за результатами формальної експертизи. Будь-яких зауважень від ДП «Укрпатент» стосовно поданих документів та їх належного оформлення при розгляді заявки не було встановлено.

Суд вважає, що стороною позивача не доведено належними та допустимими доказами, що наявність сукупності суттєвих ознак, яких не було у поданій заявці, у спірного промислового зразка. Фактично доводи позивача є оціночними судженнями, які не підтверджуються доказами, зокрема, висновком експертного дослідження.

За таких обставин, у ДП «Укрпатент» були відсутні підстави для відмовив у видачі патента чи направлення повідомлення про надання додаткових пояснень та внесення можливих уточнень до поданої заявки.

Представник ОСОБА_5 на підтвердження своїх заперечень проти позову посилається на наданий суду висновок експерта № 127/17, згідно якого у виробі «ІНФОРМАЦІЯ_1», виробництво якого здійснює ТОВ «Кіндер Вей», використані всі суттєві ознаки промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_1.

Відповідно до ч. 9 ст. 83 ЦПК України копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними.

Суд не бере до уваги зазначений висновок, оскільки стороною відповідача не надано підтвердження надсилання копії цього висновку іншим учасникам справи.

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів) (ст. 89 ЦПК України).

Суд вважає, що вимоги позивача про визнання повністю недійсним патенту України НОМЕР_1 на промисловий зразок «Іграшка «ІНФОРМАЦІЯ_1», зареєстрований на ім'я ОСОБА_5 не знайшли свого підтвердження належними доказами в судовому засіданні.

У такому випадку не підлягають задоволенню і вимога позивача про зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України як правонаступника Державної службу інтелектуальної власності України здійснити повідомлення в своєму офіційному бюлетені, оскільки така вимога є похідною від первинної вимоги.

З огляду на наведене, в задоволенні позову слід відмовити.

Керуючись статтями 16, 461, 462, 463, 469 ЦК України, статтями 5, 6, 14, 11, 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», наказом Міністерства освіти і науки України № 198 від 18 березня 2002 року, яким затверджені Правила розгляду заявки на промисловий знак (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 578 від 14 червня 2011 року), статтями 3, 4, 10, 13, 76-82, 89, 223, 259, 263-265, 268, 272 ЦПК України, суд,

в и р і ш и в:

Відмовити в задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю «КІНДЕР ВЕЙ» (67822, Одеська область, Овідіопольський район, 14 км Овідіопольської дороги, Випробувальний полігон, ) до ОСОБА_5 (АДРЕСА_1), Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2, ) про визнання недійсним патенту та зобов'язання вчинити дії.

Рішення може бути оскаржено до Київського апеляційного суду через суд першої інстанції шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Суддя: