КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
_________________________
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

справа № 757/73616/17-ц Головуючий у 1-й інстанції суддя: Козлов Р.Ю.

29 січня 2019 року м. Київ

Київський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

головуючого: Саліхова В.В.

суддів: Лапчевської О.Ф., Левенця Б.Б.

секретаря судового засідання: Дячук І.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Печерського районного суду м. Києва від 18 липня 2018 року в справі за позовом Цвак Унікум Лікьоріпаріеш Керешкеделмі Ньїлваношан Мокєдьо Ресвеньтаршашаг (ЦвакУнікумНірт.) до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_1 про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг,

ВСТАНОВИВ:

У грудні 2017 року компанія Цвак Унікум Лікьоріпаріеш Керешкеделмі Ньїлваношан Мокєдьо Ресвеньтаршашаг (ЦвакУнікумНірт.) звернулася до суду із позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_1 та просила визнати свідоцтво України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг недійсним повністю, для усіх товарів класу 32, 33 Міжнародної класифікації товарів і послуг та зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести до державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг відомості про визнання недійсним вищевказаного свідоцтва на знак для товарів і послуг та опублікувати вказані відомості в Офіційному бюлетені «Промислова власність».

Рішенням Печерського районного суду м. Києва від 18 липня 2018 року позов задоволено.

Визнано недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 для всіх товарів класу 32, 33 Міжнародної класифікації товарів і послуг, для яких він був зареєстрований.

Зобов'язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести до державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг відомості щодо визнання недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 для всіх товарів класу 32, 33 Міжнародної класифікації товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Стягнуто з ОСОБА_1 на користь компанії Цвак Унікум Лікьоріпаріеш Керешкеделмі Ньїлваношан Мокєдьо Ресвеньтаршашаг (ЦвакУнікумНірт.) витрати у вигляді сплати судового збору та витрати на проведення експертизи у розмірі 23 198,72 грн.

№ апеляційного провадження: 22-ц/824/2315/2019
ОСОБА_1 в апеляційній скарзі просить рішення суду першої інстанції скасувати та ухвалити нове про відмову в задоволенні позовних вимог в повному обсязі. Посилається на неповне з'ясування та недоведеність обставин, що мають значення для справи, невідповідність висновків суду викладених у рішенні обставинам справи, порушення норм процесуального та неправильне застосування норм матеріального права.

В обґрунтування своїх доводів вказує, що судом не було надано мотивованої оцінки аргументам, наданих ОСОБА_1 викладених письмово у судових дебатах.

Зазначає, що позивачем не надано жодних доказів на підтвердження його правоздатності та дії міжнародних реєстрацій НОМЕР_2, НОМЕР_3 на території України на момент звернення до суду із позовом й на дату державної реєстрації свідоцтва України НОМЕР_1.

Вказує, що судову експертизу було проведено виключно на підставі наданих позивачем документів, без врахування дії та її обсягу на території України міжнародної реєстрації. Звертає увагу на те, що експерт розглядала знак за міжнародною реєстрацією НОМЕР_3 не в цілому, як об'ємне позначення, а лише частково. Зазначає, що позначення позивача та відповідача - 2 є фонетично, семантично та графічно несхожими, а тому висновок експерта не може бути прийнято як належний та допустимий доказ у справі.

Вказує, що розрахунок вартості експертизи значно перевищує її нормативно встановлену вартість, що є зловживанням правом.

У відзиві на апеляційну скаргу представник позивача ОСОБА_2 просив залишити рішення суду першої інстанції без змін, апеляційну скаргу без задоволення. Зазначив, що торговельні марки позивача діють на території України, що підтверджується належними доказами. Вказує, що висновок експерта є належним доказом у справі та відповідачі, 1, 2 жодним чином в суді першої інстанції не заперечували проти нього та не заявлялося будь-якого клопотання про проведення судової експертизи у справі та не надано інших висновків.

У судовому засіданні представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України підтримали апеляційну скаргу в повному обсязі з підстав наведених в ній, просили останню задовольнити, рішення суду першої інстанції скасувати та ухвалити нове про відмову в задоволенні позовних вимог.

Представник компанії Цвак Унікум Лікьоріпаріеш Керешкеделмі Ньїлваношан Мокєдьо Ресвеньтаршашаг (ЦвакУнікумНірт.) та ОСОБА_1 в судове засідання не прибули, будучи належним чином повідомленими про час та місце слухання справи, про причини неявки суд не повідомили.

За клопотанням представника відповідача, судом апеляційної інстанції було призначено судове засідання в режимі відео конференції, однак з невідомих для суду причин, ні відповідач, ні його представник ОСОБА_3 не прибули до Червонозаводського районного суду м. Харкова.

У рішенні ЄСПЛ від 03.04.2008 № 3236/03, § 41«Пономарьов проти України» суд вказав, що сторони в розумні інтервали часу мають вживати заходів, щоб дізнатись про стан відомого їм судового провадження.

Крім того, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд, сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов'язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно користуватись належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

На підставі викладеного, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 372 ЦПК України, колегія суддів ухвалила розглянути справу за відсутності представника компанії Цвак Унікум Лікьоріпаріеш Керешкеделмі Ньїлваношан Мокєдьо Ресвеньтаршашаг (ЦвакУнікумНірт.) та ОСОБА_1

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представників Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів прийшла до висновку, що остання не підлягає задоволенню.

Ухвалюючи рішення про задоволення позову, суд першої інстанції виходив з обґрунтованості вимог позивача.

З таким висновком суду погоджується колегія суддів.

Судом першої інстанції та апеляційної інстанції встановлено та вбачається з матеріалів справи, що на території України діє міжнародна реєстрація торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» за Міжнародними реєстраціями № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3.

Міжнародна реєстрація № НОМЕР_2 діє на території України у повному обсязі з 15 лютого 2006 року, а Міжнародна реєстрація № НОМЕР_3 - з 15 червня 1989 року.

Торговельна марка за Міжнародною реєстрацією № НОМЕР_2 зареєстрована для товарів класу 33 МКТП, а торговельна марка за Міжнародною реєстрацією № НОМЕР_3 - для товарів класу 32 та 33 МКТП. Зазначені обставини підтверджуються відповідними повідомленнями Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» № 10608/3 від 7 вересня 2016 року та Державного підприємства «Український інститут промислової власності» № 47683/3 від 29 грудня 2014 року щодо дії на території України Міжнародних реєстрацій № НОМЕР_2, № НОМЕР_3.

10 серпня 2016 року ОСОБА_1 до Державної служби інтелектуальної власності було подано заяву № m 2016 17295 на комбіноване позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» відносно товарів 32, 33 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме:

Клас 32: пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші складники для готування напоїв; аперитиви неалкогольні; арахісове молоко (неалкогольний напій); безалкогольні напої на основі меду; безалкогольні фруктові екстракти; виноградне сусло; зельтерська вода; літієва вода; води (напої); столові води; складники для виготовляння газованих вод; есенції для виготовляння напоїв; ізотонічні напої; імбирне пиво; квас (безалкогольний напій); коктейлі неалкогольні; лимонади; складники для виготовляння лікерів; складники для виготовляння мінеральних вод; мигдалеве молоко (напій); напої з молочної сироватки; нектар фруктовий неалкогольний; овочеві соки (напої); оршад (напій); пивне сусло; порошки для виготовляння газованих напоїв; сарсапарель (безалкогольний напій); сиропи на лимонади; содова вода; солодове пиво; солодове сусло; сусла; таблетки для виготовлення газованих напоїв; томатний сік (напій); екстракти хмелю для виготовлення пива; шербети (напої); яблучний сік;

Клас 33: алкогольні напої (крім пива); аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); бренді; вина; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); ганусовий (анісовий) лікер; медівка (гідромель); горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коктейлі; лікери; м'ятні настоянки; перегінні алкогольні напої; алкогольні напої, що містять фрукти; настоянки гіркі; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке (рисова горілка); сидри; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; алкогольні напої, що сприяють травленню; фруктові екстракти спиртові (т. 1, а. с. 49).

ОСОБА_1 видано свідоцтво України НОМЕР_1 на комбінований знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» та опубліковано відомості про видачу даного свідоцтва в Офіційному бюлетені «Промислова власність» № 4 за 27 лютого 2017 року.

Компанія Цвак Унікум Лікьоріпаріеш Керешкеделмі Ньїлваношан Мокєдьо Ресвеньтаршашаг (ЦвакУнікумНірт.) отримала виключну ліцензію від компанії Зет енд Ю Спірітоушен Маркетинг ГмбХ (Z&U Spirituosen Marketing GmbH), власника Торговельних марок, на будь-яке їх використання та захист прав на них, в тому числі на території України. Позивач має виключне право на використання торговельної марки за Міжнародною реєстрацією НОМЕР_2 з 15 лютого 2006 року, а Торговельної марки за Міжнародною реєстрацією № НОМЕР_3 - з 26 березня 1993 року. Вказані обставини підтверджуються витягом від 16 грудня 2014 року із Ліцензійного договору стосовно використання торговельних марок від 26 березня 1993 року, засвідчена копія якого міститься в матеріалах справи(т. 1, а. с. 43-44).

Представник компанії Цвак Унікум Лікьоріпаріеш Керешкеделмі Ньїлваношан Мокєдьо Ресвеньтаршашаг (ЦвакУнікумНірт.) зазначає, що реєстрація Торговельної марки відповідача за свідоцтвом НОМЕР_1 схожа настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованими торговельними марками позивача, що безпосередньо порушує право позивача на використання торговельних марок за Міжнародними реєстраціями № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3.

Враховуючи наведене, позивач звернувся із відповідним позовом до суду.

Відповідно до ст. 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів, що виробляються однією особою, від товарів, що виробляються іншими особами.

Згідно з ст. 493 ЦК України суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.

Статтею 494 ЦК України передбачено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Відповідно до ч. ч. 1-3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону позначення, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

За змістом п.п. «а» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону права на знаки для товарів і послуг» (далі Закону) свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Аналіз зазначених норм права дає можливість дійти до висновку про те, що підставою для визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг є відомість в Україні торгівельної марки до дати подання до Установи заявки на реєстрацію позначення щодо таких же або споріднених товарів і послуг, які можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє або надає останні.

Таким чином, при розгляді вказаної справи позивач повинен довести суду, що міжнародна реєстрація торговельної марки діє на території України та була відомою ще до подачі відповідачем заявки на реєстрацію вищезгаданого знака для товарів та послуги, і що останніми надаються товари такі ж самі або споріднені з товарами позивача.

Матеріали справи свідчать, що Компанія Цвак Унікум Лікьоріпаріеш Керешкеделмі Ньїлваношан Мокєдьо Ресвеньтаршашаг (ЦвакУнікумНірт.) отримала виключну ліцензію від компанії Зет енд Ю Спірітоушен Маркетинг ГмбХ (Z&U Spirituosen Marketing GmbH), власника Торговельних марок, на будь-яке їх використання та захист прав на них, в тому числі на території України. Позивач має виключне право на використання торговельної марки за Міжнародною реєстрацією НОМЕР_2 з 15 лютого 2006 року, а Торговельної марки за Міжнародною реєстрацією № НОМЕР_3 - з 26 березня 1993 року. Вказані обставини підтверджуються витягом від 16 грудня 2014 року із Ліцензійного договору стосовно використання торговельних марок від 26 березня 1993 року.

Отже, доводи відповідача про не надання позивачем жодних доказів на підтвердження його правоздатності та дії міжнародних реєстрацій НОМЕР_2, НОМЕР_3 на території України на момент звернення до суду із позовом й на дату державної реєстрації свідоцтва України НОМЕР_1 є необґрунтованими, враховуючи вищевикладене та спростування матеріалами справи.

Крім того, відповідач сам визнав дію реєстрацій Торговельних марок позивача на території України, що підтверджується поданням ним зустрічної позовної заяви про дострокове припинення дії Міжнародних реєстрацій №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3.

Відповідно до ч. ч. 2, 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно з п. 4.3.2.4. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень.

Пунктом 4.3.2.5. Правил передбачено, що при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

На підставі викладеного можливо зробити висновок, що свідоцтво України на знак для товарів і послуг може бути визнаним недійсним, за наявності відомостей в Україні щодо фірмового найменування до дати подання до Установи заявки на реєстрацію позначення щодо таких же або споріднених товарів і послуг, які є схожими настільки, що їх можна сплутати, щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Судом першої та апеляційної інстанцій встановлено та підтверджується матеріалами справи, що 16 січня 2018 року проведено експертизу об'єктів інтелектуальної власності №001-ТТМ/18.

За результатами проведеного експертного дослідження зроблено висновки:

Всі товари 32 і 33 класу, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1, є частково такими самими та в цілому спорідненими з товарами, для яких зареєстровано торговельні марки за Міжнародними реєстраціями № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3.

Знак за свідоцтвом України НОМЕР_1 є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельними марками за Міжнародними реєстраціями № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 стосовно товарів 32, 33 класів (т. 1, а. с. 97-114).

Такий висновок було зроблено на підставі фонетичних, смислових (семантичних) ознак позначень.

Зазначена експертиза проведена кваліфікованим експертом ОСОБА_4, яка попереджена про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України, а тому колегія суддів вважає наявність правових підстав для прийняття його до уваги поряд з іншими доказами наявними в матеріалах справи.

Перевіривши вищезгаданий висновок експерта, колегія суддів не знаходить в ньому обставин, які б викликали сумніви щодо правильності його проведення, або наявності таких процесуальних порушень, які б давали можливості дійти до висновку щодо наявності об'єктивних сумнівів щодо його правильності.

Частиною 1 статті 76 ЦПК України передбачено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно з ст. 77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. Суд не бере до розгляду докази, що не стосуються предмета доказування.

Відповідно до ч. ч. 1, 5, 6, 7 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів, а також інших випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ст. 89 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

За наведених обставин, колегія суддів вважає, що знак за свідоцтвом України НОМЕР_1 є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельними марками за Міжнародними реєстраціями № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 стосовно товарів 32, 33 класів.

Колегія суддів вважає, що при розгляді справи відповідач ні в суді першої інстанції, а ні в суді апеляційної інстанції не довів, що його позначення не є схожим настільки, що можна сплутати з раніше зареєстрованими торговельними марками позивача.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає висновки суду першої інстанції про задоволення позовних вимог щодо визнання недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 для всіх товарів класу 32, 33 Міжнародної класифікації товарів і послуг, для яких він був зареєстрований правильними, оскільки спірний знак для товарів і послуг не відповідає умовам надання правової охорони відповідно до ст. 6, 19 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг».

Доводи апеляційної скарги про те, що вищевказана експертиза проведена без врахування дії та обсягу такої дії на території України Міжнародних реєстрацій №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3 Торговельних марок Позивача є необґрунтованими.

Відповідно до листа-звернення Позивача № 1883/03 від 10 січня 2018 року до закладу експертизи із проханням провести експертизу у справі додано засвідчені копії Повідомлень Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» щодо дії порівнюваних торговельних марок.

Таким чином, експертизу проведено з урахуванням обсягу дії Міжнародних реєстрацій №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3.

Посилання ОСОБА_1 на те, що експерт дала неправильну характеристику Торговельній марці Позивача за Міжнародною реєстрацією № НОМЕР_3, а саме, віднесла її до комбінованих, а не об'ємних знаків, провела лише часткове дослідження, не врахувала впливу кольорів на схожість порівнюваних позначень, колегія суддів зазначає наступне.

У п. 3 Висновку експерта зазначено, що Торговельна марка ОСОБА_1 за Міжнародною реєстрацією № НОМЕР_3 є комбінований знак, виконаний у вигляді об'ємної пляшки темного кольору, тулуб якої є кулястим, верхня частина якої плавно переходить у шийку з корком. По центру тулуба пляшки зображено червоне коло із жовтим хрестом, хрест та коло мають біле обрамлення. Над колом міститься напис UNICUM, виконаний білим кольором, літерами латинської абетки, стандартним шрифтом, заголовними літерами. Під колом містяться дрібні написи світлого кольору.

У Методичних рекомендаціях з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг вказано, що комбіновані позначення можуть включати об'ємні позначення.

Згідно пункту 2.2.5 Методичних рекомендацій комбінованим визнається позначення, яке є поєднанням в одному цілісному позначенні різних видів позначень. згідно пункту 11.1.11. - під час визначення схожості зображувальних і об'ємних позначень, вони порівнюються з: ... комбінованими позначеннями, які містять як зображувальні елементи, так і об'ємні позначення.

Таким чином, віднесення експертом Торговельної марки Позивача за Міжнародною реєстрацією № НОМЕР_3, яка являє собою поєднання об'ємного, словесного та графічного елементів, до комбінованих позначень повністю відповідає Методичним рекомендаціям.

Експерт надала оцінку написам світлого кольору, розміщеним у Торговельній марці Позивача за Міжнародною реєстрацією № НОМЕР_3 внизу під колом та зазначила, що вони є дрібними.

Із зображення Торговельної марки Позивача за Міжнародною реєстрацією № НОМЕР_3, що міститься, зокрема у Повідомленні ДП «Український інститут інтелектуальної власності» № 47683/3 від 29 грудня 2014 року, слідує, що написи світлого кольору є дрібними та нерозбірливими та не мають суттєвого впливу на враження, яке формується від сприйняття позначення.

Така оцінка повністю відповідає положенню частини 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», згідно якої обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру.

Тому, твердження Відповідача 2 про те, що під колом містяться саме написи щодо виробника, виконані нормальним шрифтом, не відповідають дійсності.

Посилання в апеляційній скарзі про значну відмінність торговельних марок у звуковому відношенні, оскільки словесний елемент «ІНФОРМАЦІЯ_1» Торговельної марки Відповідача 2 складається із двох слів, а слово «ІНФОРМАЦІЯ_2» у Торговельних марках Позивача - із одного слова, не знайшло свого підтвердження при розгляді справи в суді апеляційної інстанції.

Відповідно до положення пункту 11.1.7. Методичних рекомендацій: звукова (фонетична) схожість словесних позначень визначається з урахуванням таких ознак: входження одного позначення в інше.

Експерт детально дослідив схожість порівнюваних позначень у звуковому відношенні та зазначив, що слова «ENERGY» у Торговельній марці Відповідача 2 та «UNICUM» у Торговельних марках Позивача є різними за фонетичними ознаками.

Проте, слова «UNIQUM» у Торговельній марці Відповідача 2 та «UNICUM» у Торговельних марках Позивача можуть розглядатися, як тотожні за фонетичними ознаками, або як такі, що є схожими у високій ступені.

Також, Відповідач 2 зазначає, що «елемент «UNIC(Q)UM» у позначенні ОСОБА_1 є лише однією частиною комбінованого позначення і не відіграє домінуючої ролі.

Домінуючими елементами Торговельної марки Відповідача 2 є «ІНФОРМАЦІЯ_1», тому не звертати увагу на елемент «ІНФОРМАЦІЯ_4» при порівнянні торговельних марок є недопустимим.

Щодо відмінності смислового навантаження, та дрібні написи у Торговельній марці Відповідача 2 за Міжнародною реєстрацією № НОМЕР_3, які суттєво впливають на семантичну несхожість порівнюваних торговельних марок.

Слова «UNIQUM» у Торговельній марці Відповідача 2 та «UNICUM» у Торговельних марках Позивача мають однакове походження (походять від слова «unique») та сприймаються споживачами як «унікальний».

Згідно пункту 11.1.9 Методичних рекомендацій встановлення смислової (семантичної) схожості словесних позначень здійснюється на підставі наступних ознак... збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення.

Тому, експерт дійшов правильного висновку про схожість порівнюваних торговельних марок у семантичному відношенні.

Згідно ізпункту 4.3.2.6. Правил, при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Висновок експерта містить детальне порівняння торговельних марок у графічному відношенні: Слова UNIQUM та UNICUM мають відмінність лише в одній із шести літер, яка розміщена в середині слова, при цьому відмінні літери мають близьку графічну природу.

Порівнюючи об'єкти дослідження за графічними ознаками необхідно відзначити, що одне із слів домінуючого елемента Торговельної марки Відповідача 2 практично повністю відтворює за графічними ознаками Торговельну марку Позивача за Міжнародною реєстрацією № НОМЕР_2 та домінуючий елемент Торговельної марки Позивача за Міжнародною реєстрацією № НОМЕР_3.

Також слід відзначити, що у Торговельній марці Відповідача 2 використані такі ж елементи, виконані у такому ж стилі, що й у Торговельній марці Позивача за Міжнародною реєстрацією № НОМЕР_3, а саме коло із позначкою.

Отже, експерт повно дослідив порівнювані позначення та встановив їх схожість у графічному відношенні.

Враховуючи вищевикладене, посилання в апеляційній скарзі на неналежність вищевказаної експертизи не можуть бути прийняті колегією суддів, оскільки ОСОБА_1 жодним чином в суді першої інстанції не заперечував проти неї та не заявляв будь-якого клопотання про проведення судової експертизи у справі та не надав інших висновків на спростування наданого позивачем.

При цьому, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції щодо покладання відповідних обов'язків на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Відповідно до п. п. 2, 3 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Таким чином, законодавець зобов'язав компетентний орган в офіційному бюлетені повідомляти суспільство про визнання свідоцтв України на знак для товарів і послуг повністю або частково недійсними.

Враховуючи вищезгадані обставини, колегія суддів, вважає також правильними висновки суду першої інстанції щодо задоволення позовних вимог про зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести до державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг відомості щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 для всіх товарів класу 32, 33 Міжнародної класифікації товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Колегія суддів не може погодитись із доводами апеляційної скарги щодо невірності розрахунку вартості експертизи, враховуючи наступне.

Відповідно до положень ст. ст. 3, 12 Закону України «Про судову експертизу» судово-експертна діяльність здійснюється на принципах законності, незалежності, об'єктивності і повноти дослідження. Незалежно від виду судочинства судовий експерт зобов'язаний, зокрема провести повне дослідження і дати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок.

Згідно з ч. 1-3 ст. 133 ЦПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом. До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать витрати, зокрема, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи.

Згідно з ч.ч. 1-2 ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються: у разі задоволення позову - на відповідача.

Посилання в апеляційній скарзі на порушення судом норм процесуального права не знайшли свого підтвердження при розгяді справи в суді апеляційної інстанції, внаслідок чого вони не можуть бути підставою для скасування або зміни рішення суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 139 ЦПК України розмір витрат на підготовку експертного висновку на замовлення сторони, проведення експертизи, залучення спеціаліста, оплати робіт перекладача встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів.

За проведення вищевказаної експертизи позивачем сплачено 23 198,72 грн., до якої входить сума судового збору 3 200,00 грн. та сума витрат на проведення експертизи, відповідно до оригіналу квитанції № 14498065 від 7 грудня 2017 року; копії рахунку Центру судової експертизи та експертних досліджень державного підприємства «Інформаційні судові системи» за надання послуги з проведення експертизи № 1-Екс від 11 січня 2018 року та відповідні платіжні доручення № 14875435 та № 14875453 від 15 січня 2018 року (т. 1, а. с. 226-228).

Отже, висновки суду першої інстанції про необхідність стягнення витрат з відповідача на користь позивача в розмірі 23 198,72 грн. за проведення експертизи, колегія суддів вважає правильними.

Судом першої інстанції в повному обсязі досліджені обставини, матеріали справи та надані відповідні висновки з дотриманням норм матеріального та процесуального права, з якими погоджується і колегія суддів.

Таким чином, вимоги апеляційної скарги не знайшли свого підтвердження при розгляді справи в суді апеляційної інстанції.

Обґрунтовуючи своє рішення, колегія суддів приймає до уваги вимоги ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», відповідно до якої суди застосовують при розгляді справи Конвенцію та практику Суду як джерело права та висновки Європейського суду з прав людини, зазначені в рішенні у справі «Руїс Торіха проти Іспанії» (Ruiz Torija v. Spain) від 9 грудня 1994 року, серія А, № 303А, п. 2958. Суд повторює, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов'язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов'язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

Враховуючи наведені обставини та вимоги ст. 375 ЦПК України, суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Керуючись ст.ст. 367-368, 371, 374-375, 381-384, 389-390 ЦПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 залишити без задоволення.

Рішення Печерського районного суду м. Києва від 18 липня 2018 року залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту постанови шляхом подання касаційної скарги до суду касаційної інстанції.

Повний текст постанови складено 01.02.2019.

Головуючий: В.В. Саліхов

Судді: О.Ф. Лапчевська

Б.Б.Левенець