П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2019 року м. Київ

справа № 760/809/18

провадження №22-ц/824/460/2019

Київський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ: судді-доповідача - ШкоріноїО.І., суддів - Поліщук Н.В., Соколової В.В., за участю секретаря судового засідання -Станішевської Б.В.

сторони:

позивачі - ОСОБА_2,

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОмніФарма Київ»

ОСОБА_3,

Товариство з обмеженою відповідальністю «АКТІФАРМ»

відповідачі -Міністерство економічного розвитку і торгівлі України,

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗДРАВОФАРМ»,

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАЙФ-ФАРМ»

розглянув у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу адвоката Черевка Сергія Анатолійовича, який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗДРАВОФАРМ», на рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 16 липня 2018 року, ухвалене у складі судді Оксюти Т.Г.,

у справі за позовом ОСОБА_2, Товариства з обмеженою відповідальністю «ОмніФарма Київ» до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗДРАВОФАРМ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЙФ-ФАРМ», третя особа: Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» про визнання повністю недійсним патенту України на промисловий зразок № 35146 та заборону використання промислового зразка, що містить позначення «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ»

та позовом ОСОБА_3, Товариства з обмеженою відповідальністю «АКТІФАРМ» до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗДРАВОФАРМ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЙФ-ФАРМ», третя особа: Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності про припинення порушень прав інтелектуальної власності на використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №125884, 93723, а також добре відомий знак «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» та зобов'язання вчинити певні дії,-

В С Т А Н О В И В :

У січні 2018 року ОСОБА_2, ТОВ «ОмніФарма Київ» звернулися до суду з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ТОВ «ЗДРАВОФАРМ», ТОВ «ЛАЙФ-ФАРМ», третя особа: Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» про визнання повністю недійсним патенту України на промисловий зразок № 35146 та заборону використання промислового зразка, що містить позначення «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ».

Свої вимоги обґрунтовували тим, що ОСОБА_2 є власником свідоцтва України №93723 з пріоритетом від 24 жовтня 2007 року на словесний знак «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ», який користується правовою охороною для товарів 05 класу МКТП: лікарські (медичні) препарати, а саме ентеросорбенти; мінеральні харчові домішки та власником свідоцтва України № 125884 з пріоритетом від 27 жовтня 2008 року на словесний знак «БЕЛЫЙ УГОЛЬ», який користується правовою охороною для товарів 05 класу МКТІІ: лікарські (медичні) препарати, а саме ентеросорбенти; мінеральні харчові домішки.

В свою чергу, ТОВ «ОмніФарма Київ» на підставі ліцензійного договору від 26 серпня 2010 року має виключне право на використання знака «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» за свідоцтвом України №125884, та на підставі ліцензійного договору від 1 вересня 2008 року виключне право на використання знака для товарів та послуг «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ» за свідоцтвом України № 93723.

Завдяки інтенсивному використанню позначення «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ» («БЕЛЫЙ УГОЛЬ»), рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності від 15 липня 2011 року позначення «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» було визнано добре відомим в Україні знаком ТОВ «ОмніФарма Київ» станом на 1 січня 2011 року для товарів 05 класу МКТП: «Ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки)».

Обґрунтовуючи право на звернення до суду за захистом своїх прав позивачі зазначали, що з інформаційної довідкової системи на офіційному веб-сайті ДП «Український інститут інтелектуальної власності» їм стало відомо, що Міністерством економічного розвитку і торгівлі України було видано на ім'я ТОВ «ЗДРАВОФАРМ» патент України № 35146 на промисловий зразок «ЧАРУНКОВА УПАКОВКА ДЛЯ ДОБАВКИ ДИЄТИЧНОЇ «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ - ЗДРАВОФАРМ» та здійснено про це 10 серпня 2017 року публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 15.

Вважають, що зазначений промисловий зразок за своєю формою та змістом є звичайним блістером для таблеток, які у продовж тривалого часу використовують всі виробники ліків та дієтичних добавок, а отже, не відповідає умовам надання правової охорони, встановленим п. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», оскільки він не є новим та позбавлений обов'язкових рис оригінальності.

Крім цього, вважають, що заявка № s201701253 від 11 липня 2017 року на патент України №35146 подана з порушенням прав обох позивачів на знак для товарів і послуг «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» за свідоцтвом України №125884 з датою пріоритету від 27 жовтня 2008 року, знак «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ» за свідоцтвом України № 93723 з датою пріоритету від 24 жовтня 2007 року, та добре відомий в Україні знак «БЕЛЫЙ УГОЛЬ», визнаний таким відносно позивача ТОВ «ОмніФарма Київ» станом на 1 січня 2011 року, оскільки, словесна частина спірного промислового зразка «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ - ЗДРАВОФАРМ» є схожою до ступеню змішування зі знаками позивачів, та враховуючи те, що відповідно до своєї назви та функціонально призначення слугує пакуванням товарів 05 класу МКТП «дієтичні добавки» (ентеросорбентів), для яких зареєстровано знаки позивачів, тобто для споріднених товарів, використання спірного промислового зразка ТОВ «ЗДРАВОФАРМ» або іншими особами без згоди позивачів, призведе до порушення виключних прав позивачів на їх знаки, а також до порушення суспільних прав та інтересів споживачів, оскільки використання відповідачами спірного позначення, через його схожість зі знаками позивачів, може призвести до введення в оману споживачів щодо особи виробника товарів «дієтичних добавок» (ентеросорбентів) 05 класу МКТП, а саме щодо особи позивача ТОВ «ОмніФарма Київ».

Також позивачі зазначають, що ними було виявлено на ринку України, а саме в аптеці ТОВ «ЛАЙФ-ФАРМ» за адресою: м. Київ, б-р. Івана Лепсе, 79 дієтичну добавку «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ- ЗДРАВОФАРМ» виробництва ТОВ «ЗДРАВОФАРМ», блістер якої виготовлено із застосуванням зображення промислового зразка за патентом України № 35146.

Таким чином, використання відповідачем, а саме пропонування до продажу та продаж дієтичних добавок (ентеросорбентів) 05 класу МКТП із застосуванням зображення спірного промислового зразка за патентом України № 35146, що містить позначення «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ», без згоди позивачів порушує їх законні права та інтереси, які випливають із свідоцтв України № 93723, № 125884 та добре відомого знаку «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» та може ввести в оману споживачів щодо товарів 05 класу МКТП та особи, що виробляє такі товари.

З урахуванням викладених обставин позивачі просили задовольнити позов в повному обсязі.

23 січня 2018 року ОСОБА_3, ТОВ «АКТІФАРМ» звернулись до суду з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ТОВ «ЗДРАВОФАРМ», ТОВ «ЛАЙФ-ФАРМ», третя особа: ДП «Український інститут інтелектуальної власності про припинення порушень прав інтелектуальної власності на використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №125884, 93723, а також добре відомий знак «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» та зобов'язання вчинити певні дії.

Свої вимоги обґрунтовували тим, що ОСОБА_6 на підставі Ліцензійного договору від 18 січня 2018 року про передачу права на використання знаків для товарів і послуг «БЕЛЫЙ УГОЛЬ», «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ» за свідоцтвами України №№ 125884, 93723, укладеного з власником зазначених знаків - ОСОБА_2 - отримав невиключну ліцензію на використання знаків для товарів і луг «БЕЛЫЙ УГОЛЬ», «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ».

ТОВ «АКТІФАРМ», в свою чергу, уклало Ліцензійний договір від 18 січня 2018 року з ТОВ «ОмніФарма Київ» - власником добре відомого в Україні знаку «БЕЛЫЙ УГОЛЬ», відповідно до умов якого, отримало невиключну ліцензію на використання добре відомого знака «БЕЛЫЙ УГОЛЬ».

Відповідно до п.п. 4.2.8. зазначених ліцензійних договорів ОСОБА_6 належить право на захист знаків «БЕЛЫЙ УГОЛЬ», «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ» за свідоцтвами України №№ 125884, 93723, а ТОВ «АКТІФАРМ» - право на захист добре відомого знаку «БЕЛЫЙ УГОЛЬ», в тому числі в судовому порядку.

Обґрунтовуючи право на звернення до суду за захистом своїх прав позивачі зазначали, що з - інформаційної довідкової системи на офіційному веб-сайті ДП «Український інститут інтелектуальної власності» їм стало відомо, що ТОВ «ЗДРАВОФАРМ» подало заявки на реєстрацію позначень в якості знаків для товарів і послуг, а саме: заявка № m201702602 від 10 лютого 2017 року на знак «Белый уголь Здравофарм» для товарів 05 класу МКТП: «Біологічно активні харчові добавки до їжі; дієтичні добавки рослинного походження; дієтичні добавки для людини; харчові добавки рослинного походження»;

-заявка № m201711184 від 23 травня 2017 року на знак «БІЛЕ ВІГІЛЛЯ ЗДРАВОФАРМ» для товарів 05 класу МКТП: «Фармацевтичні препарати; ліки для людини; біологічно активні харчові добавки до їжі; дієтичні добавки рослинного походження; дієтичні добавки для людини; харчові добавки рослинного походження».

Позивачі вважають, що позначення заявлені на реєстрацію за вказаними заявками за графічними, фонетичними і семантичними ознаками, а також враховуючи однорідність товарів 05 класу МКТП з товарами 05 класів МКТП: «лікарські (медичні) препарати, а саме ентеросорбенти; мінеральні харчові домішки» для яких зареєстровані знаки за свідоцтвами України №№ 125884, 93723 права на використання якими належать ОСОБА_3, та добре відомий знак «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» права на використання яким, належать ТОВ «АКТІФАРМ» , вочевидь здатні викликати змішування, та можуть вводити в оману споживачів щодо товару та особи, яка виробляє такий товар, що свідчить про не відповідність позначення «Белый уголь Здравофарм», «БІЛЕ ВІГІЛЛЯ ЗДРАВОФАРМ» умовам надання правової охорони, встановленим абз. 5 п. 2 ст. 6, абз. 2 - 3 ч. 3 ст. 6 Закону про знаки, та в силу ч. (1) ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності мають бути відхилені від реєстрації Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Стверджують, що позначення «БІЛЕ ВІГІЛЛЯ ЗДРАВОФАРМ» заявлене на реєстрацію за заявкою № m201711184 від 23 травня 2017 року є імітацією знаків для товарів та послуг права на використання яких належать позивачам, а отже заявка № m201711184 подана з порушенням прав ОСОБА_6 на знаки «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ» за свідоцтвом України № 93723 і «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» за свідоцтвом України № 125884, а також прав ТОВ «АКТІФАРМ» на добре відомий знак «БЕЛЫЙ УГОЛЬ».

Крім того, в обґрунтування свого права на звернення до суду за захистом позивачі зазначають про те, що з Інформаційної довідкової системи на офіційному веб-сайті ДП «Український інститут промислової власності» їм стало відомо, що ТОВ «ЗДРАВОФАРМ» подав на реєстрацію заявку №s210701251 від 10 липня 2017 року на видачу промислового зразка «ЕТИКЕТКА ДЛЯ ДОБАВКИ ДІЄТИЧНОЇ «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ-ЗДРАВОФАРМ».

Вважають, що заявлений на реєстрацію промисловий зразок «ЕТИКЕТКА ДЛЯ ДОБАВКИ ДІЄТИЧНОЇ «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ-ЗДРАВОФАРМ» не є новим, оригінальним та не може виокремлювати товар від аналогічної продукції з огляду на те, що містить в своєму складі словесне позначення «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ- ЗДРАВОФАРМ», що є відтворенням заявленого на реєстрацію позначення за заявкою № m201711184 від 23 травня 2017 року, яке містить аналогічний словесний елемент «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ», який повністю відтворює знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 125884, 93723, права на використання якого належать ОСОБА_6, та добре відомий знак «БЕЛЫЙ УГОЛЬ», право на використання якого - належать ТOB «АКТІФАРМ», а також не може розглядатись і як засіб індивідуалізації і як результат творчої праці кільки, зумовлений виключно головним чином функцією, що є традиційною і безальтернативною для виробів такого ж призначення, а отже, на думку позивачів не відповідає умовам надання правової охорони, становленим п. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки».

Також, позивачі зазначають, що дізналися про пропонування до продажу та продаж в аптеці ТОВ «ЛАЙФ-ФАРМ» за адресою: м. Київ, б-р. ІванаЛеисе, 79 дієтичної добавки «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ- ЗДРАВОФАРМ», виробництва ТОВ «ЗДРАВОФАРМ».

Отже, використання відповідачем, а саме пропонування до продажу та продаж дієтичних добавок (ентеросорбентів) 05 класу МКТП із застосуванням зображення Спірних позначення «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» та БІЛЕ ВУГІЛЛЯ» порушує їх права на використання знаків для товарів і послуг «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ», БЕЛЫЙ УГОЛЬ» та добре відомий знак «БЕЛЫЙ УГОЛЬ».

Посилаючись на зазначені обставини, просили задовольнити позов в повному обсязі.

Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 16 липня 2018 року задоволено позов ОСОБА_2, ТОВ «ОмніФарма Київ» до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ТОВ «ЗДРАВОФАРМ», ТОВ «ЛАЙФ-ФАРМ», третя особа: ДП «Український інститут інтелектуальної власності» про визнання повністю недійсним патенту України на промисловий зразок № 35146 та заборону ТОВ «ЛАЙФ-ФАРМ» використання промислового зразка, що містить позначення «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ».

Задоволено позов ОСОБА_3, ТОВ «АКТІФАРМ» до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ТОВ «ЗДРАВОФАРМ», ТОВ «ЛАЙФ-ФАРМ», третя особа: ДП «Український інститут інтелектуальної власності» про припинення порушень прав інтелектуальної власності на використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 125884, 93723, а також добре відомий знак «БЕЛЬІЙ УГОЛЬ» та зобов'язання вчинити певні дії.

Визнано недійсним повністю патент України № 35146 від 10 серпня 2017 року на промисловий зразок «ЧАРУНКОВА УПАКОВКА ДЛЯ ДОБАВКИ ДИЄТИЧНОЇ «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ - ЗДРАВОФАРМ» та зобов'язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки про визнання недійсним повністю патенту України на промисловий зразок № 35146 від 10 серпня 2017 року та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Заборонено ТОВ «ЛАЙФ-ФАРМ» використовувати зображення промислового зразка за патентом України № 35146 від 10 серпня 2017 року, що містить словесне позначення «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ» для товарів 05 класу МКТП: «добавки дієтичні; ентеросорбенти» та/або у взаємозв'язку із зазначеними товарами 05 класу МКТП.

Зобов'язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m 201702602 від 10 лютого 2017 року відносно всіх заявлених товарів 05 класу МКТП.

Зобов'язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m201711 184 від 23 травня 2017 року відносно всіх заявлених товарів 05 класу МКТП.

Визнано незаконним рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 4545/ЗС/17 від 28 липня 2017 про видачу патенту на промисловий зразок за заявкою № s 201701251 від 10 липня 2017 року та зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відхилити реєстрацію патенту на промисловий зразок «ЕТИКЕТКА ДЛЯ ДОБАВКИ ДІЄТИЧНОЇ «БІЛЕ ВУПЛЛЯ- ЗДРАВОФАРМ» за заявкою № s 201701251 від 10 липня 2017 року.

Заборонити ТОВ «ЗДРАВОФАРМ» використовувати зображення промислового зразка за заявкою № s 201701251 від 10 липня 2017 року, що містить словесне позначення «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ» для товарів 05 класу МКТП: «добавки дієтичні; ентеросорбенти» та/або у взаємозв'язку із зазначеними товарами 05 класу МКТП.

Заборонено ТОВ «ЛАЙФ-ФАРМ» використовувати зображення промислового зразка за заявкою № s 201701251 від 10 липня 2017 року, що містить словесне позначення «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ» для товарів 05 класу МКТП: «добавки дієтичні; ентеросорбенти» та/або у взаємозв'язку із зазначеними товарами 05 класу МКТП.

Зобов'язано ТОВ «ЗДРАВОФАРМ» припинити використання позначень «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» / «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ» в його господарській діяльності.

Зобов'язано ТОВ «ЛАЙФ-ФАРМ» припинити використання позначень «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» / «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ» в його господарській діяльності.

Судом вирішено питання щодо судового збору.

Не погоджуючись з таким рішенням, адвокат Черевко С.А., який діє в інтересах ТОВ «ЗДРАВОФАРМ» подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 16 липня 2018 року в повному обсязі та закрити провадження у справі.

В апеляційній скарзі послався на порушення та неправильне застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права.

Так в апеляційній скарзі зазначає, що справу розглянуто в порядку цивільного судочинства щодо права інтелектуальної власності, розгляд якої з 15 грудня 2017 року здійснюється за правилами господарського судочинства.

Судом першої інстанції безпідставно прийняті до розгляду позовні заяви в частині вимог ТОВ «ОМНІФАРМА КИЇВ», ТОВ «АКТІФАРМ» до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ТОВ «ЗДРАВОФАРМ», ТОВ «ЛАФЙ-ФАРМ», які належать до компетенції Господарського суду міста Києва.

Вважає, що судом першої інстанції неправильно застосовані норми Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» до відносин щодо набуття права власності на промислові зразки та визнання патенту на промисловий зразок недійсним.

Крім цього, суд першої інстанції зробив висновки, які не відповідають обставинам справи, а саме: залишив без уваги докази (копію фіскального чеку) подані ОСОБА_3, ТОВ «АКТІФАРМ» які підтверджують, що станом на 9 серпня 2017 року останні не мали жодних прав на спірні позначення. Також залишив без уваги докази (Попереднє рішення Харківського територіального відділення АМКУ №147 - р/к від 24.10.2017), які підтверджують факт не використання спірних позначень ТОВ «ЗДРАВОФАРМ» станом на дату подання ОСОБА_3 та ТОВ «АКТІФАРМ» позовної заяви.

Вважає, що суд першої інстанції ухвалив рішення за позовом ОСОБА_6, TOB «АКТІФАРМ», який поданий повторно до одних і тих самих відповідачів, з тим самим предметом і з тих самих підстав.

Крім того зазначив, що суд першої інстанції безпідставно, з порушенням порядку прийняв як доказ висновок експерта, який поклав в основу рішення суду.

В судовому засіданні представник ТОВ «Здравофарм» - Черевко С.А. апеляційну скаргу підтримав і просив її задовольнити. Представник Міністерства економічного розвитку та торгівлі України - ОСОБА_9 також підтримала апеляційну скаргу і просила її задовольнити.

Представник позивачів ОСОБА_10 проти доводів апеляційної скарги заперечував і просив рішення як законне і обґрунтоване залишити без змін.

Представник ТОВ «ЛАЙФ- ФАРМ» та третя особа Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» в судове засідання не з'явилися, про день та час розгляду справи були повідомлені у встановленому законом порядку, причини своєї неявки суду не повідомили, у зв'язку з чим суд дійшов висновку про можливість розгляду справи у відсутність представника відповідача та третьої особи.

Заслухавши доповідь судді, вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у справі, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом установлено, що ОСОБА_2 є власником свідоцтва України № 93723 з пріоритетом від 24 жовтня 2007 року на словесний знак «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ», який користується правовою охороною для товарів 05 класу МКТП: лікарські( медичні) препарати, а саме ентеросорбенти; мінеральні харчові домішки, та власником свідоцтва України № 125884 з пріоритетом від 27 жовтня 2008 року на словесний знак «БЕЛЫЙ УГОЛЬ», який користується правовою охороною для товарів 05 класу МКТП: лікарські (медичні) препарати, а саме: ентеросорбенти; мінеральні харчові домішки.

ТОВ «ОмніФарма Київ» 26 серпня 2010 року уклало з ОСОБА_2 ліцензійний договір про передачу прав на використання знака для товарів і послуг «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» за свідоцтвом України № 125884, відповідно до якого, має виключне право на використання знака «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» в своїй господарській діяльності, та ліцензійний договір від 1 вересня 2008 року про передачу прав на використання знака для товарів та послуг «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ» за свідоцтвом України № 93723, відповідно до якого, має виключне право на використання знака «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ» в своїй господарській діяльності.

ТОВ «ОмніФарма Київ» є підприємством, заснованим 20 лютого 2008 року, предметом діяльності якого, зокрема, є виробництво та реалізація дієтичної добавки (ентеросорбенти) під назвою «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ» («БЕЛЫЙ УГОЛЬ»). Дієтичну добавку «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ» («БЕЛЫЙ УГОЛЬ») було утворено у 2008 році, що підтверджуєть надані позивачем технічні умови ТУ У15.8-1:2008 на добавку дієтичну «Біле вугілля».

Рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності 15 липня 2011 року позначення «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» було визнано добре відомим в Україні знаком ТОВ «ОмніФарма Київ» станом на 1 січня 2011 року для товарів 05 класу МКТП: «Ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки)».

На підставі поданої ТОВ «ЗДРАВОФАРМ» до ДП «»Укрпатент» заявки № s 201701253 від 11 липня 2017 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі України здійснило в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 15 публікацію про видачу ТОВ «ЗДРАВОФАРМ» патенту України № 35146 на промисловий зразок «ЧАРУНКОВА УПАКОВКА ДЛЯ ДОБАВКИ ДІЄТИЧНОЇ «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ-ЗДРАВОФАРМ».

ТОВ «ЛАЙФ-ФАРМ» в аптеці за адресою:м.Київ, б-р Івана Лепсе,79 пропонує до продажу та продає дієтичну добавку «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ-ЗДРАВОФАРМ», виробництва ТОВ «ЗДРАВОФАРМ», блістер якої виготовлено із застосуванням зображення промислового зразка за патентом України № 35146.

Крім того, судом установлено, що 17 січня 2008 року ОСОБА_2 і ТОВ «ОмніФарм Київ» уклали додаткову угоду до Ліцензійного договору від 1 вересня 2008 року про передачу права на використання знака для товарів і послуг «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ» за свідоцтвом України № 93723 і додаткову угоду до ліцензійного договору від 26 серпня 2010 року про передачу права на використання знака для товарів і послуг «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» за свідоцтвом України № 125884, відповідно до умов яких, ОСОБА_2 надав ТОВ «ОмніФарма Київ» невиключну ліцензію на використання знаків для товарів і послуг «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ», «БЕЛЫЙ УГОЛЬ», та має право передавати третім особам у використання зазначені знаки на підставі ліцензійних договорів.

ОСОБА_3 на підставі укладеного з ОСОБА_2 ліцензійного договору від 18 січня 2018 року про передачу права на використання знаків для товарів і послуг «БЕЛЫЙ УГОЛЬ», «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ» за свідоцтвами України № 125884, 93723, отримав невиключну ліцензію на використання знаків для товарів і послуг «БЕЛЫЙ УГОЛЬ», «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ».

ТОВ «АКТІФАРМ» на підставі укладеного з ТОВ «ОмніФарма Київ» ліцензійного договору від 18 січня 2018 року про передачу прав на використання добре відомого в Україні знака «БЕЛЫЙ УГОЛЬ», отримало невиключну ліцензію на використання знака «БЕЛЫЙ УГОЛЬ».

Відповідач ТОВ «ЗДРАВОФАРМ» подав до ДП «Укрпатент» заявку № m201702602 від 10 лютого 2017 року на реєстрацію знака для товарів і послуг «Белый уголь Здравофарм», заявлену для товарів 05 класу МКТП «Біологічно активні харчові добавки до їжі; дієтичні добавки рослинного походження; дієтичні добавки для людини; харчові добавки рослинного походження», і заявлену для товарів 05 класу МКТП: «Фармацевтичні препарати; ліки для людини; біологічно активні харчові добавки до їжі; дієтичні добавки рослинного походження; дієтичні добавки для людини; харчові добавки рослинного походження».

Також, відповідач ТОВ «ЗДРАВОФАРМ» подав на реєстрацію заявку № s210701251 від 10 липня 2017 року на видачу промислового зразка «ЕТИКЕТКА ДЛЯ ДОБАВКИ ДІЄТИЧНОЇ «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ - ЗДРАВОФАРМ».

В аптеці ТОВ «ЛАЙФ-ФАРМ», за адресою: м.Київ, б-р Івана Лепсе,79, пропонується до продажу та продається дієтична добавка «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ - ЗДРАВОФАРМ» виробництва ТОВ «ЗДРАВОФАРМ».

Висновком експерта № 040/18 від 27 червня 2018 року за результатами проведення експертизи інтелектуальної власності, складеного атестованим судовим експертом Науково-дослідного центру судової експертизи інтелектуальної власності - ОСОБА_11, встановлено: позначення «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ - ЗДРАВОФАРМ», використане ТОВ «ЗДРАВОФАРМ» на пакуванні дієтичної добавки є схожим настільки, що його можна сплутати, зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 93723, 125884, а також знаком «БЕЛЫЙ УГОЛЬ», визнаним добре відомим Рішенням Апеляційної палати від 15 липня 2011 року, затвердженим наказом Держслужби від 19 вересня 2011 року № 864-11.

Позначення «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ - ЗДРАВОФАРМ», використане ТОВ «ЗДРАВОФАРМ» на пакуванні дієтичної добавки, внаслідок його використання може вводити в оману споживачів щодо особи виробника.

Позначення «БЕЛЫЙ УГОЛЬ - ЗДРАВОФАРМ» за заявкою № m201702602 від 10 лютого 2017 року на знак для товарів і послуг є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 93723, 125884, а також добре відомим знаком «БЕЛЫЙ УГОЛЬ».

Позначення «БЕЛЫЙ УГОЛЬ - ЗДРАВОФАРМ» за заявкою на знак для товарів і послуг № m201702602 від 10 лютого 2017 року внаслідок його використання може вводити в оману споживачів щодо особи виробника.

Позначення «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ - ЗДРАВОФАРМ» за заявкою на знак для товарів і послуг № m 201711184 від 23 травня 2017 року є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 93723, 125884, а також добре відомим знаком «БЕЛЫЙ УГОЛЬ».

Позначення «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ - ЗДРАВОФАРМ» за заявкою на знак для товарів і послуг № m 201711184 від 23 травня 2017 року внаслідок його використання може вводити в оману споживачів щодо особи виробника.

Позначення «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ - ЗДРАВОФАРМ», що наявне у складі заявленого на реєстрацію промислового зразка за заявкою № s210701251 від 10 липня 2017 року є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 93723, 125884, а також добре відомим знаком «БЕЛЫЙ УГОЛЬ».

Використання за призначенням зображення промислового зразка заявленого на реєстрацію за заявкою № s210701251 від 10 липня 2017 року, а саме для пакування товарів 05 класу МКТП: «добавки дієтичні; ентеросорбенти» та введення їх у цивільній обіг, може вводити в оману споживачів щодо особи виробника.

Позначення «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ - ЗДРАВОФАРМ», що наявне у складі промислового зразка за патентом України № 35146 від 10 серпня 2017 року є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 93723, 125884, а також добре відомим знаком «БЕЛЫЙ УГОЛЬ».

Використання за призначенням зображення промислового зразка за патентом України № 35146 від 10 серпня 2017 року, а саме для пакування товарів 05 класу МКТП: «ентеросорбенти; мінеральні харчові домішки» та введення їх в цивільний обіг, може вводити в оману споживачів щодо особи виробника.

Ухвалюючи рішення про задоволення позовних вимог ОСОБА_2 і ТОВ «ОмніФарма Київ», суд першої інстанції виходив із того, що оскільки промисловий зразок «ЧАРУНКОВА УПАКОВКА ДЛЯ ДОБАВКИ ДІЄТИЧНОЇ «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ - ЗДРАВОФАРМ» за патентом України № 35146 від 10 серпня 2017 року не відповідає умовам надання правової охорони, то такий патент підлягає визнанню недійсним на підставі вимог, встановлених ст..ст16, 20, 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст.25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», ч.1 ст.469 ЦК України, а Міністерство економічного розвитку і торгівлі України зобов'язано внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки щодо визнання повністю недійсним патенту України на промисловий зразок № 35146 від 10 серпня 2017 року та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність». Задовольняючи позовні вимоги ОСОБА_2 і ТОВ «ОмніФарма Київ» до ТОВ «ЛАЙФ-ФАРМ», суд першої інстанції виходив із того, що дії ТОВ «ЛАЙФ-ФАРМ» по використанню зображення промислового зразка за патентом України № 35146 від 10 серпня 2017 року, що містить словесне позначення «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ» для товарів 05 класу МКТП, порушують законні права та інтереси позивачів ОСОБА_2, ТОВ «ОмніФарма Київ», які випливають із свідоцтв України №№ 93723, 125884 та добре відомого знаку ««БЕЛЫЙ УГОЛЬ», а також можуть ввести в оману споживачів щодо товарів 05 класу МКТП та особи, що виробляє такі товари.

Задовольняючи позовні вимоги ОСОБА_3, який на підставі ліцензійного договору від 18 січня 2018 року використовує знак для товарів і послуг за свідоцтвами №№93723, 125884, і ТОВ «АКТІФАРМ», яке використовує на підставі ліцензійного договору від 18 січня 2018 року, добре відомий знак «БЕЛЫЙ УГОЛЬ», суд першої інстанції виходив із того, що оскільки позначення «БЕЛЫЙ УГОЛЬ-ЗДРАВОФАРМ» за заявкою №№ m201702602 від 10 лютого 2017 року і позначення «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ - ЗДРАВОФАРМ» за заявкою № m 201711184 від 23 травня 2017 року є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 93723, 125884, а також знаком «БЕЛЫЙ УГОЛЬ», визнаним добре відомими рішенням Апеляційної палати від 15 липня 2011 року, то наявні підстави зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m201702602 від 10 лютого 2017 року та заявки № m 201711184 від 23 травня 2017 року відносно всіх заявлених товарів 05 класу МКТП

Крім того, задовольняючи позовні вимоги ОСОБА_3, і ТОВ «АКТІФАРМ» про визнання незаконним рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 4545/ЗС/17 від 28 липня 2017 року про видачу патенту на промисловий зразок за заявкою № s210701251 від 10 липня 2017 року, суд першої інстанції виходив із того, що промисловий зразок за заявкою № s210701251 від 10 липня 2017 року не відповідає умовам надання правової охорони, а тому таке рішення є незаконним на підставі вимог, встановлених ст..ст16, 20, 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст.25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», ч.1 ст.469 ЦК України. Суд першої інстанції також вважав, що на підставі п.п.1-2 ст.20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» підлягають задоволенню вимоги ОСОБА_3, і ТОВ «АКТІФАРМ» про заборону ТОВ «ЗДРАВОФАРМ» та ТОВ «ЛАЙФ-ФАРМ» використовувати зображення промислового зразка за заявкою № s210701251 від 10 липня 2017 року, що містить позначення : «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ» для товарів 05 класу МКТП: «добавки дієтичні; ентеросорбенти» та/ або у взаємозв'язку із зазначеними товарами 05 класу МКТП та про зобов'язання ТОВ «ЗДРАВОФАРМ» та ТОВ «ЛАЙФ-ФАРМ» припинити використання позначень «БЕЛЫЙ УГОЛЬ /БІЛЕ ВУГІЛЛЯ» в їх господарській діяльності.

Такі висновки суду першої інстанції ґрунтуються на встановлених судом обставинах і відповідають вимогам матеріального права.

Згідно зі ст..1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Відповідно до п.1 ст.5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Згідно з п.2 ст.5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Відповідно до ч.2 ст.6 Закону України Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» , промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Відповідно до п.п.8.1.4.1 Правил складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджених наказом МОН України № 110 від 18 лютого 2002 року, суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на зображеннях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями. Ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака.

Згідно з ч.1 ст.461 ЦК України, основне призначення промислового зразка полягає у зовнішньому оформленні промислового виробу та задоволенні естетичних та ергономічних потреб. Оригінальна форма промислового виробу виокремлює товар від аналогічної продукції конкурентів, полегшує споживачам здійснювати його вибір та тим самим сприяє підвищенню попиту на виготовлений продукт.

Згідно з пп.пп. а), в) п.1 ст.25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав третіх осіб.

Відповідно до п.4 ст.25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.

За змістом ст.469 ЦК України права інтелектуальної власності на промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Установлено, що позначення «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ - ЗДРАВОФАРМ», що наявне у складі промислового зразка за патентом України № 35146 від 10 серпня 2017 року є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 93723, 125884, а також добре відомим знаком «БЕЛЫЙ УГОЛЬ», та зазначений промисловий зразок призначений для пакування товарів 05 класу МКТП, що обумовлює однорідність зазначених товарів, та внаслідок його використання може призвести до сплутування цих товарів з товарами 05 класу МКТП «ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки), які випускаються ТОВ «ОмніФарма Київ».

За таких обставин суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про наявність визначених законом підстав для визнання недійним патенту України № 35146 від 10 серпня 2017 року на промисловий зразок «ЧАРУНКОВА УПАКОВКА ДЛЯ ДОБАВКИ ДІЄТИЧНОЇ «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ - ЗДРАВОФАРМ», з зобов'язанням Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки щодо визнання повністю недійсним патенту України на промисловий зразок № 35146 від 10 серпня 2017 року та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Оскільки встановлено, що ТОВ «ЛАЙФ-ФАРМ» пропонується до продажу та продається дієтична добавка ««БІЛЕ ВУГІЛЛЯ - ЗДРАВОФАРМ», виробництва ТОВ «ЗДРАВОФАРМ», , чим порушуються законні права та інтереси позивачів ОСОБА_2, ТОВ «ОмніФармаКиїв», які випливають із свідоцтв України № 93723, № 125884 а добре відомо мого знаку ««БЕЛЫЙ УГОЛЬ», то суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про задоволення позовних вимог щодо заборони ТОВ «ЛАЙФ-ФАРМ» використовувати зображення промислового зразка за патентом України № 35146 від 10 серпня 2017 року, що містить позначення «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ» для товарів 0 класу МКТП «добавки дієтичні; ентеросорбенти» та/або у взаємозв'язку із зазначеними товарами 05 класу МКТП.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» заявкою є сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва на знак для товарів і послуг.

Згідно з п.3 ст.5 цього Закону право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

В свою чергу, згідно з абз.5 п.2 ст.6 Закону не допускається реєстрація знаків, які є такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Спеціальний правовий механізм захисту прав інтелектуальної власності на добре відомі знаки закріплено у п.(1) ст..6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності на добре відомі знаки Країни Союзу зобов'язані відхиляти реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомими як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів.

Тобто, встановлений у Паризькій конвенції принцип «відхилення реєстрації товарного знака» означає безумовне недопущення реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою у зв'язку із фактом невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони, встановленого компетентним органом Країни Паризького Союзу.

Таким чином, зі змісту п.(1) ст.6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності випливає безумовне і гарантоване недопущення реєстрації товарного знака за відповідною заявкою, що також узгоджується з вимогами ч.2 ст.41 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, згідно яким процедури, що стосуються захисту прав інтелектуальної власності, повинні бути справедливими та рівними для всіх. Вони не повинні бути безпідставно ускладнені, вартість їх здійснення не повинна бути високою або супроводжуватися значними матеріальними затратами, містити безпідставні часові обмеження або невиправдані затримки.

Установлено, що позначення «БЕЛЫЙ УГОЛЬ-ЗДРАВОФАРМ» за заявкою m201702602 від 10 лютого 2017 року та позначення «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ - ЗДРАВОФАРМ» за заявкою № m 201711184 від 23 травня 2017 року є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 93723, 125884, а також добре відомим знаком «БЕЛЫЙ УГОЛЬ».

Крім того, встановлено, що патент на промисловий зразок «ЕТИКЕТКА ДЛЯ ДОБАВКИ ДІЄТИЧНОЇ «БІЛЕ-ВУГІЛЛЯ ЗДРАВОФАРМ» за заявкою № s210701251 від 10 липня 2017 року, рішення щодо видачі якого прийнято 28 липня 2017 року Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, не відповідає умовам надання правової охорони.

За таких обставин, суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про доведеність та обґрунтованість позовних вимог ОСОБА_3, який використовує на підставі Ліцензійного договору від 18 січня 2018 року, укладеного з ОСОБА_2, знак для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 93723, 125884, а також позовних вимог ТОВ «АКТІФАРМ», яке на підставі ліцензійного договору від 18 січня 2018 року, укладеного з ТОВ «ОмніФарма Київ», використовує добре відомий знак «БЕЛЫЙ УГОЛЬ».

Встановлена судом можливість позначень за спірними заявками m201702602, m 201711184 вводити в оману щодо особи виробника товарів, є підставою для зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України відхилити вказані заявки від реєстрації.

Право ОСОБА_3, як ліцензіата, звернутися з позовною заявою у разі порушення прав інтелектуальної власності на Знаки третіми особами передбачено п.п.4.2.8 Ліцензійного договору про передачу права на використання знаків для товарів і послуг «БЕЛЫЙ УГОЛЬ»»БІЛЕ ВУГІЛЛЯ» за свідоцтвами України №№ 125884, 93723 від 18 січня 2018 року. Таке ж право має ТОВ «АКТІФАРМ», як правовласник добре відомо мого в Україні Знаку «ТОВ «ОмніФармаКиїв» на підставі п.4.2.8 Ліцензійного договору про передачу права на використання добре відомого в Україні знака «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» від 18 січня 2018 року.

Отже, встановивши факт порушення прав ОСОБА_3 та ТОВ «АКТІФАРМ» та їх право на звернення до суду з позовом, що передбачене як законом, зокрема абз.3 п.2 ст.20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», так і умовами договорів, суд першої інстанції правомірно задовольнив їх позовні вимоги.

Посилання в апеляційній скарзі на те, що факт продажу в аптеці відповідача ТОВ «ЛАЙФ- ФАРМ» дієтичної добавки «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ-ЗДРАВОФАРМ», виробництва ТОВ «ЗДРАВОФАРМ», мав місце у серпні 2017 року, а ОСОБА_3 набув прав як ліцензіат у січні 2018 року, тому відсутні підстави вважати доведеними вимоги про порушення прав останнього, не можуть бути прийняті в якості підстав для скасування оскаржуваного рішення, оскільки пропонування до продажу та продаж є триваючою дією, яка підлягає припиненню відповідно до вимог ст..20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Доводи апеляційної скарги в тій частині, що судом першої інстанції були порушені правила предметної та територіальної юрисдикції, оскільки справа підлягає розгляду за правилами господарського судочинства, не можуть бути прийняті в якості підстав для скасування оскаржуваного рішення, виходячи з наступного.

Згідно з п.16 Перехідних положень ГПК України, до початку роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності справи щодо прав інтелектуальної власності розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу, судами відповідно до правил юрисдикції (підвідомчості, підсудності), які діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Враховуючи суб'єктивний склад учасників справи, пов'язаність позовних вимог між собою, як підставами, так і предметом позову, дана справа правомірно розглянута за правилами та в порядку цивільного судочинства.

Оскільки право визначати коло відповідачів належить позивачу, ТОВ «ЛАЙФ-ФАРМ», де встановлений факт реалізації препарату «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ -ЗДРАВОФАРМ», територіально знаходиться в Солом'янському районі м.Києва, то позивачі ОСОБА_2 і ТОВ «ОмніФарма Київ» з дотриманням норм процесуального закону звернулися до Солом'янського районного суду м.Києва.

Доводи апеляційної скарги в тій частині, що судом першої інстанції неправильно застосовані норми Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» до відносин щодо промислових зразків та невірно дійшов висновку про задоволення позовних вимог в частині визнання недійсним повністю патенту України № 35146 від 10 серпня 2017 року на промисловий зразок, не можуть бути прийняті в якості підстав для скасування оскаржуваного рішення, оскільки промислові зразки і знаки для товарів і послуг є об'єктами права інтелектуальної власності, а тому правове регулювання відносин щодо промислових зразків може здійснюватися, в тому числі шляхом застосування норм Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» з огляду на норми Закону України «Про охорону прав на промислові зразки».

Доводи апеляційної скарги в тій частині, що суд першої інстанції з порушенням порядку, визначеного цивільним процесуальним законом, прийняв як доказ висновок експерта № 040/18 від 27 червня 2018 року, не заслуговують на увагу, оскільки суд першої інстанції своє рішення щодо приєднання до матеріалів справи висновку експерта досить повно обґрунтував, визнав поважними та об'єктивними доводи позивачів щодо неможливості подати до суду зазначений висновок.

Крім того, наданий позивачами висновок експерта повністю узгоджується з іншими наявними в матеріалах справи документами, зокрема, рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності від 15 липня 2011 року, відповідно до якого знак «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» визнано добре відомим відносно ТОВ «ОмніФарма Київ» для товарів 05 класу МКТП «ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки) станом на 1 січня 2011 року.

Попереднім рішенням адміністративної колегії Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 147-р/к від 24 жовтня 2017 року, яким встановлено порушення прав позивачі з боку ТОВ «Здравофарм» на позначення «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ», і заборонено ТОВ «ЗДРАВОФАРМ» здійснювати реалізацію дієтичної добавки «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ - ЗДРАВОФАРМ» та зобов'язано зупинити обіг вказаної дієтичної добавки.

Рішенням тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України № 4-р/тк від 23 травня 2018 року за результатами розгляду справи за заявою ТОВ «ОмніФарма Київ» про порушення ТОВ «ЗДРАВОФАРМ» законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, яким, дії ТОВ «ЗДРАВОФАРМ» які полягають у неправомірному використанні позначення «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ - ЗДРАВОФАРМ» без дозволу ТОВ «ОмніФарма Київ», визнано порушенням передбаченим ст.4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», оскільки таке використання може призвести до змішування діяльності ТОВ «ЗДРАВОФАРМ» і ТОВ «ОмніФарма Київ», враховуючи схожість знака «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ ЗДРАВОФАРМ» зі знаком «Біле вугілля».

Тимчасова адміністративна колегія АМКУ дійшла такого висновку, зокрема, з огляду на результати маркетингових досліджень, які проводила компанія ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна» серед споживачів засобів від дисбактеріозу протягом періоду з Ш кварталу 2010 року до II кварталу 2017 року. Відповідно до результатів проведених досліджень у II кварталі 2017 року: 5?7,6 відсоткам респондентів відома марка «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» (47,4 відсотка у Ш кварталі 2010 року); 31,7 відсотка респондентів споживають продукцію під позначенням «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» (24,2 відсотка у Ш кварталі 2010 року).

До того ж, як убачається з Рішення тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України № 4-р/тк від 23 травня 2018 року, органами АМКУ з метою з'ясування діяльності ТОВ «ОмніФарма Київ» і ТОВ «ЗДРАВОФАРМ» було проведено опитування споживачів сорбентів, загальна кількість яких, по всій території України (за винятком АР Крим) склала 299 осіб. Так, за результатами опитування встановлено: продукція під назвою «Біле вугілля» для біль ніж 79 відсотків респондентів асоціюється з властивостями лікарського засобу; у 45,5 відсотків респондентів склалося враження про належність продукції «Біле вугілля» та «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ - ЗДРАВОФАРМ» одному виробнику; на думку майже 71 відсотка респондентів, назва «Біле вугілля» виробника ТОВ «ОмнФарма Київ» схожа на назву «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ - ЗДРАВОФАРМ», виробництва ТОВ «ЗДРАВОФАРМ»; більш ніж 65 відсотків респондентів зазначили, що могли б придбати продукцію «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ - ЗДРАВОФАРМ» унаслідок сплутування її назви з назвою продукції «Біле Вугілля».

Отже, оскільки висновок експерта узгоджується з іншими наявними в матеріалах справи документами, яким суд першої інстанції надав належну правову оцінку, та не спростований відповідачами у встановленому законом порядку, тому саме по собі посилання в апеляційній скарзі на порушення судом першої інстанції норм процесуального права при прийнятті рішення про приєднання доказів не може бути підставою для відмови у задоволенні позовних вимог.

Приймаючи рішення щодо розподілу судових витрат, суд першої інстанції врахував те, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, відповідно до покладених на нього повноважень, не відслідковує прав власників знаків для товарів і послуг, та обґрунтовано, відповідно до положень ст..141 ЦПК України поклав судові витрати у вигляді судового збору на відповідачів ТОВ «ЗДРАВОФАРМ» та ТОВ «ЛАЙФ-ФАРМ».

З урахуванням викладеного, колегія суддів дійшла висновку, що рішення суду першої інстанції ухвалене на повно з'ясованих обставинах, з дотриманням вимог матеріального та процесуального права, а доводи, викладені в апеляційній скарзі, не спростовують висновків суду.

Відповідно до ч.1 ст. 375 ЦПК України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Керуючись ст.ст. 268, 367, 374, 375 381-384, 390 ЦПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗДРАВОФАРМ» - адвоката Черевка Сергія Анатолійовича - залишити без задоволення.

Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 16 липня 2018 року - залишити без змін.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили з дня її прийняття, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повної постанови шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до суду касаційної інстанції.

Повна постанова складена 11 березня 2019 року.

Суддя-доповідач: О.І. Шкоріна

Судді: Н.В. Поліщук

В.В. Соколова